不使用取消審判の解説†

不使用取消審判

  
不使用取消審判は、使用していないことを理由に、競合するような他人の商標登録を取り消す手続です。商標調査の結果や出願の審査段階で、欲しいと思う商標に競合する他人の商標があったときでは、不使用を理由とする取消審判を請求することで、その競合する他人の商標を取り除くことが可能です。

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どのような場合に不使用取消審判を請求できますか?

典型的には次のような状況で不使用取消審判を請求します。
A.商標調査を行った結果、使用する予定の商品やサービスの範囲に、欲しいと思う商標と同一または類似の先に登録された他人の商標がある場合、その他人の商標を取り消すように求めるとき。
B.出願後、審査の段階で先に登録された他人の商標を理由に拒絶理由を通知された場合(すなわち商標法第4条第1項第11号を理由とする拒絶理由の場合)、意見書や補正書の提出と並行するように請求するとき。これは、通常、上申書により意見書の提出を審査官の方で不使用取消審判の決審まで待ってもらいます。交渉によるアサインバック(Assign Back)とは別の選択ともなりますが、アサインバックと不使用取消審判を同時進行させる方策もあります。

不使用により取消されるとどうなりますか?

取消が認められば、その商標権は消滅します。詳しくは不使用取消審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、不使用取消審判の請求の登録日まで遡及して取消審決の確定の効果を与えます(商標法第54条2項)。従いまして、自分の欲しいと思う商標との競合関係が解消され、拒絶理由の解消や自分の商標を登録することができるようになります。また、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した時に取り消されますので、裁判所に審決取消を求めている状態では審決が確定していないので、まだ取り消されていないことになります。

取消されるべき不使用とはどのような状況でしょうか?

審判の請求の日を基準に考えて、過去3年間日本国内で登録にかかる商標が指定商品若しくは指定役務について使用されていない場合、取消対象となります。ただし、専用使用権者や通常使用権者が使用している場合や、まだ、登録から3年も経っていない場合は、不使用には該当しません。審判の請求前3月から請求の登録日までの間にされた使用について、その使用が審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その使用について正当な理由がない限り、登録商標の使用をしたものとしては認めないこととしています。所謂駆け込み使用を防止するためで平成8年より導入されています。また、社会通念上同一と認められる商標については使用があるものと判断されます。

誰が不使用取消審判を請求できますか?

法人、自然人を問わずだれでも不使用取消審判を請求できます。利害関係人には限定されておりません。

どのような資料や証拠が必要でしょうか?

不使用取消審判では、請求された商標権者が使っていることを証明をする必要があります。挙証責任が請求人側には当初ないことから、請求人側は実体的な証拠を出す必要がない場合が多いです。被請求人側である商標権者側は、登録商標の使用を証明するための証拠を出すことになりますが、登録商標の使用と認める範囲は「社会通念上同一と認められる商標を含む。」と明記されています。その例示として、i)書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、ii)平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、iii)外観において同視される図形からなる商標が挙げられます。登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに、その一方の使用は不使用取消審判では使用に該当します。

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成功する不使用取消審判

不使用取消審判の成功率は一般に8割程度です。これは使用していないことについて、ある程度の確信を以て審判請求される場合が多いからと思われます。取消にかかる指定商品や指定役務は、通常、競合が生ずる範囲だけを限定しますので、その範囲を狭すぎず広すぎないようにすることが重要です。また、商標調査の結果で不使用取消を請求する場合、1つの競合する商標だけに着目して他の商標を見落とさないように、複数の重なるような権利状況になっているのかいないのかを確認する必要もあります。

不使用取消審判を請求する場合のリスク

不使用取消審判を請求することは、勝手に相手の権利を消滅させる手続きを開始することになるため、請求人はその商標がなくなることに何かのメリットがあることがほとんどです。仮に不使用取消が失敗した場合では、商標権は存続しつづけますので、その権利範囲の使用は侵害行為にあたる場合が多いと考えられます。従いまして、不使用取消審判の請求が不成立の場合、契約やライセンスで何とかするか或いはその商標をあきらめることを覚悟する必要があります。

不使用取消審判で被請求人が証する使用の証拠

被請求人の場合、取消を免れるには、審判請求の登録の日から3年前までの過去(要証期間と言います。)の証拠を提出する必要があります。一般には、納品書、領収書、カタログの頒布や広告の有る雑誌、新聞などへの掲載などの資料を挙げることになります。宣伝の事実などの場合には、パンフレット、カタログ等とそれを裏付ける陳述書などでも可能です。インボイスなどの取引書類も使用の証拠とすることができますが、日付を証明する必要があり、外国語の物であれば国内での頒布も証明する必要があります。ウエブサイトも広告として機能させることができますが、要証期間にそのような掲載があったことを証明する必要があり、The Internet Archiveのwebsite(URL http://www.archive.org)に保存されているものがあれば、それを証拠とすることも可能です。なお外国語のwebsiteの場合、国内という要件を満たすように証拠を挙げる必要があります。

正当理由の主張

もし審判請求の登録の日から3年前までの過去で日本国内での使用がない場合でも、その不使用に正当な理由があれば取消を免れることができます。一般に、医薬品の製造許可申請や農薬登録申請などの作業は、申請が要証期間内であれば正当な理由として認められる傾向にあります。国内にいなかった、店舗の準備に時間がかかる、その製品の特許査定を待っているなどは正当理由として否定された事例があります。また、商標権を譲渡された場合でも、不使用にはかわりないとされた事例もあります。

審判請求、被請求の費用†

不使用取消審判を請求するには、特許庁に払う費用として、55,000円(1区分)かかり、区分が増加するごとに40,000円がかかります。当事務所に依頼の場合の請求人の代理手数料費用は、事件にもよりますが一般的に、110,000円+taxで、成功報酬(成功時のみ、区分毎)は40,000円+taxとなります。不使用取消審判の被請求人の場合には、特許庁に審判請求に関して払う費用はありませんが、当事務所に依頼の場合の被請求人の代理手数料費用は、一般的に140,000円+taxで、成功報酬(成功時のみ、区分毎)は40,000円+taxとなります。通常、不使用取消審判を請求する場合には、請求する前に取消の成功可能性についての調査とコンサルティングを行いますが、インターネット調査(コンサルティング込み)は20,000円~、調査会社を入れる場合には50,000円~となります。必要な場合には、口頭審理となりますが、その場合に口頭審理の代理手数料が加算されることはなく、もし口頭審理が東京以外の場所で開催される場合には、交通費をお願いするところとなります。

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