年: 2019年

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「販促ナビ」×「販促ナビゲーター」

「販促ナビゲーター／販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」、
「販促Ｎａｖｉｇａｔｏｒ」
１．出願番号　　商願２０１４－８５２８４
２．商　　標　「販促ナビ」
３．商品区分　　第９類、第42類
４．適用条文商標法第４条１項１１号
５．拒絶理由　「販促ナビ」は「販促ナビゲーター」「販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」と類似する。

拒絶理由通知　意見書における反論

（１）　拒絶理由通知書において、本願商標は、以下１～３の登録商標（いずれも株式会社ネクスウェイ所有）と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第４条第１項第１１号に該当する、との認定を受けました。
　引用商標１．登録第4318995（商願平10-030243）…販促ナビゲーター　９類
　引用商標２．登録第4852229（商願2000-071713）　…販促ナビゲーター／販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ 35，38，42類
　引用商標３．登録第5500935（商願2011-093581）　…ＦＮＸ／販促Ｎａｖｉｇａｔｏｒ／出版ゴールドサービス 35，42類
　しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標１～３とは、外観，称呼および観念のいずれにおいても類似せず、取引者・需用者をして決して紛れることのない非類似の商標であると思料しますので、斯かる認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

（２）本願商標は、願書の商標の記載からも明らかなように、「販促」の漢字と「ナビ」の片仮名文字を前後に配して「販促ナビ」と一連に書してなるものであります。
　これに対し、引用商標１は、漢字と片仮名文字で「販促ナビゲーター」と一連に書してなるものであり、引用商標２は、漢字と片仮名文字の「販促ナビゲーター」を上段に、漢字と欧文字の「販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」を下段にそれぞれ配して、「販促ナビゲーター／販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」と二段に構成してなるものであります。また、引用商標３は、「販促Ｎａｖｉｇａｔｏｒ」の文字を中央に大きく書し、その左上に「ＦＮＸ」の文字を小さく、また、右下に「出版ゴールドサービス」の文字を小さくそれぞれ配してなるものであります。
　したがって、本願商標と引用商標１～３とは、外観上類似しないことは明らかであります。

（３）また、本願商標の「販促ナビ」は、「販売促進」の略語としての「販促」の文字と、「ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ」（航行、航法、航海(術)、運行指示などの意味を持つ英単語。目的地までの経路や道順、移動方法の案内のこと。）を略した「ｎａｖｉ」、即ち片仮名表記では「ナビ」の文字を結合した態様からなるものであります。そして、この態様より「販促の案内」の如き意味合いを暗示させるものでありますが、本願の指定商品・指定役務との関係にあっては、具体的に特定の意味合いを生じさせるものではなく、その意味で、本願商標は特定の観念を生じさせない造語商標であります。
　ところで、この「ナビ」は、何の略かと言えば、通常は「ナビゲーション」であって、「ナビゲーター」ではありません。ＩＴ用語辞典（e-word）によれば、位置情報システムの分野では、画面に地図を表示して現在地から目的地までの道順や所要時間などを案内することをナビゲーションといいますが、自動車向けのシステムを「カーナビゲーションシステム(カーナビ)」、歩行者向けに公共交通機関の乗り換え案内などを統合したシステムを「歩行者ナビゲーション(歩行者ナビ)」などというようであります。つまり、「ナビ」は、「カーナビ」、即ち「カーナビゲーションシステム」に代表されるように、「ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ」（ユーザーが目的へたどり着けるように手助けする機能のこと。サイト内の階層を表す「パンくずリスト」、関連情報への「リンク」、「サイトマップ」等がある。）の略語「ｎａｖｉ」の片仮名表記「ナビ」であって、「ｎａｖｉｇａｔｏｒ」「ナビゲーター」（１操縦士。航海士。２自動車ラリーなどで、運転者に速度や方向の指示を与える同乗者。）の略語ではありません。
　これに対し、引用商標１～３の要部を構成する「販促ナビゲーター」「販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」「販促Ｎａｖｉｇａｔｏｒ」は、「販促」と「ｎａｖｉｇａｔｏｒ」「ナビゲーター」（１操縦士。航海士。２自動車ラリーなどで、運転者に速度や方向の指示を与える同乗者。）の結合された商標であって、全体として「販売促進のためのナビゲーター，販売促進のための操縦者，販売促進のための操縦士，販売促進のための航法士，販売促進のための航空士」等の意味合いを暗示させるものでありますが、本願の指定商品・指定役務との関係にあっては、やはり具体的に特定の明確な観念を生じさせることのない造語商標であります。「Ｎａｖｉｇａｔｏｒ」（１操縦士。航海士。２自動車ラリーなどで、運転者に速度や方向の指示を与える同乗者。）と「ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ」（ユーザーが目的へたどり着けるように手助けする機能のこと。サイト内の階層を表す「パンくずリスト」、関連情報への「リンク」、「サイトマップ」等がある。）とは異なりますし、それらやその略語を「販促」の文字と結び付けて造語とした本願商標「販促ナビ」と引用商標１～３「販促ナビゲーター」「販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」等とは、観念上も紛れることのない非類似の商標であります。

（４）そこで、次に、称呼の点につき検討します。
　（４－１）　本願商標は、前述のように、「販促」の漢字と「ナビ」の片仮名文字を前後に配して「販促ナビ」と一連かつ簡潔に書してなるものであるところ、このような本願商標の態様からは常に「ハンソクナビ」の称呼が生じるものと思料します。漢字と片仮名文字とから構成された商標ではありますが、両部分はバランスよく配され、また同書、同大、同間隔で一連一体に書されており、しかも一連に称呼して称呼しやすい商標であることから、常に一連に「ハンソクナビ」とのみ称呼されるものと思料します。
　一方、引用商標１～３は「販促ナビゲーター」「販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」「販促Ｎａｖｉｇａｔｏｒ」の態様よりなるところ、これより「ハンソクナビゲーター」の称呼が生じるものと思料します。審査官殿は、引用商標１～３の「販促ナビゲーター」「販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」「販促Ｎａｖｉｇａｔｏｒ」がやや冗長であることから、これらを称呼する場合、短縮して単に「ハンソクナビ」と称呼される場合もあるのではないかと考え、本願の引用商標としてこの３件を今般引いてきたのではないかと思料しますが、各引用商標からは、単に「ハンソクナビ」の称呼を生じることはなく、一連一体の態様より、常に「ハンソクナビゲーター」と称呼されるものと思料しますので、決して称呼上も紛れることはないものと考えます。「販促ナビゲーター」「販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」の態様からは、素直に「ハンソクナビゲーター」と称呼できます。やや冗長な印象を受けますが、「ナビゲーター」「ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」の言葉自体は一つの意味合いを持つ単語ですので、一連に称呼するのが素直です。「ナビ」と「ゲーター」を区切って読むようなことはしません。「ナビゲーター」と一連に称呼して称呼しにくいものでもありません。
したがって、本願商標の称呼「ハンソクナビ」と各引用商標の称呼「ハンソクナビゲーター」とを対比すると、両者は後段の「ナビ」と「ナビゲーター」との違いがあり、これら両者を一連に称呼したときには、「ゲーター」の音の有無で別異の印象を受け、称呼上も明瞭に識別できるものと思料します。
　（４－２）　そして、このことは過去の商標登録例の存在からも言い得ることであります。
　即ち、過去の商標登録例を見ると、例えば、審査官殿の引用された（Ａ）「販促ナビゲーター」は、株式会社ネクスウェイの所有に係るものですが（類似群35B01ほか、引用商標２、登録4852229、平成12年6月27日出願、平成17年4月1日登録）（第１号証）、この先願商標の存在にも拘わらず、これと類似群35B01を共通にする株式会社ヒロモリの後願商標（Ｂ）「販促ナビ」（類似群35B01、登録4530578、平成12年9月12日出願、平成13年12月21日登録）（第2号証）が登録されております（先願Ａ１が出願中に後願Ａ２が登録されたケース）。
　この登録例などは、まさに「販促ナビゲーター」と「販促ナビ」を非類似の商標と判断したケースであり、両者非類似と判断したからこそ、後願「販促ナビ」の登録が認めたられたものであります。
　そして又、９類，３５類，４２類などの指定商品や指定役務を共通にする出願において、「ナビケーター」と「ナビ」の称呼上の差異が存在するということで、両商標非類似扱いとされ並存登録が認められたケースが多数あります。
（Ｃ）「セールスナビゲーター」（類似群42P02、登録4077149、平成7年8月15日出願、平成9年10月31日登録、株式会社マロネイト、株式会社ジェーエヌエル）（第３号証）と、
（Ｄ）「セールスナビ」（類似群42P02、登録4162808、平成8年10月2日出願、平成10年7月3日登録、タカヤモーター株式会社）（第４号証）。
（Ｅ）「エコナビ」（類似群42P02、42X11ほか、登録4792116、平成15年9月26日出願、平成16年8月6日登録、株式会社大林組）（第５号証）と、
（Ｆ）「ｅｃｏナビゲーター」（類似群42P02、42X11ほか、登録5118417、平成19年4月17日出願、平成20年3月14日登録、大和ハウス工業株式会社）（第６号証）。
（Ｇ）「サポートナビゲーター」（類似群42P02、登録4829129、平成16年1月26日出願、平成16年12月24日登録、ＮＥＣパーソナルコンピュータ株式会社）（第７号証）と、
（Ｈ）「フォーバル・サポートナビ」（類似群42P02、登録5077757、平成17年12月9日出願、平成19年9月14日登録、株式会社フォーバル）（第８号証）。
（Ｉ）「ｅ－ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」（類似群42P02、42X11、登録4580877、平成12年11月16日出願、平成14年6月28日登録、ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）（第９号証）と、
（Ｊ）「ｅ－ｎａｖｉ」（類似群42P02、42X11、登録5664619、平成25年11月1日出願、平成26年4月18日登録、ミヤマ株式会社）（第１０号証）。
（Ｋ）「Ｋ－Ｎａｖｉ」（類似群11C01、42P02、42X11、登録5464057、平成23年8月3日出願、平成24年1月20日登録、株式会社エクスラント）（第１１号証）と、
（Ｌ）「Ｋナビゲーター」（類似群11C01、42P02、42X11、登録5684920、平成26年2月21日出願、平成26年7月11日登録、株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ）（第１２号証）。
　これらの並存登録例からも分かるように、「ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」「ナビゲーター」と「ＮＡＶＩ」「ナビ」とは、商標の類否判断において、非類似のものと判断されております。商標の類否判断は時代の変遷により変わり得るものですが、ここに挙げた例は（Ａ－Ｂ）（Ｃ－Ｄ）を除き、精々ここ１０年程度のものであり、昨年登録された例もいくつかありますので、このような登録例は踏襲されて然るべきものであります。
　審査官殿のような考え方に従えば、これら（Ａ）～（Ｌ）の商標のうち、後願に係る（Ｂ），（Ｄ），（Ｆ），（Ｈ），（Ｊ），（Ｌ）の商標は、指定商品・役務に同一又は類似のものを含んでいる関係上、それぞれ先願（Ａ），（Ｃ），（Ｅ），（Ｇ），（Ｉ），（Ｋ）の存在により拒絶されていたはずであります。しかし、現実には登録されております。
　これは、「ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」「ナビゲーター」の付く商標と、「ＮＡＶＩ」「ナビ」の付く商標とでは、他の部分が共通していても、その違いによって非類似の商標であると判断されたからにほかなりません。
　然るに、これら（Ａ）「販促ナビゲーター」と（Ｂ）「販促ナビ」、（Ｃ）「セールスナビゲーター」と（Ｄ）「セールスナビ」、（Ｅ）「エコナビ」と（Ｆ）「ｅｃｏナビゲーター」、（Ｇ）「サポートナビゲーター」と（Ｈ）「フォーバル・サポートナビ」、（Ｉ）「ｅ－ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」と（Ｊ）「ｅ－ｎａｖｉ」、（Ｋ）「Ｋ－Ｎａｖｉ」と（Ｌ）「Ｋナビゲーター」とがそれぞれ並存できて、本願商標「販促ナビ」と引用商標１～３「販促ナビゲーター」「販促ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」「販促Ｎａｖｉｇａｔｏｒ」とが並存できないとされる謂われは全くありません。
　これら（Ｂ），（Ｄ），（Ｆ），（Ｈ），（Ｊ），（Ｌ）の商標が登録できたのと同様に、本願商標は前後分断できない一体不可分の商標として、登録されて然るべきであります。

（５）　以上のように、本願商標は、あくまでも、「ハンソクナビ」とのみ一連に称呼されるべきものであり、それ故に各引用商標の称呼である「ハンソクナビゲーター」とは、類似することはありません。本願商標と各引用商標とは、外観及び観念上類似しないことは勿論、称呼上も「ナビ」と「ナビゲーター」の称呼の差異によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料します。
　よって、本願商標と引用商標１～３とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第４条第１項第１１号に該当するものではなく、登録適格なものと考えます。
　以上

商標登録＋α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「Ｍａｉｌｓａｖｅ」9, 35, 42類…３条１項３号、４条１項１６号

１．出願番号　　商願２０１４－６９００８
２．商　　標　「Ｍａｉｌｓａｖｅ」
３．商品区分　　第9類、第35類、第42類
４．適用条文商標法４条１項１１号、第３条１項３号、第４条第１項第１６号
５．拒絶理由　（第4条1項11号の関係もあり、商品・役務を減縮した。）
６．意見書における反論

拒絶理由通知　意見書における反論

（Ａ）　拒絶理由通知書において、審査官殿は、拒絶理由２において、本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品（指定役務）と同一又は類似の商品（役務）について使用するものであるから、商標法第４条第１項第１１号に該当すると指摘されています。
　　　　　　　　　　　記
１．登録第1745731号（商公昭59-040888）「メルセーブ」（第９類他書換後全８区分）
２．登録第1759387号（商公昭59-057068）「ＭＥＬＳＡＶＥ」（第９類他書換後全８区分）
しかしながら、本出願人は本日付けで手続補正書を提出し、両引用商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似する指定商品である第９類の「電気通信機械器具，電子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品」（類似群11B01、11C01、11C02）を削除し、第９類の指定としては、両引用商標と同一又は類似することのない「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物」とする補正を行いました。
　また、本願は他に、第３５類「電子計算機システム及び通信ネットワークシステムの運用による事業の管理及びそれに関するコンサルティング，電子計算機による電子データファイルの管理，電子計算機用データベースへの情報構築・情報編集，電子計算機又は電子計算機情報網の操作に関する運用管理」、並びに、第４２類「電子計算機システムにおけるデータのバックアップ処理，電子計算機用データの回復，電子計算機用プログラムの変換及び電子計算機用データの変換，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与，電子計算機用プログラムの提供」を指定しておりますが、これらの指定役務も、両引用商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似することはありません。
　よって、本願商標と各引用商標とは、商標の類否を論じるまでもなく、指定商品又は指定役務が同一又は類似せず、商標法第４条第１項第１１号に該当しないものと思料します。

（Ｂ）　次に、審査官殿は、拒絶理由１において、次のように認定しておられます。
「　本願商標「Ｍａｉｌｓａｖｅ」は、「Ｅメール」を意味する「Ｍａｉｌ」の文字と、「保存する」を意味する「ｓａｖｅ」の文字を結合し「Ｍａｉｌｓａｖｅ」と書してなり、「Ｅメールを保存する」の意味合いを容易に認識させます。そして、「Ｍａｉｌｓａｖｅ」の語が、上記意味合いで使用されている実情があります（後記（１）を参照してください。）。
　してみれば、本願商標をその指定商品・役務中、例えば、後記（２）の商品・役務について使用するときは「Ｅメールを保存する機能のある電子計算機，Ｅメールを保存する機能のある電子計算機用プログラム，Ｅメールを保存する機能のある電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，Ｅメールを保存する機能のある電子計算機用プログラムの提供」等を内容とする商品・役務の品質、質、機能、内容を表示してなるにすぎないものと認めます。
　したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第３条第１項第３号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務について使用するときは、商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがありますから、商標法第４条第１項第１６号に該当します、としております。

後記（１）
（１）「Ｖｅｃｔｏｒ」の見出しの下、「Mail Saver・・・AL-Mail32で選択した複数のメールをファイルに保存するプラグイン・・・ダウンロード・・・ソフト名：Mail Saver1.0・・・ファイル：mailsave.lzh / 17,312Bytes / 2001.6.17」との記載があります（ホームページアドレス　http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/net/se197108.html）。
（２）「サイボウズＯｆｆｉｃｅ８マニュアル」の見出しの下、「メールデータを退避する・・・コマンドを実行する・・・メールデータの退避・・・年月日と対象ユーザーIDを指定し、指定した日より前に送受信されたメールデータをemlファイルに書き出します。・・・環境　Windowsサーバー・・・コマンド・・・ag.exe -x mailsave -path (保存フォルダの絶対パス) -date （yyyy/mm/dd） -uid (対象ユーザーID) -e (実行時間(秒))・・・補足・・・操作ログは、メールデータを退避させるフォルダのpathの指定に関わらず、(インストールディレクトリ)/mailsave.logに保存されます。」との記載があります（ホームページアドレス　http://manual.cybozu.co.jp/office8/admin/mail/commandline.html）。

後記（２）
（１）第９類「電子計算機，電子計算機用プログラム」
（２）第３５類「電子計算機システム及び通信ネットワークシステムの運用による事業の管理及びそれに関するコンサルティング，電子計算機による電子データファイルの管理，電子計算機用データベースへの情報構築・情報編集，電子計算機又は電子計算機情報網の操作に関する運用管理」
（３）第４２類「電子計算機システムにおけるデータのバックアップ処理，電子計算機用データの回復，電子計算機用プログラムの変換及び電子計算機用データの変換，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与，電子計算機用プログラムの提供。　」

　しかしながら、後記（１）の使用例は、「Mail Saver1.0」というものであって、「Mail Save」でも一連の「MailSave」でもありません。あくまでもソフトウェアの使用例は「Mail Saver1.0」であり、Web上のURLにたまたま「mailsave.1zh／17.312Bytes／2001.6.17」としているだけであります。
　また、サイボウズのWebサイトにあって「サイボウズＯｆｆｉｃｅ８マニュアル」の見出しの下、「メールデータを退避する・・・コマンドを実行する・・・メールデータの退避・・・年月日と対象ユーザーIDを指定し、指定した日より前に送受信されたメールデータをemlファイルに書き出します。・・・環境　Windowsサーバー・・・コマンド・・・ag.exe -x mailsave -path (保存フォルダの絶対パス) -date （yyyy/mm/dd） -uid (対象ユーザーID) -e (実行時間(秒))・・・補足・・・操作ログは、メールデータを退避させるフォルダのpathの指定に関わらず、(インストールディレクトリ)/mailsave.logに保存されます。」との記載があるのかも知れませんが（ホームページアドレス　http://manual.cybozu.co.jp/office8/admin/mail/commandline.html）、たまたまそのような記載がそのサイトの説明文にあったと言うだけのことであって、取引者・需用者間で普通に使用され、広く普及しているといった言葉ではありません。
　まして、「Ｍａｉｌｓａｖｅ」の言葉が、本願指定商品・役務との関係で、特定の品質、質、機能、内容を表示するものとして広く取引者・需用者に認識され、使用されているといった事実もありません。成る程、言葉の意味合いとしては、「Ｅメールを保存する」といった意味合いも出るのかも知れません。そのことを否定するものではありません。しかし、一般的には、「Ｍａｉｌｓａｖｅ」がそのような意味合いを表す言葉（熟語）として理解され、確立されている事実はありません。「Ｍａｉｌｓａｖｅ」が、ある一つの商品を表す言葉（熟語）としてコンピュータ・電子・通信等を扱う業界において確立され流通されていればまだしも、そのような事実がない以上、本願商標を以て、単に品質、機能、内容等表示だと言うことはできないものと思料します。
　審査官殿ご指摘のように、「Ｅメールを保存する」といった意味合いで、本願指定商品や役務に対して「Ｍａｉｌｓａｖｅ」を使用する時は、「Ｅメールを保存する機能のある電子計算機，Ｅメールを保存する機能のある電子計算機用プログラム，Ｅメールを保存する機能のある電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，Ｅメールを保存する機能のある電子計算機用プログラムの提供」等を内容とする商品・役務の品質等を、暗示させる場合があるのかも知れません。
　しかし、それはあくまでも間接的にそのような意味合いも表示する（暗示させる）場合があるかも知れないといった程度のものであり、「Ｍａｉｌｓａｖｅ」の言葉が、一義的に「Ｅメールを保存する」といった意味合いに取られるわけでもありません。「Ｍａｉｌ」の言葉も「Ｅメール」の他に、「郵便物」「郵便制度」「(昔の)鎖かたびら」「〈動物の〉うろこ, 甲羅(ら)」等の意味合いがあります。また、「ｓａｖｅ」の言葉も、「セーブ, 救う, 助ける, 貯める, 浮く, 節する」等のいろいろな意味があって、一義的に品質・内容等を表示するものではありません。「セーブ」の意味合いも、「save＝セーブ, 救う, 助ける, 貯める, 浮く, 節する」のほかに、「deliver＝届ける, 引き渡す, 産む, 配る, 引渡す, セーブ」、「rescue＝救う, 救い出す, 救出す, 助ける, セーブ」、「extricate＝救出する, 助け出す, 掘り出す, セーブ」、「free＝自由にする, 救い出す, 放つ, セーブ」、「liberate＝自由にする, セーブ」、「emancipate＝解放する, セーブ」、「ransom＝贖う, セーブ」等、いろいろな意味があり、決して一義的ではありません。
　したがって、「Ｍａｉｌｓａｖｅ」が一義的に「Ｅメールを保存する」といった意味合いを表示し、商品・役務の特定の品質、質、機能、内容のみを取引者・需用者に与えるとは言い得ないと考えます。
　その意味で、本願商標が指定商品・役務との関係において、特定の品質、質、機能、内容を表示するものと言うことはできません。まして、特定の品質、質、内容等を表示すると言った事実も見いだせません。つまり、取引者・需用者に普通に品質・内容表示として使用され、取引されている事実は見いだせません。
　特定の品質、質、内容等表示用語として定着しているわけでなければ、本願商標は商標法第３条第１項第３号にも、商標法第４条第１項第１６号にも該当することはなく、十分に自他商品・役務識別力を有し、登録適格性を持つはずであります。本願商標は、あくまでも、本願商標商品・役務に対する「Ｍａｉｌｓａｖｅ」という特定の観念を生じない造語からなる自他商品・役務識別標識であります。

（Ｃ）　以上の次第でありますので、抵触する商品削除後の本願商標は、引用商標１，２と指定商品・役務が類似せず、商標法第４条第１項第１１号に該当することはないとともに、特定の品質、質、機能、内容を表示する用語として「ｍａｉｌｓａｖｅ」が定着しているわけではなく、本願商標は商標法第３条第１項第３号にも、商標法第４条第１項第１６号にも該当しないものと思料します。

（筆者コメント）
商標審査基準改正第14版が平成31年1月に発行された。この改訂審査基準によれば、法第３条第１項第３号に以下のような記述がある。
「　商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、商標法第３条第１項第３号に該当すると判断する。一般に認識する場合とは、商標が商品又は役務の特徴等を表示するものとして、現実に用いられていることを要するものではない。」
　ケース101の意見書（2014年12月提出）では、「取引者・需用者に普通に品質・内容表示として使用され、取引されている事実は見いだせない」から、３条１項３号には該当しない、という趣旨の主張をした。しかし、「現実に用いられていることを要しない」とする今の改訂審査基準からすれば、今後私のような主張は受け入れられないのかも知れない。しかし、条文上商標法第３条第１項第３号の規定は、あくまでも「商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示（又は役務の提供場所、質その他の特徴等の表示）を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、登録を受けることができないというものであり、それ故、現実に取引者・需用者間に品質表示用語として具体的に用いられていなければ、やはりそれは普通に品質を表示する用語とは言い難いのではないかと思う。現実に用いられているか否かはある程度３号該当性の評価に影響を及ぼすべきであり、現実に用いられていなければ、具体性に欠け、間接的な表示や暗示ともいう理解もできる。

商標登録＋α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次