日本・商標 最高裁判決、平成27年(受)第1876号(エマックス事件)

[国名]日本
[事件名]平成27年(受)第1876号(エマックス事件)
[審判決日]最判平成29.2.28
[裁判所・決定機関]最高裁
[キーワード]除斥期間 権利濫用 商標法4条1項10号 不競法2条1項1号
[争点]商標登録の無効審判請求について5年の除斥期間を経過した後での無効の抗弁(特許法104条の3,1項の準用)は認められるか?広く知られた相手に商標権侵害を主張して権利行使を求める行為は権利濫用に該当するか?
[判示事項] 商標登録に対する4条1項10号による無効理由について、審判請求の除斥期間を経過した後では、不正競争目的である場合を除いて商標権侵害訴訟における無効の抗弁(特許法104条の3,1項の準用)することはできない。しかし、その出願前から需要者に広く認識された者に対して商標権を行使することは権利濫用に該当し、差し止めをすることはできない。
[要旨]米国法人エマックス社は自社ブランドのタンク不要の湯沸かし器を販売する会社であり、被上告人はその湯沸かし器を日本で独占販売する代理店である。上告人は被上告人との代理店契約を交渉していたが、上告人がエマックスの商標を取得したことから、交渉は決裂し、被上告人は不競法第2条1項1号の周知表示混同惹起行為(”需要者に広く認識された”を要件)で提訴し、商標権者は登録商標を基に商標権侵害として反訴したものである。本件最高裁判決に先立ち原審では、人的な繋がりがなくとも代理店交渉を開始した点などが考慮されて周知性が認定され、無効の抗弁も認められ、且つ商標侵害請求もできないとして反訴を棄却している。本最高裁判決では、まず、原審の”需要者が広く認識(周知性)”に関する要件の認定が十分ではないとして、不競法2条1項1号と商標法4条1項10号のそれぞれについて、要件が満たされていないとの見方をしめしている。そして、争点である商標登録に対する4条1項10号による無効理由について、審判請求の除斥期間を経過した後では、不正競争目的である場合を除いて商標権侵害訴訟における無効の抗弁(特許法104条の3,1項の準用)することはできないとし、一方で、その登録にかかる出願の前から需要者に広く認識された類似の商標を使用する者に対して商標権を行使することは権利濫用に該当すると判示する。その無効の抗弁がなりたたない理由は、除斥期間を制定した趣旨に鑑み、無効理由があっても不正目的でなければ無効とはならないと解されるべきだからである。しかしながら需要者に広く認識された類似の商標を使用する者に対して商標権を行使することは、特段の事情がない限り、商標法の方目的の1つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして、権利濫用から許されるものではないとしています。
[コメント]無効の抗弁(特許法104条の3,1項の準用)が成り立つ場合には、需要者に広く認識された者でない第3者も権利行使を免れることができますが、無効の抗弁(特許法104条の3,1項の準用)が成立しないとの判決ですので、需要者に広く認識された者でない第3者は権利行使により差し止めなどを受け得ることになります。登録商標の権利行使を免れるのは、権利濫用から、登録商標の権利範囲内の商標であってその出願前より需要者に広く認識された商標の使用者だけです。

Meet Eemax、2:10

商標登録&紛争 ASAHIロゴマーク事件

東京高裁 H8.1.25 平成6年(ネ)1470号事件

争点

商号及び商標の一部を構成する、デザインされた文字の書体が近い場合に、そのデザイン書体の文字は著作物か否か。

判示事項

いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として、これにデザインを施したものであるところ、文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難である
と考えられる。

事実・概要

アサヒビール株式会社は、日本の大手ビールメーカーであり、Asahiのロゴマークはの営業表示として需要者、取引者間に広く認識されるに至っている。一方、米穀及び雑穀を販売すアサックス株式会社は、チラシ、封筒、名刺又は包装袋など取引先へ交付又は配付するものにAsaxのロゴを使用しているが、その書体はAsaの部分については類似している。

裁判所の判断

言語を表記するのに用いる符号である文字は、他の文字と区別される特徴的な字体をそれぞれ有しているが、書体は、この字体を基礎として一定の様式、特徴等により形成された文字の表現形態である。いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として、これにデザインを施したものであるところ、文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であると考えられる。仮に、デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が「美術」の著作物と同視し得るような美的創作性を感得できる場合に限られることは当然である。

証拠等

原告商標
被告商標

商標登録&紛争 よか石けん商標権侵害事件

判決日 平成28年11月30日
事件番号 平成 28年 (ネ) 10073号 商標権侵害行為差止請求控訴事件
知的財産高等裁判所 ”よかせっけん”

結合商標の類比判断、称呼及び観念の共通部分は外観の相違を凌駕するものではないと判断された。

【判示事項】

類否の判断について 商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に観察すべきであり,かつ,その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁,最高裁平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照)

複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において,その構成部分の一部を抽出し,この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものということができる(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)

被告標章1
原告登録商標3 第5381433号

上下二段に表記される商標からどのような称呼が生ずるかは,商標全体の構成,各段の構成等によって様々であり,各段から個別の称呼が生じると一般的にいうことはできない。

本件商標3と被告標章1は,外観において異なることは明らかである。称呼については,後半の「ヨカセッケン」が共通するものの,この共通部分は,指定商品である石けんに,形容詞「よい」を意味する九州地方の方言である「ヨカ」を付したのみであって,出所識別標識としては弱いものである。また,観念についても,九州地方に関連する良質な石けんに関するものであるという点において共通するものの,この共通部分も,指定商品である石けんを,その品質及び関連する地方と共に示すものにすぎず,出所識別力は弱いものである。そして,これらの称呼及び観念の共通部分は,前記の外観の相違をりょうがするものではなく,したがって,本件商標3と被告標章1は,類似しない。

あずきバー審決取消請求事件

平成25年1月24日判決、平成24年(行ケ)第10285号 審決取消請求事件

本件は、あずきバーについての商標登録出願に拒絶査定が出され、その拒絶査定不服審判でも拒絶理由があるとした審決を知財高裁が差し戻した件です。商標登録出願は平成22年7月5日,「あずきバー」という標準文字からなる商標を指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として出願したもので、審決は材料を普通に用いられる方法で表示した標章(3条1項3号)に該当する、使用による顕著性はない(3条2項)、氷菓子では品質誤認がある(4条1項16号)との内容でした。

この審決に対して知財高裁は、3条1項3号については、本願商標は「あずきバー」という標準文字からなるものであり、指定商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものというに他ならないとしながらも、使用による顕著性については、“昭和47年に「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の氷菓子(本件商品)の販売を開始し、本件審決の時点に至るまで、全国の小売店等でその販売を継続しており、これら本件商品の販売実績及び宣伝広告実績により、「あずきバー」との語でインターネット上の検索を行うと,表示される多数のウェブページではいずれも本願商標が原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして使用されている。”と判断し、“そして本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得られた知名度によれば、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は、本件商品の販売開始当時以来,原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者,需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され,本件審決当時でも、本件商品を意味するものとして価格表や取引書類等で現に広く使用されている。”と判示して、使用による顕著性を認めています。

判決文の中にもありますように、あずきバーで検索すると本件を含めて4件あり、うち3件が係争中には既に登録されていました。2件はパッケージをそのまま商標とした出願で、残り1件は本件と同時出願のパッケージに描かれた字体を文字とする商標で、指定商品はいずれも“あずきを加味してなる菓子”としています。

第4896332号
第4896332号
第5503451号
第5503451号

本件は標準文字でその登録によるあずきバーの独占を図り、審決差し戻し判決でその登録を成功させた訳ですが、特別顕著性がない文字商標でもパッケージによる権利を初めに確保し、他社を徐々に排除しながら長年使用と宣伝広告活動を続けることで使用による顕著性(seconday meaning)を得ています。標準文字は、その権利範囲の広さから容易ではなかったと思いますが、既登録の3件のアシストもあり、グーグル検索の結果も十分配慮された事件であったと思います。あずきバー自体は例えばガリガリくんと比べて硬いアイスですが、商標取得戦略も堅かったと言えます。

ところで、あずきバーの兄弟商品として、宇治金時バー(下の写真参照)も存在します。こちらは宇治金時バーとして商標権もなく、係属している出願もない状態(平成28年4月18日現在)なので、近々パーケージあたりから出願されるのではと勝手に考えています。

宇治金時バー
宇治金時バー

審決取消訴訟 指定商品の類似性

判決日 平成28年2月17日
事件番号 平成27年(行ケ)第10134号
知的財産高等裁判所 ”デュアルスキャン” 

商標”デュアルスキャン/Dual Scan”(2段書き)で第9類の”脂肪計付き体重計、体塑性計付き体重計、体重計”を指定商標として登録された商標権について、引用商標を”DualScan”、指定商品を第10類”体脂肪測定器、体組成計”として無効審判を提起したが、指定商品が非類似とした審決(無効2013-890078)とされていた。

知財高裁は、審決を取消し、取引の実情を踏まえた判断とし、実際に商標が使用されている具体的な商品の使用状況、取引の実情等によっては、同一短冊*に含まれていない指定商品は類似していないという推定を及ぼすことが相当でない場合もあるというべきであると判断した。

*同一短冊とは、商標法施行規則、別表(指定商品の分類表)の小区分の業界用語です。