米国特許商標庁(USPTO) vol.5 商標_動画

米国特許商標庁(USPTO)のWebsiteの使い方についての動画(Youtube)を紹介しています。

1.Using the Quick Links Menu of the USPTO Website、7:29

2.Asking for help or sharing feedback on the USPTO website、2:28

3.USPTO Website Beta、1:24

米国特許商標庁(USPTO)のWebsite (https://www.uspto.gov/)

商標登録&紛争 ASAHIロゴマーク事件

東京高裁 H8.1.25 平成6年(ネ)1470号事件

争点

商号及び商標の一部を構成する、デザインされた文字の書体が近い場合に、そのデザイン書体の文字は著作物か否か。

判示事項

いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として、これにデザインを施したものであるところ、文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難である
と考えられる。

事実・概要

アサヒビール株式会社は、日本の大手ビールメーカーであり、Asahiのロゴマークはの営業表示として需要者、取引者間に広く認識されるに至っている。一方、米穀及び雑穀を販売すアサックス株式会社は、チラシ、封筒、名刺又は包装袋など取引先へ交付又は配付するものにAsaxのロゴを使用しているが、その書体はAsaの部分については類似している。

裁判所の判断

言語を表記するのに用いる符号である文字は、他の文字と区別される特徴的な字体をそれぞれ有しているが、書体は、この字体を基礎として一定の様式、特徴等により形成された文字の表現形態である。いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として、これにデザインを施したものであるところ、文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であると考えられる。仮に、デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が「美術」の著作物と同視し得るような美的創作性を感得できる場合に限られることは当然である。

証拠等

原告商標
被告商標

商標登録&紛争 よか石けん商標権侵害事件

判決日 平成28年11月30日
事件番号 平成 28年 (ネ) 10073号 商標権侵害行為差止請求控訴事件
知的財産高等裁判所 ”よかせっけん”

結合商標の類比判断、称呼及び観念の共通部分は外観の相違を凌駕するものではないと判断された。

【判示事項】

類否の判断について 商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に観察すべきであり,かつ,その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁,最高裁平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照)

複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において,その構成部分の一部を抽出し,この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものということができる(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)

被告標章1
原告登録商標3 第5381433号

上下二段に表記される商標からどのような称呼が生ずるかは,商標全体の構成,各段の構成等によって様々であり,各段から個別の称呼が生じると一般的にいうことはできない。

本件商標3と被告標章1は,外観において異なることは明らかである。称呼については,後半の「ヨカセッケン」が共通するものの,この共通部分は,指定商品である石けんに,形容詞「よい」を意味する九州地方の方言である「ヨカ」を付したのみであって,出所識別標識としては弱いものである。また,観念についても,九州地方に関連する良質な石けんに関するものであるという点において共通するものの,この共通部分も,指定商品である石けんを,その品質及び関連する地方と共に示すものにすぎず,出所識別力は弱いものである。そして,これらの称呼及び観念の共通部分は,前記の外観の相違をりょうがするものではなく,したがって,本件商標3と被告標章1は,類似しない。

商標登録insideNews: “북촌(北村)”が顕著な地理的名称等に該当しない 韓国特許法院

[商標] “북촌(北村)”が商標法第6条第1項第4号の顕著な地理的名称等に該当しない

韓国特許法院 (2016ホ(허)2362)作成日 2016.11.14

判示事項:「북촌(北村)」が商標法第6条第1項第4号の「顕著な地理的名称のみからなる商標」、商標法第6条第1項第7号の「誰の業務に関連する商品を表示するのかを識別することができない商標」に該当しないと判示しています。

判決要旨:
「북촌(北村)」は、それ自体で「北の村」という観念を持っていて、昔から「北の村」や「ソウルの北の村」と呼称されて使用されており、全国的に北に位置し、町の名称に「北村」が多数使われているなど、抽象的な防衛的位置を示す「北の村」という認識もまだ共存している。この事件の登録商標の登録決定の2006年10月またはその商標登録後、この事件審決時の2016年3月頃において、地域に所在するソウル付近の有名観光地という様な地理的な感覚を即座に伝える標章、或いは著しく知られている慣用的な地名と見ることができない。

また、指定サービス業である「飲食店業」などの関係で普通名称、慣用標章、産地、性質標章などに該当もないため、公益上、特定の人に独占させることが適当でないサービスマークとも見ることができず、「北村」が含まれている商標または登録商標が多数登録されており、実際の取引からサービスカバーとして使用されている点などの事情を総合すると、需要者が誰の業務に関連するサービス業を表示するのかを識別することができないサービスマークに該当すると見ることもできない。

2016ホ(허)2362事件
韓国特許法院のWebsite

商標登録insideNews: ピエール・カルダン敗訴 最高裁判決 ブランド商標侵害裁判 (2016年09月14日)|じゃかるた新聞

情報源: ピエール・カルダン敗訴 最高裁判決 ブランド商標侵害裁判 | じゃかるた新聞 インドネシアの日刊邦字新聞

インドネシア最高裁
インドネシア最高裁

 

 

 

 

 

“ファッションブランド「ピエール・カルダン」(本部・パリ)がブランド名とロゴの商標権を侵害されたとして、インドネシア人実業家による同ブランド名などの商標登録取り消しを求めた裁判で、最高裁は11日、「知的財産法に基づき、最初に商標登録した者の権利が守られるべき」として、実業家の主張を認めた一審判決を支持する判決を言い渡した。これでピエール・カルダン側の敗訴が確定する。”

なお、ピエール・カルダンのブランド力は高く、中国では知名度ランキング1位となっています。

中国におけるブランド知名度 トップはピエール・カルダン – ビジネススタイル – nikkei BPnet :中国の一般消費者にブランド製品を欲しいかどうか尋ねたところ、全体の8割以上が「欲しい」と回答した。知っているブランド名は、「ピエール・カルダン」「ルイ・ヴィトン」「シャネル」の順だった。

情報源: 中国におけるブランド知名度 トップはピエール・カルダン – ビジネススタイル – nikkei BPnet

商標登録insideNews: マックは欧州商標”マックコーヒー”に希釈化を理由に勝訴 | Bloomberg BNA

欧州連合司法裁判所の一般裁判所は、Future Enterprises Pte. Ltd.によって登録された“MacCoffee”商標は、“Mac”として頭語としては同一でないものの、 メニューの名前の前に“Mc” なる頭語を追加したマクドナルドのマーク群と間で不適切に連携していると判示しています。従前の事件では、希釈化の議論には、頭語は同一であることが必要とされていましたが、今回はマクドナルドの商標の強さで押し切った形となっております。

McDonalds
McDonalds

情報源: McDonald’s Wins Dilution Claim Against ‘MacCoffee’ EU Mark | Bloomberg BNA

商標登録insideNews: EU 「ルービック・キューブ」の形状商標に無効判断

ルービックキューブ・ブランドを管理する英セブン・タウンズ(Seven Towns)は1999年、欧州連合知的財産庁にルービックキューブの形状を立体商標登録しており、これに対して2006年に独玩具メーカーのジンバ(Simba)が商標登録の無効化を申請し、この際、同社は、この形状にはパズルを回転させる技術が含まれており、商標ではなく特許の対象だと提訴しました。欧州連合知的財産庁がこれを却下し、同社は提訴に踏み切ったものの、欧州一般裁判所での第1審は敗訴。その後、欧州司法裁判所に上訴しておりました。今回、ルービックキューブの形状については、その使用による顕著性以前に、商品の性質からくる形状と判断され、登録できないと欧州司法裁判所は判断しています。

ルービックキューブ
ルービックキューブ

欧州連合商標規則の下(Article 7(1)(e)(i))では、商品の性質の結果によってもたらされる形状やその他の特徴のみからなる商標は登録できないとされており、そのような商品に実質的な価値を与える技術的結果や形状、その他の特徴を得るのに必要な商品の性質や形状等からなる標章についての拒絶は、使用により生じた顕著性によっては覆らないものとされています。換言すれば、形状やその特徴については、使用による特別顕著性が得られたか否かにかかわりなく、登録できないと規定されています。今回の判断は、欧州連合(EU)の商標規則では、製品機能に不可欠な特徴を備えた形状は登録できないとしたもので、こうした形状を1社が独占すれば、他社はその製品を作れなくなると指摘しています。

情報源: NNA.EU

あずきバー審決取消請求事件

平成25年1月24日判決、平成24年(行ケ)第10285号 審決取消請求事件

本件は、あずきバーについての商標登録出願に拒絶査定が出され、その拒絶査定不服審判でも拒絶理由があるとした審決を知財高裁が差し戻した件です。商標登録出願は平成22年7月5日,「あずきバー」という標準文字からなる商標を指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として出願したもので、審決は材料を普通に用いられる方法で表示した標章(3条1項3号)に該当する、使用による顕著性はない(3条2項)、氷菓子では品質誤認がある(4条1項16号)との内容でした。

この審決に対して知財高裁は、3条1項3号については、本願商標は「あずきバー」という標準文字からなるものであり、指定商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものというに他ならないとしながらも、使用による顕著性については、“昭和47年に「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の氷菓子(本件商品)の販売を開始し、本件審決の時点に至るまで、全国の小売店等でその販売を継続しており、これら本件商品の販売実績及び宣伝広告実績により、「あずきバー」との語でインターネット上の検索を行うと,表示される多数のウェブページではいずれも本願商標が原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして使用されている。”と判断し、“そして本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得られた知名度によれば、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は、本件商品の販売開始当時以来,原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者,需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され,本件審決当時でも、本件商品を意味するものとして価格表や取引書類等で現に広く使用されている。”と判示して、使用による顕著性を認めています。

判決文の中にもありますように、あずきバーで検索すると本件を含めて4件あり、うち3件が係争中には既に登録されていました。2件はパッケージをそのまま商標とした出願で、残り1件は本件と同時出願のパッケージに描かれた字体を文字とする商標で、指定商品はいずれも“あずきを加味してなる菓子”としています。

第4896332号
第4896332号
第5503451号
第5503451号

本件は標準文字でその登録によるあずきバーの独占を図り、審決差し戻し判決でその登録を成功させた訳ですが、特別顕著性がない文字商標でもパッケージによる権利を初めに確保し、他社を徐々に排除しながら長年使用と宣伝広告活動を続けることで使用による顕著性(seconday meaning)を得ています。標準文字は、その権利範囲の広さから容易ではなかったと思いますが、既登録の3件のアシストもあり、グーグル検索の結果も十分配慮された事件であったと思います。あずきバー自体は例えばガリガリくんと比べて硬いアイスですが、商標取得戦略も堅かったと言えます。

ところで、あずきバーの兄弟商品として、宇治金時バー(下の写真参照)も存在します。こちらは宇治金時バーとして商標権もなく、係属している出願もない状態(平成28年4月18日現在)なので、近々パーケージあたりから出願されるのではと勝手に考えています。

宇治金時バー
宇治金時バー

欧州商標 審決取消訴訟 コーラボトルの立体商標は特別顕著性なし

EU:T:2016:94, The General Court, 24 Feb. 2016. The Coca-Cola Company vs. OHIM

欧州共同体商標として第6類、第21類、第32類を指定して出願されたコカコーラの瓶の立体的商標は、審査段階では、絶対的拒絶理由(absolute ground)で拒絶査定とされ、審判(The Board of Appeal)段階においても、特別に顕著なものではないとして、その拒絶審決が維持されています。特に欧州商標出願の対象となった立体商標は、「瓶の輪郭に装飾溝がない」商標(下図参照)で、一般に人々に良く認識されている「瓶の輪郭に装飾溝がある」商標ではないものでした。審決では、瓶の輪郭にある装飾溝は注目すべき特徴点であり、それがない瓶の輪郭は、関連する大衆の目を以て判断すると、装飾溝がある瓶の輪郭の自然な進化形とする見方を否定して、本件商標には商品の出所について直ちに直接に認識させるものではないとしています。また、審決では、出願人から提出された調査結果を疑わしいとしており、それは一般に認識された市場調査会社によってなされたではなく、前の社員が独立して起こした会社によるものであり、誘導する質問を含み、全体の合計が100%を超えていたり、加盟国の半分以下の国でなされていたりというレベルでした。

coka-cola bottle
coka-cola bottle

裁判ではこのような瓶の輪郭について、普通の形状のものからの僅かな違いは商標とすることはできない、それは一般人が出所の表示としてみることができないからであるとし、10の加盟国で市場調査されたデータを残りの国まで外延して欧州連合のすべてでとすることはできないとし、使用による特別顕著性はないものとして請求棄却しています。

米国商標主要審決・判例集 vol.1

米国商標法における主要審決、主要判例を列挙しております。

CAFA Court Room, Washington D.C.
CAFA Court Room, Washington D.C.

1.In re E. I. Du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 U.S.P.Q. (BNA) 563 (1973)

The DuPont factorsとよばれる13の要素を以てLikelihood of confusionを判断するとした判例です。
In testing for likelihood of confusion under 15 U.S.C.S §1052(d), the following, when of record, must be considered: (1) The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation and commercial impression; (2) The similarity or dissimilarity and nature of the goods or services as described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use; (3) The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels; (4) The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e. “impulse” vs. careful, sophisticated purchasing; (5) The fame of the prior mark (sales, advertising, length of use); (6) The number and nature of similar marks in use on similar goods; (7) The nature and extent of any actual confusion; (8) The length of time during and conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion;(9) The variety of goods on which a mark is or is not used; (10) The market interface between applicant and the owner of a prior mark: (a) a mere “consent” to register or use; (b) agreement provisions designed to preclude confusion, i.e. limitations on continued use of the marks by each party; (c) assignment of mark, application, registration and good will of the related business; (d) laches and estoppel attributable to owner of prior mark and indicative of lack of confusion; (11) The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods; (12) The extent of potential confusion, i.e., whether de minimis or substantial; (13) Any other established fact probative of the effect of use.

2.Medinol Ltd. v. Neuro Vasx Inc., 67 USPQ2d 1205 (TTAB 2003)

登録の取消審判についてのTTABの審決で、NEUROVASX商標を”medical devices, namely, neurological stents and catheters”について登録を受ける際に、Statement of Useを提出したが、その使用証明書には全ての商品を使用している旨の記載があったが、実際にはstentsについては使用していなかった。結果として使用していなかったstentsだけではなく全部の商品についての登録は無効と判断された。所謂〝Medinol Warning”の根拠となる審決例です。
“The applicant may not file a statement of use until the applicant has made use of the mark in commerce on or in connection with all goods/services specified in the notice of allowance, unless the applicant files a request to divide.”(Trademark Rule 2.88(c); n8 TMEP § 1109.03)

3.In re Eilberg, 49 USPQ2d 1955 (TTAB 1998)

弁護士EilbergはWWW.EILBERG.COMを登録しようとしたが、審査官はサービスマークとして機能するようには使用されていることを証明していないとして拒絶した。TTABの審決で、使用証明には、出願人のレーターヘッドにWWW.EILBERG.COMの小さなタイプがあることを示しているが、これはWEB上の位置についての情報を示しているに過ぎず、出願人の法的サービス自体を示すような使われ方(例えば、EILBERG.COMを事務所名とした様に)を示す必要があるものとした。

4.Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 214 USPQ 1 (1982)

Ivesはシクランデレート(cyclandelate:血管拡張薬)に特許を持っており、CYCLOSPASMOLなる商標登録も有していたが、特許切れで複数のGeneric製薬会社から同じカプセルのカラーの錠剤が発売されていた。District Courtはラベルの貼り違えがあれば商標権侵害とされるが、Generic製薬会社にはそのような貼り違えを画策したり示唆するような事実はないと判決した。控訴審では破棄されたが、clearly erroneous” standard により最高裁では控訴審判決が棄却された。

5.TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 58 USPQ2d 1001 (2001)

Marketing Displays, Inc(MDI)はデュアルスプリング構造の看板について特許を有していたが、特許切れとなった。TrafFix Devices, Incは特許切れを受けて販売を開始したが、MDIは長期の使用により特別顕著性(Secondary Meaning)を獲得したものとして、トレードドレス侵害として提訴した。最高裁は、連邦地裁判決を破棄した第6連邦控訴裁の判決を棄却した。特許を有するという点はその特徴点が機能的であるという強い証拠となり得る。トレードドレスの侵害を証明するには、被侵害者側がその対象物が機能的でないと証明する重い挙証責任がある。
In general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article. A functional feature is one the exclusive use of which would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.

6.Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065 (2000)

Wal-Mart大規模小売業者は、取引のあったデザイナー会社の衣服をそっくり模倣した商品(knockoffs)を売り出した。デザイナー会社は未登録トレードドレス侵害として提訴した。控訴審はデザイナー会社に賠償を認めた。最高裁は、製品の設計は区別できるものであり、保護されるべきものであるが、トレードドレスの保護を受けるためには、使用による特別顕著性(secondary meaning)が得られていることを示す必要があると判示した。
In evaluating the distinctiveness of a mark under 2 of the Lanham Act (15 USCS 1052), which requires registration of any trademark by which the goods of the applicant for registration may be distinguished from the goods of others–and therefore, by analogy, under 43(a) of the Act (15 USCS 1125(a)), which gives a producer a cause of action for the use by any person of any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof which is likely to cause confusion as to the origin, sponsorship, or approval of the producer’s goods–a mark (1) is inherently distinctive if its intrinsic nature serves to identify a particular source, and (2) has acquired distinctiveness, even if the mark is not inherently distinctive, if it has developed secondary meaning, which occurs when, in the minds of the public, the primary significance of the mark is to identify the source of the product rather than the product itself.

7.Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 23 USPQ2d 1081 (1992)

Taco Cabana は似たようなメキシカンスタイルのレストランチェーンを運営する Two Pesos をthe Lanham Act,§ 43(a) [不正競争防止]を訴因として訴えた。陪審員は原告のトレードドレスは本質的に特徴的(inherently distinctive)であることを見出したが、2次的な意味(secondary meaning[使用による特別顕著性]を獲得してはいないと認定した。最高裁は、§ 43(a) [不正競争防止]を訴因とする訴訟では、問題となるトレードドレスが本質的に特徴的であれば、使用による特別顕著性は不要と判示した。
The general rule regarding distinctiveness is clear: An identifying mark is distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning. It is also clear that eligibility for protection under § 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C.S. § 1125(a), depends on nonfunctionality.

8.Park ‘N Fly v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 224 USPQ 327 (1985)

上訴人はservice mark “Park ‘N Fly” を登録し、incontestable status (取消除斥)を得ていた。被上訴人は”Dollar Park and Fly” をポートランドで使用し、商標権侵害で提訴された。連邦地裁では、差止が認められたが、控訴審では単に記述的であると言う理由で商標を取り消しできる旨の判決を得た。最高裁では、控訴審判決は破棄され、単に記述的であると言う理由で商標を取り消すことはできないと判断した。

9.Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995)

原告Qualitexは、クリーニング業者に緑と金のシェイドのパッドを長年製造販売してきたが、ライバル会社(Jacobson Prods)は似たようなパッドの販売を開始した。Qualitexは商標登録を行い、商標権侵害で提訴した。控訴審では、カラーだけの商標は認めらないとして原告敗訴としたが、最高裁では、カラーだけ(color alone)の商標でも通常の商標の登録とは変わらず、特別顕著性(secondary meaning)を獲得すれば登録できると判示した。
The logic of the language extending trademark protection, in the Lanham Trademark Act of 1946 (15 USCS 1051-1127), to descriptive words where they had acquired secondary meaning applies to the use of a color as a trademark as well.

10.Larry Harmon Pictures Corp. v. Williams Restaurant Corp., 929 F.2d 662, 18 USPQ2d 1292 (Fed. Cir. 1991), cert. denied, 502 U.S. 823 (1991)

控訴人Larry Harmonは、ほんのわずかな人数の州を越えた旅行者に食事を出すにすぎない1っ箇所にしかないレストランはthe Lanham Act § 3のuse in commerce requirementを満たさない旨を主張した。控訴裁判所では、1つの場所で運営されるレストランのマークであっても登録に必要なコマース要件を満たす旨判断した。
The definition of commerce in the Lanham Act means exactly what the statute says, i.e., all commerce which may lawfully be regulated by Congress. It is not required that services rendered to customers traveling across state boundaries be rendered in more than one state to satisfy the use in commerce requirement.

11.Quality Inns Int’l v. McDonald’s Corp., 695 F. Supp. 198,8 U.S.P.Q.2D 1633

エコノミータイプのホテルチェーンであるQuality Innsは、”McSleep Inn”と標榜し、バーガーチェーンMcDonaldは使用をやめることを求める手紙を送った。Quality Innsは非侵害を求めるdeclaratory judgment action(確認訴訟)を提訴し、McDonaldは反訴した。Quality Innsは、1) No likelihood of confusion:2) Noncompeting uses: 3) Extensive third-party uses: 4) “Mc” is genericの4点を主張した。裁判所は原告のMcsleepの使用は商標権侵害であり、不正競争であり、被告の商標の希釈(dilution)であると判示し、使用の差止を認めた。

12.San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. U.S. Olympic Committee, 483 U.S. 522, 3 USPQ2d 1145 (1987)

San Francisco Arts & Athletics(SFAA)は”Gay Olympic Games” を使いプロモーションを行っていた。Amateur Sports Actに基づき、 U.S. Olympic Committeeは差し止めを求めたが、許可のない使用は出所混同することをUSOCが証明することを必要としていない以上、First Amendment(言論の自由)により議会が排他的な使用を認めることは間違いであるとSFAAは主張した。最高歳は出所混同についての証明は不要であると判断し、USOCのオリンピックの文字の排他的な使用は言論自由に反するものではなく、USOCの権利行使はEqual Protection(法の下の平等)とされる政府の行為でもないと判決した。
Section 110 of the Amateur Sports Act, 36 U.S.C.S. § 380, extends to promotional uses of the word “Olympic,” even if the promotion is not to induce the sale of goods. Under § 110, the U.S. Olympic Committee (USOC) may prohibit purely promotional uses of the word only when the promotion relates to an athletic or theatrical event. The USOC created the value of the word by using it in connection with an athletic event. Congress reasonably could find that use of the word by other entities to promote an athletic event would directly impinge on the USOC’s legitimate right of exclusive use

13.Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee en 1772, 396 F.3d 1369, 73 USPQ2d 1689 (Fed. Cir. 2005)

異義申立人の商標が有名であれば、DuPontファクターを適用する場合に重要な役割を担う。有名なマークは覚えられやすく、模倣者の標的となりやすい。通常の米国消費者が外国マークを翻訳することはあまりない場合、外国同義語の法理(the doctrine of foreign equivalents)は適用されない。
Fame of an opposer’s trademark, if it exists, plays a dominant role in the process of balancing the DuPont factors for determining likelihood of confusion with a trademark. Famous marks enjoy wide latitude of legal protection since they are more likely to be remembered and associated in the public mind than weaker marks, and are thus more attractive as targets for would-be copyists.
Under the doctrine of foreign equivalents, foreign words from common languages are translated into English to determine genericness, descriptiveness, and similarity of connotation in order to ascertain confusing similarity with English word marks. When it is unlikely that an American buyer will translate the foreign mark and will take it as it is, then the doctrine of foreign equivalents will not be applied.

14.In re Slokevage, 441 F.3d 957, 78 USPQ2d 1395 (Fed. Cir. 2006)

出願人のトレードドレスマークは本質的に特徴的(inherently distinctive)でないとして拒絶された。出願人のトレードドレスは製品設計に過ぎず、本質的に特徴的にものとはならない。さらに審判部のマークは一体(unitary)でないとの見解も支持されるべきであり、即ち、トレードドレスの図面の要素の見せ方の点、FLASH DARE!との先登録がある点、the cut-out areaについての意匠登録がある点は出願人のトレードドレスマークは一体でないことを証拠立てていると判示する。

15.In re Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349, 61 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 2001)

出願人は、Thrifty ‘vehicle rental centerの如き建物に青色をデザインした図を添付し、レンタカー等を役務として出願しており、拒絶理由に対して、青色ははレンタカーセンター、看板、車、制服、販売促進用の物や広告物に使用されると商標の記述欄を補正した。TTABはThiriftyの補正はマークを要旨変更(materially alter)するもので認められないと決定した。
The general test of whether an alteration to a trademark registration application is material is whether the mark would have to be republished after the alteration in order to fairly present the mark for purposes of opposition; if republication is required, this indicates a material alteration. To avoid material alteration, the new form must create the impression of being essentially the same mark.

16.In re Dial-A-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341, 57 USPQ2d 1807 (Fed. Cir. 2001)

“1-888-M-A-T-R-E-S-S,” とするサービスマークは一般名称(generic)ではないと判断され、他の本件出願人の登録商標によって識別力が備わっていることから、電話によるマットレス販売を一義的(unequivocally)に記述するものでもなく、単に記述的でもないと判示された。

米国商標制度 vol.1
米国商標制度 vol.2

審決取消訴訟 指定商品の類似性

判決日 平成28年2月17日
事件番号 平成27年(行ケ)第10134号
知的財産高等裁判所 ”デュアルスキャン” 

商標”デュアルスキャン/Dual Scan”(2段書き)で第9類の”脂肪計付き体重計、体塑性計付き体重計、体重計”を指定商標として登録された商標権について、引用商標を”DualScan”、指定商品を第10類”体脂肪測定器、体組成計”として無効審判を提起したが、指定商品が非類似とした審決(無効2013-890078)とされていた。

知財高裁は、審決を取消し、取引の実情を踏まえた判断とし、実際に商標が使用されている具体的な商品の使用状況、取引の実情等によっては、同一短冊*に含まれていない指定商品は類似していないという推定を及ぼすことが相当でない場合もあるというべきであると判断した。

*同一短冊とは、商標法施行規則、別表(指定商品の分類表)の小区分の業界用語です。

商標登録insideNews: Louis Vuitton Malletier SA v. My Other Bag Inc.

高級ブランドのバックメーカー、ルイビトンが商標権侵害、ダイリューション、著作権侵害で訴えた結果、ユーモアのセンスに欠けるとして敗訴したマイアザーバック(My Other Bag)事件、所謂Parody Defenseで抗弁して成功した例です。アメリカの裁判官は、ジョークも文化の一部と理解しています。日本では、吉本興業の”面白い恋人”がParodyの先例になりそうでしたが、和解してしまいました。もし日本でパロディ的な商品を出すと、まだまだ叩かれそうです。日本の裁判官のパロディの理解度の向上は、今後に期待したいところです。

(以下、投稿を抜粋)

….Louis Vuitton sued MOB for trademark infringement, trademark dilution by blurring, and copyright infringement.  The court ruled that MOB’s line of bags were protected as fair use on the basis that use of Louis Vuitton’s trademarks constituted “parody.” Parody is a defense to both trademark dilution and trademark infringement claims.  One of the relevant factors in assessing a dilution claim is whether the defendant’s use of the plaintiff’s mark creates any actual association between the defendant’s use and the plaintiff’s famous mark.  Similarly, the key factor in a trademark infringement claim is whether there is any likelihood that purchasers are likely to be misled or confused as to the source of the goods.  Because a successful parody clearly indicates to the consumer that the defendant is not connected in any way to the trademark owner, there is no association with the plaintiff’s goods and consumers are not likely to be misled or confused.  The court found that that the defendant’s use of the mark is an obvious parody because the whole point of the MOB bags is to play on the well-known “my other car …” joke by playfully suggesting the consumer’s “other bag” is a Louis Vuitton bag.

The court openly criticized Louis Vuitton by stating it is “perhaps unfamiliar with the ‘my other car’ trope.  Or maybe it just cannot take a joke.”  In any event, the court found the MOB bags are clearly a joke and meant to be taken in jest.The court also ruled that MOB’s bags are protected as fair use of Louis Vuitton’s copyrights.  “Parody, even when done for commercial gain, can be fair use.”  Further, the court found that the use of Louis Vuitton’s patterns is reasonable in relation to the purpose of the use.  MOB used enough of Louis Vuitton’s pattern, but not more than necessary to communicate the parody of Louis Vuitton’s bags.”

Louis Vuitton Malletier SA v. My Other Bag Inc., Case No. 1:14-cv-03419 (S.D.N.Y., January 8, 2016).

情報源: Louis Vuitton Loses Infringement Case and Is Criticized for Not Having a Sense of Humor – AIPLA Newsstand – Powered by Lexology

My Other Bag、Wibsiteより

This article discusses the parody defense in copyright and trademark cases and provides insight into what brand owners and legal practitioners should consider when bringing or defending potential claims.

情報源: Parody Products: When Should Brand Owners “Smile or Laugh” and When Should They Sue?