Clothed Consent Agreement (TMEP §1207.01(d)(viii)) とは何だろう

Clothed Consent Agreement on TMEP

November 2023 versionの米国商標審査基準(TMEP)の新用語として”clothed” consent ageement (着衣の同意書　或いは言葉だけの同意書)が使われており、Clothed consent ageementはnaked consent agreement (裸の同意書)の言わば対義語です。そもそも「Naked Consent」はどのようなものかというと、単に出願人若しくは登録者と引例商標の所有者の間で、非類似であることに同意しただけで、本件商標と引例商標の間に混同の可能性が存在しない理由は含まれておらず、混同を避けるための出願人と登録者との間の取り決めについても何も記載されていない同意書を言います。言い換えれば混同が生じないということを単に述べているに過ぎない同意書を指します。これに対して「Clothed Consent」は、TMEP §1207.01(d)(viii)によれば、1)当事者が商業的利益を明確に考えていること、2)勘案すれば、他の要因では混同の可能性があるものとはできず、3)同意書は当事者が混同が生じないという結論を支持するというところとなります。

Clothed consent ageementの扱い

軽視するとされている”naked” consent agreementや”thin” consent agreementとは異なり、審査段階や審判段階ではclothed consent ageementの内容を審査弁護士は重視すべきとしております。USPTOの審査弁護士の方から、拒絶理由解消の手段としてconsent agreementについて示唆するようなことはありません。また似て非なる同意書の種類として、concurrent use agreementがあります。また、商標が特定の人と関係がある場合は、その人の同意が要求されることがあります。（TMEP §§813.01(a)-(b), 1206.04(a), 1206.05.）

商標審判部の５つのファクター（TTAB five factors in Consent Agreements）

TTAB（商標審判部）は、同意契約を検討する際に考慮すべき次の要素を挙げています。

1. 当事者間に合意があるか。
2. 協定には、商品が別の貿易チャネルで輸送されることが明確に規定されていますか。
3. 両当事者は使用分野を制限することに同意しましたか。
4. 当事者は、将来どのように混乱を回避し、どのように協力するかを詳細に述べましたか。
5. 実際の混同の証拠がないまま、一定期間にわたって商取引において商標が使用されていましたか。

最後のファクターでは、実際にどれだけの期間、混同を生じさせずに使用されていたかが勘案されるため、米国の使用主義の要素が現れています。これに対して、日本のコンセント(2024.4.1導入)は将来の混同防止策を示すだけで良いとされています。

Cases relating to Consent Agreement

In re Permagrain Products, Inc., 223 USPQ 147 (TTAB 1984) 　
Consent agreement found to be “naked” because the agreement did not restrict the markets in such a way as to avoid confusion.（同意合意は混乱を避けるような方法で市場を制限していなかったために「Naked」であることが判明した）

Amalgamated Bank of New York v. Amalgamated Trust & Savings Bank, 842 F.2d 1270, 6 USPQ2d 1305 (Fed. Cir. 1988)
The Court of Appeals for the Federal Circuit has made it clear that consent agreements should be given great weight, and that the USPTO should not substitute its judgment concerning likelihood of confusion for the judgment of the real parties in interest without good reason, that is, unless the other factors clearly dictate a finding of likelihood of confusion.（連邦巡回控訴裁判所は、同意合意は非常に重視されるべきであり、USPTOは正当な理由なく、混乱の可能性に関する判断を実際の利害当事者の判断に置き換えるべきではないことを明確にしました。 ただし、他の要因が混乱の可能性を明らかに決定するものでない限り。）

In re Mastic Inc., 829 F.2d 1114, 4 USPQ2d 1292 (Fed. Cir. 1987) 　
Refusal to register affirmed even with a consent to register, where applicant had not used the mark in commerce and the consent agreement contained contradictory statements （出願人が商取引で商標を使用しておらず、同意契約に矛盾する記述が含まれている場合、登録への同意があっても登録拒否が肯定される。）

In re N.A.D., Inc. 754 F.2d 996 (Fed. Cir. 1985)
Appellant’s mark is NARKOMED; the reference marks are NARCO and NARCO MEDICAL SERVICES. The most that can be said is that appellant’s anesthesia machines and Narco Scientific’s rental and leasing services are both in the medical field. The record shows the machines to be elaborate, sizeable, complex pieces of technical apparatus of the kind which would be purchased only in consultation with an anesthesiologist or someone with equivalent technical knowledge. There would be no likelihood of confusing source merely by reason of the similarity between NARCO and NARKOMED.(控訴人の商標はNARKOMEDである。 参照マークは NARCO および NARCO MEDICAL SERVICES です。 せいぜい言えることは、控訴人の麻酔機械とナルコ・サイエンティフィックのレンタルおよびリース・サービスは両方とも医療分野にあるということである。 記録によれば、これらの機械は精巧で、大きく、複雑な、麻酔科医または同等の技術的知識を持つ者と相談してのみ購入されるような種類の技術的装置であった。 NARCO と NARKOMED の類似性だけを理由に情報源が混同される可能性はありません。)

In re 8-Brewing LLC, (TTAB Oct. 30, 2017)
The period of coexistence without confusion has been very short: barely five months, a length of time “hardly indicative that confusion is unlikely.（混乱なく共存できた期間は非常に短く、わずか 5 か月であり、「混乱が起こりそうもないことを示すものではない」期間である。）

In re Bay State Brewing Company, Inc., 117 USPQ2d 1958 (TTAB 2016)
The Board held that without a concurrent use proceeding the geographic limit would not be reflected in the trademark registration. The Board also held that adding a house mark does not obviate confusion. In addition, the parties agreed to use different trade dress, but the Board found this to be an ineffective restriction as well because both marks sought standard character format.
(審判部は、同時使用の同意がなければ地理的制限は商標登録に反映されないと判断した。 審判部はまた、ハウスマークを追加しても混乱が回避されるわけではないと判断した。さらに、両当事者は異なるトレードドレスを使用することに同意しましたが、両商標は標準的な文字形式を求めていたため、審判部はこれも効果のない制限であると判断した。)

As any good trademark practitioner knows, a “naked” consent agreement is one in which one party provides consent to the registration of another party’s mark without an explanation of why confusion is unlikely, or what the parties will do to minimize a likelihood of confusion. What, then, is the opposite of being naked? Clothed, of course.

情報源: MarkIt to Market® -The Emperor Has No…Agreement? The USPTO’s Recent Update on “Clothed” Consent Agreements | Sterne, Kessler, Goldstein & Fox P.L.L.C. – JDSupra

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