米国連邦商標法、不正競争、登録商標及び未登録商標の保護(§32, §43)

米国 連邦商標法 §32と§43の概要

1995年にランハム法(Lanham Act)43条(c)でダイリューション(希釈化:dilution)についてルールが制定され、また、連邦商標法 §43(a)によりトレードドレスについての法的救済があることは良く知られているところですが、連邦商標法 §43は実はもっと広い範囲をカバーする規定です。連邦商標法§43(a)は、虚偽広告、誤解を招く表示や原産地虚偽表示もその守備範囲としており、日本では不正競争防止法や不当景品類及び不当表示防止法の対象となる事案(例えば、優良誤認表示)も連邦商標法§43の適用対象となります。特に、日本の商標法は、登録した商標を商標法で保護し、未登録商標は主に不正競争防止法で保護するような感覚ですが、米国の連邦法では、§32が登録商標の法的保護のための規定とされ、§43が登録、未登録を問わず、広範囲に市場での不正な活動を排除して保護できるように法律が定められています。また、Trademark Cyberpiracy Prevention Act(1999)による改正で43条(d)も追加されており、ドメイン名にも手が届く規定内容となっています。

連邦登録商標の法的保護(§32)

連邦登録された商標権には、§32で法的な保護が与えられており、出所についての混同の可能性(likelihood of confusion)が存在していれば、責任を負うものとされ、侵害者に対して差し止めによる救済(Injunctive relief)が可能となりますが、損害賠償(damages)の請求には実際の混同(actual confusion)についての証拠が必要となります。商標権者に承認されていない、その使用が混乱を生ずるおそれがある態様で商品若しくは役務について販売、販売の申し出、配給、或いは宣伝する行為(§32(a))、或いはその商標を再生してラベルや包装に付する行為(§32(b))は、直接侵害或いは侵害の誘導(inducement)として責任を負います。侵害の誘導行為として、他人の商標を侵害するように誘導した者も責任があることとされ、例えば、ジェネリック医薬品製造会社が、元のカプセルに似せた色のカプセルでジェネリック薬品を販売することは侵害の誘導(或いは寄与侵害(contributory infringement))に該当すると判断されています。Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc. 456 U.S. 844, 853-54 (1982).米国の知的財産系の訴訟の1つの戦略は、有利に進めるためには先に訴訟を起こすという考え方があり、侵害訴訟が提訴されることで訴訟が始まることもあり、話し合いの途中で侵害していると指摘された側が素早く確認訴訟(declaratory judgment: DJ)を起こして商標権者側が反訴するという図式も多く見られます。侵害であることを言うためには、原告は被告の類似した商標の使用は混同の可能性をもたらすことを示す必要があり、被告の商品又は役務が原告のものと同じか、被告は原告と関連する、承認されている、支援されているなどの混同を与えるものとされます。

防御/抗弁(defense) 侵害行為として提訴された場合でも被告側にいくつかの防御/抗弁(defense)もあり得ます。連邦商標登録を侵害するとした主張に対し、防御手段としては、無効(invalidity)、独禁法違反(Antitrust Violation)、公正使用(Fair Use)、懈怠 (けたい)(Laches)、禁反言(Estoppel)、詐欺(Fraud)、権利不行使(acquiescence)などの手法があります。無効の理由としては、商標権は放棄された(abandoned)、識別力がない(not distinctive)、普通名称化した(became generic)、実体のない使用(token use)などが挙げられます。しかし商標権者が§15の不可争性(incontestability)の宣誓書(declaration)を提出している場合は、識別力がない等の無効理由は挙げられないことになります。独禁法は、米国では資本主義の生命線として非常に尊重されていて、市場の競争力を弱めてしまうような独占的な取引や取り決めを排除するように機能しています。もし商標権が不可争性を得ていても独禁法違反の場合には商標権を行使することはできないことになります。Timken Roller Bearing Co. v. United States, 341 U.S. 593 (1951)(商標登録の割り当てを基準に輸出入を制限することは独禁法違反と判示)。公正使用(Fair Use)は、著作権法では良く用いられる法理ですが、商標でも一般に記述的公正使用(descriptive fair use) と指名的公正使用*(nominative fair use)[*筆者訳]があるとされており、連邦法にも公正使用の抗弁についての規定(15 USC 1115(b)4)があります。記述的公正使用は自分の商品や役務の説明に他人の商標を使用する場合などが該当します(スローガンが商標として登録された場合でも、普通の表現や記述でその商標の使用となる場合や、”〇〇コンクール優勝の”という説明の〇〇は他人の商標の場合など)。指名的公正使用は他人の商標に関する実際の商品や役務の説明に他人の商標を使用せざるを得ない場合が該当します(全日空が運航する飛行機を”全日空機”、iPod修理専門店など)。懈怠(laches)は、権利行使のための提訴の非合理なタイミングの遅れがある場合に主張される抗弁で、連邦商標法には時効の規定(statute of limitations)がないために、非合理性な遅れと不利益(unreasonable delay plus prejudice)がある場合には連邦裁判所は懈怠(laches)か、あるいは侵害が生じた主要な場所の州法の時効規則に即した判断をします。禁反言(Estoppel)については、侵害者が権利者の言動により商標の使用を承認されたと信ずる場合に起こりうる抗弁となります。日本の商標実務であれば、禁反言は包袋禁反言(file wrapper estoppel)を指すことが多く、中間処理で類似でないと主張した場合に侵害事件で類似であると主張する場合や、一連称呼すると主張した場合に一部の商標部分について権利主張する場合があると思いますが、米国連邦法ではより広い範囲で禁反言が成立します。使用権者禁反言(licensee estoppel)という概念もありますが、ライセンス契約における不争条項を有効とするか無効とするかの争いに考慮される概念で、米国特許の場合はlicensee Estoppelは認められずに不争条項は無効となります(MedImmune LLC v. Genentech Inc.)が、米国商標では契約上有効とされています。詐欺(Fraud)については、米国連邦商標登録を維持するためには、5-6年目や9-10年目の節目で使用の宣誓(§8)と証拠を提出することになっているため、その宣誓書や使用の証拠について米国特許商標庁の審査官を誤誘導するものがあれば、防御として成立する可能性があります。また、連邦商標法の15 USC 1120は、偽又は欺瞞の登録による民事的な責任(civil liability for false or fraudulent registration)についての規定を設けています。

法的な救済手段(Remedies) 法的な救済手段(Remedies)としては、差し止めによる救済(Injunctive relief)と金銭的救済(Monetary relief)があり、前述のように、実際の混同(actual confusion)の要件の分だけ金銭的救済を認定してもらうための証拠のハードルは高くなっております。一般に、差し止めによる救済としては、差止命令(Permanent Injunction)、暫定的保全処分(Temporary restraining order)、暫定的差止命令 (preliminary injunction)がありますが、判決として出される侵害商標の使用の禁止や地域的は制限は差止命令(Permanent Injunction)であり、実際の混同についての証拠も必要がないために商標権侵害に対する救済としては典型的な救済手段となります。裁判所の命令としては、”○○とは関係ありません(not connected with)”というような権利不要求の使用(use of disclaimer)という決定もあったりします。暫定的保全処分や暫定的差止命令は、裁判の最終決定よりも早い段階で侵害行為を停止させる命令となりますが、これらの暫定的な差止命令を出させるために重要な要件は、裁判所にも依存しますが、金銭的救済だけでは回復不能な損害(irreparable harm/injury)の存在となります。また、暫定的保全処分や暫定的差止命令を裁判所に出してもらうためには、所定の担保金額を収める必要があります(Fed.R.Civ.P. 65)。金銭的救済には、損害賠償(damages)、逸失利益(lost profits)、訴訟経費(costs)があり、連邦商標法の15USC1117はこれらについて規定しています。(a)では、連邦登録商標や43(a)の未登録商標についての賠償請求として (1)被告の利益、 (2)原告が被った損害、及び(3) 訴訟費用となっていて、被告の利益の算定には原告は被告の売り上げ(sales)だけを証明すれば良く、被告は減額や費用の全ての要素を証明するものと規定されています。また、裁判所は損害賠償については実際の損害額(actual damages)の三倍を越えない程度に実際の損害額を越えた賠償を命じることもでき、被告の利益に基づく場合は裁判所は公平と思われる額に調整できるとも規定されています。また裁判所は、例外的な場合、弁護士費用を敗訴者負担にできます。無実の出版者や印刷者に対する差止による救済は未来の差し止めに限定するとする規定もあります(15 U.S. Code § 1114)。

未登録商標の法的保護(§43(a))

連邦登録の有無を問わず、或いは単なる商標の枠を超えてランハム法43(a)は、起源(origin)を誤認させる場合や虚偽の表示や説明をしている場合に、提訴できるように規定されています。ランハム法43(a)での規制対象として、虚偽広告(false advertising), 詐欺通用(passing off), 逆詐欺通用(reverse passing off), 独自の虚偽表示(sui generis false representation)のような類型があります。この不正競争分野の法律は、特許法や著作権法のような知的財産についての連邦法の分野とは異なり、連邦法優位の原則(federal preemption)の例外となっていて、連邦法の適用があると同時に州法の適用もあると解されており、州法のビジネス分野の不法行為(business torts、例えば州法の誹謗中傷(defamation)やパブリシティ権侵害(invasion of publicity)とも重なり合う領域でもあります。Steele v. Bulova Watch Co(時計をメキシコで販売)の判決にもあるように、ランハム法は米国領域外で発生した行為(extrateritorial activity)に対しても適用できるとした例もあります。

未登録商標(unregistered trademark) ランハム法の§43(a)の要件を見てみると、商品や役務、または商品の包装について、”uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof(どのような文字、用語、名前、シンボル、図形、若しくはこれらの組み合わせ)”となっていますので、連邦登録は必要ではなく、それも必ずしも著名である必要はありません。このような未登録の文字等であっても混同を生ずるおそれがあれば、侵害行為として提訴できると§43(a)では規定されています。そうなると連邦登録の意味ってどこにあるのという疑問も生じるところともなりますが、連邦登録がなければ、その未登録商標はそもそも有効なのかというところから裁判を始める必要となり、未登録商標との混同が生ずるおそれも証明する必要があって、それは仮に証明できたとしても、多分に地理的に限定されたものになります。予防的な観点からは、連邦登録は権利の存在を少なくとも全米的に知らせていることになりますので、インターネットにより州際通商活動が大きく多様化した今日では無駄な訴訟をしないために連邦登録は重要です。

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虚偽広告(false advertising)の成立要件(prima facie case) 虚偽広告は、現在では非常に適用範囲の広いものと考えられていて、原告の商標は連邦登録されている必要はありません。例えば、製品や役務の内容(Federal Exp. Corp. v. US Postal Service, 40 F. Supp. 2d 943、価格を含むクーリエサービスのFedExの2dayサービスをUSポスタルサービスのプライオリティメールと比較した広告、”世界中に配達”の文言にpuffery defenseを適用できるか否か、Wildlife Internationale, Inc. v. Clements, 591 F. Supp. 1542、”低品質の美術印刷を今日市場の美術印刷のうちの最高のもの”と称することは虚偽)、製品の人気、製品のデザイン、製品の改善、薬品の安全性、製品の効能(McNeil-P.C.C., Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co., 938 F.2d 1544 (2d Cir. 1991), “エキセドリンはタイレノールより頭痛に良く効く”)、使用の容易さ、承認(POM Wonderful LLC v. Coca-Cola Co., 134 S.Ct. 2228, 2231-32 (2014), コカ・コーラの柘榴(ざくろ)とブルーベリーのジュースは1%より少ないがFDAの承認から消費者を誤誘導するものではない。)、製品や役務のの等価性(Radio Today, Inc. v. Westwood One, Inc., 684 F. Supp. 68, 74 (S.D.N.Y.1988)、新番組”Backtrack”は古い番組”Flashback”の改良バージョンとするのは誤誘導か否か)、製品の支持、製品の製造法(The Coca-cola Company v. Tropicana Products, Inc., 690 F.2d 312, TVコマーシャルでオリンピック選手がオレンジの絞りたてをアピールするも、実際は加熱殺菌したもの)、特許による保護などの虚偽広告が過去には争われています。一般的に、虚偽広告とするための要件として、1)被告は、製品の商用広告で虚偽の告知/記述を行い、或いは事実について誤った告知/記述をした。2)その告知/記述は潜在的な顧客の実質的な部分を騙した、或いは騙すことができ、3)その欺瞞は主要部に及んで顧客の購買決定に影響を与える蓋然性があり、4)製品は州際取引にかかり、5)その告知/記述の結果は原告は損害を受け若しくは受ける蓋然性がある。となっています。特に虚偽の告知かどうかについては、その広告が文言上虚偽であるか、或いは文言上正しいか不明瞭であっても顧客を誤誘導若しくは混乱させることを要件としています。虚偽広告であるとするには、実質的な数の潜在的顧客が虚偽の或いは誤誘導の印象を受けることとする要件があり、その証明には調査による調査証拠(Survey evidence)が多用される傾向にあります。

虚偽広告の防御/抗弁(defense) 虚偽広告では、原告適格(standing)がしばしば争点として挙げられており、原告はその原告適格を証明するため、2014年に米国最高裁は、(1)その損害がランハム法で保護される”利益の領域(zone of interests)”内のものであり、(2)その損害が被告の不実表示(misrepresentation)に直接に依存すること。を示す必要があると判決で判示されています。Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., No. 12-873 (U.S. March 25, 2014) また、原告適格として競争相手である必要はないものの、一般の消費者は原告適格がないとも米国最高裁判決で判示されています。また、虚偽広告事件の原告適格の要件として、ランハム法§32の登録商標の侵害については米国通商での原告の商標の使用を要件とするが、ランハム法§43(a)の侵害については、米国通商での使用や権利の所有は要件とされない旨を判示しています。Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG 819 F.3d 697 (4th Cir. 2016) 虚偽広告の防御/抗弁としては、登録した権利に基づくものではないために、無効(validity)と使用(use)の抗弁はないものの原告適格の他に上述の§32と共通の一般的な抗弁もあり、特筆すべきものとして意見(Opinion)、称賛(Puffery)、パロディ(Parody)があります。意見は米国の法律では事実(fact)と対比されるものであり、その事実を曲げて伝えるのが虚偽ということですので、意見であれば騙す騙さないの問題とはならないと考えます。また、真実(truth)も虚偽とはならないので同じく防御/抗弁(defense)となります。称賛(Puffery)は、誇張されることで消費者目線では信じる者はないような表現や表示が該当します。Pizza Hut, Inc. v. Papa John’s Intern., 80 F. Supp. 2d 600 (N.D. Tex. 2000), スローガン “Better Ingredients, Better Pizza,” は単なる称賛(mere puffery)と判断されています。米国ではパロディ(Parody)を社会的な嗜好の1つのように扱っているところがあり、虚偽広告に対してパロディによる反論も可能です。Schieffelin & Co. v. Jack Co. of Boca, Inc., 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994) ドンペリポップコーンはパロディと主張しましたが、十分でないとして認められませんでした。” パロディとして認定するためには、パロディは同時に反駁する2つのメッセージを伝えなければならない。1つはオリジナルで、もう1つはオリジナルではなくそれがパロディだということ。” Cliffs Notes v. Bantam Doubleday Dell Pub. Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir.1989)と判断した事件があります。

詐欺通用(passing off) 詐欺通用はpassing-off或いはpalming-offとも呼ばれる行為で、”自分で作った商品に他人の商標を付与して販売する”行為を言います。詐欺通用の成立要件は、ランハム法43(a)では記載されていないものの、1)問題となる商品若しくは役務の出所若しくは起源について虚偽若しくは誤誘導させる表示、2)このような虚偽若しくは誤誘導させる表示の結果、商品若しくは役務の出所若しくは起源について公の混同や欺瞞の蓋然性があり、3)問題となる商品若しくは役務は州際取引で使用される。典型的な詐欺通用は、類似の商品に同一若しくは類似の商標や誤誘導となる商号等を付与する行為(著名商標に対する周知表示混同惹起行為を含む。)とされますが、例えば比較広告で競合する商品名を挙げて関連があるように見せかけて消費者を惑わせるのも詐欺通用の一例とされます。また、黙示の詐欺通用(implied passing off)と呼ばれる概念もあり、例えば競争相手の製品の販促品や試供品、写真などを使用して競争相手の製品と見せかけて製品を売る行為が該当します。

逆詐欺通用(reverse passing off) 逆詐欺通用はreverse passing-off或いはreverse palming-offとも呼ばれる行為で、”他人が作った製品を承認なく再販売する前に、元の商標を取り除く或いは消す”行為を言います。逆詐欺通用の成立要件は、詐欺通用と同様に、ランハム法43(a)では記載されていないものの、1)問題となる商品若しくは役務から原告の商号若しくは商標を代替し若しくは除去する、2)このような代替若しくは除去の結果、商品若しくは役務の出所若しくは起源について公の混同や欺瞞の蓋然性があり、3)問題となる商品若しくは役務は州際取引で使用される。典型的な逆詐欺通用の行為は、原告の商標を承認なく剥し或いは消して、被告の商標を付与して商品等を再販する行為です。例えば、Roho, Inc. v. Marquis, 717 F. Supp. 1172 (被告はマットから原告の特許、商標等を消してマットを販売)、Matsushita Electric Corp. v. Solar Sound Systems, Inc., 381 F. Supp. 64 (被告は原告のラジオ製品から商標等を削除して被告のプレートを付与し、部品の一部を交換して再販)

独自の虚偽表示(sui generis false representation) 全ての不正な商業上の干渉行為を提訴可能とするものではありませんが、誤解させる表示や起源を虚偽表示させるものに由来するような不正行為はランハム法43(a)で提訴可能と考えられています。そっくりさんや物真似などの概念も不正行為に通じることがあります。(Allen v. National Video, Inc., 610 F. Supp. 612 (S.D.N.Y. 1985), 著名な映画監督アレン氏に似せた人物がVIPメンバーカードを持つ広告を使用)人物だけではなく、ドラマ、映画の登場人物や、漫画の主人公や有名は動物なども可能性があります。芸能人やスポーツ選手などの著名人の場合は、人物の真似だけではなく、写真や人物名だけでも不正な商業上の干渉行為となる可能性があります。Smith v. Montoro 648 F.2d 602(映画でスミス名は消され、クレジットでは他人の名前に置き換えられた)

法的な救済手段(Remedies) 法的な救済手段(Remedies)としては、連邦登録商標の法的救済(§32)と同様に、差し止めによる救済(Injunctive relief)と金銭的救済(Monetary relief)があり、差し止めによる救済には、差止命令(Permanent Injunction)、暫定的保全処分(Temporary restraining order)、暫定的差止命令 (preliminary injunction)があります。ここでも差し止めによる救済(Injunctive relief)を得るためには、金銭的救済だけでは回復不能な損害(irreparable harm/injury)の存在が鍵となります。また、ランハム法43(a)の金銭的救済としては、連邦登録商標の法的救済(§32)と同様に、連邦商標法(15 U.S. Code § 1117)に、その条項があり、損害賠償(damages)、逸失利益(lost profits)、訴訟経費(costs)による救済が可能です。損害賠償(damages)や逸失利益(lost profits)を受けるためには、一般に実際の損害(actual injury)を示すことが要求されます。金銭的救済の一形態として、合理的な使用権料(reasonable royalty)を損害額とするケースもあります。他人の登録商標”Thirst-aid”をスローガンに使用したとして、下級審では24Mドル(侵害時期の売り上げの10%)を賠償額としたケースは、侵害者の不当利得(unjust enrichment)と商標権者の利益(interests)によって減額されるべきと判断したケースもあります。Sands, Taylor & Wood Company, Plaintiff-appellee, v. the Quaker Oats Company, Defendant-appellant, 978 F.2d 947 (7th Cir. 1992) 特許侵害で利用される合理的な使用権料の算出方法として、Georgia-Pacific factor(Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp.1116 (S.D.N.Y. 1970))というものがあり、Georgia-Pacific factorの要素を検討することで商標権侵害についても合理的な使用権料の計算が行われることがあります。

United States Court of Appeals for the Second Circuit

トレードドレスの法的保護(§43(a))

連邦商標法で特にトレードドレス(Trade Dress)について直接定義を設けている訳ではないのですが、米国での多くの判例がトレードドレスの存在を肯定し、またトレードドレスに含まれると思われるものについての連邦登録も可能です。逆に定義がないためにトレードドレスとして数多くの類型があり、定義がそれほど明確ではないものを連邦商標法§43(a)は登録商標と並行して保護しており、この点で日本の立法とは大きく異なっているように思います。日本の不正競争防止法は、何が不正競争行為というところから始まっているので、米国の方が不正競争について柔軟に対応できるでしょう。トレードドレスは、元来、製品の包装やラベルというところから始まり、色、レストランや商業施設の装飾、製品自体のデザイン、雑誌や本の装幀なども含まれると解されています。判例からは、トレードドレスは製品の全体的な印象若しくは全体の外観であって、大きさ、形状,色や色の組み合わせ,質感、画像、さらには或る販売技法のような特徴を含む(trade dress as a product’s “total image” or “overall appearance” and “may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics or even certain sales techniques.” John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 771 F.2d 966, 980 (11th Cir. 1983))と判示した例があります。包装やラベル、雑誌や本の装幀などは著作権での保護対象ともなり、法的救済を求める場合に連邦商標法と共に著作権法での提訴も可能です。また、ランハム法での法的救済は、連邦法と州法の共同管轄(concurrent jurisdiction)となっていて、連邦裁判所と州裁判所のどちらでも提訴可能です。トレードドレスを連邦登録する際には、審査官は(1) 機能性(functionality)と (2) 識別性(distinctiveness)を考慮する必要があります(TMEP 1202.02)。

保護対象となるトレードドレス
連邦商標法の§43(a)(3)は、原告は,保護すべきトレードドレスが「機能的でない(not functional)」ことを立証する責任を負うと規定しています。この非機能性(non-functionality)の要件に加えて、未登録商標のトレードドレスの侵害では、(1)保護すべきトレードドレスが本来的な識別力(inherently distinctive)を有するか、2次的意味(secondary meaning)を獲得しており、(2)混同の蓋然性(likelihood of confusion)があることを証明する必要があります。要件(1)はトレードドレスが連邦登録を受けるための要件でもあり、連邦登録を受けていれば商標権者・原告の挙証責任は要件(1)の証明を不要とする分だけ提訴しやすくなります。本来的な識別力は、獲得した識別力が得られる以前に既に自他商品を識別する力があることを意味していますが、色のトレードドレス及び製品自体のデザインのトレードドレスについては、本来的な識別力が存在するということないと判示されており、色のトレードドレス及び製品自体のデザイン(product design)のトレードドレスについては獲得した識別力を証明する必要があります(製品デザイン(Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 212 (2000))、色のトレードドレス(Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159 (1995)))。製品の包装(package)と店舗の装飾については、2次的意味の獲得についての証明を要せずに本来的な識別力が存在する可能性があり、もし本来的な識別力がなければ2次的意味の獲得を証明すれば良いとされています(店舗の装飾(Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 776 (1992)))。なお、2次的意味と獲得した識別力は同義で用いられているものと思います。

Palm Springs
トレードドレスの連邦登録要件 (registable TD) USPTO 未登録トレードドレスの侵害成立要件 (protectable TD) US Courts
本来的な識別力 (inherent distinctiveness) あれば登録可能(製品の包装と店舗の装飾)Seabrook factors 本来的な識別力か2次的意味/獲得した識別力のどちらかが必要  ●
2次的意味 (secondary meaning)/ 獲得した識別力 (acquired distinctiveness) 本来的な識別力がなくとも2次的意味/獲得した識別力があれば登録可能
非機能性 (non-functionality) 考慮されます。(TMEP 1202.02(a))Morton-Norwich factors 原告に挙証責任 §43(a)(3)
混同の蓋然性 (likelihood of confusion) 原告に挙証責任 ●

●は消費者調査(獲得した識別力の有無、混同の有無)が使用される可能性あり。

USPTOでトレードドレスの登録をする際に審査される機能性(functionality)のテストでは、Morton-Norwich factors(In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1340-1341, 213 USPQ 9, 15-16 (C.C.P.A. 1982).)と呼ばれる要素が試されることになります。Morton-Norwich factorsは、(1)登録を求められたデザインの実用の利点を開示する実用の特許の存在、(2)出願人によりデザインの実用的な利点を強調する宣伝、(3)代替デザインの入手可能性についての事実、(4)デザインが比較的簡素若しくは安価な製造方法による結果かどうかについての事実、とされていて、これらに該当するか否かで判断されます。また、USPTOで製品の包装と店舗の装飾についてのトレードドレスの登録をする際に、本来的な識別力の存在については、Seabrook factors (Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342, 1344, 196 USPQ 289, 291 (C.C.P.A. 1977))を用いて審査されます。

未登録トレードドレスについては、上の表にも示すように、非機能性(non-functionality)と混同の蓋然性(likelihood of confusion)について原告が挙証責任があるものとされ、それぞれ争点とされる場合には、各裁判所(主に連邦裁判所)は独自の機能性についてのtestや混同の蓋然性についてのtestを当て嵌めて、争点について判断します。連邦商標法の§43でのどのような要因で混同の蓋然性を成立させるということには規定はなく、各巡回裁判所独自の決定となりますが、一般には(1) 問題となっているトレードドレスの特徴の類似点、(2) トレードドレスが使用される商品の類似点、(3) 顧客の習熟度、(4)トレードドレスの強さ などについて検討が行われます。また、機能性の問題も最も重要な争点として争われることがあり、「物品の使用又は目的に不可欠であるかどうか、又は物品のコスト又は品質に影響を与えるかどうか」というTrafFix 最高裁判決(TrafFix Devices v. Marketing Displays,121 S. Ct. 1255 (2001))を用いて機能性を判断した判例(Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et. Al.,(Fed. Cir. 2015))もあります。獲得した2次的意味については、Converse, Inc. v. International Trade Commission,(Fed. Cir. 2018)では、連邦登録によって2次的意味は認められるが、それは登録時から後についてであり、侵害が登録前に発生している場合は、商標権者は登録前に2次的意味を得ていたことを証明する必要があるとし、その獲得した2次的意味があるかないかのテストとして、(1)実際の購入者による或る出所とトレードドレスの関連(典型的には顧客調査により測られる)、(2)使用の期間、頻度、及び排他性、(3)広告の量と方法、(4)販売量と顧客の数、(5)故意の模倣、(6)商標を使用する製品についての勧誘のないマスコミ報道を用いて判断しています。

トレードドレスの防御/抗弁(defense) 未登録のトレードドレスの侵害については、本来的な識別力/獲得した識別力、非機能性、混同の蓋然性の3つの要件を証明することになり、被告側としてはこれらの要件が成立しないように抗弁することになります。非機能性の要件については、原告が特許を有することが機能的であるとの証拠になり易く、原告がその製品について保有する特許を特定したりすることもあります。本来的な識別力/獲得した識別力と混同の蓋然性の要件に対しては、しばしば調査証拠(survey evidence)が使用されることがあり、消費者調査なども利用されます。訴訟で調査が利用される分野として最も多いのが知的財産権分野で、特に商標の2次的意味とトレードドレスの争点に関して利用されることが多いというデータもあります。調査証拠は、油断すると連邦証拠法の伝聞証拠(hearsay)に陥る可能性もあり、専門家に雇って争点に関してどのような設問とするかを慎重に選ぶ必要があります。トレードドレスの特有の抗弁として著名ブランド(brand name)というものがあり、問題とされるトレードドレスの中に著名なブランドを認識させる文字やロゴがあれば混同が発生する可能性はなくなるという論理となります。これら抗弁に加えて、懈怠(laches)や公正使用(fair use)の抗弁もあります。

トレードドレスの法的救済(remedies) トレードドレスの法的救済としては、通常の商標の侵害事件と同じであって、差し止めでの救済(injunctive relief)、金銭的救済(monetary relief)、例外的は弁護士費用(attorney’s fee)、侵害資材等の没収(impoundment of infringing materials)の各救済を受けることが可能です。

連邦希釈化防止法§43(c)

希釈化は簡単にはブランドとして認識される力が弱まってい行くことを意味しています。連邦商標法では、1996年に§43(c)が追加されて、それまで州法止まりであったルールが連邦レベルでのルールに改正されています。どのような行為が希釈化とされるかについては、(c)項のタイトルにも挙げられているように、典型的には2つの類型があり、1つは不鮮明化による希釈化(dilution by blurring)ともう1つは毀損による希釈化(dilution by tarnishment)です。東京では、頻繁に見受けられる”マリカー”ですが、現在はdisclaimerとして”任天堂とは無関係”の文字を大きくウイング部分に表示して営業しています。和解が未だないことを前提にながらもし同じことを米国で行った場合は、任天堂が観光客相手に商売を始めたとも受け取られ兼ねないため、その営業行為は連邦希釈化防止法違反として訴因の1カウントにできると推測されます。また、面ファスナーで有名なベロクロもあまりにも有名で、普通名称化(genericide)し易いことから、たびたび商標であるとのキャンペーンを行ったりしています。毀損による希釈化行為としては、低品質の製品に似たような商標を表示する場合や、有名商標を模した表示を成人向けサイトや製品に使用する場合などがあります。原告としては必ずしも連邦商標登録は必要ではなく、未登録商標でも有名であれば提訴が可能です。2006年10月6日の改正法では、§45に存在していた”dilution”の定義が削除されています。

米国法での希釈化 日本法での不正競争行為
不鮮明化による希釈化(dilution by blurring)  [有名商標の識別性を害する] 周知表示混同惹起行為(不競法2条1項1号)、著名表示冒用行為(不競法2条1項2号)、商品形態模倣行為(不競法2条1項3号)

所謂フリーライド、ダイリューション

毀損による希釈化 (dilution by tarnishment)  [有名商標の評判を害する] 著名表示冒用行為(不競法2条1項2号)、競争者営業誹謗行為(不競法2条1項15号)

所謂ポリューション

希釈化行為の成立要件 希釈化の要件としては、先ず対象となる商標が有名(famous)であることが求められており、商標の所有者の商品や役務の出所として米国内で広く一般消費者に認識されていることが、商標は有名とされる条件になります。その認識の度合いには、実際の混同や混同の蓋然性、競争、或いは実際の経済的な損害の有無には関係しないと規定されています。§43(c)では、有名か否かの認識の度合いを決定する場合の要因として、1)商標を広告し若しくは公にされた期間や広がり、地理的な範囲、そして広告或いは公にする行為が商標権者か或いは第3者によるものかどうか、2)その商標が付された商品若しくは役務の販売の数量、地理的範囲、3)商標の実際の認識の程度、4)商標が1881年2月の法律、1905年2月20日の法律、若しくは主登録簿に登録されているかどうか の4つのファクターが挙げられています。また、不鮮明化による希釈化(Dilution by blurring)は、有名商標の識別性を害する、商標若しくは商号と有名商標の間の類似性に起因する関係であり、商標若しくは商号が不鮮明化による希釈化に因果関係があるか否かを決定する場合には、裁判所は次の要因を含むすべての関連する要因を考慮する[§43(c)(2)(B)]。これらの要因は i)商標若しくは商号と有名商標の間の類似性の程度、ii)有名商標の本来的若しくは獲得した識別性の程度、iii)有名商標の所有者がその商標の実質的な排他的使用をした程度、iv)有名商標の認識の度合い、v)商標若しくは商号の使用者が有名商標との関連性を作ろうとしたか否か、vi)商標若しくは商号と有名商標の間の実際の関連性 となります。一方、毀損による希釈化(dilution by tarnishment)は、有名商標の評判を害する、商標若しくは商号と有名商標の間の類似性に起因する関係とされています[§43(c)(2)(C)]。

除外理由(Exclusion) 希釈化行為に対して次のような場合では訴追すべきではないとする例が挙げられています。A)他人による著名商標の、その者の商品若しくは役務の出所表示以外の、記述的公正使用(descriptive fair use) と指名的公正使用(nominative fair use)を含む公正使用(Fair Use)若しくはそのような公正使用の援助(*例えばインターネットプロバイダーが該当)であって、i)消費者が商品や役務を比較すことができる広告や販促行為、或いはii)著名商標所有者又は著名商標所有者の商品若しくは役務のパロディ、批判、意見をする行為、B)あらゆる形式の報道やニュースでの意見、C)商標の非商業的使用 の各行為は希釈化行為としては提訴できないと規定されています。

トレードドレスの場合の挙証責任(Burden of proof) 主登録されていないドレードドレスの希釈化事件では、ドレードドレスの保護を主張する者に挙証責任があり、そのトレードドレスが全体として、機能的ではなく、且つ有名であり、もし保護すべきトレードドレスに主登録された商標が含まれる場合には、そのような登録された商標の名声を離れて登録されていない事項が有名であることを証明する必要があります。

追加できる法的救済(Additional remedies) この希釈化行為に対する救済について、有名商標の所有者は、先に説明した15USC §1116(Lanham Act§32)に記載された差し止めによる救済(Injunctive relief)を受けることができると規定されています[§43(c)(5)]。また、有名商標の所有者は、次の条件に従って15USC §1117(a)(Lanham Act§43(a))と15USC §1118(Lanham Act§44)の法的救済を受けることができる。その条件とは裁判所の裁量と衡平法の原則に従い、もし不鮮明化による希釈化或いは毀損による希釈化を生じさせようとする商標若しくは商号が、差し止め請求を行う対象の者によって2006年10月6日よりも後に最初に取引に使用され、且つ不鮮明化による希釈化においては、差し止め対象者が有名商標の識別性の上に取引をする悪意がある場合、又は毀損による希釈化においては、差し止め対象者が有名商標の評判を害する悪意がある場合にLanham Act§43(a)とLanham Act§44の救済を受けることができます。

有効な登録の所有権による抗弁(Ownership of valid registration a complete bar to action)と適用免除条項(Savings clause) 商標が1881年2月の法律、1905年2月20日の法律、若しくは主登録簿に有効に登録されている者の所有権は、次に場合に、その者に対する完全な抗弁となります。その条件は、コモンロー若しくは州法に基づく提訴であって、且つ不鮮明化による希釈化或いは毀損による希釈化を防止を求めて提訴する場合、又は商標、ラベル、若しくは広告の形式についての識別性若しくは評判についての実際若しくは蓋然性のある損害や危害を主張して提訴する場合、その者に対する完全な抗弁となり得ます。また、本項のいかなる条項も、米国の特許法の適用性を損なう、修正する、またはそれに優先するものと解釈されるものではありません。

サイバーパイラシー防止法(Cyberpiracy Prevention Act) §43条(d)

サイバーパイラシー防止法(サイバー海賊防止法)は、1999年に商標法を改正して施行された連邦法であり、商標の所有者がドメイン名所有権をサイバースクワッター(cybersquatter:ドメイン占拠者)から商標所有者に移転させる裁判所命令を得られるように規定されています。サイバーパイラシー防止法では、ドメイン名の保護のため商標法§32と§45も修正されています。ドメイン名はその取得に費用がそれほどかからない場合でも、著名ブランドのドメインを取得したサイバースクワッターから高額な買取価格を要求されたり、有名商標と同じドメイン名がアダルトコンテンツサイトにされたりする事例があり、例えば著名人ではない第3者が著名人になりすまして、その著名人と同じか略称、或いはそれを連想させるドメイン名のURLでホームページを開設したり運営するようなケースも考えられます。規定内容によると、個人名として保護される商標を含む商標の所有者は、その商標からの利益を得ようとする悪意があり、且つドメイン名が、そのドメイン名の登録時に識別力があった場合にはその商標と同一若しくは類似であり、そのドメイン名の登録時に有名であった場合にはその有名商標と同一若しくは類似又はその商標を希釈化し、或いはドメイン名が18USC§706(赤十字)若しくは36USC§220506(オリンピック委員会)の故に保護される商標、語若しくは名前である場合、そのドメイン名を登録し、流通させ、若しくは使用することは、その所有者の商品や役務に拘わらず、民事手続でその者の責任を負わせられると規定されています。悪意の有無についての判断に裁判所が考慮すべき要因も例示列挙されており[§43(d)(1)(B)]、(I)そのドメイン名に、もしあれば、当事者の商標若しくはその他の知的財産権、(II)ドメイン名が当事者の氏名若しくはその者を示すのに一般的に使用されている名前を構成する程度、(III)商標若しくは役務の真正な申出に関連するドメイン名の当事者の従前の使用、(IV)そのドメイン名でアクセスできるサイト内の商標の真正な非商業的使用若しくは公正使用、(V)サイトの出所、提供、提携、若しくは推奨について混同の蓋然性を作り出すことで、商業的利益若しくは商標を毀損若しくは価値を下げる目的で、その商標に代表される業務上の信用を損ね得るドメイン名でアクセスできるサイトへ消費者を商標所有者のオンラインの場所から転向させる当事者の意図、(VI)商品若しくは役務の真正な申出においてドメイン名を使用若しくは使用する意図もなく、金銭的利益のために商標の所有者若しくは第3者にドメイン名を移転、売却、或いはその他の譲渡する申出、又は当事者のそのような行動パターンを示す過去の行動、(VII)ドメイン名の登録を申請した際に主要で誤解させる偽の連絡先情報についての当事者の提供、正確な連絡先情報を維持することの当事者の意図的な欠如、或いは当事者のそのような行動パターンを示す過去の行動、(VIII)他人の商標若しくは役務についての考慮なく、ドメイン名の登録時に識別性を有しその他人の商標と同一若しくは類似であること、或いはそのドメイン名の登録時に有名である有名商標を希釈化することを当事者が知る複数のドメイン名を当事者が登録若しくは取得すること、(IX)当事者のドメイン名の登録に内在する商標が識別性を有し、又は本条(c)項(dilution)の意味の上で識別性を有しないが有名である度合い。その当事者がドメイン名の使用は公正使用若しくは適法であると信じ、若しくはその合理性のある理由があると決定した場合には、本項(A)の悪意はあるものとすることはできないと規定されています[§43(d)(1)(B)(ii)]。

ドメイン名の登録、流通、若しくは使用に関わる民事訴訟において、裁判所はドメイン名の没収、無効、若しくは商標の所有者への移転を命ずることができます[§43(d)(1)(C)]。
また、当事者がドメイン名の登録者若しくは登録者の正規のライセンシーである場合に限り、その当事者はドメイン名の使用について法的な責任を負うものと規定されています[§43(d)(1)(D)]。“traffics in” の用語は、これに限定されるものではないが、販売、購入、借用、担保設定、ライセンス、為替、その他の約因の移転、約因の交換の受領を含む取引に言及する[§43(d)(1)(E)]。また、商標権者は、ドメイン名に対する対物的民事訴訟(in rem civil action against a domain name)を提起することができます。裁判所にドメイン名の紛争を持ち込む前に、UDRP(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy:統一ドメイン名紛争処理方針)のよる紛争解決方法があり、その決定では、悪意がなければドメイン名登録の移転および取消がなされないことになっています。しかし、一旦善意と判断された後に、競合するようなサイトに内容を変更して金銭を請求する場合では、裁判所が損害を認めた事例もあります(Newport News Holdings Corp. v. Virtual City Vision, Inc., 4th Cir. Apr. 18, 2011) 。 

15 U.S. Code § 1125. False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

15 U.S. Code § 1125 (Lanham Act sec. 43)

(a) Civil action
(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—
(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or
(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities,
shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.
(2) As used in this subsection, the term “any person” includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.
(3) In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

(b) Importation
Any goods marked or labeled in contravention of the provisions of this section shall not be imported into the United States or admitted to entry at any customhouse of the United States. The owner, importer, or consignee of goods refused entry at any customhouse under this section may have any recourse by protest or appeal that is given under the customs revenue laws or may have the remedy given by this chapter in cases involving goods refused entry or seized.

(c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment
(1) Injunctive relief
Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

(2) Definitions
(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:
(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.
(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.
(iii) The extent of actual recognition of the mark.
(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.
(B) For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:
(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
(iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
(iv) The degree of recognition of the famous mark.
(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.
(C) For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

(3) Exclusions The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:
(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with—
(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or
(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.
(B) All forms of news reporting and news commentary.
(C) Any noncommercial use of a mark.

(4) Burden of proof In a civil action for trade dress dilution under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that—
(A) the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional and is famous; and
(B) if the claimed trade dress includes any mark or marks registered on the principal register, the unregistered matter, taken as a whole, is famous separate and apart from any fame of such registered marks.

(5) Additional remedies In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled to injunctive relief as set forth in section 1116 of this title. The owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity if—
(A) the mark or trade name that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment was first used in commerce by the person against whom the injunction is sought after October 6, 2006; and
(B) in a claim arising under this subsection—
(i) by reason of dilution by blurring, the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the recognition of the famous mark; or
(ii) by reason of dilution by tarnishment, the person against whom the injunction is sought willfully intended to harm the reputation of the famous mark.

(6) Ownership of valid registration a complete bar to action The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register under this chapter shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that—
(A) is brought by another person under the common law or a statute of a State; and
(B)
(i) seeks to prevent dilution by blurring or dilution by tarnishment; or
(ii) asserts any claim of actual or likely damage or harm to the distinctiveness or reputation of a mark, label, or form of advertisement.

(7) Savings clause
Nothing in this subsection shall be construed to impair, modify, or supersede the applicability of the patent laws of the United States.

(d) Cyberpiracy prevention
(1)
(A) A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person—
(i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and
(ii) registers, traffics in, or uses a domain name that—
(I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;
(II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or
(III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18 or section 220506 of title 36.
(B)
(i) In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to—
(I) the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;
(II) the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;
(III) the person’s prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;
(IV) the person’s bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;
(V) the person’s intent to divert consumers from the mark owner’s online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;
(VI) the person’s offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person’s prior conduct indicating a pattern of such conduct;
(VII) the person’s provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person’s intentional failure to maintain accurate contact information, or the person’s prior conduct indicating a pattern of such conduct;
(VIII) the person’s registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and
(IX) the extent to which the mark incorporated in the person’s domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c).
(ii) Bad faith intent described under subparagraph (A) shall not be found in any case in which the court determines that the person believed and had reasonable grounds to believe that the use of the domain name was a fair use or otherwise lawful.
(C) In any civil action involving the registration, trafficking, or use of a domain name under this paragraph, a court may order the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark.
(D) A person shall be liable for using a domain name under subparagraph (A) only if that person is the domain name registrant or that registrant’s authorized licensee.
(E) As used in this paragraph, the term “traffics in” refers to transactions that include, but are not limited to, sales, purchases, loans, pledges, licenses, exchanges of currency, and any other transfer for consideration or receipt in exchange for consideration.

(2)
(A) The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located if—
(i) the domain name violates any right of the owner of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or protected under subsection (a) or (c); and
(ii) the court finds that the owner—
(I) is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1); or
(II) through due diligence was not able to find a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1) by—
(aa) sending a notice of the alleged violation and intent to proceed under this paragraph to the registrant of the domain name at the postal and e-mail address provided by the registrant to the registrar; and
(bb) publishing notice of the action as the court may direct promptly after filing the action.
(B) The actions under subparagraph (A)(ii) shall constitute service of process.
(C) In an in rem action under this paragraph, a domain name shall be deemed to have its situs in the judicial district in which—
(i) the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located; or
(ii) documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name are deposited with the court.
(D)
(i) The remedies in an in rem action under this paragraph shall be limited to a court order for the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark. Upon receipt of written notification of a filed, stamped copy of a complaint filed by the owner of a mark in a United States district court under this paragraph, the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority shall—
(I) expeditiously deposit with the court documents sufficient to establish the court’s control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name to the court; and
(II) not transfer, suspend, or otherwise modify the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court.
(ii) The domain name registrar or registry or other domain name authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this paragraph except in the case of bad faith or reckless disregard, which includes a willful failure to comply with any such court order.

(3) The civil action established under paragraph (1) and the in rem action established under paragraph (2), and any remedy available under either such action, shall be in addition to any other civil action or remedy otherwise applicable.

(4) The in rem jurisdiction established under paragraph (2) shall be in addition to any other jurisdiction that otherwise exists, whether in rem or in personam.

15 U.S. Code § 1114. Remedies, Infringement; Innocent Infringement by Printers and Publishers

15 U.S. Code § 1114 (Lanham Act sec. 32)

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant—

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive,

shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

As used in this paragraph, the term “any person” includes the United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, or other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. The United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(2) Notwithstanding any other provision of this chapter, the remedies given to the owner of a right infringed under this chapter or to a person bringing an action under section 1125(a) or (d) of this title shall be limited as follows:

(A) Where an infringer or violator is engaged solely in the business of printing the mark or violating matter for others and establishes that he or she was an innocent infringer or innocent violator, the owner of the right infringed or person bringing the action under section 1125(a) of this title shall be entitled as against such infringer or violator only to an injunction against future printing.

(B) Where the infringement or violation complained of is contained in or is part of paid advertising matter in a newspaper, magazine, or other similar periodical or in an electronic communication as defined in section 2510(12) of title 18, the remedies of the owner of the right infringed or person bringing the action under section 1125(a) of this title as against the publisher or distributor of such newspaper, magazine, or other similar periodical or electronic communication shall be limited to an injunction against the presentation of such advertising matter in future issues of such newspapers, magazines, or other similar periodicals or in future transmissions of such electronic communications. The limitations of this subparagraph shall apply only to innocent infringers and innocent violators.

(C) Injunctive relief shall not be available to the owner of the right infringed or person bringing the action under section 1125(a) of this title with respect to an issue of a newspaper, magazine, or other similar periodical or an electronic communication containing infringing matter or violating matter where restraining the dissemination of such infringing matter or violating matter in any particular issue of such periodical or in an electronic communication would delay the delivery of such issue or transmission of such electronic communication after the regular time for such delivery or transmission, and such delay would be due to the method by which publication and distribution of such periodical or transmission of such electronic communication is customarily conducted in accordance with sound business practice, and not due to any method or device adopted to evade this section or to prevent or delay the issuance of an injunction or restraining order with respect to such infringing matter or violating matter.

(D)

(i)

(I) A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority that takes any action described under clause (ii) affecting a domain name shall not be liable for monetary relief or, except as provided in subclause (II), for injunctive relief, to any person for such action, regardless of whether the domain name is finally determined to infringe or dilute the mark.

(II) A domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority described in subclause (I) may be subject to injunctive relief only if such registrar, registry, or other registration authority has—

(aa) not expeditiously deposited with a court, in which an action has been filed regarding the disposition of the domain name, documents sufficient for the court to establish the court’s control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name;

(bb) transferred, suspended, or otherwise modified the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court; or

(cc) willfully failed to comply with any such court order.

(ii) An action referred to under clause (i)(I) is any action of refusing to register, removing from registration, transferring, temporarily disabling, or permanently canceling a domain name—

(I) in compliance with a court order under section 1125(d) of this title; or

(II) in the implementation of a reasonable policy by such registrar, registry, or authority prohibiting the registration of a domain name that is identical to, confusingly similar to, or dilutive of another’s mark.

(iii) A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority shall not be liable for damages under this section for the registration or maintenance of a domain name for another absent a showing of bad faith intent to profit from such registration or maintenance of the domain name.

(iv) If a registrar, registry, or other registration authority takes an action described under clause (ii) based on a knowing and material misrepresentation by any other person that a domain name is identical to, confusingly similar to, or dilutive of a mark, the person making the knowing and material misrepresentation shall be liable for any damages, including costs and attorney’s fees, incurred by the domain name registrant as a result of such action. The court may also grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or the transfer of the domain name to the domain name registrant.

(v) A domain name registrant whose domain name has been suspended, disabled, or transferred under a policy described under clause (ii)(II) may, upon notice to the mark owner, file a civil action to establish that the registration or use of the domain name by such registrant is not unlawful under this chapter. The court may grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or transfer of the domain name to the domain name registrant.

(E) As used in this paragraph—

(i) the term “violator” means a person who violates section 1125(a) of this title; and

(ii) the term “violating matter” means matter that is the subject of a violation under section 1125(a) of this title.

(3)

(A) Any person who engages in the conduct described in paragraph (11) of section 110 of title 17 and who complies with the requirements set forth in that paragraph is not liable on account of such conduct for a violation of any right under this chapter. This subparagraph does not preclude liability, nor shall it be construed to restrict the defenses or limitations on rights granted under this chapter, of a person for conduct not described in paragraph (11) of section 110 of title 17, even if that person also engages in conduct described in paragraph (11) of section 110 of such title.

(B) A manufacturer, licensee, or licensor of technology that enables the making of limited portions of audio or video content of a motion picture imperceptible as described in subparagraph (A) is not liable on account of such manufacture or license for a violation of any right under this chapter, if such manufacturer, licensee, or licensor ensures that the technology provides a clear and conspicuous notice at the beginning of each performance that the performance of the motion picture is altered from the performance intended by the director or copyright holder of the motion picture. The limitations on liability in subparagraph (A) and this subparagraph shall not apply to a manufacturer, licensee, or licensor of technology that fails to comply with this paragraph.

(C) The requirement under subparagraph (B) to provide notice shall apply only with respect to technology manufactured after the end of the 180-day period beginning on April 27, 2005.

(D) Any failure by a manufacturer, licensee, or licensor of technology to qualify for the exemption under subparagraphs (A) and (B) shall not be construed to create an inference that any such party that engages in conduct described in paragraph (11) of section 110 of title 17 is liable for trademark infringement by reason of such conduct.

15 U.S. Code § 1116. Injunctive relief

15 U.S. Code § 1116 (Lanham Act sec. 34)

(a) Jurisdiction; service
The several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this chapter shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office or to prevent a violation under subsection (a), (c), or (d) of section 1125 of this title. Any such injunction may include a provision directing the defendant to file with the court and serve on the plaintiff within thirty days after the service on the defendant of such injunction, or such extended period as the court may direct, a report in writing under oath setting forth in detail the manner and form in which the defendant has complied with the injunction. Any such injunction granted upon hearing, after notice to the defendant, by any district court of the United States, may be served on the parties against whom such injunction is granted anywhere in the United States where they may be found, and shall be operative and may be enforced by proceedings to punish for contempt, or otherwise, by the court by which such injunction was granted, or by any other United States district court in whose jurisdiction the defendant may be found.

(b) Transfer of certified copies of court papers
The said courts shall have jurisdiction to enforce said injunction, as provided in this chapter, as fully as if the injunction had been granted by the district court in which it is sought to be enforced. The clerk of the court or judge granting the injunction shall, when required to do so by the court before which application to enforce said injunction is made, transfer without delay to said court a certified copy of all papers on file in his office upon which said injunction was granted.

(c) Notice to Director
It shall be the duty of the clerks of such courts within one month after the filing of any action, suit, or proceeding involving a mark registered under the provisions of this chapter to give notice thereof in writing to the Director setting forth in order so far as known the names and addresses of the litigants and the designating number or numbers of the registration or registrations upon which the action, suit, or proceeding has been brought, and in the event any other registration be subsequently included in the action, suit, or proceeding by amendment, answer, or other pleading, the clerk shall give like notice thereof to the Director, and within one month after the judgment is entered or an appeal is taken the clerk of the court shall give notice thereof to the Director, and it shall be the duty of the Director on receipt of such notice forthwith to endorse the same upon the file wrapper of the said registration or registrations and to incorporate the same as a part of the contents of said file wrapper.

(d) Civil actions arising out of use of counterfeit marks
(1)
(A) In the case of a civil action arising under section 1114(1)(a) of this title or section 220506 of title 36 with respect to a violation that consists of using a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the court may, upon ex parte application, grant an order under subsection (a) of this section pursuant to this subsection providing for the seizure of goods and counterfeit marks involved in such violation and the means of making such marks, and records documenting the manufacture, sale, or receipt of things involved in such violation.
(B) As used in this subsection the term “counterfeit mark” means—
(i) a counterfeit of a mark that is registered on the principal register in the United States Patent and Trademark Office for such goods or services sold, offered for sale, or distributed and that is in use, whether or not the person against whom relief is sought knew such mark was so registered; or
(ii) a spurious designation that is identical with, or substantially indistinguishable from, a designation as to which the remedies of this chapter are made available by reason of section 220506 of title 36;
but such term does not include any mark or designation used on or in connection with goods or services of which the manufacture [1] or producer was, at the time of the manufacture or production in question authorized to use the mark or designation for the type of goods or services so manufactured or produced, by the holder of the right to use such mark or designation.
(2) The court shall not receive an application under this subsection unless the applicant has given such notice of the application as is reasonable under the circumstances to the United States attorney for the judicial district in which such order is sought. Such attorney may participate in the proceedings arising under such application if such proceedings may affect evidence of an offense against the United States. The court may deny such application if the court determines that the public interest in a potential prosecution so requires.
(3) The application for an order under this subsection shall—
(A) be based on an affidavit or the verified complaint establishing facts sufficient to support the findings of fact and conclusions of law required for such order; and
(B) contain the additional information required by paragraph (5) of this subsection to be set forth in such order.
(4) The court shall not grant such an application unless—
(A) the person obtaining an order under this subsection provides the security determined adequate by the court for the payment of such damages as any person may be entitled to recover as a result of a wrongful seizure or wrongful attempted seizure under this subsection; and
(B) the court finds that it clearly appears from specific facts that—
(i) an order other than an ex parte seizure order is not adequate to achieve the purposes of section 1114 of this title;
(ii) the applicant has not publicized the requested seizure;
(iii) the applicant is likely to succeed in showing that the person against whom seizure would be ordered used a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services;
(iv) an immediate and irreparable injury will occur if such seizure is not ordered;
(v) the matter to be seized will be located at the place identified in the application;
(vi) the harm to the applicant of denying the application outweighs the harm to the legitimate interests of the person against whom seizure would be ordered of granting the application; and
(vii) the person against whom seizure would be ordered, or persons acting in concert with such person, would destroy, move, hide, or otherwise make such matter inaccessible to the court, if the applicant were to proceed on notice to such person.
(5) An order under this subsection shall set forth—
(A) the findings of fact and conclusions of law required for the order;
(B) a particular description of the matter to be seized, and a description of each place at which such matter is to be seized;
(C) the time period, which shall end not later than seven days after the date on which such order is issued, during which the seizure is to be made;
(D) the amount of security required to be provided under this subsection; and
(E) a date for the hearing required under paragraph (10) of this subsection.
(6) The court shall take appropriate action to protect the person against whom an order under this subsection is directed from publicity, by or at the behest of the plaintiff, about such order and any seizure under such order.
(7) Any materials seized under this subsection shall be taken into the custody of the court. For seizures made under this section, the court shall enter an appropriate protective order with respect to discovery and use of any records or information that has been seized. The protective order shall provide for appropriate procedures to ensure that confidential, private, proprietary, or privileged information contained in such records is not improperly disclosed or used.
(8) An order under this subsection, together with the supporting documents, shall be sealed until the person against whom the order is directed has an opportunity to contest such order, except that any person against whom such order is issued shall have access to such order and supporting documents after the seizure has been carried out.
(9) The court shall order that service of a copy of the order under this subsection shall be made by a Federal law enforcement officer (such as a United States marshal or an officer or agent of the United States Customs Service, Secret Service, Federal Bureau of Investigation, or Post Office) or may be made by a State or local law enforcement officer, who, upon making service, shall carry out the seizure under the order. The court shall issue orders, when appropriate, to protect the defendant from undue damage from the disclosure of trade secrets or other confidential information during the course of the seizure, including, when appropriate, orders restricting the access of the applicant (or any agent or employee of the applicant) to such secrets or information.
(10)
(A) The court shall hold a hearing, unless waived by all the parties, on the date set by the court in the order of seizure. That date shall be not sooner than ten days after the order is issued and not later than fifteen days after the order is issued, unless the applicant for the order shows good cause for another date or unless the party against whom such order is directed consents to another date for such hearing. At such hearing the party obtaining the order shall have the burden to prove that the facts supporting findings of fact and conclusions of law necessary to support such order are still in effect. If that party fails to meet that burden, the seizure order shall be dissolved or modified appropriately.
(B) In connection with a hearing under this paragraph, the court may make such orders modifying the time limits for discovery under the Rules of Civil Procedure as may be necessary to prevent the frustration of the purposes of such hearing.
(11) A person who suffers damage by reason of a wrongful seizure under this subsection has a cause of action against the applicant for the order under which such seizure was made, and shall be entitled to recover such relief as may be appropriate, including damages for lost profits, cost of materials, loss of good will, and punitive damages in instances where the seizure was sought in bad faith, and, unless the court finds extenuating circumstances, to recover a reasonable attorney’s fee. The court in its discretion may award prejudgment interest on relief recovered under this paragraph, at an annual interest rate established under section 6621(a)(2) of title 26, commencing on the date of service of the claimant’s pleading setting forth the claim under this paragraph and ending on the date such recovery is granted, or for such shorter time as the court deems appropriate.

有明国際特許事務所 では、弁理士と米国弁護士の資格により、特許庁 (JPO)と米国特許商標庁(USPTO)にそれぞれ直接手続でき、現地代理人は不要です。
Golden Gate Bridge, San Francisco California

米国商標 許可されていないファイルへの変更

許可されていないファイルへの変更 (Unauthorized changes to your file)

米国特許商標庁(USPTO)が管理する各商標の記録に対して、その権限を持つ者からの許可を得ない状態で何かの変更が行われることがあります。例えば、従前では商標権者の移転については、その譲渡を証明する書類と共に、移転の申請書を提出するだけで、その記録が行われていて、例えば第3者への移転が先に生じていた場合などについては、米国特許商標庁はその記録だけを行い裁判所で真の権利者について争えば良いというスタンスでした。最近では、その制度の悪用もあることから、ファイルへの記載事項の変更については、権利者や出願人、あるいはその代理人に電子メールでの自動の問い合わせ・注意喚起(alert)をすることになっています。電子メールでの問い合わせは、その変更の申請がなされた場合に直ちに、出願人、権利者、あるいはその代理人の連絡先電子メールアドレスに対して送信されます。なお、変更の申請については、72時間を目途にTrademark Status and Document Retrieval (TSDR) systemでの反映が行われます。

もしファイルの変更についての注意喚起の電子メールを受信した場合に、それがファイルへの許可されていない変更である場合には、次のステップを考えるものとしています。最初に、新しい連絡先について、例えば権利者が代理人を変更した場合などでは、今までの代理人に解任について事前に知らされることなく行われることが多く、従前の代理人は米国特許商標庁からの電子メールで解任を知ることになりますが、それが誰かによって解決できるのかどうかも考慮すべきとされています。それでもなおファイルの変更が授権されていない事項である場合には、米国特許商標庁のTEAS@uspto.govに次の内容を送信します。

  • 氏名と直接の電話番号(Your name and your direct telephone number)
  • 許可されていない変更で影響されている出願番号若しくは登録番号(The application serial number(s) and/or registration number(s) affected by the allegedly unauthorized change)
  • 注意喚起のメールの日時(The date and time of the alert message)
  • 本件出願人若しくは権利者との関係の簡単な説明(A brief explanation of your relationship to the named applicant or registrant of record)
  • その他の関連すると思われる情報(Any other information you believe may be pertinent to your particular situation)

Unauthorized changes have been made to a number of active trademark applications and registrations.

情報源: Unauthorized changes to your file | USPTO

smile

米国商標 使用見本抗議メール試用プログラム | 米国特許商標庁 (USPTO)

米国特許商標庁(USPTO)は、不適切な使用見本の提出に対して電子メールで情報提供する試用プログラム(Specimen Protests Email Pilot Program)を立ち上げています。これは最近の傾向としてWEBSITEなどを実際には使用していないにも拘わらず、商標やそのタグなどをデジタル加工した米国特許商標庁向けの使用見本を提出するものがあるためとされています。

笛

抗議の電子メールは、異議申立のための公告の日から30日以内とされ、アドレスTMSpecimenProtest@uspto.govに送ります。この電子メールには、次のような証拠を添付するとされています。1)対象となるマークがない同じ画像の第3者の使用の客観的証拠、例えば、実際のウェブサイトのスクリーンショットや広告や刊行物からの写真のディジタルコピーか、あるいは2)同じ対象の画像や作られたウエブサイトなどに異なるマークを用いた、既にUSPTOに提出された登録や出願の番号です。

電子メールの表題には、シリアルナンバーを含め、複数の複製された使用見本を対象とする場合には、“Duplicative Specimens — ”と書き始め、1つのシリアルナンバーを記載し、残りのシリアルナンバーは本文記載します。それぞれに使用見本のコピーを添付する必要はありません。また、電子メールは自動受付されますが、結果についてお知らせするものではないので、結果はTSDRで確認してください。抗議の電子メールは、異議申立のための公告の日から30日以内とされますが、公告前の電子メールの送信はいつでも可能です。

USPTOは、受け取った電子メールの量などに応じで試用プログラムを改変したり、終了したりすることができるとしています。

On March 6, 2018 the USPTO announced that it has started a pilot program that makes it easy to report specimens that have been digitally created, altered or fabricated. 

情報源: New USPTO Specimen Pilot Program | Knobbe Martens – JDSupra

TM Specimen Protests Email Pilot Program from USPTO website
TM Specimen Protests Email Pilot Program

We’ve created a streamlined protest procedure for reporting improper specimens. You may submit information relating to applications in which the submitted specimen is potentially not in actual use, but has instead been created for the purpose of submission to the USPTO as a specimen, via email to TMSpecimenProtest@uspto.gov.

Criteria for email submission
Your email must include either:
1.) objective evidence of third party use of the identical image without the mark in question, such as the URL and screenshot from an active website or a digital copy of a photograph from a print advertisement and the publication in which it was featured,
or
2.) the prior registration numbers and/or serial numbers of applications in which identical images of objects, mock ups of websites, etc., all bearing different marks have been submitted to the USPTO.

The subject line of the email should include the Serial Number of the application being protested. If you are reporting a duplicate specimen, the subject line must read “Duplicative Specimens — ” followed by the Serial Number of one of the protested cases. All other serial numbers must be listed in the body of the email. It is not necessary to attach copies of the specimens from such cases to the email. Email submissions will receive an automatic reply that indicates the email has been received and that no other response will be sent to the party submitting the email. Anyone wishing to know the outcome of the matter must follow the status of the application on TSDR.

Deadlines and Pilot Termination Emails must be received no later than the 30th day after publication for opposition. Submit emails prior to publication whenever possible. Based on the volume of email protests received, we reserve the right to alter this pilot program based on operational need, including termination of the program at any time.

米国商標の移転・名称変更手続

米国の商標については、その登録や出願を他人に譲渡することができますが、日本の手続とは異なり、いくつかの制限があります。その1つは、商標登録や出願の譲渡は、その業務上の信用(goodwill)と共に譲渡するものとされていて、業務上の信用を伴わない譲渡は出願のベースや登録に拘わらず効力がないと考えられ、その結果、商標登録も失効します。特にITU(Intent To Use)出願(§1(b))については、その商標についての業務(business)が存在するとき、その業務自体の全部若しくは一部を商標と共に移転する場合を除いて、出願の基礎(base)を1(a)に変更して使用証明書(allegation of use)を提出しないかぎりは移転することができず、その結果、移転が無効なだけではなく、その商標登録は無効となります。また、国際登録出願による米国保護拡張がなされた出願や登録については、譲受人がマドリッド制度の加盟国に国籍を有するか、加盟国に拠点を有する個人若しくは法人に限定されます。

米国特許商標庁への登録

出願や登録を譲渡する場合、通常米国特許商標庁への登録(Recording)が行われます。登録しなければ効果が生じない訳ではなく、米国特許商標庁への登録は第3者対抗要件です。また、登録自体が譲渡の有効性を示すものではないとされています。例えばA社からB社への商標を移転させる場合、登録しなくとも譲渡契約書があれば商標権は譲渡されることになりますが、仮に同じ社が後でC社に譲渡契約して、その譲渡について米国特許商標庁へ先に登録した場合には、B社は商標権の享有について主張できないことになります。従いまして、商標権の譲渡手続は、実務上、米国特許商標庁への登録が重要です。米国特許商標庁は、登録された譲渡の書面について精査することはなく、カバーシートがあるかなどの最小限の要件が満たされているか、費用を払ったのかのチェックをするだけです。提出された譲渡等の登録を取り消すことはできません。必要な場合は、訂正の登録を行います。譲渡や名称変更などのそれぞれ手続でその根拠となる書面を添付することになりますが、英語以外の言語で作成された書面については翻訳者が署名した翻訳文を添付しなければならないと規定(37C.F.R.§3.26.)されています。米国特許商標庁は、登録された書面については速やかに公開します。登録できない書面については、 “Notice of Non-Recordation”を通知して返却されることになります。

米国商標の譲渡(Assignment)

米国商標の譲渡の登録手続は、ETASを利用し申請書(Cover sheet)への記載と、譲渡を証する書面を添付すれば完了します。現在はETASを利用して提出できますので、添付する譲渡を証する書面もTIFFかPDFのファイル形式で提出できます。譲渡の種類としては、3種類あり、1)全部譲渡(Assignment of the entire interest and the goodwill)、2)一部譲渡(Assignment of an undivided part of assignor’s interest)、及び3)遡及的譲渡(Nunc Pro Tunc Assignment)があります。このうち一般的は譲渡は全部譲渡であり、譲渡人(assignor or conveying party)から譲受人(assignee or receiving party)に権利が業務上の信用と共に移転されます。一部譲渡の場合、元の所有者の持っていた権利の一部だけが移転します。遡及的譲渡は、登録手続は今するけれど、その実際の移転は過去に行われている場合の手続になります。申請書に添付する譲渡を証する書面は、業務の売却などの実際の契約書をコピーして提出することもできますが、通常は米国特許商標庁への記録用に署名した譲渡書を提出します。譲渡書にはgoodwillと共に移転させることが明記される必要があり、典型的には次の言葉が用いられます。

“Assignor does hereby assign to Assignee all right, title and interest in and to U.S. Reg. No. ____________, together with the goodwill of the business symbolized by the trademark.”

また、前述のように、ITU出願の移転の場合には、事業(Business)と共に移転させる必要があり、典型的には次の言葉が用いられます。

“Assignor does hereby assign to Assignee the mark in U.S. Trademark Application No. ____________, together with the goodwill of the business symbolized by the trademark. This application is being assigned as part of the entire business or portion thereof to which the mark pertains, as required by Section 10 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1060.”

申請書に添付する譲渡を証する書面には、当事者の署名が必要ですが、公証は必要ではありません。日本の法人同士の移転でも、英語の譲渡書に当事者が署名した方が手続が簡素化します。もし日本語の譲渡書の場合には、翻訳が必要となり、翻訳者の署名が少なくとも必要で、多くの場合翻訳者の署名付きの宣誓書(Declaration)が添付されます。なお、国際登録で米国で保護拡張がされた登録に関しては、国際事務局に対して譲渡(MM5)や名称変更の手続(MM9)を行います。米国特許商標庁には国際事務局からの連絡があるものとされており、国際事務局にも譲渡などを証する書面を提出する必要はありません。

米国商標権者/出願人の名称変更(Change of Name)

米国商標権者/出願人の名称変更は、商標権者/出願人自体は変わらないのですが、その名称が変わる場合です。商標権者/出願人の名称変更手続は、ETASを利用して申請書(Cover sheet)への記載を行い提出することで完了します。名称変更には申請書だけで良いと規定されています(37 C.F.R. §3.25(b))。従いまして、証拠書類として日本法人の登記簿謄本を提出することもできますが、証拠書類が全く無くても手続可能です。出願人が名称を変更する場合、米国特許商標庁が登録証を発行する準備をする前にその変更を登録すべきとされています。ETASでの名称変更手続には必要な料金(fee)、最初の1登録が40USD、続きは追加の1登録ごとに25USDを払うことで完了します。支払いには主要なクレジットカードを使用することができます。

米国商標権者/出願人の住所変更(Change of Address)

米国商標権者/出願人の住所変更は、ETASを用いてOtherで”change of address”を入力して進める方法もありそうですが、TEASのChange of Owner’s Addressを利用でき、後者のTEAS手続の方が早く簡単です。

米国商標権者/出願人の合併(Merger)

米国商標権者/出願人の合併については、ETASを利用し申請書(Cover sheet)への記載と、法的な合併を証する書面を提出する必要があります。日本法人の合併の場合、閉鎖事項全部証明書(吸収合併)や履歴事項全部証明書の写しに、翻訳者の署名についた翻訳文を添付してTIFF若しくはPDFファイルで提出します。翻訳者の宣誓書は一例としては次の言葉を用います。

”I,(name)(address)    , hereby declare and state that I well understand the English and Japanese languages and that the attached documents are fully true and faithful translation made by me of the original documents attached hereto.”

翻訳証明書(Certificate of translation)の場合は、上記の”hereby declare and state”の部分を”do hereby certify”に置き換えながら、

”I,(name)(address)    , do hereby certify that I am fluent in English and Japanese and that, to the best of my knowledge and belief, the attached translation is a true and accurate translation of the original documents, translated by myself.”

とすることもできます。これらの翻訳文に、従来はNotary Publicや公証を要していましたが、現状は公証などは無くても翻訳者の署名があれば提出には問題ありません。

米国商標権者/出願人の法人組織変更(Entity Conversion)

例えばCorporationからLimited Liability Company或いはその逆の変更や、イリノイ州の会社からネバダ州の会社への変更などの他州への移籍に対応します。日本の法人の場合には、現在事項一部証明書などの登記簿謄本を添付し、翻訳者の署名についた翻訳文を添付してTIFF若しくはPDFファイルで提出します。

ETAS/eTAS (Electronic Trademark Assignment System)

米国商標の譲渡・名称変更手続の書類は紙で提出(申請書)することもできますが、ETASと呼ばれるシステムを介して米国特許商標庁の譲渡登録部(Assignment Services/recordation Branch)に電子的に提出可能です。ETAS最初の画面でAccess to ETAS formsのリンクをクリックし、Guidelineのページの下部のstartボタンをクリックすると下の画面のTypeを選択する画面が表示され、ラジオボタンでConveyance Typeを選択します。

ETAS画面
ETAS画面

同じ画面で、Securiy Interest (担保物権), Mortgage (譲渡抵当権), Lien (抵当権), License (使用契約)についても登録可能です。基本的には、ETASを進めることで申請書(cover sheet)がコンピュータ上に形成されることになり、それに法的な証拠書類や翻訳文をPDF若しくはTIFFファイルで添付するように構成されています。startボタンと並んでResubmissionボタンもあり、Non-Recordation Noticeを受け取った提出者が再提出に使用することができます。

商標譲渡検索 (Trademark Assignment Search)

Trademark Assignment Searchにより米国特許商標庁の譲渡登録部に提出された書類を検索して表示させることができます。画面では3つのタブが選択でき、Quick Lookup, Search, Advancedを選ぶことができます。検索結果を表示する画面ではキーワードを含むレコードが一覧表示されます。画面左側には、filterが表示されますので、選択していくことで検索結果の絞り込みが可能です。Advancedでは、WildCard Searches(?*), Range Searches(TO), Fuzzy Searches(~), Boolean Operator(AND NOT OR + -)を使用することができます。

TM Assignment Search
TM Assignment Search

米国特許商標庁の譲渡登録部は、Reel and Frame numbersで書類を管理するようになっており、提出された書類には、全て固有のReel番号とFrame番号が付与されています。これは従来のマイクロフィルム等で管理していたときのなごりと言われています。Assignment Searchでは、添付の書類も参照することができますが、そのPDFファイル名にはリール番号とフレーム番号が含まれています。Trademark Assignment Searchのデータベースは1955年からのデータを有しています。

TMIN News Video 15: Assignments and Ownership Changes、8:19

有明国際特許事務所では、弁理士と米国弁護士の資格により、特許庁 (JPO)と米国特許商標庁(USPTO)にそれぞれ直接手続でき、現地代理人は不要です。
有明国際特許事務所の米国商標の譲渡・名称変更手続についての費用(料金表)†

米国特許商標庁の使用証拠検査制度

使用証拠の登録後検査制度(Post-Registration Proof of Use Audit Program)

米国ての商標登録の登録後の手続に関しては、Bose事件(In re Bose Corporation, No. 08-1448 (Fed. Cir. 2009))で、連邦巡回区控訴裁判所はMedinol Standard (使用宣誓書で全商品を使用していると宣誓したにも拘わらず、一部商品について不使用はフロードとする基準、Medinol Ltd. v. Neuro Vasx Inc., 67 USPQ2d 1205)を破棄し、商標権利者のミスで使用宣誓書の全商品を使用していなくとも権利無効とまではならないという判決を出しておりましたが、ここで米国特許商標庁(USPTO)は5年―6年目の使用宣誓書を提出した商標権者を抜き打ちで検査し、不使用の商品を含んで使用していると宣誓書を提出したか否かをチェックするシステム(Post Registration Proof of Use Audit Program)を始めています。現在は10%程度が検査対象となるようです。

paper and pen

検査対象となる宣誓書

§8若しくは§71の使用宣誓書を提出し、商標登録が1つの区分だけの場合、4若しくはそれ以上の商品又は役務を含むとき、あるいは商標登録が少なくとも2区分の場合、その少なくとも2区分で2若しくはそれ以上の商品又は役務を含むときに検査対象となることがあります。検査対象とされた場合は、使用宣誓書を提出した後でも拒絶理由通知(Office Action)を受け取ります。5-6年目の§71の使用宣誓書を提出した登録も対象ですので、マドリッド制度により米国にも保護拡張がなされた国際登録も対象となります。

検査対象となった場合の拒絶理由通知

検査対象となった場合の拒絶理由通知には、検査対象の選択された旨が記載されており、それぞれ検査対象となった区分で2つの追加の商品又は役務について使用証明(proof of use)を提出することが求められます。この時、先に提出した使用宣誓書に問題があれば指摘され、その点についての対応も必要となります。使用証明(proof of use)は単なる使用見本(specimen)の提出よりはやや厳しい書類で、タグだけ、ラベルだけ、パッケージだけの場合は十分ではないと判断される可能性があり、実際に使用しているとの証拠も必要となります。

拒絶理由通知に対する応答

拒絶理由通知に対する応答が全ての要件を満たす場合には、受理の通知(notice of acceptance)が送付され、検査手続は終了します。ところが、拒絶理由通知に対する応答が使用証明を求められた商品を削除するのみであった場合や使用証明を伴わない場合には、残っている全ての商品又は役務についての使用証明を出すように第2の拒絶理由通知が打たれます。従いまして、一部の検査対象とされた商品又は役務について使用証拠を出せない場合には、使用証拠が出せない商品又は役務の全てを削除することが必要となります。第2の拒絶理由通知が出された後は全ての残っている商品又は役務に使用証拠を提出するか削除するかの応答となります。なお、残っている全ての商品又は役務についての使用証明を出すことが合理性を欠くほど重荷である場合には、Peitionを提出することができます。

拒絶理由通知に対して応答しない場合

最初若しくは第2の拒絶理由通知に対して応答しない場合、その検査対象となった登録が取り消しとなります。期限内の応答ができなかったことに正当な理由がある場合には、Petitionを提出して取消を回避することができます。Petitionの提出理由としては、台風などの天変地異や拒絶理由を受け取らなかったなどの理由によります。

審査官の決定に不服の場合

Petition(2.146 Petition to the Director)を提出して不服を申してることができます。

登録を取り消されないための対策

米国特許商標庁の登録後検査制度は不使用であるにも拘わらず登録を維持しているような状態を取り除くことを目的としています。対策としては、使用証拠が出せないような実際の使用がない商品や役務は削除することが求められます。

米国商標登録の異議申立手続

米国異議申立手続の概要

米国で商標を取得する場合には、公告後登録前に第3者からの異議申立(opposition)の機会があり、その商標登録が何かの損害を及ぼすと考えた者は異議申立をすることができます。日本の場合、商標の異議申立は原則書面を提出して、何か月か後に異議理由あり若しくは異議理由なしの結果を受け取るような、どちらかと言えば審査の延長戦のような手続ですが、米国の場合には、陪審員制度のない少し簡素化された民事訴訟の様相を呈しており、USPTO(United States Patent and Trademark Office)のTTAB(Trademark Trial and Appeal Board)を法廷とする原告と被告の紛争となります。従いまして、米国の異議の申立若しくは被異議の場合は、比較的に早い段階で方針を決めることが重要で、殆どの場合は、和解、デフォルトか取下げなどの答弁書提出前に結論を出して終了します。もし終局までフルに紛争を続けた場合の異議申立手続は、専門家証人を伴わない場合でもその相場は1,100万円~3,300万円程度の費用がかかると言われており、異議申立手続が長期化する場合には5年、6年とかかることもあります。米国異議申立事件で最後の結審に至る事件は概ね全体の2%に過ぎません。米国の商標審査の段階には、TMEPが審査便覧として用いられていますが、異議申立段階ではTBMP(Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure)が審判便覧として用いられます。TTABはUSPTOの審判機構であり、主な役割は審査官(examining attorney)の拒絶査定に不服の場合の査定系審判手続(ex parte appeal)と、異議申立(opposition)、取消審判(cancellation)、同時継続使用(concurrent use)とインターフェアレンス手続(interference proceeding)の場合の当事者系審判手続(inter partes)があります。TTABは年間ベースで約3,000件の査定系審判、約18,000件の異議申立期間延長、約6,000件の異議申立、約2,000件の取消審判を取り扱っています(TTAB Data Visualization Center)。

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異議申立人

米国の商標登録に対する異議申し立ては、その商標が主登録原簿(principal register)に登録されれば損害を受けると思う者が申し立てることができます。即ち、利害関係人であれば原告適格(standing)があり異議申立できます。また、異議申立には、使用権者や譲渡人、譲受人、委託者なども参加可能です。

異議申立期間

異議申立は公告(Publication)から30日以内、また異議申立の提出の延長(extension of time)の期間内に提出します。従って、登録に問題があると考えた相手方は、公告から30日以内の期間に、異議申立通知(Notice of opposition)を提出するか、異議申立期間の延長請求(Request of extension)を提出するかの判断になります。異議申立の提出の延長期間内での異議申立通知(Notices of Opposition)やその延長請求を出せなかった場合には、異議申し立てはできなくなります。この場合には、その商標出願についての登録後に取消を請求することになります。異議申立は公告の日から180日を越えることができません。延長の請求は、公告から30日以内か或いはその直前の延長された期間内にする必要があり、請求により30日の延長か、理由を伴う90日の延長を請求できますが、初めに30日の延長を貰った場合には、理由を伴って60日の延長が請求できます。また、合計90日の延長を得た場合でも、さらに60日の最後の期間延長を請求でき、相手の同意等があれば延長されます。もし各期限の最終日が平日ではない場合やヴァージニア州の休日にあたる場合には、次の平日まで延長されます。最初の異議期間の延長請求は100ドルのオフィシャルフィーがかかり、追加の最後の期間延長には200ドルのオフィシャルフィーがかかります。

催促状(Demand Letter)

公告(Publication)から30日以内の異議申立期間或いはその延長された期間は、異議申立人が公告された商標を有する者に対して催促状を送り付けることのできる期間と考えられています。このような督促状には、異議申立人が問題とする出願に関する事項を知らせ、どのような手順で解決できるかを示すこともでできますが、和解する余地も少ない場合には、一方的な内容の場合もあります。

異議申立開始

異議申立は、異議申立人が所定の異議申立料を払って異議申立通知(Notice of Opposition)をTTABに提出することで開始します。異議申立料は区分ごとに400ドルです。TTABへの書類の提出は原則電子提出用のESTTA(Electronic System for Trademark Trials and Appeals)を介して提出され、特にマドリッド制度の国際登録出願の保護拡張に対してはESTTAでの提出が必要です。異議申立通知は、ESTTAの画面を入力しながら進めることができ、理由(Grounds for opposition)(例えばPriority and likelihood of confusion)や異議申立の根拠となる登録商標についても入力できます。異議申立通知には、訴状(complaint)形式の異議申立書(TBMP 309.02(a) Format for Complaint)が添付されます。このようなTTABへの提出書類はTTABVUE(Trademark Trial and Appeal Board Inquiry System)の事件を特定した後の画面のProsecution Historyのリンクから見ることができ、訴状形式の異議申立書には、当事者の確定事項、被異議の商標についての事実、事件についての主張などが短い文書で番号を付与して記載されます。

異議申立理由(Grounds for Opposition)

異議申立書の訴状には、理由を記載することが求められており、TBMP 309.03(c)には異議理由が1~25まで例示されています。異議申立の理由は1つに限らず、複数の理由を挙げることができます。1)被告の商標は申立人の商標に類似(likelihood of confusion)している、或いはその被告の商標の使用により混乱や欺瞞が生じる。2)被告の商標は単に記述的(merely descriptive) 又は誤解を生じる、地理的表示に過ぎない、人名である、或いは全体として機能的である。3)被告の商標は地理的に欺く、公序良俗に反する、原告の商標と関係があるような偽の関係を示唆する、原産地以外の場所の表示する。4)使用ベースの出願に関して正当な使用がない。5)被告は正当に商標を使用する意図(bona fide intent to use)はない。6)被告の商標は単に識別性のない背景図案である。7)被告は登録商標の正しい所有者ではない。8)被告の商標は装飾的(ornamental)又は音で本質的な識別性がない、トレードドレスで獲得した識別性がない。9)登録に用いられた期間では商標として使用されていない。10)被告の商標は複数の商標を1つの出願としている。11)被告の商標は使用されてなく放棄されている、或いは出所表示していない。12)被告の商標は生きている人の人名からなり、その同意もない。13)被告の商品デザインは一般的である。14)被告の商標は原告の著名商標の識別力のある品質を希釈する。15)被告はその出所を誤るようにその商標を使用している。16)被告は連邦登録されているかように誤認させる意図を以てマルRマークを使用している。17)出願の段階で被告は詐欺行為をした。18)被告の登録商標はパンナム条約における外国人所有者の商標と抵触する。19)被告の出願は争点功(claim or issue preclusion)により妨げられるものである。20)被告の商標は、1つの作品の題名であり、商標とは考えられない。21)米国若しくはその他の市町村の旗その他の象徴である商標の登録は禁止されるものである。22)商標登録の基礎となった外国の登録について、その外国での商業的な存在を示していない。23)使用する意図での出願(intent-to-use application)が譲渡されている。24)商標は一般名称である。25)商標は市場で適法には使用できない。なお、統計によれば、異議申立理由のおよそ半分は類似(likelihood of confusion)を理由としています。

異議申立手続

異議申立書(Notice of Opposition)をTTABに提出した後は、TTABは被告(出願人)側に答弁書(answer)の提出を原則40日以内で求めます。この訴答段階(pleading stage)での流れはserviceの対象が出願人ということ以外は、通常の民事訴訟訴訟の流れとほぼ同じです。TTABの審議や手続は連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)に倣っており、その運用に連邦証拠規則(Federal Rules of Evidence)も採用されています。従いまして、答弁書には異議申立書に記載された事項について認める若しくは否定するとの記載となり、また衡平法上の懈怠(laches)、権利不行使(acquiescence)、禁反言(estoppel)などの積極的抗弁(affirmative defense)なども記載できます。また、答弁書には通知の送達についての証明(proof of service)を記載する必要があります。もし答弁書の提出時に、異議申立書に挙げられた商標登録が無効であるとする反訴にその理由がある場合には、強制的反訴(compulsory counterclaim)として答弁書と共に若しくは一部として提出する必要があります(37 CFR § 2.106(b)(3))。また、異議申立事件の当事者は、事件の係属中に、他のTTABの手続の当事者か、同じ若しくは関連した商標の訴訟の当事者となった場合には、審判部(Board)に直ちに知らせる必要があります(37 CFR § 2.106(b)(3)(i))。この異議申立書についての手続開始通知(institution notice)には、異議手続のスケジュールが記載されおり、典型的には次のようになります(TBMP: APPENDIX E)。答弁書に反訴を含む場合には、TBMPのAPPENDIX Fとなります。

手続項目 概ねの予定(1月1日申立と仮定) 費用相場
答弁書期限(time to answer) 2月10日(+40) $2K~$5K
開示手続協議期限(deadline for discovery conference) 3月10日(+70) $1K~3K
開示手続開始(discovery opens) 3月10日(+70) $5K~10K per depo.
最初の開示手続期限(initial disclosure due) 4月10日(+100) $0.5K~2K
専門家開示手続期限(expert disclosure due) 8月10日(+220) 約$5K~40K
開示手続終了(discovery closes) 9月10日(+250) ここまでで計25K~150K(280万円~1600万円程度)
原告側の公判前開示手続期限(plaintiff’s pretrial disclosure due) 10月20日(+280) $5K~20K
原告側の30日の公判期間終了(plaintiff’s 30-day trial period ends) 12月5日(+325) $10K~60K
 被告側の公判前開示手続期限(defendant’s pretrial disclosure due) 12月20日(+340) $5K~20K
 被告側の30日の公判期間終了(defendant’s 30-day trial period ends) 翌年2月5日(+400) $10K~60K
 原告側の反駁開示手続期限(plaintiff’s rebuttal disclosure due) 翌年2月20日(+415)
 原告側の15日の反駁期間終了(plaintiff’s 15-day rebuttal period ends) 翌年3月20日(+445)
 原告側の冒頭準備書面期限(plaintiff’s opening brief due) 翌年5月20日(+505)
 被告側の準備書面期限(defendant’s brief due) 翌年6月20日(+535)
原告側の弁駁書面期限(plaintiff’s reply brief due) 翌年7月5日(+565)
 口頭審理(任意)の要求期限(request for oral hearing (optional) due) 翌年7月15日(+580) 約$10K~50K

全体として終局までフル稼働した場合の異議申立手続の代理人の費用相場は$100K~$500K(1,100万円~5,500万円)と思われます。開示段階の後、略式判決の上申書(Motion for Summary Judgment)で正式事実審理(trial)に進まずに終わる事件も多いと思われます。また、答弁書の提出しなければ、デフォルト(欠席裁判)となり、Notice of Defaultを受け取って終了します。このデフォルトの場合、争点効(issue preclusion)があり、出願人は同じマークで同じ指定商品・指定役務の権利取得はできなくなります。統計では、答弁書の提出前に解決する手続が3分の2とされています。専門家証人を伴わない場合の終局までの異議申立手続の相場では、1,100万円~3,300万円とされ、そのうち正式事実審理の部分の費用の相場は50K~150K(550万円~1,650万円)とされています。

挙証責任(Burden of Proof)

異議申立人に挙証責任があり、証拠の優越を基準(preponderance of the evidence standard)としています。証拠の優越とは全体として相手方よりも証拠力があるという基準で、刑事事件のbeyond a reasonable doubt standardや欺瞞行為に対するclear and convincing standardよりは低い証拠レベルとされます。

開示手続(Discovery)

開示手続については、TBMPの第4章に記載があり、その範囲は連邦民事訴訟規則(Fed.R.Civ.P.26)に従います。初めに、開示手続協議(Discovery Conference)が開かれますが、同時に和解についても協議できます。開示手続協議では、通常当事者間で、当事者の請求と抗弁の本質と根拠、早期和解の可能性、開示手続や事実審理での証拠の導入などについて協議します。開示手続協議は、面談することでも良く、多くの場合は電話、その他の例えばテレビ会議などでも可能です。また、TTABのBoardに対しても参加を促すこともでき、これは電話会議になります。開示手続に従わない場合や、例えば書類の意図的な破棄などは、不利な決定を受けることにもなり、欠席裁判の決定や弁護士も懲戒処分となることがあります。

初期開示(Initial Disclosure) 初期開示は、ディスカバリーの開始から30日以内に行うものとされています(37 CFR § 2.120(a)(2)(ii)) 。Fed.R.Civ.P 26(a)(1)に初期開示について規定されており、開示され得る情報を有した個人の名前、住所、電話番号をその情報の主体と共に開示し、全ての書類、電子記録などの複写物を開示します。潜在的な証人の名前と証拠として必要な書類や物を提示する役目があります。申立人や出願人の使用や、広告、販売、営業についての情報を知る者や記録、書類などが該当します。書類についてはカテゴリーの一覧表が必要とされます。書面のディスカバリー(Interrogatories、Request of Production、Request of Admission)は早めに通知するべきで、期限日が開示手続の期限を越えないようにすることが求められています。

証言録取書(Depositions) 法廷以外の場所で、証人になる予定の者などにより、真実を証言することを宣誓した上で行う証言の記録であり、その証言は一般的に書面化されることになります。証言は、質問に答える形式で進められ、後日、正式事実審理でデポジションの証言内容と食い違う証言をしようとする場合にはその証人は弾劾(Impeachment)されることにもなります。質問は、一般的には英語であろうと思いますが、仮に母国語であっても非常にストレスの大きな作業で、通訳が付く場合には、その通訳者の訳した内容にも相手側弁護士から文句が付いたりします。質問については、連邦証拠規則が適用されるので、相手方弁護士は証拠規則のルールを逸脱すれば、異議あり(objection)で割り込みをします。日本はHague Evidence Conventionのメンバー国ではないので、不本意な者は証言録取書が求められることにはなりません(TBMP 404.03(c)(2))。これの例外が日本の米国大使館や領事館ということになります。証言録取書については双方の代理人弁護士は前もって書類に目を通す必要性があります。各証言録取書の相場は1デポシション当り5,000~10,000ドル(55万円~110万円)となりますが、日本で行う場合はその3倍から数倍はかかるものと思います。

書面質問書(Interrogatories) 書面質問書はディスカバリーの手法の1つですが、TTABの手続では、原則として書面質問書の質問数は75までとされています。当事者はそれより少ない数に合意することもできますが、更に多くの書面質問を求めることもできます。例えば、出願人の商標の最初の使用についての状況を含めた広い範囲の質問が1としてカウントされ、そのある特定の商品の最初の使用日についての質問(付随する質問である)はまたそれはそれでカウントされることになります。

自白の要求(Request for Admission) 自白の要求は、証拠が開示される範囲を狭める目的で、相手との間で問題とされていない事実の認識、事実への法の適用、それらへの意見をadmissionとして争点化せずに進めるための要求で、質問をすることで、肯定若しくは否定の形式で認定されることになります。TTABの手続では、原則として自白の要求の数は75までとされています。

文書等の提出要求(Request for Production) 開示できる書類としては、番号を与えられて要求された書類を弁護士特権で秘匿できるものを除いて提出する義務が生じます。要求される文書は事件ごとに異なりますが、TTABの手続では、開示できる書類の数は75を限度としています。

Eディスカバリー(eDiscovery) 異議申立手続では、通常の商標権侵害訴訟のような広範囲の文書などを収集する必要がないケースが多く、電子記録(ESI)からのデータについても負担が大きい或いは費用が高すぎるとの理由で合理的には入手できないと当事者が認識した出所からの電子記録の証拠開示は必要ないとされています。(Fed.R.Civ.P. 26(b)(2)(B) Specific Limitations on Electronically Stored Information)例えば、Princeton Vanguard, LLC v. Frito-Lay North America, Inc.では、eDiscovery手続の中で、出願人が弁護士が85、000の数の電子ファイルをそれぞれ検証し、約200,000ドルの弁護士費用としていたところで、申立人側が弁護士が監督する調査を行い、資料を収集する費用が約100,000ドルがかかるのは費用が高すぎると判断されています。また、2017年12月には、ESIのauthenticationの改正も行われています。一般の民事訴訟や特許侵害訴訟と比べて、商標異議申立のEディスカバリーはその範囲は狭いものとなりますが、litigation holdという記録の廃棄が証拠隠滅になる状態も念頭におく必要はあります。

専門家証人(Expert Witness) 先に挙げた証人は自分が目撃したことや感じたことについて証言をする素人証人(Lay Witness)の開示手続で、それとは別枠で専門家証人(Expert Witness)の期間も設けられます。専門家証人は自分の専門分野での意見を述べる証人とされています。TTABの手続で専門家証人が用いられることは稀ですが、商標の場合は専門家の調査証拠(Survey evidence)も利用されることがあります。Expert Surveyは、主な質問例としてLikelihood of Confusion(類似)、Secondary Meaning (使用による顕著性)、Genericness (普通名称化)について、一般の人に聞くことを内容とします。調査の費用は、例として$15K~$55kの間で典型的には$35k(380万円)と言われています。

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略式判決(Summary Judgment)

開示段階で得られた証拠などにより事実審によらずに紛争を決定する手続であり、原告若しくは被告からのMOTION(上申書)によりTTABに結審を促すことになります。略式判決は、開示手続などを介して知り得た情報によれば本質的な事実についての紛争が存在しないという基準(Fed.R.Civ.P. 56)を採用します。略式判決を申立てる側(Moving Party)が本質的な紛争のないことを示す必要があります。略式判決の申立は、原則として最初の開示手続(initial disclosures)までは提出できないとされており、また公判前開示手続の期限(before the deadline for pretrial disclosures)よりも前に提出するとされています。当事者系の手続において略式判決で使える証拠(TBMP 528.05)としては、訴状及び答弁書、出願や登録のファイル資料、原告の訴状内に示される登録やその記録、書類の開示要求で開示された書類、政府等の記録、一般公衆が入手できる印刷された本、定期刊行物などに及びます。他の訴訟その他の手続で得られた証言(TBMP 528.05(f) Testimonyies taken in other proceedings)も使用することができます。略式判決の上申書(Motion for Summary Judgment)の提出の相場は、$25K~50K(220万円~550万円)と言われています。

証言期間(Testimony Period)

証言期間は、30日の原告の公判証拠提出期間、30日の被告の公判証拠提出期間、15日の証拠弁駁期間で構成され、それぞれの証人のデポジションを取り、真正に成立させた証拠物と共にTTABに提出します。証言は、相手方の反対尋問をする権利を与えることを条件として宣誓書(affidavit or declaration)の形式でも可能です。また、Notice of Relianceという形式で、書類を証拠としてTTABに提出することができ、相手方証人の証言録取書、相手方の書面質問書に対する回答、自白の要求、各種の定期刊行物、裁判記録、第3者の商標登録なども提出可能です。インターネット上の証拠については、証言する者の成立と証言が必要となります。

準備書面期間(Briefing Period)

証言期間の後は準備書面の提出期間に入り、準備書面(Brief)についても原告側、被告側、そして最後に原告側の弁駁と機会が設けられています。主準備書面は全体として55ページを越えないもの(37 CFR § 2.128(b))と定められています。書面だけでなく、口頭審理を請求して、TTABでの公判を行うことも可能で、この場合、原告、被告共に30分の主張時間があり、視覚的に補助するグラフやビデオ、音声などを使用することもできます。TTABは証言期間で得られた証言証拠、Notice of Relianceで提出された証拠、そして準備書面をもとに事件について、少なくとも3名の商標行政裁判官により決定をします。

ACRとADR

ACR(Accelerated Case Resolution)手続により、より簡素で短期間の紛争解決を図ることができ、このACR手続を進めるためには、両当事者の合意が必要です。ACRでは、例えばデポジションの数を10までに制限することができ、決定までの期間も短く設定することができます。ACRによるTTABの決定は最終的な決定であり、不服の場合には司法での控訴となります。統計によればACRで決定された件数は、2015年度は10 cases、2016年度は23 cases、2017年は17 casesとされており、それぞれ平均の係属期間は、2015年度は138.6 weeks、2016年度は98.4 weeks、2017年度は119.4 weeksとなっています。また、ADR(Alternative Dispute Resolution)を活用することも推奨されています。

控訴(Appeal)

TTABの決定に不服の場合は、2カ月以内に、CAFCに控訴(appeal)するか、civil actionとして米国連邦地方裁判所(US Dist. Ct)に訴えることもできます。また、TTABの決定に不服の当事者は、決定から1か月以内にTTABに再審理、再審、変更(rehearing, reconsideration, modification)の請求をすることができ、相手方は15日以内にその請求に応答することができますが、これらの請求が認められることは稀です。

TTAB関連のDatabase/Website

TTABVUE Trademark Trial and Appeal Board Inquiry System
e-FOIA Final Decisions of the Trademark Trial and Appeal Board
TBMP Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure
ESTTA Electronic System for Trademark Trials and Appeals
USPTO United States Patent and Trademark Office

TTAB動画

TMIN News 13: TTAB、7:03

米国連邦証拠規則の電子記録の成立の真正についての改正

米国連邦証拠規則

米国連邦証拠規則(Federal Rules of Evidence)は、連邦裁判所での裁判での証拠の取り扱い方のルールを定めた法令で、公判では原告側弁護士と被告側弁護士が戦うための約束ごとであり、弁護人としては、口頭審理の際も米国連邦証拠規則が頭に入ってなければ反射的な対応ができないと思います。言わば、公道上を自動車で走る場合に必要な交通ルールで、標識が理解できないようでは公道を走ることはできないとも言うことができます。連邦証拠規則は、第1章(Article 1)から第11章(Article 11)に及ぶ法令であり、今回は第9章の成立の真正(Authentication)と同一性(Identification)の中で、Rule 902(Self-Authentication)の§902(13)と§902(14)が改正され、2017年12月1日から施行されています。

真正に自己成立(Self-Authentication)する証拠

或る証拠を裁判所で採用(admit)させるためには、証拠の成立が真正である必要があり、例えば誰かが書いた手書きの文章を証拠として採用する場合には、書いた人の手書きを良く知る人が証言すれば真正に成立する証拠となり得ます。米国では、様々なものを証拠として採用させるように代理人が働きかける訳ですが、全ての証拠に真正である旨の証言や宣誓書が必要なわけではなく、習慣的に本物であることが証明し易い資料や明らかに疑いの余地のない雑誌や新聞などは自己成立(Self-Authentication)する証拠とされ、個々に成立を真正化する手続(それぞれの証人の証言など)は或る程度省かれることになります。日本の民事手続では、民事訴訟法第228条に”私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。”という規定がありますが、米国の連邦証拠規則では、Rule902に(1)から(14)までに自己成立(Self-Authentication)する証拠について挙げられています。

Rule 902(13),(14)の改正

2017年12月1日から施行されたRule 902(13),(14)の新たなルールでは、電子的に記録された情報(ESI: electrically stored information)を真正に自己成立させる方法を述べています。これらの規定は証拠の成立の真正に関するルールであり、その他の証拠法の概念である伝聞証拠(hearsay)、関連性(relevance)などは影響を受けないとされています。

Rule 902(13)

Rule 902(13)では、適格な者に準備された認証の提出によって、コンピュータなどの機械が生成した情報を真正であると自己成立させる旨規定されています。具体的には、Rule 902(11)若しくは(12)の認証要件に従った適格者の認証に示される、正確な結果を生じる電子的な方法若しくは装置で生成された記録は真正に自己成立する証拠となります。Rule 902(11)若しくは(12)の認証要件では、業務記録と同じ方法で真正化する手法が採用されていまして、認証すなわち宣誓書(affidavit)により真正化でき、自己成立することから、真正化のための証人の証言は不要となります。外国の業務記録については、Rule 902(12)で、宣誓書がもし嘘の証言ならばその国で偽証罪にあたるとの方法での署名された場合は、有効な認証(certification)となります。証拠となるデータがUSBメモリ内にあり、それがコンピュータに接続されたか否かはWindows registryを参照すれば分かりますが、従前の規定では、そのコンピュータへのアクセスなどを調査をしたコンピュータの管理者が証人として証言する必要がありましたが、今回の改正でWindows registryを印刷して、調査した管理者の宣誓書で足りることになります。

Rule 902(14)

Rule 902(14)では、電子機器からのデータのコピーは、適格な者に準備された認証に示されるところのデジタルの同一性手法すなわちハッシュ値(hash value)により、真正であると自己成立させる旨規定されています。ハッシュ値は、あるファイルが存在していて修正や改ざんがされていない場合は、同じハッシュ値を維持するという特性があります。また、複数の異なるデータから同じハッシュ値が生成される(ハッシュ値の衝突)が生じる可能性はかなり低い(限りなくゼロに近いほど低い)とされています。従いまして、ハッシュ値が同じか違うかで、元のファイルと内容が同じ否かが判断されることになります。電子機器からのデータのコピーについては、ハッシュ値が同じかどうかをチェックした人が宣誓書を出せば良いということになっています。

Evidence 2017—Self-Authenticating Electronic Evidence、8:23

Rule 902. Evidence, That is Self-Authenticating

The following items of evidence are self-authenticating; they require no extrinsic evidence of authenticity in order to be admitted:

(1) Domestic Public Documents That Are Sealed and Signed. A document that bears:

(A) a seal purporting to be that of the United States; any state, district, commonwealth, territory, or insular possession of the United States; the former Panama Canal Zone; the Trust Territory of the Pacific Islands; a political subdivision of any of these entities; or a department, agency, or officer of any entity named above; and

(B) a signature purporting to be an execution or attestation.

(2) Domestic Public Documents That Are Not Sealed but Are Signed and Certified. A document that bears no seal if:

(A) it bears the signature of an officer or employee of an entity named in Rule 902(1)(A); and

(B) another public officer who has a seal and official duties within that same entity certifies under seal — or its equivalent — that the signer has the official capacity and that the signature is genuine.

(3) Foreign Public Documents. A document that purports to be signed or attested by a person who is authorized by a foreign country’s law to do so. The document must be accompanied by a final certification that certifies the genuineness of the signature and official position of the signer or attester — or of any foreign official whose certificate of genuineness relates to the signature or attestation or is in a chain of certificates of genuineness relating to the signature or attestation. The certification may be made by a secretary of a United States embassy or legation; by a consul general, vice consul, or consular agent of the United States; or by a diplomatic or consular official of the foreign country assigned or accredited to the United States. If all parties have been given a reasonable opportunity to investigate the document’s authenticity and accuracy, the court may, for good cause, either:

(A) order that it be treated as presumptively authentic without final certification; or

(B) allow it to be evidenced by an attested summary with or without final certification.

(4) Certified Copies of Public Records. A copy of an official record — or a copy of a document that was recorded or filed in a public office as authorized by law — if the copy is certified as correct by:

(A) the custodian or another person authorized to make the certification; or

(B) a certificate that complies with Rule 902(1), (2), or (3), a federal statute, or a rule prescribed by the Supreme Court.

(5) Official Publications. A book, pamphlet, or other publication purporting to be issued by a public authority.

(6) Newspapers and Periodicals. Printed material purporting to be a newspaper or periodical.

(7) Trade Inscriptions and the Like. An inscription, sign, tag, or label purporting to have been affixed in the course of business and indicating origin, ownership, or control.

(8) Acknowledged Documents. A document accompanied by a certificate of acknowledgment that is lawfully executed by a notary public or another officer who is authorized to take acknowledgments.

(9) Commercial Paper and Related Documents.
Commercial paper, a signature on it, and related documents, to the extent allowed by general commercial law.

(10) Presumptions Under a Federal Statute. A signature, document, or anything else that a federal statute declares to be presumptively or prima facie genuine or authentic.

(11) Certified Domestic Records of a Regularly Conducted Activity. The original or a copy of a domestic record that meets the requirements of Rule 803(6)(A)-(C), as shown by a certification of the custodian or another qualified person that complies with a federal statute or a rule prescribed by the Supreme Court. Before the trial or hearing, the proponent must give an adverse party reasonable written notice of the intent to offer the record — and must make the record and certification available for inspection — so that the party has a fair opportunity to challenge them.

(12) Certified Foreign Records of a Regularly Conducted Activity. In a civil case, the original or a copy of a foreign record that meets the requirements of Rule 902(11), modified as follows: the certification, rather than complying with a federal statute or Supreme Court rule, must be signed in a manner that, if falsely made, would subject the maker to a criminal penalty in the country where the certification is signed. The proponent must also meet the notice requirements of Rule 902(11).

(13) Certified Records Generated by an Electronic Process or System. A record generated by an electronic process or system that produces an accurate result, as shown by a certification of a qualified person that complies with the certification requirements of Rule 902(11) or (12). The proponent must also meet the notice requirements of Rule 902(11).

(14) Certified Data Copied from an Electronic Device, Storage Medium, or File. Data copied from an electronic device, storage medium, or file, if authenticated by a process of digital identification, as shown by a certification of a qualified person that complies with the certification requirements of Rule (902(11) or (12). The proponent also must meet the notice requirements of Rule 902 (11).

アメリカ合衆国(米国)の商標登録を検索(TESS)🔍

1.連邦登録(Federal Registration)

アメリカ合衆国(米国)の連邦登録のデータベースは米国特許商標庁(USPTO)のTESS(Trademark Electronic Search System)を利用します。アメリカ合衆国での商標調査となれば、連邦登録の他に州登録の商標やコモンロー(common law)商標もない訳ではありませんが、今日の経済活動での中心は連邦登録の商標です。Googleなどの検索エンジンからTESSのエントリー画面に到達するには、典型的にはUSPTOのTOPページ(https://www.uspto.gov/)から行く方法と、TrademarkのTool and Links(https://www.uspto.gov/trademark)があります。TESSの機能として、まだFuzzy Searchが導入されていないので、近似検索は未だできないようになっています。従って、商標の登録可能性を判断するには、類似するパターンをいくつか入力してヒットする商標を検索する必要があります。また、TESSは連邦登録のデータベースですので、州登録の商標やコモンローの商標は含まれていません。

laptop

2.米国特許商標庁(USPTO)のFind it Fast

また、USPTOのトップページのメインメニューの右端側の青のボタンでFind it Fastと表示された部分のTrademarkボタン(Patentボタンの右側)をマウスオーバーするだけでも、Website内のショートカットのリンクの表示が可能です。以前はQuick Linksという名前でしたが、Find it Fastに2018年10月に置き換えられています。トップページのFind it Fastは特許(Patent)と商標(Trademark)のボタンに分かれ、マウスオーバーでWebsite内のショートカットを表示します(モバイル端末も同様です。)。TESS(Trademark Electronic Search System)には”🔎TESS”と表示されたcolumnの一番上のリンクをクリックすることでアクセスすることができます。こちらのFind it Fastボタンを使用するパターンが最も時間の無駄なくTESSのページにたどり着くことができると思われます。

USPTO's Top page Look
USPTO’s Top page Look

3.米国特許商標庁(USPTO)のWebsite

或いは米国特許商標庁(USPTO)のTOP Pageで、水平に並ぶメインメニュー中の”trademark”を選択またはマウスオーバーして、現れる”Searching Trademark”(下図の緑の矢印)をクリックします。

USPTO Website
USPTO Website

すると、Search Trademark Databaseのページに案内されます。このページのSearch trademark databaseのボタン(下図の緑の矢印)をクリックすることで、TESSのページに到達します。

Trademark Electronic Search System Introduction
Trademark Electronic Search System Introduction

4.米国特許商標庁(USPTO)の商標のPage (Trademark Tools and Links)

米国特許商標庁(USPTO)のTOP Pageで、水平に並ぶメインメニュー中の”trademark”のハイパーリンクをクリックすると、或いは、米国特許商標庁(USPTO)のTrademarkのpage (Tool and Links)にアクセスして、下部の左端の 🔍Search trademark databaseと記載されたボックスで、TESSとあるボタンをクリックしてもTESSのページに案内されます。

link and tools
Trademark (Trademark Tools and Links)

5.TESSの初期画面

TESSのpageを開くと、Select A Search OptionとAdditional Search Optionsと記載されたテーブル表示されます。上側のSelect A Search Optionから、ここではBasic Word Mark Searchを選択します。

TESS Basic Word Mark Option
TESS Basic Word Mark Option

6.TESS/Basic Word Mark Search

Basic Word Mark Searchを選択すると、下記のような入力画面が現れます。入力項目としては、plural and singular又はsingular (単複両方、又は単数限定)、Live and Dead (現存及び失効), Live(現存)、Dead(失効)を選ぶことができます。また、検索項目(Search Term)にキーワードを入力します。検索項目(Search Term)は、Combined Word Mark(文字商標), Serial or Registration Number(登録番号)、 Owner Name and Address(所有者名と住所)から選択できます。入力は半角の英数字に限定され、日本語の漢字、平仮名、片仮名などは入力できません。Word Markには、*記号(wildcard)を前方や後方に使用することができます。serial numberは8桁ですが、registration numberは7桁です。$記号をワイルドカードにして、例えば”edogawa”を含むように、”edoga$a”のような使用法も可能です。TESSは大文字と小文字を区別しません(not case sensitive)。

TESS Word Mark Search Entry Screen
TESS Word Mark Search Entry Screen

🔍Basic Word Mark Searchをもう少し使いこなす!

初期画面で、Termにそのまま文字商標の一部を入力すれば、FieldのデフォルトでCombined Word Mark([COMB] as Boolean operator)が選択されていますので、商標の文字とその翻訳を選んだことになります。もし不明なスペルが文字の途中にあれば、”$”をwildcardとして使用します。また、言葉のどこかで対象文字が使われているかを抽出するためには”*word*”のような入力をします。

ここで絞り込むいくつかのパターンを例示しましょう。

“hawaii”と”island”の和集合(and)、オペレーターが[COMB]ですので、商標の文字とその翻訳の両方のfieldで検索します。–―結合商標に有効

(hawaii)[COMB] and (island)[COMB]

“honolulu”の類似を検索する場合、前後や母音の位置にワイルドカード(* $)を入れて、”*h$n$l$l$*”で検索し、近似の文字商標を抽出します。

(*h$n$l$l$*)[COMB]

“hawaii”の文字と、国際分類[IC]で第32類の和集合—文字では多数検索された場合に、国際分類の類で絞ります。分類の類は””で囲むことに注意

(hawaii)[COMB] and “032”[IC]

“hawaii”の文字と、商標権者名[ON] で”kona”(会社名)の和集合–―ターゲットや相手が決められていて、その名前が部分的にも分かっているときに有効です。

(hawaii)[COMB] and (kona)[ON]

“hawaii”の文字と、指定商品及び指定役務[GS] に”beer”(商品名)の和集合—指定商品や役務の名称で絞り込むことができます。

(hawaii)[COMB] and (beer)[GS]

7.TESS/Word and/or Design Mark Search (Structured)

図形商標や図形を一部に含む文字商標に対し、図形から検索する場合には、TESSの最初のページでSelect A Search Optionで上から2番目の Word and/or Design Mark Search (Structured) を選択します。すると、下記の項目(Field)をプルダウンで選択できる画面が表示されます。そこで、Design CodeをFieldに選択し、Design Codeの値を入力します。Design Code (Design Search Code)は、対象ごとに割り当てられた、recordにあるDesign Search Codeの数字を分ける小数点を除いた6桁の数字です。検索対象のDesign Codeを探すには、Design Search Code Manualを最初に参照します。ここで例えば、パンダの図形を検索する場合は、マニュアルのTABLE OF CATEGORIESの”3.animal”をクリックしてスクロールしていくと、”03.01.13 Panda bears”の表示が現れ、比較的簡単に見つけることができます。また、Description of Mark(商標見本についての記述), Design Description(描写された対象物など)を利用しても図形の要素を検索できます。下記の例では、Design Codeを040703(Geometric figures or combinations of geometric figures representing a person)とDesign Descriptionをmoon(月)として、そのAND(和集合)を求めています。これを記号で表記すると、(040307)[DC] and (moon)[DD]となります。

TESS WORD AND/OR DESIGN SEARCH
TESS WORD AND/OR DESIGN Search Entry Screen
Design Code (Term) Entry
Design Code (Term) Entry

指定商品(goods)や指定役務(services)で絞り込みたい場合もあると思います。その場合には、項目(Field)のプルダウンメニューからGoods & Servicesを選択し、Search Termに対象となる商品名や役務名(一部でも可能)を入力します。下記の例は、Design Descriptionに”moon”を入れて、Goods & Servicesを”knife”とした和集合(AND)の入力を示しています。これを記号で表記すると、(moon)[DD] and (knife)[GS]となります。世界で共通のニース国際分類(International Class)の数字でも商品、役務での絞り込みができます。 アメリカ合衆国の商標登録出願では、指定商品及び指定役務の選定にAcceptable Identification of Goods and Services Manual Next Generation(或いはID Manual)を利用することができ、出願時に商品役務をこのID Manual中で選択するとオフィシャルフィーについて約50ドルのディスカウントが可能です。アメリカの商標実務では、日本のような類似群コードは存在しないことから、DuPont Factorsで自説を展開したり、過去の判例/審決(USPQやOfficial Gazzette)を頼りに、商品役務の類比判断をすることになります。

Goods & Services Entry
Goods & Services Entry

8.検索結果一覧表(Hit List and Image List)

TESSのBasic Word Mark Searchで必要事項を入力して、Submit Queryボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。検索結果は、青字でM Records(s) found  (下記の例では、1294個の記録が見つかった)の表示がされ、デフォルトで一覧表のリスト(Hit List)となります。この一覧表では、 Serial and Registration Number, Word Mark, TSDR, Live or Deadが表示されます。

Search Output List
Search Hit List

また、検索結果は、標章画像のグリッド表示(Image List)も可能です。グリッド表示では、標章画像とシリアル番号が表示されます。グリッド表示切り替えるには、IMAGE LISTのボタン(青の右から3番目のボタン)をクリックします。

Search Output Image Grid
Search Output Image Grid

また、検索自体が図形コードで行われていても同様な、グリット表示をすることができます。

グリット表示
IMAGE LIST SCREEN

もし、検索結果として、1つも検索できなかったときは、”No TESS records were found to match the criteria of your query.”と表示されます。これは検索したキーワードとマッチする結果が得られなかったことを示していますが、類似の範囲までも検索している訳ではないので、これを以て登録が確実ということではありません。

Hits Nothing
TESS Hits Nothing

9. 詳細表示 (Records)

一覧表の中の個別の案件をクリックすると、その案件の詳細情報が表示されます。下記の例では、1294個の記録の中の110番目の記録を表示(Record 110 out of 1294)しています。

Searched Mark
Searched Mark

表示される項目は次のとおりです。なお、全てが表示されるのではなく、データがある項目だけが表示されます。

  • Word Mark (文字商標)
  • Translations(翻訳):The non-Latin characters in the mark transliterate to “〇〇〇” and this means “△△△” in English.
  • Goods and Services(指定商品・指定役務):初めに国際分類(IC)、続いてUS分類(US)が表示され、その次に具体的な指定商品、指定役務(G & S)が続きます。
  • Standard Characters Claimed (標準文字)
  • Mark Drawing Code (商標見本コード) (0) UNKNOWN, (1) TYPED DRAWING, (2) DESIGN ONLY (3) DESIGN PLUS WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS (4) STANDARD CHARACTER MARK (5) WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS IN STYLIZED FORM, (6) FOR SITUATIONS FOR WHICH NO DRAWING IS POSSIBLE, SUCH AS SOUND
  • Design Search Code<(図形調査コード)
  • Trademark Search Facility Classification Code(商標調査便宜分類コード)
  • Serial Number(番号)
  • Filing Date(出願日)
  • Current Basis(現在の出願の基礎) 1A {use in commerce}, 1B {intent to use}, 44D {foreign application}, 44E {foreign registration}, 66A (Madrid Protocol), NO FILING BASIS No filing basis claimed.
  • Original Filing Basis(出願時の出願の基礎)
  • Published for Opposition<(出願公告)
  • Registration Number< (登録番号)
  • Registration Date(登録日)
  • International Registration Number(国際登録番号)
  • Owner (APPLICANT) (所有者、出願人)
  • Assignment Recorded(譲渡記録済) ASSIGNMENT RECORDED
  • Attorney of Record(代理人)
  • Prior Registrations (先の登録)
  • Disclaimer (権利不請求)
  • Description of Mark (標章の説明)
  • Type of Mark (商標の種類)  TRADEMARK、SERVICE MARK、
  • Register (登録簿) PRINCIPAL(主登録)とSUPPLEMENTAL(補助登録)があります。
  • Affidavit Text(宣誓書) SECT 15. SECT 8 (6-YR)
  • Live/Dead Indicator(現存・失効) Live(現存)かDead(失効)です。
  • Abandonment Date (放棄日)
  • Cancellation Date (失効日)

10.TSDR(Trademark Status & Document Retrieval)

TSDRによって、出願データやOffice Actionなどの処理データを案件ごとに見ることができます。日本の実務の包袋閲覧に近いと思います。商標見本の上に青いボタンでTSDR, ASSIGN Status, TTAB Statusと並ぶうちのTSDRをクリックします。ちなみに、ASSIGN Statusは権利の譲渡状況を表示し、TTAB Statusは異議、審判系の手続の履歴を表示します。

TSDR Status 1
TSDR Status Example 1
TSDRの画面では、ステータスがデフォルトで表示され、TM5 Common Status Descriptor(商標5庁共通ステータス記号)によって、一目で状況が分かるように構成されています。上図の例は、現状審査中で、LIVE(現存)です。

TSDR Status 2
TSDR Status Example 2
こちらの例は、シール形式の表示がありますので、登録済みでLIVE(現存)です。

TSDR DOCUMENTS
TSDR DOCUMENTS
TSDRの画面でDOCUMENTのタブを選べば、データとして入手できる電子データの出願書類、オフィスアクション(拒絶理由)、補正書や宣誓書、登録証などが一覧表で表示され、クリックすることで画面上に表示できます。

TSDR MAINTENANCE
TSDR MAINTENANCE
TSDRの画面でMAINTENANCEのタブを選べば、次回の宣誓書の期限等が表示されます。

11.Trademark Assignment Search

それぞれの商標について、誰が権利者なのか、どのように移転されたかなどの移転・譲渡についての情報もTrademark Assignment Searchで探ることができます。Trademark Assignment Searchの画面には、トップページのQuicklinkの右側コラム(trademark)の真ん中あたりの人のアイコン ”Search assignment”をクリックすることで移動することができます。

Trademark Assignment Search
Trademark Assignment Search

Assignment Searchの画面で、quick searchの場合には、Reel/frame number(記録番号), Serial number(連番), Registration number(登録番号), International Reg. number(国際登録番号), Assignor name(譲渡人名称), Assignee name(譲受人名称), Correspondent name(連絡先名前), Registrant name(権利者名称), Applicant name(出願人名称), Domestic representative (国内代理人)を選ぶことができます。Searchのタブを使用すれば、and/orのBoolen operatorを使用することもできます。

Conveyance type(移転の類型)
Conveyance type(移転の類型)としては次のようなもの(例示)が挙げられています。
CHANGE OF NAME(名称変更)
SECURITY INTEREST(担保権設定)
ASSIGNS THE ENTIRE INTEREST(全利権の譲渡)
ENTITY CONVERSION(法人組織変更)
MERGER EFFECTIVE 07/01/2016 (2016年7月01日付けの合併)
SECURITY AGREEMENT (担保権契約)
CONSOLIDATE 2 TREASURY BUREAUS (2つの経理局の併合)
LICENSE (使用権)
AMENDMENT OF LICENSE (使用権の補正)
LICENSE TO USE SAID MARK IN LA, VENTURA, SAN LUIS OBISPO, SAN DIEGO, SANTA BARBARA, ORANGE COUNTIES (ロサンゼルス、ベンツラ、サンルイス・オビスポ、サン・ディエゴ、サンタ・バーバラ、オレンジ・カントリーで上記標章を使用するための使用権)
NON-RECOURSE GUARANTY TRADEMARK AND LICENSE SECURITY AGREEMENT(非遡及型保証の商標とライセンスの抵当契約)
COURT ORDER(裁判所命令)
NUNC PRO TUNC ASSIGNMENT EFFECTIVE 09/15/2009(2009年9月15日発効の過去に遡及する譲渡)
TRADEMARK COLLATERAL SECURITY AND PLEDGE AGREEMENT(商標の副担保および担保契約書)
TERMINATION AND RELEASE OF TRADEMARK SECURITY AGREEMENT(商標担保権契約の終了と解除)
INTELLECTUAL PROPERTY COLLATERAL AGREEMENT (知的財産副担保契約)
FIRST LIEN INTELLECTUAL PROPERTY SECURITY AGREEMENT (第1の知的財産権担保契約)
SECOND LIEN INTELLECTUAL PROPERTY SECURITY AGREEMENT (第2の知的財産権担保契約)
RELEASE BY SECURED PARTY(担保権者による解除)
RELEASE AND REASSIGNMENT (解除と再譲渡)
GUARANTEE AND COLLATERAL AGREEMENT (保証契約と副担保契約)
CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE CONVEYING & RECEIVING PARTY’S NAME; TO CHANGE THE NATURE OF CONVEYANCE FROM CHANGE OF NAME TO AN ASSIGNMENT; AND TO ADD SIX OMITTED NUMBERS, PREVIOUSLY RECORDED AT REEL **** FRAME ***(譲受する当事者の名称を訂正し、譲渡対象を名称変更から譲渡に変更し、以前記録番号***に登録された6つの欠落番号を追加するための訂正譲渡)
RELEASE OF INTELLECTUAL PROPERTY SECURITY INTEREST PURSUANT TO COURT ORDER(裁判所命令に従う知的財産権担保権の解除)
BANKRUPTCY COURT ORDER RELEASING ALL LIENS, CLAIMS, INTERESTS, CHARGES, LIABILITIES AND OTHER ENCUMBRANCES OR SECURITY INTERESTS OF ANY KIND OR NATURE(すべての質権、債務、利益、義務、賠償金、その他の負担若しくはあらゆる種類の担保権を放棄する破産裁判所命令)
SECURITY WRIT OF ATTACHMENT (COURT ORDER)(担保設定命令(裁判所命令))
RELEASE OF LIEN BY COURT ORDER OF THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE(デラウェア州連邦破産裁判所の裁判所命令による質権の解除)
CERTIFIED COURT ORDER VOIDING PREVIOUSLY RECORDED ASSIGNMENT RECORDED AT REEL **** FRAME ****(以前記録番号***に登録された譲渡を無効とする公証された裁判所命令)
ORDER ASSIGNING INTELLECTUAL PROPERTY(知的財産権を譲渡する命令)
SALE BY COURT ORDER(裁判所命令による売却)
COURT ORDER, ORDERING THE TRANSFER OF THE ENTIRE INTEREST AND GOODWILL OF THE BUSINESS IN SAID TRADEMARKS(前記商標における業務の全利権と信用の譲渡を命ずる裁判所命令)
ORDER APPROVING SALE OF ASSETS FREE AND CLEAR OF LIENS(無償で資産の売却すると共に質権を解除する裁判所命令)
PROBATE COURT ORDER(遺言検認裁判所命令)
ORDER EVIDENCING THE RELEASE OF THE SECURITY INTERESTS OF CHEMICAL BANK, WELLS FARGO CAPITAL FINANCE, LLC, AND CERBERUS BUSINESS FINANCE, LLC(ケミカル銀行、ウェルズ・ファーゴ・キャピタル・ファイナンス・エルエルシーおよびケルベロス・ビジネス・ファイナンス・エルエルシーの担保権の解除を証拠立てる命令)
JUDGES ORDER FROM COURT FOR NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS EASTERN OF NULLIFICATION OF RECORD RECORDED AT REEL 4421 FRAME 0507(REEL 4421 FRAME 0507で記録された記録の否定する裁判所からイリノイ東の北部地区の裁判所に提出された判決)

検索結果としては、次のような画面になります。

Trademark Assignment Search Result
Trademark Assignment Search Result

Conveyanceの項目の下の内容を記載した最後の小さいPDFアイコンをクリックすると、添付書類を見ることができます。

12.Color Lining(色分け用線図)

2003年11月2日以前では、標章に色を表す場合に、線の種類を変えることで、その色を表示するものとしていました。その色の表示が下記の例となります。

Color Lining
Color Lining

apple keyboard

13.州登録(State Registration)

アメリカ合衆国の各州での商標登録は、概ねその州の政府(Secretary of State)に対して行うように決められています。

州登録(State Registration)のサイトへのリンク集
Alabama

Alaska
Arizona
Arkansas
California
Californiaの州登録の要点

  • 商品及びサービスの分類は、米国特許商標庁によって採用されたものであり、単一の出願は、商品又はサービスの複数の分類を含むことができます。
  • 申請者は、申請書の重要な事実が真実である旨の宣言を述べる必要があり、意図的でない不正確な陳述は、検察官によって強制される最高10,000ドルの民事上の処罰を受けることになります。
  • カリフォルニア登録の期間は10年から5年に短縮されており、更新申請では標章の実際の使用を示す使用証明の提出が要求されます。
  • 出願人は、以前に米国特許商標庁に商標を登録しようとしていたかどうか、登録が拒否された場合は、それが連邦レベルで拒否された理由を開示する必要があります。
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Puerto Rico
州登録のリンク(USPTOのサイトへ) State Trademark Information Links (https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/process-overview/state-trademark-information-links)
Findlaw State Trademark Information

TMIN News 03: Searching、13:16
10:50辺りでTESSを用いたSearchについて説明しています。(英語) 

米国商標制度 vol.1
米国商標制度 vol.2

米国特許商標庁(USPTO)に対する手続代理人の代理権限

米国の知的財産実務に精通している方は何を今更というところですが、日本の特許庁(JPO)に対する弁理士と弁護士の職業代理人として認められている権限と、米国特許商標庁(USPTO)に対するPatent Agent(米国弁理士)、Patent Attorney(米国特許弁護士)、及び米国弁護士(Attorney at Law)のそれぞれ職業代理人として認められている権限が、実は微妙に同じではないので、分かり易く解説します。

米国特許商標庁(USPTO)に対する代理人

特許

米国特許商標庁では、特許についての代理人は、Patent Agent(米国弁理士)かPatent Attorney(米国特許弁護士)のどちらかの資格が必要というように決められています。Patent AgentとPatent Attorneyは、それぞれPatent Bar Examinationに合格した者が登録できる資格で、一般の方がPatent Bar Examinationに合格すればPatent Agent(米国弁理士)になることができ、米国のいずれかの州の弁護士がPatent Bar Examinationに合格すればPatent Attorney(米国特許弁護士)となります。また、Patent Agent(米国弁理士)が米国のいずれかの州の弁護士に登録してもPatent Attorney(米国特許弁護士)になれます。Patent Bar Examinationは連邦法によるルールが当て嵌まりますので、外国籍の人間を国益を守る観点から排除することができ、日本人がPatent Barを受験するには、理工系の学位等と就労ビザに特許の仕事についての記載が求められ、合格した場合でもLimited Recognition(visaの範囲での限定許可)となります。永住権を取得すれば、日本人という外国人の枠がはずれて、限定した資格ではなく正式なPatent Agent(米国弁理士)かPatent Attorney(米国特許弁護士)となることができますが、税法上180日ルールなどが適用になりますので、日本に帰国する人は過去にPatent Bar Examinationに合格した者としかならない仕組みになっています。米国特許商標庁で扱う特許は、通常の特許(Utility Patent)だけではなく意匠登録(Design Patent)も含まれます。Patent Agent(米国弁理士)とPatent Attorney(米国特許弁護士)の間には、弁護士か否かという差があり、弁護士はlaw degreeを有した者、Law Schoolで学んだ経験を持ち、裁判所などへの対応もできるということで、アメリカ国民にとっては明らかな違いになっています。日本人に対しては、Patent Attorneyを弁理士と訳すことで、それ自体は誤訳でもないとは思いますが、米国弁理士と称している方について、Agentだけの米国弁理士なのかAttorney資格を有しているけど日本の資格に寄せて弁理士と称しているのかは、米国での裁判所の手続を依頼することも考えると気に掛ける必要があります。

商標

米国特許商標庁では、商標についての代理人は、米国のいずれかの州の弁護士(Attorney at Law)である必要があります。米国でtrademark bar examinationという商標の資格試験はありません。米国の特許弁護士(Patent Attorney)はその前提として弁護士ですので、商標についての手続を代理することはできますが、Patent Agent(米国弁理士)は商標についての手続の代理をすることができません。米国のいずれかの州の弁護士(Attorney at Law)になるには、通常、law degreeを取得して州の弁護士試験(State bar examination)に合格する必要があり、州の弁護士をstate bar memberと称することもあり、例えばイリノイ州であればIllinois state bar memberと呼ぶこともあります。また、州の弁護士について、履歴書などに正式には、州の最高裁判所での実務を認可された、admitted to practice the highest or supreme court of the Stateというような言い方もします。弁護士数の極めて少ない州では、ロースクールの卒業だけで弁護士資格を認め、試験のない州もありますが、大都会のある州では最近では弁護士数の増大傾向にあり、人数を制限する意味から州の弁護士試験の合格率も低下している傾向があります。米国特許商標庁に対する代理人は、米国のいずれかの州の弁護士であれば良いので、多くのbusiness lawyerやin-house attorneyの方も商標の手続きに関して代理することができます。弁護士になれるか否かは州法の範囲ですので、外国籍の人間を排除するということは差別としてできないルールとなっており、特に住む場所や就労ビザなどで制限されることはありません。商標の出願や使用宣誓書の提出の代理については、米国の特許弁護士から見れば、州の弁護士であれば特別な試験合格なしに代理できるということになります。

日本の特許庁(JPO)に対する代理人

日本の特許庁に対する手続の代理人は、日本の弁理士又は弁護士です。弁理士、弁護士になるには、それぞれ資格試験があります。日本の特許庁は、特許の職業代理人と、商標の職業代理人を区別するようなことはなく、弁理士であれば特許、実用新案、意匠登録、商標登録の産業財産権の4法についての手続代理の権限を有します。

米国商標実務: Sec.15(法15条)の宣誓書†

§15の宣誓書とは

米国の商標法では、§15の不可争性(incontestability)の宣誓書(declaration)を提出することができます。この§15の宣誓書を提出することで、商標登録の有効性を争うことができなくなり、例えばハウスマークなどの重要性の高い商標については、宣誓書により権利の安定化を図ることができます。

lincoln
Lincoln Statue

§15の宣誓書を提出できる要件

§15の宣誓書の提出には、次のような要件が必要です。1)商標の所有権や商標登録の権利を失効させる最終決定がだされていないこと、2)そのような手続が係属していないこと、3)登録の日の後、どこかの5年間継続的且つ連続的に使用し、その5年の期間から1年以内であること、4)商標が普通名称化していないことの4要件になります。使用ベースの出願の場合には、登録の際に使用宣誓書を提出することから、丁度、5年目6年目の§8の使用宣誓書の提出時に、使用が継続していれば自動的に3)の継続使用の要件が満たされることになります。§8の使用宣誓書は提出が必須ですが、§15の不可争性の宣誓書は任意ですので、提出することもでき、提出しなくても良い書類です。また、§15の宣誓書は主登録の商標に対して提出することができ、補助登録(Supplemental Register)の商標は対象とはなりません。

§15の宣誓書の提出期限、提出回数、必要書類

§15の宣誓書の提出には、3)の要件が満たされていれば、特に期限はありません。外国登録ベースや国際登録ベースの場合を除いてATU又はITU出願の登録時には使用の証拠を提出した上での話となり、3)の期間は5-6年目の使用証拠の提出時期と重なっていることから、Section 8の宣誓書と同時に提出することが慣行されています。また、§15の宣誓書は1回提出すれば登録が続く限り効果があり、使用宣誓書のように更新の度に提出が必要となるものではありません。また、§15の宣誓書に添付する証拠書類などはありません。

§15の宣誓書の効果

§15の宣誓書によって不可争性を獲得すれば何が何でも争えなくなというものでもなく、Lanham Act sec.33(b)に挙げらているように、無敵(invincible)というにはほど遠い感じですが、メリットもあります。 1)商標が記述的に過ぎない(descriptive or not-distinctive)という理由の無効審判と、2)商標が先に使用されていたことを理由とする取消審判に対しては、効果があります。例えば、先にアメリカで権利を取得していた場合に、類似の範囲の商標を第3者が出願し、その第3者に拒絶理由が打たれた場合には、同意(consent)を求めてくることもありますが、並行して先使用による取消(Petition for cancellation)もかけてくることがあり、その答弁書の提出だけでも数十万円ぐらいかかる場合があり、答弁しなければDefault Judgmentで取消となります。§15の宣誓書がでていれば、このような紛争に巻き込まれることはなくなります。商標が普通名称化した、使用していない或いは放棄している、公序良俗違反、他国の国旗などである、虚偽により登録を受けているなどの理由であれば、§15の宣誓書によって不可争性を獲得していても取消可能です。§14に規定するTTABの取消審判に対しては、5年の除斥期間の規定があり、§15の宣誓書はいらないようにも考えられますが、§14の除斥はTTAB(審判部)だけで連邦裁判所の手続には効果がないのですが、§15の宣誓書は連邦裁判所に対しても効力があります(Lanham Act sec.33(b))。

§15の宣誓書のデメリット

一般に、§15の宣誓書によって不可争性を獲得する場合には、全ての指定商品・指定役務に5年間継続的且つ連続的に使用していることを宣誓することになりますが、一部の商品について継続的な使用が虚偽だった場合には、虚偽に基づく手続で登録が取り消されるおそれもあります(Medinol, Mister Leonard)。なお、このようなリスクを避けるためには、商品の一部だけの§15の宣言も可能です。

§15の宣誓書の提出費用

§15の宣誓書は$200 per classになります。弊所事務手数料は40,000円で区分が増える毎に10,000円追加です。現地代理人費用はありません。

米国商標におけるコンセント(同意)書の取り扱い

同意書の取り扱い

米国での商標登録出願に対して、米国審査官(examining attorney)が既に登録されている商標を挙げて、拒絶理由を通知してくることがあり、これに対しては、1)競合すると認定されている指定商品・指定役務を削除する補正をする。2)競合すると認定された商標登録を取消すための審判を請求する。3)意見書を提出して非類似であることを主張する。同意書は、意見書を提出して非類似であることを主張するための証拠として用いられます。審査官が同意書を提出するようにと示唆することはありません。

言葉だけの同意書(naked agreement)は重視されない

同意書が既登録商標権者が出願者の商標登録に同意するもので、混同が生じないということを単に述べているに過ぎない場合は、約因がない同意として重視されることはないとされています。従いまして、審査官が競合するとの主張を覆すには、一般大衆を混同することがないを当事者間で同意から導かれることを示すことになります。例えば、既登録商標権者と出願者の商標を付した商品が、出願者により販売されているという事実とライセンス契約は、混同を生じないとするには十分でないと判断されています(In re Wacker Neuson SE)。

米国審査官のルール

米国審査官は、当事者の適格な同意書には実質的に配慮すべきとされています。即ち、当事者が信じ得る同意をし、他に混同を生じてるという要因もない場合には、審査官は混同が生じるという判断ができないとされています。

同時使用合意書(concurrent use agreement)は同意書(consent agreement)とは異なる

同時使用合意書(concurrent use agreement)は、同意書とは異なっています。同時使用合意書は、登録の地理的な割り当てを定めた合意書です。

TMEP 1207.01(d)(viii) Consent Agreements
The term “consent agreement” generally refers to an agreement between parties in which one party (e.g., a prior registrant) consents to the registration of a mark by the other party (e.g., an applicant for registration of the same mark or a similar mark), or in which each party consents to the registration of an identical or similar mark by the other party.
An applicant may submit a consent agreement in an attempt to overcome a refusal of registration under §2(d) of the Act, or in anticipation of a refusal to register. However, an examining attorney may not solicit a consent agreement.
A consent agreement may take a number of different forms and arise under a variety of circumstances, but, when present, it is “but one factor to be taken into account with all of the other relevant circumstances bearing on the likelihood of confusion referred to in §2(d).” In re N.A.D. Inc., 754 F.2d 996, 224 USPQ 969, 971 (Fed. Cir. 1985).
“Naked” consent agreements (i.e., agreements that contain little more than a prior registrant’s consent to registration of an applied-for mark and possibly a mere statement that source confusion is believed to be unlikely) are typically considered to be less persuasive than agreements that detail the particular reasons why the relevant parties believe no likelihood of confusion exists and specify the arrangements undertaken by the parties to avoid confusing the public. See In re E.I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1362, 177 USPQ 563, 568 (C.C.P.A 1973) (noting that “[i]n considering agreements, a naked ‘consent’ may carry little weight,” but “[t]he weight to be given more detailed agreements . . . should be substantial”); see also In re Donnay Int’l, S.A., 31 USPQ2d 1953, 1956 (TTAB 1994) (“[T]he more information that is in the consent agreement as to why the parties believe confusion to be unlikely, and the more evidentiary support for such conclusions in the facts of record or in the way of undertakings by the parties, the more we can assume that the consent is based on a reasoned assessment of the marketplace, and consequently the more weight the consent will be accorded.”); In re Permagrain Prods., Inc., 223 USPQ 147 (TTAB 1984) (finding a consent agreement submitted by applicant did not alter the conclusion that confusion was likely, because the agreement was “naked” in that it merely indicated that each party would recognize, and refrain from interfering with, the other’s use of their respective marks and that the applicant would not advertise or promote its mark without its company name, but the agreement did not restrict the markets or potential customers for their goods in such a way as to avoid confusion);cf. In re Wacker Neuson SE, 97 USPQ2d 1408 (TTAB 2010) (finding an otherwise “thin consent” to be viable and reversing a §2(d) refusal, in view of the relationship of the parties, the provisions of a licensing agreement executed by the parties, and the fact that the goods and services offered under both parties’ marks were manufactured and sold by applicant).
If a consent agreement makes representations about both parties’ beliefs regarding the likelihood of confusion and/or indicates that both parties have agreed to undertake certain actions to avoid confusion, then it should be signed by both parties, or by individuals with legal authority to bind the respective parties. In some instances, however, a consent document might be signed only by the registrant, because only the registrant has provided its consent, agreed to take certain actions, or made representations as to the likelihood of confusion. The absence of applicant’s signature on the document in such cases does not necessarily render the document unacceptable, but, like any other consent document, its persuasive value should be determined in light of all other evidence in the record. See, e.g., Donnay Int’l, 31 USPQ2d at 1956-57 (finding that a consent letter signed only by the registrant and consisting merely of registrant’s consent to applicant’s registration and use of the applied-for mark was entitled to limited weight, but nonetheless concluding that it served to “tip the scales” in favor of reversing the §2(d) refusal, especially in view of the minimal evidence supporting the conclusion that confusion was likely); In re Palm Beach Inc., 225 USPQ 785, 787-88 (TTAB 1985) (concluding there was no reasonable likelihood of confusion as to applicant’s and registrant’s marks, based on, inter alia, the different nature of the parties’ goods, two consent letters signed only by owners of the cited registration, and an affidavit of an officer of applicant’s subsidiary indicating that actual confusion had not occurred during the more than 45 years of the marks’ coexistence and that future likelihood of confusion was believed to be unlikely).
In the In re E. I. du Pont de Nemours & Co. decision, the Court of Customs and Patent Appeals stated as follows:
[W]hen those most familiar with use in the marketplace and most interested in precluding confusion enter agreements designed to avoid it, the scales of evidence are clearly tilted. It is at least difficult to maintain a subjective view that confusion will occur when those directly concerned say it won’t. A mere assumption that confusion is likely will rarely prevail against uncontroverted evidence from those on the firing line that it is not.
476 F.2d at 1363, 177 USPQ at 568.
Accordingly, the Court of Appeals for the Federal Circuit has indicated that consent agreements should be given great weight, and that the USPTO should not substitute its judgment concerning likelihood of confusion for the judgment of the real parties in interest without good reason, that is, unless the other relevant factors clearly dictate a finding of likelihood of confusion. See In re Four Seasons Hotels Ltd., 987 F.2d 1565, 26 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1993); In re N.A.D. Inc., 754 F.2d 996, 224 USPQ 969 (Fed. Cir. 1985); see also du Pont, 476 F.2d at 1362-63, 177 USPQ at 568; cf. In re Mastic Inc., 829 F.2d 1114, 4 USPQ2d 1292 (Fed. Cir. 1987) (affirming TTAB’s holding that applicant’s mark was barred by §2(d), because the provided consent to register was essentially a “naked” consent and all other relevant factors weighed in favor of a conclusion that confusion was likely).
Thus, examining attorneys should give substantial weight to a proper consent agreement. When an applicant and registrant have entered into a credible consent agreement and, on balance, the other factors do not dictate a finding of likelihood of confusion, an examining attorney should not interpose his or her own judgment that confusion is likely.
A consent agreement is not the same as a “concurrent use” agreement. The term “concurrent use” is a term of art that refers to a geographical restriction on the registration. See TMEP §1207.04 regarding concurrent use.

CIPO (Canadian Intellectual Property Office) カナダ知的財産庁 商標関連料金表💰

カナダ知的財産庁 料金表(CIPO’s Fee Schedule)

カナダ国内商標出願等に際し、カナダ知的財産庁に支払う政府費用(Official fees)は次のとおりです。[2019.6.17移行] ca_courthouse

 項目  CAドル
 商標登録出願(online)
(紙出願は+100ドル)
 330 (最初の1区分)
100 (追加分、区分毎)
 異議申立(公告から2月)  750
 指定商品、指定役務の拡張(subsection 41(1))  430 (最初の1区分)
100 (追加分、区分毎)
 商標権の移転登録  100
 更新登録(online)  400 (最初の1区分)
125 (追加分、区分毎)
 認証付き複写物の発行  35
 不登録標章等の申請  500
 地理的表示の異議申立(公告から3月以内)  1000
 改正法前の出願で改正後に許可された商標の登録料  200