失敗例と成功例から学ぶ使用供述書・使用宣誓書の適切な使用見本(Specimen)の解説

1.使用主義を支える使用供述書・使用宣誓書

米国特許商標庁では、連邦の商標登録に記載される指定商品・指定役務については”全て使用している”としてその登録情報を維持しており、その商標について使用していない商品や役務を登録しておくことはしない方針を打ち出しています。それは、日本のように或る区分内の指定商標や指定役務については使用の有無に拘わらず同じ料金なので全部権利として確保するようなやり方とは大分異なっていることが分かります。2021年年末に施行される商標近代化法(TMA)では、登録から5-6年目までは使用の証拠が不要とされたマドプロベースの出願に対しても取消(expunge)請求でき、登録と使用が表裏一体化する傾向が強くなってきています。
 ところで使用供述書・使用宣誓書には、不使用について正当な理由を述べない限りは使用見本を提出することとされています。登録したり、さらにはその登録を維持するためには、適切な使用見本(Specimen)をタイムリーに提出することが求められています。出願と同時に使用見本を提出する場合は、一般にUse in Commerceと呼ばれており、出願ベースは1aとなります。使用供述書はallagation of use (AOU), より具体的にはstatement of use(SOU)又はamendment to allage use (AAU)の形式で申請され、1bベースの出願についての登録前に提出されます。使用宣誓書はdeclaration of use(DOU)で登録後の5-6年目や9-10年目などの更新時に提出します。使用宣誓書を提出する場合には、既に登録されている全ての商品・役務について使用していることを宣誓する必要があります。出願時の代理は登録により終了しているとUSPTOは見做していますので、登録後の最初の手続で異なる代理人により手続する場合には、その手続きの代理人は、登録された弁護士(attorney of record)にUSPTOで自動的に記録されます。

camera and laptop

2.使用見本の原則的なルール

2-A.取引での使用 (Use in Commerce)

米国での商品販売や役務の提供が実際に行われていることが必要です。米国以外の外国での使用はここでの取引での使用となりません。日本だけでしか販売していない場合は米国での取引の要件を満たさないことになります。米国はその属地も含んでおり、グアム、プエルトリコ、米領サモアも含みます。しかし日本にある米軍基地は米国には含まれません。また使用は、使用の証拠を作るための見せかけのもの(token use)であっては取引の要件を満たさないことになります。デジタル的に加工した使用見本や模造品を撮影した使用見本も実際に取引を反映しないものとして拒絶の対象となります。特に画像のデジタル加工処理をしたか否かを精度良く判定するソフトウエアを導入済みであることを米国特許商標庁は公言していますので、マークを加工して適当な画像を作る場合は見抜かれるものと思います。

2-B.商品なのか役務なのか

次に証拠を提出する対象なのは、商品なのか役務なのかをはっきり区別する必要があります。商標を使用している対象が商品の場合は、広告では使用の証拠とならない原則があります。一方役務商標の場合は広告であっても良く、商標と役務の内容を示すチラシ、パンフレットなどであっても証明可能です。

2-C.商品についての使用見本(Specimen for goods)

商品についての使用見本は次の写真等です。a) 標章を備えた実際の商品、b) 標章を備えた、その商品の実際の容器、包装、タグ、またはラベル、c)標章を示し商品と直接関連する売り場となる表示(point of sale display)。また、商品についての使用見本を提出する場合、広告は一般的に受理される(acceptable)資料とはなりません。Websiteは一般的に広告として把握されますが、それだけでは充分ではなく、使用見本とするためにはWebsiteにECサイトのカートやショッピングバックのような販売若しくは注文する手段が必要です。

2-C-1.標章を備えた実際の商品

Reg.2941846 Accepted
米国商標登録第2941846号
Standard Character
米国商標登録第2941846号
G&S:025 golf shoes and spikes
商標がSTANDARD CHARACTERであり、字体や配列は変更されていても問題なし
Reg.4223604 Unaccepted and Resubmitted
米国商標登録第4223604号 STANDARD CHARACTER

Shoes; Footwear

Not accepted
Accepted
G&S 本願のマークは、使用見本に表示されているマークと一致していません。 この場合、願書にはSTEALTHとしてマークが表示され、使用見本にはSTEALTHONEおよびSTEALTHC4としてマークが表示されています。
Reg.6482358 Rejected and Accepted
ustr6482358
米国商標登録第6482358号 Standard Character
G&S: 025 Pants; Shirts, etc. 028 Basketballs; etc.
big guard spec_rejected
Rejected as Digitally Altered
accepted
Accepted
本件は、最初の使用見本では申請されたマークがバスケットボール自体に表示されないため、デジタルで作成または変更されたように見えるとして拒絶され、再提出しています。
Reg.3660040 Unaccepted and Resubmitted
米国商標登録第3660040号

G&S: 09 sunglasses

Not Accepted
Accepted
デジタル化された画像が小さすぎ、技術的な問題のために判読できず、特定された商品やサービスの商取引で使用されている出願の標章が明確に示されていないため、使用見本は受理されません。
Ser.87749350 Unaccepted
米国出願第87749350号

G&S: 08 Hand-operated agricultural implements, namely, broadforks; Hand tools, namely, flaring tools; Hand-operated cutting tools; Knives, forks and spoons; Non-electric pizza cutters; Non-electric razors; Pizza cutters, non-electric; Scissors; Table knives, forks and spoons for babies; Tool belts; Wire strippers; Fertilizer scoops; Hand tools, namely, graving tools; Hand-operated pipe cutters; Hand-operated sprayers for insecticide; Manicure sets

guiga
Not Accepted as digitally altered or mock-up
使用見本は、商品、パッケージ、商品に貼付されたタグまたはラベル、または商品の陳列に付けられたマークを示し、商品が実際に商取引で販売または輸送されて販売される場合にのみ、商品の商取引で使用されるマークを示します。 記録された使用見本はデジタル的に作成または変更されているように見えるか、そうでなければ模造品であるため、実際に商取引で使用されているマークを示しているようには見えません。

2-C-2.商品の実際の容器、包装

Reg.2976900 Accepted

G&S: cosmetics, perfumes, cosmetic soaps, hair lotions

パッケージで、SEKKISEIの文字列が漢字の雪肌精の真下でなくとも受理されています。
Reg.4065641 Rejected for one class and Submitted again
dunlop-mark
米国商標第85135362号 Standard Character

G&S 03 Polish cleaning preparations for musical instruments; oils for cleaning musical instruments 04 Grease and lubricating oil for use on musical instruments

Not for Class 4
Accepted for class 4
最初の提出時では、「guitar fretboard cleaner」と記載されている商品に貼付されたマークの使用を示しているように見えるため、上記商品はクリーニングを目的としており、見本は国際分類のクラス03の商品(つまり「楽器をクリーニングするためのオイル」)にのみ使用できます。 当該見本は、国際分類クラス04の指定商品のいずれにも受け入れられませんと判断され、クラス04の商品の写真を再提出しています。
Ser.90358316 Unaccepted and Resubmitted
米国商標出願第90358316号
米国商標出願第90358316号

G&S 014 Bead bracelets

Not Accepted
accepted
Accepted
提出された見本からは、バッグが出願人のビーズブレスレットの容器またはパッケージであるかどうか、または出願人のビーズブレスレットが提出された見本に示されているバッグに入っているかどうかは不明と判断され、見本を再提出しています。

2-C-3.商品の実際のタグ、ラベル

Reg.6393321 Unaccepted and Resubmitted
米国商標登録第6393321号

G&S 033 Wine; Sparkling wines; Sparkling fruit wine; etc.

Mere advertising
Resubmitted
出願人は、指定商品に関する情報からなる「メディアキット」を提出しましたが、広告は商品の使用見本として認められません。広告は原則として認められませんが、例外的に販売場所での表示における広告であれば認められることもあります。
Ser.87625558 Unaccepted
出願番号87625558号
G&S: 018 Canes; Leather leads
Not Accepted
G&S 出願にかかるマークは、紐で商品に貼られた無地の白いラベルに表示されていますが、他人つまりJUNGLELEOPARDの商品に対して出願にかかるマークが付いたラベルを示しているように見えます。
Reg.3746567 Unaccepted
moontime tea
米国商標登録3746567号

G&S 030 Coffee and tea; Tea

Not Accepted
ラベルをよく見ると、本来、提供者の名称やアドレスが入る部分が単に”Lorem Ipsum dolor…”となっており、印刷のゲラ刷り(printer’s proof)に過ぎないと判断されてます。From USPTO Webiner

2-C-4.POS(point of sales)での販売表示

Reg.3684304 Accepted
米国商標登録第3684304号

G&S: 032 Soft drinks

Accepted
販売場所での商標の表示の写真も使用見本となります。指定商品は自動販売機ではなくソフトドリンクですが商標を表示する自動販売機の写真で使用見本として受理されています。

2-C-5.電子的な表示

商品についての使用見本をWebpageのScreenshotで提出する場合には、そのWebpageのURLとアクセスした日付、そして商品が分かる写真と、その近くに存在するマーク(標章)が必要であり、さらに注文する手段としてのカートやそれと同等な注文のためのページなどが用意されていることが必要です。

Reg.1242974 Accepted

RUBIK’S CUBE

G&S: 028 Puzzles

Accepted as POS webpage
矢印のところにカートのアイコンがあり、注文する手段が備わっていることが分かります。注文する手段がない場合は、原則として広告として扱われ、他の証拠がなければ受理されないことになります。
Reg.3361597 Accepted
米国商標登録第3361597号

G&S 025 women’s high fashion designer footwear

カートの代わりに小さなショッピングバックのアイコンがあります。また、サイズをオーダーするボタンもページ内にあります。いわゆる“Louboutin red”はPantone 18 1663TPになります。

2-D.役務についての使用見本(Specimen for services)

Reg,6401882 Accepted
米国商標登録第6401882号
米国商標登録第6401882号

G&S: 037 Plumbing services

米国商標登録第6401882号
Accepted
商標にplumbingの文字があるので、作業車両のボディのペイントだけで配管の役務を行っていることが理解される。
Reg.6084291 Accepted
米国商標登録第6084291号
米国商標登録第6084291号

G&S: 044 Dentistry services

Accepted
歯科医院の外観
Reg.2901090 Accepted
usp
米国商標登録第2901090号 Color trademark : Brown

G&S: Transportation and delivery of personal property by air and motor vehicle

transportation and delivery by motor vehicle
ups
Transportation and delivery by air
本件は色彩のみからなる商標で、運送作業の写真を使用見本としています。
Reg.1527389 Accepted
ana
米国商標登録第1527389号

G&S: 039 AIR TRANSPORTATION OF PERSONS, PROPERTY AND MAIL

ana
Accepted
Service MarkはWebsiteを有効に活用することが使用見本提出の王道となりつつあります。

2-E.いくつかの商品・役務、商標の具体例

2-E-1.飲食店

Reg.3678491 Accepted
米国商標登録第3678491号

G&S: 043 Restaurant services

Accepted

2-E-2.本・雑誌

Reg.754203 Accepted
SPORTS ILLUSTRATED

G&S: 016 Weekly Magazine

Accepted

2-E-3.ソフトウエア

Reg.5448706 Accepted
米国商標登録第5448706号
米国商標登録第5448706号

G&S: 09 computer operating software, computer browsing software, namely, software for browsing the global computer network and private networks, computer software for providing access to the Internet

google chrome
Accepted as webpage

2-E-4.電気・ガス

Reg.4297019 Accepted
米国商標登録第4297019号

G&S: 039 Public utility services in the nature of the provision and distribution of electricity; transmitting, transporting, storing, and distributing of energy commodities, namely, electricity [ and natural gas ]; arranging for transmission, transportation, storage, and distribution of energy commodities, namely, electricity [ and natural gas

pes
Accepted as webpage
Accepted as webpage

2-E-5.音商標

Reg.2814082 Accepted
米国商標登録第2814082号
米国商標登録第2814082号

G&S: 05 Medicated transdermal patches, plasters, pads, gels and sprays for the temporary relief of the aches of rheumatoid arthritis, and the aches and pains of muscles, joints and tendons

Radio Advertisement (mp3 file) mailed to USPTO, the mark is used at the end of the advertisement.

3.使用見本の拒絶(Specimen Refusal)

3-A.使用見本の不一致

3-A-1.商標が不一致

Reg.6445519 Unaccepted and Mark Drawing Switched
出願当初の商標見本

G&S: 028 Billiard bridges

補正した商標見本
Not Accepted
最初の拒絶理由通知では、「使用見本はSURESHOTという単語の真ん中に、詳細がないプレーンなプールキューが存在するというマークを表示しています。ところが、商標見本では、キューの基部と中央にデザインがあり、キューにプラスチックとフェルトの先端がある非常に詳細なプールキューが含まれたマークになっています。商標見本のマークに関する前述の詳細のすべてが使用見本のマークに存在している訳ではないため、使用見本のマークは商標見本のマークと一致しません。」と指摘されました。拒絶対応では商標見本を使用見本に合わせる補正を選択しています。ECサイトのWebpageを再提出。
Reg.2965194 Unaccepted and Resubmitted
2965194
米国商標登録第2965194号

G&S: 035 Distributorship in the field of fine chemicals

Not Accepted as colorless
Accepted
1)出願人はマークの特徴として色を主張しているため、出願人は主張された色の使用を示す色付き見本を提出する必要があります(出願人はスキャンされた白黒画像を提出しました)。2)今回の見本は、指定されたサービスのマークの使用を証明していません(使用見本は、一部の広告カバーページにマークを示しているだけで、そのサービスの提供については説明していません)請求書、発表、注文書、請求書、リーフレット、パンフレット、宣伝用のリリースやその他の印刷された広告資料は、一般的に受け入れ可能な役務商標の使用見本です。

3-A-2.商品が不一致

Ser.90311525 Unaccepted
Ser.	90311525
Ser. 90311525

G&S: 025 Beanies; Bikinis; Blazers; Hats; Heels; Pajamas; Scarves; Slippers; Sneakers; Socks; Sweaters; Sweatshirts; Vests; Belts; Bow ties; Denim jeans; Denim skirts; Flip flops; Gloves as clothing; Henley shirts; Hoodies; Neckties; etc.

Not Accepted
G&S 出願人のデザイン/ワードマークは、ウェブサイトの左上隅に表示されます。 この方法は、オンライン小売店サービスのサービスマークとしてのみ表示されます。 マークは、国際クラス25の申請された商品のいずれにも表示されておらず、関連して表示されていません。したがって、そのような資料は単なる広告であり、商品の見本としては受け入れられません。
Ser.90491495 Unaccepted
Ser. 90491495
Ser. 90491495

G&S: 012 Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; Air pumps for bicycles; Anti-skid studs for vehicle tires; Anti-theft automotive alarms; Brake pads for automobiles; etc.

Not Accepted as shifted from ID
見本には、出願人が販売した自転車のサドルの電子POSディスプレイと写真が表示されてます。 ただし、出願人の指定商品には自転車のサドルは含まれていません。また、指定商品のどの商品にも自転車のサドルは含まれていません。 したがって、使用見本には、国際クラス012の指定された商品のいずれかに関連して商取引で使用されるマークは表示されていません。

3-A-3.役務が不一致

Ser.88771855 Unaccepted
Ser.88771855
Ser.88771855

G&S: 035 E-commerce based order fulfillment services in the field of IT parts ordered by customers

Not Accepted
使用見本は、注文履歴やブラインド配送など、小売店のチェックアウト機能を識別するために使用されているマークを示しています。しかし、出願人が他者へのオーダーフルフィルメントサービスの提供に関連してマークを使用していることを示すものではありません。また、使用見本には、ウェブサイトのURLや、ウェブサイトの見本に必要なウェブサイトの印刷日やアクセス日は含まれていません。 したがって、使用見本は、使用明細書に記載されている国際クラス35サービスに関連してマークが使用されていることを立証するには不十分です。

3-B.Website/Webpageを使用見本とする場合の特別ルール

Ser.88845023 Unaccepted
Ser. 88845023
Ser. 88845023

G&S: 041 Music, art, merchandise, and music producer

Not Accepted as with no printed/access date
使用見本がウェブページの見本として受け入れられないため、登録は拒否されます。 印刷/アクセスに必要な日付がありません。
Reg.2180647 Accepted
GNC

G&S: 05 dietary supplements

gnc screen spec
Accepted
原則的にWebpageは広告と見做され、URLとアクセス日付及び注文手段が必要とされますが、例外的にはwebpage内の写真が商品を撮影したもので、証明しようとする商標自体も商品に表されて明確な場合は、URLとアクセス日付及び注文手段は不要とされています。例えば、パッケージにマークと商品が何かが明確に分かる写真の画像を載せたwebpage。

3-C.デジタル的変更や作為的見本

Reg.6438052 Unaccepted and Resubmitted
REG6438052
米国商標登録第6438052号

G&S 09 Eyeglasses; Headphones; Computer keypads; DVD burners; Personal stereos; Protective cases for smartphones; Sirens for vehicles; Tool measuring instruments; Touch screen pens; Wireless computer peripherals

coarsa beetea spec1
Not Accepted
coarsa beetea spec2
Accepted
出願人の商品に表示されているマークは、消費者に提示されるものではなく、無計画に貼られているように見えるため、標本は模造品のように見えます。 マークは簡単に剥がせるステッカーで付けられているようです。 携帯電話のケース業界では、商標を商品から簡単に削除することは一般的ではありません。

3-D.単なる装飾(Merely Ornamental)

Ser.88927261 Unaccepted as MERELY ORNAMENTAL

G&S 021 Mug trees; Mugs; Mugs of precious metal; Mugs, not of precious metal; Beer mugs; Coffee mugs; Coffee cups, tea cups and mugs; Cups and mugs; Earthenware mugs; Glass mugs; Insulated mugs; Porcelain mugs; Travel mugs; Vacuum mugs 025 T-shirts; T-shirts for men, women, children; Graphic T-shirts; Short-sleeved or long-sleeved t-shirts

本件では、見本に示されているマークは、デザインおよび/または出所表示以外の場所に飾られていおり、シャツなどの単なる装飾的または装飾的な特徴として認識されます。

4.使用見本の拒絶を受けた時の対応

対応方法は通常拒絶理由(Office Action)に記載されています。外国人の場合は、応答にUS-licensed attorney(米国弁護士)の代理が必要です。

4-A 提出した使用見本について拒絶の場合

出願時に提出した使用見本について拒絶されている場合は、1)証拠を集めて使用見本を受理しないことに反論する、2)使用見本の再提出か、3)出願のベースを1aから1bに変更してITU出願にするを選択することができます。提出した証拠に疑問がある場合には、追加の情報を求められることがあります。出願が1aベースのままの場合は再提出する見本の使用は出願前であることが必要です。出願が1bベースであり、6か月づつ延長したところの現在の期間で提出した使用見本について拒絶されている場合は、同じ6ヶ月の期間での使用見本の再提出か、或いは保険的な延長請求をしてもう6ヶ月の提出期間を得ることも可能です。登録後の手続きでは、見本の拒絶に対して、1)Petition to Director, 或いは2)期限内の見本の再提出の選択になります。

4-B 使用見本と商標見本が異なる場合

使用見本と願書に添付した商標見本が異なると判断された場合には、1)証拠を集めて使用見本を受理しないことに反論するか、2)使用見本の再提出か、3)願書に添付した商標見本の補正を選ぶことも可能です。商標見本の補正は日本の実務にはない選択になります。

4-C 単なる装飾との拒絶

単なる装飾との拒絶に対しては、1)使用見本の再提出、2)補助登録への補正、3)出願した標章には識別力があるとの証拠の提出、4)標章は既に出所表示機能があるとの証拠、の4つから選んで対応することができます。“Ornamental” Refusal Page

4-D Auditに選択された場合

Auditに選択された場合には、Auditで示す商品及び役務について追加の使用見本を宣誓書と共に提出する必要があり、同時に使用していない商品及び役務については削除する必要があります。Auditに選択される条件は次のとおりです。8条若しくは71条の使用宣誓書の提出に伴って、1)少なくとも1つのクラスに4つ以上の商品または役務を有している場合、若しくは2)少なくとも2つ以上のクラスに2つ以上の商品または役務を有している場合です。例えば、18類の1つのクラスで、財布、長財布、バックパック、鞄用タグ、スーツケース。或いは例えば、長財布、スーツケース(18類)、被服、すなわちシャツ、ショーツ、ズボン、コート、帽子(25類)、レンタル衣服の店舗(35類)Post Registration Audit Program

5.使用見本の電子的な要件

JPGファイル

米国特許商標庁に提出できるJPGファイルは5MB若しくはそれ以下に制限されています。ファイル名は256文字までで、.jpgの識別子を含みます。

PDFファイル

米国特許商標庁に提出できるPDFファイルは30MB若しくはそれ以下に制限され、全てのファイルは300 DPIで保存する必要があります。また、ページサイズは14 x 14 inches若しくはそれよりも小さいサイズとされます。

6.使用見本についてのYoutube動画(英語)

Trademark specimens for experienced filers、1:31:53
本ページの幾つかの例は当該動画に基づいています。

Trademark specimens for experienced filers

TMIN News 08: Specimen, 5;28
一般向けの動画(英語)です。

TMIN News 08: Specimen

USPTO Specimens

当サイト内の関連ページ

米国特許商標庁の使用証拠検査制度
米国商標実務 商標使用の証拠としてのウエブページ
米国商標実務: 使用証明についての変更点(延長されて2019年2月15日施行)
米国商標実務 使用についての供述書・宣誓書
米国商標 使用見本抗議メール試用プログラム | 米国特許商標庁 (USPTO)
米国 商標近代化法(Trademark Modernization Act of 2020)
米国商標登録出願(直接)† 手続概要と費用

米国弁護士(US licensed attorney)です。
有明国際特許事務所では、日本の弁理士資格と、アメリカ合衆国連邦規則§11.1に定義されている米国の州弁護士の資格により、特許庁 (JPO)と米国特許商標庁(USPTO)にそれぞれ直接手続でき、現地代理人は不要です。

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