A San Diego biotechnology company has been refused a trademark registration for ‘Sequencing by Binding’ on the grounds that it is too descriptive. Omniome, which develops DNA sequencing tools, filed for the mark in 2017 but had its application refused by an examining attorney at the US Patent and Trademark Office (USPTO). In a precedential decision, issued on Monday, January 6, the USPTO’s Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) upheld the original decision, concluding that ‘Sequencing by Binding’ was descriptive of the claimed goods and services.
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米国商標実務 最終拒絶理由通知への対応
米国商標のプロセキューションでは、審査官(examining attorney)との意見が合わずに、”This is a final action”と記載された最終拒絶理由（Final Office Action）が出されることもあります。審査官が新たな拒絶理由を第２若しくはそれ以降の拒絶理由通知で提示してきた場合には、先に提示された拒絶理由についても最終とされることはなく、出願の係属が維持されるべきとなっています。もし最終拒絶理由が出された場合では、原則的に次の３つの対応策があり(TEMP §715.01), その通知の発行日（issue date）から６か月の期間内での応答が求められます。
- 再検討要求（request for reconsideration）を提出[オフィシャルフィーは現在無料、但し2020．8から400USDに変更予定]
- 審判部への審判請求（filing a notice of appeal to TTAB）(see TMEP §§1501–1501.07)[Ex parte appeal, 200 USD per class}
- 商標規則2.146に従う長官への請願(petition to the Director)[FC7005: 100 USD]
再検討要求（request for reconsideration）
最終拒絶理由に対する最も簡単な応答は、概ね審査官の意見に賛同する形での再検討要求の提出になります。再検討要求を提出する場合には、TEASの”Request for Reconsideration after Final Action”のページを立ち上げて応答をします。再検討要求を提出する場合には、原則的には全ての拒絶理由を解消する場合に限られます。再検討要求をしながら並行(concurrently)して審判部（TTAB）への審判請求や長官への請願をすることもでき、再検討要求と共に審判請求がなされた場合には、審判部は審判請求を認定し、審判についての答弁書などの提出期限のような手続を停止し、再検討要求による審査のために審査官に出願を差し戻します（TMEP §715.04; TBMP §1204）。再検討要求をしても審判部への審判請求のための期間は延長にはならないとの規定があります。また、再検討要求を提出しても全ての拒絶理由の解消とはならない場合、審判請求をする場合を除いて、出願を放棄するものとなります(37 C.F.R. §2.63(b)(4))。これら以外にも補正より出願の拒絶が解消される場合には、審査官は職権での訂正を認めることもできます（TMEP §715.02）。
もし識別性がないという理由で最終拒絶理由が出された場合に、補助登録への変更することは最終拒絶に対する適切な対応とされています。指定商品や指定役務の記載についての最終拒絶理由が出されている場合には、許容される指定商品や指定役務の記載が示唆されていることが多く、この場合には、示唆される補正を再検討要求の中で行えば拒絶理由を解消して、公告決定を得ることができます。
審判部への審判請求(Ex parte appeals to TTAB)
最終拒絶理由で示された審査官の考え方に反論する場合には、審判部への審判請求の通知を提出します(37 C.F.R. § 2.141)。審判部への審判請求は、最終拒絶理由通知の発行日から６か月の期間内に費用（200USD per class）を伴って請求することができます。期限内に審判請求をすることができなかった場合には、長官への請願により回復させた場合を除き、審判部も救済できないことになっています。出願人は、審判請求の通知の提出の後、６０日以内に審判請求書(Appeal Brief)を提出します。複数区分の出願についての審判請求をする場合、もし審判請求費用が全区分の費用よりも少ない場合には、出願人はどの区分についての費用かを述べる必要があります。もし出願人が費用の割り当てについて述べていない場合には、審判部は期限を設けて出願人が残りを全て払うか審判請求にかかる区分を示すかを聞き、期限内に区分の特定ができない場合には、最も小さな番号の区分から審判請求料を充当します。再検討要求をしながら並行(concurrently)して審判部への審判請求もできるため、区分ごとに審判請求で審査の意見に反論しながら、再検討要求で一部の区分の審査官の意見への賛同をして権利化も進めることができます。再検討要求を提出しても全ての拒絶理由の解消とはならない場合、結果として出願を放棄することになるため、出願を維持するために審判請求をすることが必要になる場合もあります。出願人が審判主請求書(applicant’s main appeal brief)が提出された後、審判部は審査官に答弁書（examining attorney’s brief）を提出することになります。審判請求をしながら同時に出願の補正をする場合には、審判請求の通知の提出と共に補正書を提出する必要があります(TBMP §1205)。出願の記録については、審判請求前に終了するものとされ、審判請求の通知の後には証拠の提出はできないものとされています。しかし、審判請求後に、出願人若しくは審査官が証拠を導入したいと望む場合には、その要求を審判部に行って審判を停止させ、出願を審査に差し戻すことができます（filing of a request for suspension of an appeal and remand filed together with a request for reconsideration. USPTO currently proposes a new fee of $400 beginning 2020.8) 。また、審判手続において、以前に挙げられていなかった争点により商標を登録できないと審判部が思う場合、審判部は審判を停止してその争点について審査官に審査させることができます。査定系審判の審決では、審判部は審査官の決定を検討し、それが正しく決定されたかを決定し、その論理について正しいかを決める必要はないとされています。審決についての再審、再検討、変更についての要求は、審決の日から1ヶ月以内に提出する必要があり、審判部は十分な理由があればその期間を延長できます。審決に不服の場合は、連邦巡回控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）に提訴することができます。
長官への請願(petition to the Director)
米国特許商標庁の行政処分によって損害が生じたと思う出願人や当事者は、米国特許商標庁長官に対して請願を行って救済を求めることができます。この請願(petition)制度は、様々な類型のもの(TMEP §1703 Specific Types of Petitions)がありますが、その１つとして最終拒絶理由が出された後の請願(37 C.F.R. §2.63(b)(2))もあります。規則37 C.F.R. §2.63(b)(2)のもとでは、実質的な拒絶理由がなく必須要件の実質は手続的なものであるために、請願が適する場合に、請願が許されるとされています。請願は救済が求められる行政処分の発行日から2か月以内に提出する必要があります。
商標登録insideNews: TTAB Sends Strong Message on Trademark Genericness | National law review
TTAB Continues to Rule on Genericness Wednesday, April 24, 2019In In re Hikari Sales USA, Inc., the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) issued a second precedential decision involving genericness, this year, just two days after issuing its first one. In doing so, the TTAB sent a strong message to brand owners hoping to obtain exclusive rights in highly descriptive or otherwise common terms.
商標登録insideNews: The Trademark Trial And Appeal Board Announces A New Test For Comparing Standard Character Marks With Word & Design Marks | Orrick – IP Landscape – JDSupra
The Federal Circuit left the following question open in its In re Viterra decision from 2012: How do we compare standard character trademarks (e.g., non-stylized word marks) with design marks for purposes of determining likelihood of confusion?
米国商標登録の異議申立手続
米国異議申立手続の概要
米国で商標を取得する場合には、公告後登録前に第３者からの異議申立(opposition)の機会があり、その商標登録が何かの損害を及ぼすと考えた者は異議申立をすることができます。日本の場合、商標の異議申立は原則書面を提出して、何か月か後に異議理由あり若しくは異議理由なしの結果を受け取るような、どちらかと言えば審査の延長戦のような手続ですが、米国の場合には、陪審員制度のない少し簡素化された民事訴訟の様相を呈しており、USPTO(United States Patent and Trademark Office)のTTAB(Trademark Trial and Appeal Board)を法廷とする原告と被告の紛争となります。従いまして、米国の異議の申立若しくは被異議の場合は、比較的に早い段階で方針を決めることが重要で、殆どの場合は、和解、デフォルトか取下げなどの答弁書提出前に結論を出して終了します。もし終局までフルに紛争を続けた場合の異議申立手続は、専門家証人を伴わない場合でもその相場は1,100万円~3,300万円程度の費用がかかると言われており、異議申立手続が長期化する場合には5年、6年とかかることもあります。米国異議申立事件で最後の結審に至る事件は概ね全体の２％に過ぎません。米国の商標審査の段階には、TMEPが審査便覧として用いられていますが、異議申立段階ではTBMP（Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure）が審判便覧として用いられます。TTABはUSPTOの審判機構であり、主な役割は審査官(examining attorney)の拒絶査定に不服の場合の査定系審判手続(ex parte appeal)と、異議申立(opposition)、取消審判(cancellation)、同時継続使用（concurrent use）とインターフェアレンス手続(interference proceeding)の場合の当事者系審判手続(inter partes)があります。TTABは年間ベースで約3,000件の査定系審判、約18,000件の異議申立期間延長、約6,000件の異議申立、約2,000件の取消審判を取り扱っています(TTAB Data Visualization Center)。
異議申立人
米国の商標登録に対する異議申し立ては、その商標が主登録原簿(principal register)に登録されれば損害を受けると思う者が申し立てることができます。即ち、利害関係人であれば原告適格(standing)があり異議申立できます。また、異議申立には、使用権者や譲渡人、譲受人、委託者なども参加可能です。
異議申立期間
異議申立は公告(Publication)から30日以内、また異議申立の提出の延長（extension of time）の期間内に提出します。従って、登録に問題があると考えた相手方は、公告から30日以内の期間に、異議申立通知（Notice of opposition）を提出するか、異議申立期間の延長請求（Request of extension）を提出するかの判断になります。異議申立の提出の延長期間内での異議申立通知(Notices of Opposition)やその延長請求を出せなかった場合には、異議申し立てはできなくなります。この場合には、その商標出願についての登録後に取消を請求することになります。異議申立は公告の日から180日を越えることができません。延長の請求は、公告から30日以内か或いはその直前の延長された期間内にする必要があり、請求により30日の延長か、理由を伴う90日の延長を請求できますが、初めに30日の延長を貰った場合には、理由を伴って60日の延長が請求できます。また、合計90日の延長を得た場合でも、さらに60日の最後の期間延長を請求でき、相手の同意等があれば延長されます。もし各期限の最終日が平日ではない場合やヴァージニア州の休日にあたる場合には、次の平日まで延長されます。最初の異議期間の延長請求は100ドルのオフィシャルフィーがかかり、追加の最後の期間延長には200ドルのオフィシャルフィーがかかります。
催促状(Demand Letter)
公告(Publication)から30日以内の異議申立期間或いはその延長された期間は、異議申立人が公告された商標を有する者に対して催促状を送り付けることのできる期間と考えられています。このような督促状には、異議申立人が問題とする出願に関する事項を知らせ、どのような手順で解決できるかを示すこともでできますが、和解する余地も少ない場合には、一方的な内容の場合もあります。
異議申立開始
異議申立は、異議申立人が所定の異議申立料を払って異議申立通知（Notice of Opposition）をTTABに提出することで開始します。異議申立料は区分ごとに400ドルです。TTABへの書類の提出は原則電子提出用のESTTA(Electronic System for Trademark Trials and Appeals)を介して提出され、特にマドリッド制度の国際登録出願の保護拡張に対してはESTTAでの提出が必要です。異議申立通知は、ESTTAの画面を入力しながら進めることができ、理由（Grounds for opposition）（例えばPriority and likelihood of confusion）や異議申立の根拠となる登録商標についても入力できます。異議申立通知には、訴状(complaint)形式の異議申立書(TBMP 309.02(a) Format for Complaint)が添付されます。このようなTTABへの提出書類はTTABVUE(Trademark Trial and Appeal Board Inquiry System)の事件を特定した後の画面のProsecution Historyのリンクから見ることができ、訴状形式の異議申立書には、当事者の確定事項、被異議の商標についての事実、事件についての主張などが短い文書で番号を付与して記載されます。
異議申立理由(Grounds for Opposition)
異議申立書の訴状には、理由を記載することが求められており、TBMP 309.03(c)には異議理由が1~25まで例示されています。異議申立の理由は１つに限らず、複数の理由を挙げることができます。１）被告の商標は申立人の商標に類似（likelihood of confusion）している、或いはその被告の商標の使用により混乱や欺瞞が生じる。２）被告の商標は単に記述的(merely descriptive) 又は誤解を生じる、地理的表示に過ぎない、人名である、或いは全体として機能的である。３）被告の商標は地理的に欺く、公序良俗に反する、原告の商標と関係があるような偽の関係を示唆する、原産地以外の場所の表示する。４）使用ベースの出願に関して正当な使用がない。５）被告は正当に商標を使用する意図(bona fide intent to use)はない。６）被告の商標は単に識別性のない背景図案である。７）被告は登録商標の正しい所有者ではない。８）被告の商標は装飾的（ornamental）又は音で本質的な識別性がない、トレードドレスで獲得した識別性がない。９）登録に用いられた期間では商標として使用されていない。１０）被告の商標は複数の商標を１つの出願としている。１１）被告の商標は使用されてなく放棄されている、或いは出所表示していない。１２）被告の商標は生きている人の人名からなり、その同意もない。１３）被告の商品デザインは一般的である。１４）被告の商標は原告の著名商標の識別力のある品質を希釈する。１５）被告はその出所を誤るようにその商標を使用している。１６）被告は連邦登録されているかように誤認させる意図を以てマルＲマークを使用している。１７）出願の段階で被告は詐欺行為をした。１８）被告の登録商標はパンナム条約における外国人所有者の商標と抵触する。１９）被告の出願は争点功(claim or issue preclusion)により妨げられるものである。２０）被告の商標は、１つの作品の題名であり、商標とは考えられない。２１）米国若しくはその他の市町村の旗その他の象徴である商標の登録は禁止されるものである。２２）商標登録の基礎となった外国の登録について、その外国での商業的な存在を示していない。２３）使用する意図での出願(intent-to-use application)が譲渡されている。２４）商標は一般名称である。２５）商標は市場で適法には使用できない。なお、統計によれば、異議申立理由のおよそ半分は類似（likelihood of confusion）を理由としています。
異議申立手続
異議申立書（Notice of Opposition）をTTABに提出した後は、TTABは被告（出願人）側に答弁書(answer)の提出を原則40日以内で求めます。この訴答段階(pleading stage)での流れはserviceの対象が出願人ということ以外は、通常の民事訴訟訴訟の流れとほぼ同じです。TTABの審議や手続は連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)に倣っており、その運用に連邦証拠規則(Federal Rules of Evidence)も採用されています。従いまして、答弁書には異議申立書に記載された事項について認める若しくは否定するとの記載となり、また衡平法上の懈怠(laches)、権利不行使(acquiescence)、禁反言(estoppel)などの積極的抗弁(affirmative defense)なども記載できます。また、答弁書には通知の送達についての証明(proof of service)を記載する必要があります。もし答弁書の提出時に、異議申立書に挙げられた商標登録が無効であるとする反訴にその理由がある場合には、強制的反訴(compulsory counterclaim)として答弁書と共に若しくは一部として提出する必要があります(37 CFR § 2.106(b)(3))。また、異議申立事件の当事者は、事件の係属中に、他のTTABの手続の当事者か、同じ若しくは関連した商標の訴訟の当事者となった場合には、審判部(Board)に直ちに知らせる必要があります(37 CFR § 2.106(b)(3)(i))。この異議申立書についての手続開始通知(institution notice)には、異議手続のスケジュールが記載されおり、典型的には次のようになります（TBMP: APPENDIX E）。答弁書に反訴を含む場合には、TBMPのAPPENDIX Fとなります。
| 手続項目 | 概ねの予定（1月1日申立と仮定） | 費用相場 |
| 答弁書期限(time to answer) | 2月10日(+40) | $2K~$5K |
| 開示手続協議期限(deadline for discovery conference) | 3月10日(+70) | $1K~3K |
| 開示手続開始(discovery opens) | 3月10日(+70) | $5K~10K per depo. |
| 最初の開示手続期限(initial disclosure due) | 4月10日(+100) | $0.5K~2K |
| 専門家開示手続期限(expert disclosure due) | 8月10日(+220) | 約$5K~40K |
| 開示手続終了(discovery closes) | 9月10日(+250) | ここまでで計25K~150K（280万円~1600万円程度） |
| 原告側の公判前開示手続期限(plaintiff’s pretrial disclosure due) | 10月20日(+280) | $5K~20K |
| 原告側の30日の公判期間終了(plaintiff’s 30-day trial period ends) | 12月5日(+325) | $10K~60K |
| 被告側の公判前開示手続期限(defendant’s pretrial disclosure due) | 12月20日(+340) | $5K~20K |
| 被告側の30日の公判期間終了(defendant’s 30-day trial period ends) | 翌年2月5日(+400) | $10K~60K |
| 原告側の反駁開示手続期限(plaintiff’s rebuttal disclosure due) | 翌年2月20日(+415) | |
| 原告側の15日の反駁期間終了(plaintiff’s 15-day rebuttal period ends) | 翌年3月20日(+445) | |
| 原告側の冒頭準備書面期限(plaintiff’s opening brief due) | 翌年5月20日(+505) | |
| 被告側の準備書面期限(defendant’s brief due) | 翌年6月20日(+535) | |
| 原告側の弁駁書面期限(plaintiff’s reply brief due) | 翌年7月5日(+565) | |
| 口頭審理(任意)の要求期限(request for oral hearing (optional) due) | 翌年7月15日(+580) | 約$10K~50K |
全体として終局までフル稼働した場合の異議申立手続の代理人の費用相場は$100K~$500K（1,100万円~5,500万円）と思われます。開示段階の後、略式判決の上申書(Motion for Summary Judgment)で正式事実審理(trial)に進まずに終わる事件も多いと思われます。また、答弁書の提出しなければ、デフォルト（欠席裁判）となり、Notice of Defaultを受け取って終了します。このデフォルトの場合、争点効(issue preclusion)があり、出願人は同じマークで同じ指定商品・指定役務の権利取得はできなくなります。統計では、答弁書の提出前に解決する手続が3分の2とされています。専門家証人を伴わない場合の終局までの異議申立手続の相場では、1,100万円~3,300万円とされ、そのうち正式事実審理の部分の費用の相場は50K~150K(550万円~1,650万円)とされています。
挙証責任(Burden of Proof)
異議申立人に挙証責任があり、証拠の優越を基準（preponderance of the evidence standard）としています。証拠の優越とは全体として相手方よりも証拠力があるという基準で、刑事事件のbeyond a reasonable doubt standardや欺瞞行為に対するclear and convincing standardよりは低い証拠レベルとされます。
開示手続(Discovery)
開示手続については、TBMPの第4章に記載があり、その範囲は連邦民事訴訟規則(Fed.R.Civ.P.26)に従います。初めに、開示手続協議（Discovery Conference）が開かれますが、同時に和解についても協議できます。開示手続協議では、通常当事者間で、当事者の請求と抗弁の本質と根拠、早期和解の可能性、開示手続や事実審理での証拠の導入などについて協議します。開示手続協議は、面談することでも良く、多くの場合は電話、その他の例えばテレビ会議などでも可能です。また、TTABのBoardに対しても参加を促すこともでき、これは電話会議になります。開示手続に従わない場合や、例えば書類の意図的な破棄などは、不利な決定を受けることにもなり、欠席裁判の決定や弁護士も懲戒処分となることがあります。
初期開示(Initial Disclosure) 初期開示は、ディスカバリーの開始から30日以内に行うものとされています(37 CFR § 2.120(a)(2)(ii)) 。Fed.R.Civ.P 26(a)(1)に初期開示について規定されており、開示され得る情報を有した個人の名前、住所、電話番号をその情報の主体と共に開示し、全ての書類、電子記録などの複写物を開示します。潜在的な証人の名前と証拠として必要な書類や物を提示する役目があります。申立人や出願人の使用や、広告、販売、営業についての情報を知る者や記録、書類などが該当します。書類についてはカテゴリーの一覧表が必要とされます。書面のディスカバリー（Interrogatories、Request of Production、Request of Admission）は早めに通知するべきで、期限日が開示手続の期限を越えないようにすることが求められています。
証言録取書(Depositions) 法廷以外の場所で、証人になる予定の者などにより、真実を証言することを宣誓した上で行う証言の記録であり、その証言は一般的に書面化されることになります。証言は、質問に答える形式で進められ、後日、正式事実審理でデポジションの証言内容と食い違う証言をしようとする場合にはその証人は弾劾(Impeachment)されることにもなります。質問は、一般的には英語であろうと思いますが、仮に母国語であっても非常にストレスの大きな作業で、通訳が付く場合には、その通訳者の訳した内容にも相手側弁護士から文句が付いたりします。質問については、連邦証拠規則が適用されるので、相手方弁護士は証拠規則のルールを逸脱すれば、異議あり（objection）で割り込みをします。日本はHague Evidence Conventionのメンバー国ではないので、不本意な者は証言録取書が求められることにはなりません（TBMP 404.03(c)(2)）。これの例外が日本の米国大使館や領事館ということになります。証言録取書については双方の代理人弁護士は前もって書類に目を通す必要性があります。各証言録取書の相場は１デポシション当り5,000~10,000ドル（55万円~110万円）となりますが、日本で行う場合はその３倍から数倍はかかるものと思います。
書面質問書(Interrogatories) 書面質問書はディスカバリーの手法の１つですが、TTABの手続では、原則として書面質問書の質問数は７５までとされています。当事者はそれより少ない数に合意することもできますが、更に多くの書面質問を求めることもできます。例えば、出願人の商標の最初の使用についての状況を含めた広い範囲の質問が１としてカウントされ、そのある特定の商品の最初の使用日についての質問（付随する質問である）はまたそれはそれでカウントされることになります。
自白の要求(Request for Admission) 自白の要求は、証拠が開示される範囲を狭める目的で、相手との間で問題とされていない事実の認識、事実への法の適用、それらへの意見をadmissionとして争点化せずに進めるための要求で、質問をすることで、肯定若しくは否定の形式で認定されることになります。TTABの手続では、原則として自白の要求の数は７５までとされています。
文書等の提出要求(Request for Production) 開示できる書類としては、番号を与えられて要求された書類を弁護士特権で秘匿できるものを除いて提出する義務が生じます。要求される文書は事件ごとに異なりますが、TTABの手続では、開示できる書類の数は７５を限度としています。
Eディスカバリー(eDiscovery) 異議申立手続では、通常の商標権侵害訴訟のような広範囲の文書などを収集する必要がないケースが多く、電子記録(ESI)からのデータについても負担が大きい或いは費用が高すぎるとの理由で合理的には入手できないと当事者が認識した出所からの電子記録の証拠開示は必要ないとされています。（Fed.R.Civ.P. 26(b)(2)(B) Specific Limitations on Electronically Stored Information）例えば、Princeton Vanguard, LLC v. Frito-Lay North America, Inc.では、eDiscovery手続の中で、出願人が弁護士が85､000の数の電子ファイルをそれぞれ検証し、約200,000ドルの弁護士費用としていたところで、申立人側が弁護士が監督する調査を行い、資料を収集する費用が約100,000ドルがかかるのは費用が高すぎると判断されています。また、2017年12月には、ESIのauthenticationの改正も行われています。一般の民事訴訟や特許侵害訴訟と比べて、商標異議申立のEディスカバリーはその範囲は狭いものとなりますが、litigation holdという記録の廃棄が証拠隠滅になる状態も念頭におく必要はあります。
専門家証人(Expert Witness) 先に挙げた証人は自分が目撃したことや感じたことについて証言をする素人証人(Lay Witness)の開示手続で、それとは別枠で専門家証人(Expert Witness)の期間も設けられます。専門家証人は自分の専門分野での意見を述べる証人とされています。TTABの手続で専門家証人が用いられることは稀ですが、商標の場合は専門家の調査証拠（Survey evidence）も利用されることがあります。Expert Surveyは、主な質問例としてLikelihood of Confusion（類似）、Secondary Meaning (使用による顕著性)、Genericness (普通名称化)について、一般の人に聞くことを内容とします。調査の費用は、例として＄15K~$55ｋの間で典型的には$35ｋ（380万円）と言われています。
略式判決(Summary Judgment)
開示段階で得られた証拠などにより事実審によらずに紛争を決定する手続であり、原告若しくは被告からのMOTION（上申書）によりTTABに結審を促すことになります。略式判決は、開示手続などを介して知り得た情報によれば本質的な事実についての紛争が存在しないという基準(Fed.R.Civ.P. 56)を採用します。略式判決を申立てる側(Moving Party)が本質的な紛争のないことを示す必要があります。略式判決の申立は、原則として最初の開示手続(initial disclosures)までは提出できないとされており、また公判前開示手続の期限(before the deadline for pretrial disclosures)よりも前に提出するとされています。当事者系の手続において略式判決で使える証拠(TBMP 528.05)としては、訴状及び答弁書、出願や登録のファイル資料、原告の訴状内に示される登録やその記録、書類の開示要求で開示された書類、政府等の記録、一般公衆が入手できる印刷された本、定期刊行物などに及びます。他の訴訟その他の手続で得られた証言（TBMP 528.05(f) Testimonyies taken in other proceedings）も使用することができます。略式判決の上申書(Motion for Summary Judgment)の提出の相場は、$25K~50K（220万円~550万円）と言われています。
証言期間(Testimony Period）
証言期間は、30日の原告の公判証拠提出期間、30日の被告の公判証拠提出期間、15日の証拠弁駁期間で構成され、それぞれの証人のデポジションを取り、真正に成立させた証拠物と共にTTABに提出します。証言は、相手方の反対尋問をする権利を与えることを条件として宣誓書（affidavit or declaration）の形式でも可能です。また、Notice of Relianceという形式で、書類を証拠としてTTABに提出することができ、相手方証人の証言録取書、相手方の書面質問書に対する回答、自白の要求、各種の定期刊行物、裁判記録、第３者の商標登録なども提出可能です。インターネット上の証拠については、証言する者の成立と証言が必要となります。
準備書面期間(Briefing Period）
証言期間の後は準備書面の提出期間に入り、準備書面（Brief）についても原告側、被告側、そして最後に原告側の弁駁と機会が設けられています。主準備書面は全体として55ページを越えないもの（37 CFR § 2.128(b)）と定められています。書面だけでなく、口頭審理を請求して、TTABでの公判を行うことも可能で、この場合、原告、被告共に30分の主張時間があり、視覚的に補助するグラフやビデオ、音声などを使用することもできます。TTABは証言期間で得られた証言証拠、Notice of Relianceで提出された証拠、そして準備書面をもとに事件について、少なくとも3名の商標行政裁判官により決定をします。
ACRとADR
ACR(Accelerated Case Resolution)手続により、より簡素で短期間の紛争解決を図ることができ、このACR手続を進めるためには、両当事者の合意が必要です。ACRでは、例えばデポジションの数を１０までに制限することができ、決定までの期間も短く設定することができます。ACRによるTTABの決定は最終的な決定であり、不服の場合には司法での控訴となります。統計によればACRで決定された件数は、2015年度は10 cases、2016年度は23 cases、2017年は17 casesとされており、それぞれ平均の係属期間は、2015年度は138.6 weeks、2016年度は98.4 weeks、2017年度は119.4 weeksとなっています。また、ADR(Alternative Dispute Resolution)を活用することも推奨されています。
控訴(Appeal)
TTABの決定に不服の場合は、2カ月以内に、CAFCに控訴(appeal）するか、civil actionとして米国連邦地方裁判所（US Dist. Ct）に訴えることもできます。また、TTABの決定に不服の当事者は、決定から1か月以内にTTABに再審理、再審、変更(rehearing, reconsideration, modification)の請求をすることができ、相手方は15日以内にその請求に応答することができますが、これらの請求が認められることは稀です。
TTAB関連のDatabase/Website
TTABVUE Trademark Trial and Appeal Board Inquiry System
e-FOIA Final Decisions of the Trademark Trial and Appeal Board
TBMP Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure
ESTTA Electronic System for Trademark Trials and Appeals
USPTO United States Patent and Trademark Office
TTAB動画
TMIN News 13: TTAB、7:03
商標登録insideNews: Court affirms TTAB refusal to register ‘FIRST TUESDAY’ trademark for NC Lottery – IPWatchdog.com | Patents & Patent Law
[コメント］単に記述的な（merely descriptive）商標に過ぎないか否かが争われた事件で、TTAB（審判部）は月の初めの火曜日に新しいscratch-offs（ロトの１つの形式）が始まるに直ぎないと判断し、特に指定商品や指定役務についての格別性（distinctiveness）も主張していないことから、自他商品識別力がないと判断しています。Distinctiveness of a mark in context of explanatory text is case-specific, turning on evidence of the public’s understanding or perception of a mark.
米国商標実務： Sec.15（法１５条）の宣誓書†
§15の宣誓書とは
米国の商標法では、§15の不可争性（incontestability）の宣誓書(declaration)を提出することができます。この§15の宣誓書を提出することで、商標登録の有効性を争うことができなくなり、例えばハウスマークなどの重要性の高い商標については、宣誓書により権利の安定化を図ることができます。
§15の宣誓書を提出できる要件
§15の宣誓書の提出には、次のような要件が必要です。１）商標の所有権や商標登録の権利を失効させる最終決定がだされていないこと、２）そのような手続が係属していないこと、３）登録の日の後、どこかの５年間継続的且つ連続的に使用し、その５年の期間から１年以内であること、４）商標が普通名称化していないことの４要件になります。使用ベースの出願の場合には、登録の際に使用宣誓書を提出することから、丁度、５年目６年目の§8の使用宣誓書の提出時に、使用が継続していれば自動的に３）の継続使用の要件が満たされることになります。§8の使用宣誓書は提出が必須ですが、§15の不可争性の宣誓書は任意ですので、提出することもでき、提出しなくても良い書類です。また、§15の宣誓書は主登録の商標に対して提出することができ、補助登録(Supplemental Register)の商標は対象とはなりません。
§15の宣誓書の提出期限、提出回数、必要書類
§15の宣誓書の提出には、３）の要件が満たされていれば、特に期限はありません。外国登録ベースや国際登録ベースの場合を除いてATU又はITU出願の登録時には使用の証拠を提出した上での話となり、３）の期間は５－６年目の使用証拠の提出時期と重なっていることから、Section 8の宣誓書と同時に提出することが慣行されています。また、§15の宣誓書は１回提出すれば登録が続く限り効果があり、使用宣誓書のように更新の度に提出が必要となるものではありません。また、§15の宣誓書に添付する証拠書類などはありません。
§15の宣誓書の効果
§15の宣誓書によって不可争性を獲得すれば何が何でも争えなくなというものでもなく、Lanham Act sec.33(b)に挙げらているように、無敵(invincible)というにはほど遠い感じですが、メリットもあります。 １）商標が記述的に過ぎない（descriptive or not-distinctive）という理由の無効審判と、２）商標が先に使用されていたことを理由とする取消審判に対しては、効果があります。例えば、先にアメリカで権利を取得していた場合に、類似の範囲の商標を第３者が出願し、その第３者に拒絶理由が打たれた場合には、同意（consent）を求めてくることもありますが、並行して先使用による取消（Petition for cancellation）もかけてくることがあり、その答弁書の提出だけでも数十万円ぐらいかかる場合があり、答弁しなければDefault Judgmentで取消となります。§15の宣誓書がでていれば、このような紛争に巻き込まれることはなくなります。商標が普通名称化した、使用していない或いは放棄している、公序良俗違反、他国の国旗などである、虚偽により登録を受けているなどの理由であれば、§15の宣誓書によって不可争性を獲得していても取消可能です。§14に規定するTTABの取消審判に対しては、5年の除斥期間の規定があり、§15の宣誓書はいらないようにも考えられますが、§14の除斥はTTAB（審判部）だけで連邦裁判所の手続には効果がないのですが、§15の宣誓書は連邦裁判所に対しても効力があります(Lanham Act sec.33(b))。
§15の宣誓書のデメリット
一般に、§15の宣誓書によって不可争性を獲得する場合には、全ての指定商品・指定役務に５年間継続的且つ連続的に使用していることを宣誓することになりますが、一部の商品について継続的な使用が虚偽だった場合には、虚偽に基づく手続で登録が取り消されるおそれもあります（Medinol, Mister Leonard）。なお、このようなリスクを避けるためには、商品の一部だけの§15の宣言も可能です。
§15の宣誓書の提出費用
§15の宣誓書は$200 per classになります。弊所事務手数料は40,000円で区分が増える毎に10,000円追加です。現地代理人費用はありません。