商標登録insideNews: Trademark Modernisation Act introduced in bid to combat fraudulent filings: reaction | World Trademark Review

A bipartisan, bicameral legislation that modernises the US trademark system has been introduced in the House of Representatives. Examining the act, one legal expert has warned that it has the potential to cost brand owners significant time and money.

情報源: Trademark Modernisation Act introduced in bid to combat fraudulent filings: reaction | World Trademark Review

establish expungement and ex parte proceedings relating to the validity of marks

情報源: H.R.6196 – 116th Congress (2019-2020): To amend the Trademark Act of 1946 to provide for third-party submission of evidence relating to a trademark application, to establish expungement and ex parte proceedings relating to the validity of marks, to provide for a rebuttal presumption of irreparable harm in certain proceedings, and for other purposes. | Congress.gov | Library of Congress

商標登録insideNews: Trademark Attorney Checks in With Update on Phillie Phanatic Legal Case | Crossing Broad

The Phillie Phanatic revealed his offseason makeover yesterday afternoon in Clearwater and the consensus reaction to the updates was… not great. The changes were spurred, at least in part, by ongoing litigation between the Phillies and mascot creators Wade Harrison and Bonnie Erickson. In short, Harrison and Erickson want more money from the team. In…

情報源: Trademark Attorney Checks in With Update on Phillie Phanatic Legal Case | Crossing Broad

Could this be the end for the Phillie Phanatic?, 2:05

商標登録insideNews: ‘Opportunistic’ coronavirus trademark application ‘likely to fail’ | worldipreview.com

A COVID-19 trademark application filed in the US is likely to fail as it’s too descriptive, said a representative of an IP analytics company.The application, one of several referencing the virus since the outbreak, was filed for the term ‘COVID-19 VAX’, on Saturday, February 15, and is currently ‘awaiting examination’.

情報源: ‘Opportunistic’ coronavirus trademark application ‘likely to fail’

Word Mark COVID-19 VAX
Goods and Services IC 005. G & S: Vaccines
Serial Number 88792612
Filing Date February 11, 2020
Owner (APPLICANT) And Still, LLC

米国入国税関取締局(ICE) vol.4 商標_動画

HSI at Super Bowl LIV

Kylie Jenner’s ‘Stormi’ trademark challenged by clothing company | Fox Business

A clothing company is challenging Kylie Jenner’s “Stormi” trademark.

情報源: Kylie Jenner’s ‘Stormi’ trademark challenged by clothing company | Fox Business

Kylie Jenner: Christmas Cookies With Stormi

米国登録5584893号 異議申立人の商標

商標登録insideNews: US-China trade deal: the brand protection perspective | World Trademark Review

WTR presents the key IP and anti-counterfeiting pledges that rights holders should be aware of from the major new trade deal signed between the United States and China.

情報源: US-China trade deal: the brand protection perspective | World Trademark Review

米通商代表部(USTR)は15日、約90ページにわたる「第1段階の合意」文書を公表した。合意した主要7分野の概要は以下の通り。■貿易の拡大 中国は経済を開放し、貿易体制を向上するための構造的な変革に

情報源: 米中「第1段階の合意」の概要  :日本経済新聞

Trump signs ‘phase one’ of China trade deal, 1:17:17

商標登録insideNews: Is Willful Infringement Required For Award of Trademark Infringer’s Profits? – Intellectual Property – United States | mondaq.com

The Supreme Court may soon resolve a circuit split regarding the availability of a trademark infringer’s profits in the absence of willful infringement. United States Intellectual Property Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP 9 Jan 2020

情報源: Is Willful Infringement Required For Award Of A Trademark Infringer’s Profits? – Intellectual Property – United States

A company that makes watch fasteners will try to persuade the U.S. Supreme Court to revive a $6.7 million jury award against Fossil Inc., arguing that negligence is enough to award profits in trademark infringement cases.

情報源: Battle Over Trademark Profit Awards to Play Out at Supreme Court

Romag’s Trademarks
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. (CAFC)

米国商標実務 Section 2(e)(4) 姓であることを理由とする拒絶

Section 2(e)(4) Refusalとは

米国での商標登録を図る場合に、最も良くないパターンは既に競合する商標が存在しているケースですが、競合するような他人の商標がない場合でも識別力がない商標は拒絶されることがあります。Section 2(e)(4) Refusalはそのような識別力がないと判断された商標に対する拒絶理由の1つで、登録しようとしている商標が単なる姓(merely a surname)に過ぎないと判断された場合に打たれる拒絶理由です。詳しくは、拒絶理由は”primarily merely a surname”となっていて、”主に”単なる姓では登録できないとするものであって、単なる姓であっても主には違う意味で使用される語や言葉(例えば”King”や”Woods”のように姓でもあるが、商品等の関係では一般的に普通名詞の意味で理解される語など)は単なる姓の拒絶理由は当てられないことになります。さらに単なる姓である商標であっても登録することは可能で、それには長期で継続的な使用による獲得した識別力(acquired distinctiveness)を有する場合には、例えば自動車について識別性を獲得しているスズキやホンダのように登録できることになります。

単なる姓(merely a surname)を認定するための視点

登録しようとする商標(applied-for mark)が指定する商品や役務に関連して一般の人々がそれは姓だと認識されているならば、単なる姓として拒絶されます。この場合に、一般の人々の認識を定めるために、典型的には、次の5つの視点から問われます。

  1. その姓が珍しいかどうか (whether the surname is rare (see TMEP §1211.01(a)(v)))
  2. その語が出願人に関連した誰かの姓かどうか (whether the term is the surname of anyone connected with the applicant)
  3. その語が姓以外の意味あるものとして認識されているかどうか (whether the term has any recognized meaning other than as a surname (see TMEP §§1211.01(a)–1211.01(a)(vii)))
  4. それは姓の見た目なのかどうか (whether it has the “look and feel” of a surname (see TMEP §1211.01(a)(vi)))
  5. 綴りのデザイン化が別の商業的印象を生むのに十分なまでに顕著かどうか(whether the stylization of lettering is distinctive enough to create a separate commercial impression (see TMEP §1211.01(b)(ii))

主に単なる姓

これらの視点については、全部が問われなければならないというものではなく、例えば商標が普通のフォントからなる場合には(5)の視点では考慮されないことになります。審査官は一般の人々の視点(“primary significance to the purchasing public” test)で単なる姓か否かを判断するものとされています。また、姓以外の他の意味を持つとして認識されるかは、獲得した識別力の証拠を必要とせずに判断されることになっています。通常の意味を持つ語句と同類の発音をする語句であっても、それは単なる姓として判断されることもあります。 In re Pickett Hotel Co., 229 USPQ 760 (TTAB 1986) (holding PICKETT SUITE HOTEL primarily merely a surname despite applicant’s argument that PICKETT is the phonetic equivalent of the word “picket”). もし登録しようとする商標の語句が有名な地理的意味を有するならば、姓名の意味があったとしても単なる姓ではないと判断されることもあります。また、もし登録しようとする商標の語句が歴史上の場所や人物の名前であるならば、姓名の意味があったとしても単なる姓ではないと判断されることもあります。 Lucien Piccard Watch Corp. v. Since 1868 Crescent Corp., 314 F. Supp. 329, 331, 165 USPQ 459, 461 (S.D.N.Y. 1970) (holding DA VINCI not primarily merely a surname because it primarily connotes Leonardo Da Vinci).また名前が珍しいかどうかは、その語句が単なる姓と判断するためには重要な要素です。In re Joint-Stock Co. “Baik,” 84 USPQ2d 1921, 1924 (TTAB 2007) (finding the extreme rarity of BAIK weighed against surname refusal); In re Benthin Mgmt. GmbH, 37 USPQ2d 1332, 1333 (TTAB 1995) (finding the fact that BENTHIN was a rare surname to be a factor weighing against a finding that the term would be perceived as primarily merely a surname).更に、登録しようとする商標の語句が単なる姓かどうかを判断する際に、審査官はその語句が外国語で意味を持っているかどうかを考慮する必要があります。外国同等物の論理(the doctrine of foreign equivalents)は絶対的なものではではなく、単なるガイドラインであり、普通のアメリカ人の購入者(the ordinary American purchaser)が外国語を英語の同等物に止めて翻訳する可能性が高い場合にのみ適用されます。なお、普通のアメリカ人の購入者には英語以外の言語に堪能な人を含むすべてのアメリカ人の購入者が含まれます。

登録しようとする語句が他の要素と結合する場合

2つの姓の組み合わせ(例えば、SCHAUB-LORENZ)は、一般的に主に単なる姓ではありません。また、独特の様式やデザイン要素と結びついた語句は、主に単なる姓とは見なされません。姓に先行する2つ以上のイニシャルで構成される標章は、通常、個人名の商業的印象を伝えるため、一般的に主に単なる姓ではありません。姓に先行するイニシャルが1つだけの場合には、その標章を主に単なる姓と見なさなければならないという決まったルールはなく、個別に判断されます。 “Mr.,” “Mrs.,” “Mlle.,” “Dr.,” or “MD,” のようなタイトルの付加は、むしろ語句が単なる姓であることを助長することになります。”Corporation”、”Inc”、”Ltd.”、”Company”、または”Co.”などの出願人の法人を単に示す文言の追加、または出願人の家族の事業構造 ”&Sons”または”Bros.”は姓の意味合いを減じることはありません。例えば、S. SEIDENBERG & CO’SやVOSE & SONSは単なる姓と判断されています。追加の語句が単に説明的または同等であり、権利不要求扱い(disclaimer)が他の点で適切である場合、審査官は追加の語句の免責を要求する必要があります。例えば、HUTCHINSON TECHNOLOGY for computer componentsはTECHNOLOGYが権利不要求扱いであっても主に単なる姓ではないと判示されています。

認定の根拠となる証拠

単なる姓であるかどうかは、審査官側に最初の証拠を挙げる必要があり、それが出された場合には挙証責任は出願人側に転換します。電話帳の一覧は、有効な証拠と考えられていますが、現状の審査では LexisNexis® Research Database、Public Recordsで姓として検索されているかどうかで、姓かどうかを判定する例が多いものと思います。また、アメリカ合衆国国勢調査局(United States Census Bureau)のサイト(Frequently Occurring Surnames from the 2010 Census)にも米国の姓についてのデータがあります。商標の使用に関する証拠も単なる姓であるとする証拠になり得るとされており、判例によればワインのラベルに記載された個人名から姓であることを理由付けした例があります。

単なる姓と認定された場合の取りうる措置

単なる姓であることを理由とする拒絶を受けた場合には、1)単なる姓であるとの認定に対して反論する。2)獲得した識別力(acquired distinctiveness)を有することを示す。3)補助登録(Supplemental Register)に登録を替える。の3つの取り得る措置がありますが、マドプロベースの出願の場合には、補助登録への変更ができませんので、補助登録でも良い場合にはマドプロではなくアメリカ合衆国への直接出願を再度行う必要があります。

獲得した識別力(acquired distinctiveness)の証明

(a) 先の主登録の登録を以て、獲得した識別力を有するとの証明にする場合 先の登録を用いる場合には、先の登録にかかる商標と登録しようとする商標が同じ商標である必要があり、先の登録が2次元のロゴで登録しようとする商標が3次元商標である場合には同じではないと判示されています。識別力を獲得したことを主張するためには、TMEP §1212.04(e)で挙げられた言葉を使うことができます。
(b) 実際の使用により識別力を獲得したとする場合 実際の使用により識別力を獲得したことを証明する際には、資料として、登録しようとする商標を明確に宣伝する広告および販促資料、そのような販売促進に使用された広告費用、 登録しようとする商標を使用する代理人や消費者の認定書、商品および/または役務の登録しようとする商標の認識を確立するその他の証拠が挙げられます。原則的に5年間の概ね独占的で継続的な使用についての宣誓は識別力を獲得したものとなり得ます(TMEP §1212.05 )。

補助登録(Supplemental Register)

登録しようとする商標が主登録で拒絶される程度の識別力しか有していない場合でも、補助登録での登録を求めることが可能です。また、補助登録での登録への補正をしながら、主登録での拒絶の反論も可能です(TMEP §816.04)。補助登録と聞けば、主登録に比べて随分と見劣りするような印象がありますが、意外と必要な保護は可能な面もあります。補助登録では、次の事項が可能です。1)レジストレーションシンボルⓇを登録商標と共に指定商品・指定役務に使用すること。2)USPTOの検索データベースに登録すること。3)第3者の競合商標を後願としてを排除すること。4)第3者の無断使用に対して損害賠償や差止などを求める侵害訴訟を提起すること。4)他の外国への出願の基礎とすること。補助登録ができないのは、15条の不可争性の獲得と、CBPなどのボーダープロテクションの部分が主なところで、それ以外はほぼ主登録に比べてそれほど遜色はないような規定となっています。このため、単なる姓であることを理由とする拒絶を受けた場合でも補助登録に持ち込むことで、必要な商標の保護を図ることが可能です。

米国特許商標庁(USPTO) 商標_動画 (embedded) vol.14

Invention-Con 2019

商標登録insideNews: Tesla files for CYBRTRK, Cybertruck trademarks in advance of Nov 21 pickup truck reveal – Electrek

The highly-anticipated Tesla pickup truck will be unveiled on November 21, just a week from now. In advance of this unveiling, Tesla has filed for a trademark with some non-standard spelling. It looks like they will be stylizing the name of the truck as: “CYBRTRK.” Update: Tesla has sent out invites to the Cybrtrk event.  Tesla […]

情報源: Tesla files for CYBRTRK, Cybertruck trademarks in advance of Nov 21 pickup truck reveal – Electrek

米国商標 Ser.88682748

Word Mark CYBRTRK
G & S: Land vehicles; electric vehicles; trucks; pick-up trucks; automobiles; and structural parts therefor
Serial Number 88682748
Filing Date November 6, 2019
Owner (APPLICANT) Tesla, Inc. CORPORATION
(From TESS, USPTO)

The Tesla Truck will WIN, 8:03

商標登録insideNews: Booking.com Case Gets Supreme Court Review in Trademark Test – Bloomberg

The U.S. Supreme Court agreed to use a case involving Booking.com to consider whether businesses can get federal trademark protection for website names that center on a commonly used word.

情報源: Booking.com Case Gets Supreme Court Review in Trademark Test – Bloomberg

Booking.com – Be a Booker, 0:16

米国商標実務 最終拒絶理由通知への対応

米国商標のプロセキューションでは、審査官(examining attorney)との意見が合わずに、”This is a final action”と記載された最終拒絶理由(Final Office Action)が出されることもあります。審査官が新たな拒絶理由を第2若しくはそれ以降の拒絶理由通知で提示してきた場合には、先に提示された拒絶理由についても最終とされることはなく、出願の係属が維持されるべきとなっています。もし最終拒絶理由が出された場合では、原則的に次の3つの対応策があり(TEMP §715.01), その通知の発行日(issue date)から6か月の期間内での応答が求められます。

  1. 再検討要求(request for reconsideration)を提出[オフィシャルフィーは現在無料、但し2020.8から400USDに変更予定]
  2. 審判部への審判請求(filing a notice of appeal to TTAB)(see TMEP §§1501–1501.07)[Ex parte appeal, 200 USD per class}
  3. 商標規則2.146に従う長官への請願(petition to the Director)[FC7005: 100 USD]

再検討要求(request for reconsideration)

最終拒絶理由に対する最も簡単な応答は、概ね審査官の意見に賛同する形での再検討要求の提出になります。再検討要求を提出する場合には、TEASの”Request for Reconsideration after Final Action”のページを立ち上げて応答をします。再検討要求を提出する場合には、原則的には全ての拒絶理由を解消する場合に限られます。再検討要求をしながら並行(concurrently)して審判部(TTAB)への審判請求や長官への請願をすることもでき、再検討要求と共に審判請求がなされた場合には、審判部は審判請求を認定し、審判についての答弁書などの提出期限のような手続を停止し、再検討要求による審査のために審査官に出願を差し戻します(TMEP §715.04; TBMP §1204)。再検討要求をしても審判部への審判請求のための期間は延長にはならないとの規定があります。また、再検討要求を提出しても全ての拒絶理由の解消とはならない場合、審判請求をする場合を除いて、出願を放棄するものとなります(37 C.F.R. §2.63(b)(4))。これら以外にも補正より出願の拒絶が解消される場合には、審査官は職権での訂正を認めることもできます(TMEP §715.02)。
もし識別性がないという理由で最終拒絶理由が出された場合に、補助登録への変更することは最終拒絶に対する適切な対応とされています。指定商品や指定役務の記載についての最終拒絶理由が出されている場合には、許容される指定商品や指定役務の記載が示唆されていることが多く、この場合には、示唆される補正を再検討要求の中で行えば拒絶理由を解消して、公告決定を得ることができます。

審判部への審判請求(Ex parte appeals to TTAB)

最終拒絶理由で示された審査官の考え方に反論する場合には、審判部への審判請求の通知を提出します(37 C.F.R. § 2.141)。審判部への審判請求は、最終拒絶理由通知の発行日から6か月の期間内に費用(200USD per class)を伴って請求することができます。期限内に審判請求をすることができなかった場合には、長官への請願により回復させた場合を除き、審判部も救済できないことになっています。出願人は、審判請求の通知の提出の後、60日以内に審判請求書(Appeal Brief)を提出します。複数区分の出願についての審判請求をする場合、もし審判請求費用が全区分の費用よりも少ない場合には、出願人はどの区分についての費用かを述べる必要があります。もし出願人が費用の割り当てについて述べていない場合には、審判部は期限を設けて出願人が残りを全て払うか審判請求にかかる区分を示すかを聞き、期限内に区分の特定ができない場合には、最も小さな番号の区分から審判請求料を充当します。再検討要求をしながら並行(concurrently)して審判部への審判請求もできるため、区分ごとに審判請求で審査の意見に反論しながら、再検討要求で一部の区分の審査官の意見への賛同をして権利化も進めることができます。再検討要求を提出しても全ての拒絶理由の解消とはならない場合、結果として出願を放棄することになるため、出願を維持するために審判請求をすることが必要になる場合もあります。出願人が審判主請求書(applicant’s main appeal brief)が提出された後、審判部は審査官に答弁書(examining attorney’s brief)を提出することになります。審判請求をしながら同時に出願の補正をする場合には、審判請求の通知の提出と共に補正書を提出する必要があります(TBMP §1205)。出願の記録については、審判請求前に終了するものとされ、審判請求の通知の後には証拠の提出はできないものとされています。しかし、審判請求後に、出願人若しくは審査官が証拠を導入したいと望む場合には、その要求を審判部に行って審判を停止させ、出願を審査に差し戻すことができます(filing of a request for suspension of an appeal and remand filed together with a request for reconsideration. USPTO currently proposes a new fee of $400 beginning 2020.8) 。また、審判手続において、以前に挙げられていなかった争点により商標を登録できないと審判部が思う場合、審判部は審判を停止してその争点について審査官に審査させることができます。査定系審判の審決では、審判部は審査官の決定を検討し、それが正しく決定されたかを決定し、その論理について正しいかを決める必要はないとされています。審決についての再審、再検討、変更についての要求は、審決の日から1ヶ月以内に提出する必要があり、審判部は十分な理由があればその期間を延長できます。審決に不服の場合は、連邦巡回控訴裁判所(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)に提訴することができます。

長官への請願(petition to the Director)

米国特許商標庁の行政処分によって損害が生じたと思う出願人や当事者は、米国特許商標庁長官に対して請願を行って救済を求めることができます。この請願(petition)制度は、様々な類型のもの(TMEP §1703 Specific Types of Petitions)がありますが、その1つとして最終拒絶理由が出された後の請願(37 C.F.R. §2.63(b)(2))もあります。規則37 C.F.R. §2.63(b)(2)のもとでは、実質的な拒絶理由がなく必須要件の実質は手続的なものであるために、請願が適する場合に、請願が許されるとされています。請願は救済が求められる行政処分の発行日から2か月以内に提出する必要があります。