商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#107

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「トラジャブレンド ノワール」×引用商標「ノアール/noir」

1.出願番号  商願2018-130063
2.商  標「トラジャブレンド ノワール」
3.商品区分  第30類
4.適用条文商標法第4条1項11号
5.拒絶理由 「トラジャブレンド ノワール」は「ノアール/noir」と類似する。

出願商標・登録商標第6146436号
引用商標・商標登録第5239125号

意見書における反論

【意見の内容】
(1) まず、拒絶理由通知書の理由1における「ただし書き」に従い、本願の指定商品を「インドネシアのスラウェシ島トラジャ県で栽培されたコーヒー豆を焙煎したコーヒー」と補正しました。よって、商標法第4条第1項第16号に該当するという拒絶の理由1は解消したものと思料します。
(2) 次に、拒絶理由通知書の理由2において、本願商標は、登録第5239125号の商標(以下、引用商標という)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定されました。しかしながら、本出願人は、本願商標はあくまでも「トラジャブレンド ノワール」全体で一連一体の商標であり、単に「ノアール/noir」からなる引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2-1) 本願商標は、「トラジャブレンド ノワール」の標準文字からなるもので、指定商品を今般補正した通り、第30類「インドネシアのスラウェシ島トラジャ県で栽培されたコーヒー豆を焙煎したコーヒー」とするものであります。これに対し、引用商標の登録第5239125号商標は、株式会社トーホーの所有に係るもので、カタカナ文字の「ノアール」を上段に、ローマ字の「noir」を下段にして、「ノアール/noir」と上下二段に書してなるもので、指定商品を本願の類似商品を含む第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆」とするものであります。したがって、本願商標「トラジャブレンド ノワール」と引用商標「ノアール/noir」とは、外観上類似しないことは明らかであります。
(2-2) そこで、観念の点についてみると、まず、「ノワール」とは、「黒色を意味するフランス語。映画や小説などで犯罪者や闇社会を題材にした作風のこと。映画を特にフィルム・ノワールと呼ぶ。」ということのようであります(「https://dic.nicovideo.jp/a/ノワール」など)。然るに、ここでいう観念とは、商標自体が客観的に有する意味を言うのではなく、商標を見又は称呼することにより、その商標を付した商品の需用者又は取引者が思い浮かべる(イメージする)その商標の意味と考えられますが、本願商標は、「トラジャブレンド ノワール」という態様よりなるため、「トラジャブレンドのブラック」を強調したもので、「インドネシア・トラジャ産のブレンドコーヒーのダークなブラック」をイメージさせ、いわば「トラジャブラック」とでも言うべき、「ダークなトラジャ産のブレンドコーヒーブラック」を観念させる商標であります。これに対し、引用商標の「ノアール/noir」は単にフランス語の「noir」とその読みを表す「ノアール」からなるもので、字義どおり、単なる「ブラック(黒)」を観念させる商標であります。したがって、本願商標「トラジャコーヒーのダークなブラック」と引用商標の「単なるブラック」とでは、同じブラックではあっても、拠って立つ背景やブラックの意味合いが異なり、両者は観念上も類似することはないと思います。
(3)そこで、次に称呼の点につき検討します。
(3-1)本願商標は、カタカナで「トラジャブレンド ノワール」と書した態様より、「トラジャブレンドノワール」という称呼を生じるものと思います。これに対し、引用商標は、「ノアール/noir」と二段に書した態様より、単に「ノアール」の称呼を生じるものであります。本願商標は、「トラジャブレンド」と「ノワール」との間に、やや間隔を空けた態様でありますが、前述のように、本願商標は「トラジャブラック(トラジャブレンドのダークなブラックコーヒー)」という一つのイメージを起こさせる商標でありますので、本願商標は、全体を一体に把握し、この商標を呼ぶときは、「トラジャブレンドノワール」という一連の称呼のみ生じさせるものと思います。審査官殿は、本願商標から、単に「ノワール」の称呼も生じると見て、引用商標「ノアール/noir」を引用したのだと思いますが、「トラジャブラック(トラジャブレンドのブラック」という一つの観念を生じさせる本願商標からは、単に「ノワール」の称呼は生じないものと思います。単に「黒」では何の黒(ブラック=ノワール)なのかハッキリしません。「トラジャブレンドノワール(黒)」と全体を一連に称呼してこそ、ダークなトラジャブレンドの黒のイメージが生じます。「トラジャブレンドノワール」と一連に称呼してこそ、本願商標の意義があり、識別力を発揮するものと思います。「トラジャブレンド」単体でも、「ノワール」単体でも、このダークなトラジャブレンドのイメージを表現できるものではありません。本願商標は、「トラジャブレンド」と「ノワール」の間にやや間隔を空けた態様ではあっても、あくまでも全体を一体のものとして把握し称呼すべき商標で、一連に称呼して決して冗長にならず、無理なく一連に称呼・観念できるものであり、左右を分断して把握すべき性質のものでは無いと考えます。それ故、本願商標から単に「ノワール=黒(ブラック)」と称呼されることはないと思います。
(3-2) ところで、引用商標第5239125号「ノアール/noir」の存在にも拘わらず、その後願に係る「ノワール」や「ノワール/noir」や「noir」の文字を含む商標が、以下の通り、幾つか登録されています。
 例えば、
(a)登録第5807818号「RINGOノワール」、
(b)登録第5955556号「明治ノワール/meiji noir」、
(c)登録第5984503号「小倉ノワール」などの商標登録例が存在します。
 これらは、全体が一連一体の商標として把握され、「リンゴノワール」とか、「メイジノワール」とか、「オグラノワール」とか、一連に称呼され単に「ノアール/noir」と称呼・観念されることはないと判断されたからこそ、互いに類似しないものとして、併存しているのだと思います。これら(a)(b)(c)の商標が引用商標「ノワール/noir」の存在にも拘わらず登録できて、本願商標「トラジャブレンドノワール」が登録できないとされる謂われはありません。本願商標「トラジャブレンドノワール」も分離できない一体不可分の商標であり、引用商標「ノアール/noir」とは類似せず、登録されるべきものと思います。(a)登録第5807818号「RINGOノワール」、(b)登録第5955556号「明治ノワール/meiji noir」、(c)登録第5984503号「小倉ノワール」などが登録出来て、同じく後半に「ノワール」の文字を持つ本願商標「トラジャブレンド ノワール」が登録出来ないとされる謂われは全くありません。それでは如何にも不合理であります。全体としてまとまった一体の意味を有し一連に称呼できるものは、一連に称呼するのが自然であります。安易に分断して称呼される場合もあるなどと見るべきではありません。本願商標の称呼はあくまでも「トラジャブレンドノワール」であり、単なる「トラジャブレンド」でも、単なる「ノワール」でもありません。
(4) 以上のように、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も、「ノワール」を修飾する「トラジャブレンド」の有無という大きな差異があり、これらの差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、これらを一連に称呼するときはその語感語調を著しく異にし、聴者をして明らかに引用商標と区別できるものと思います。よって、両商標は非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと考えます。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#106

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「プレケア」

1.出願番号  商願2018-78251
2.商  標「プレケア」
3.商品区分  第44類 脚やせ・痩身を主とするエステティック美容
4.適用条文商標法第3条1項6号
5.拒絶理由 これに接する取引者・需要者は、「髪のカット、パーマ、カラーリング等の施術やエステティック美容の施術前に前処理剤を用いて行う事前処置」又は「婚礼前に行う顔、身体等へのエステティック美容又はヘアメイク」であると理解、認識するにとどまり、自他役務を識別するための商標とは認識し得ない。

出願商標・商標登録第6142348号

意見書における反論

【意見の内容】
(Ⅰ) 拒絶理由通知書において、本願商標は、「プレケア」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔で一体的に表されているものの、その構成中の「プレ」の文字が「(接頭語として)『それ以前』『その前』の意を表す」語であり、また、「ケア」の文字が「手入れ」の意味を有する、ともに広く親しまれた語であることから(ともに株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)、本願商標は、全体として「事前の手入れ」程の意味合いを容易に理解させるものです。そして、本願指定役務を取り扱う業界においては、「プレケア」の文字は、「髪のカット、パーマ、カラーリング等の施術やエステティック美容の施術前に前処理剤を用いて行う事前処置」及び「婚礼前に行う顔、身体等へのエステティック美容又はヘアメイク」を指称する語として使用されている実情が見受けられます(下記インターネット情報参照)。そうしますと、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「髪のカット、パーマ、カラーリング等の施術やエステティック美容の施術前に前処理剤を用いて行う事前処置」又は「婚礼前に行う顔、身体等へのエステティック美容又はヘアメイク」であると理解、認識するにとどまり、自他役務を識別するための商標とは認識し得ないというのが相当ですから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」と言うものであります。
(Ⅱ)そして、審査官殿は、ウェブサイトにおける「プレケア」の使用例として、以下(1)~(7)の7つのウェブサイトを挙げています。
(1)美容院「Alo」のウェブサイト
「ブログ」のページ中、「カラーやパーマのプレケアでダメージレスになろう。」の見出しのもと、「美容室における前処理剤(プレケアトリートメント)とはパーマやカラー等を始める前の段階で毛髪のダメージ部分の薬剤の浸透を穏やかにしたり、パーマやカラー等のかかり具合や染まり具合をベストな状態にして、より良い状態を持続させるための施術です。Aloでは何種もの用途に応じた前処理剤を使用しています。・・・(中略)・・・カウンセリング時にAloスタッフにご相談下さい。」の記載があります。
http://alo-hairdesign.co.jp/blog/?p=333
(2)「RakutenBeauty」のウェブサイト
美容院「MODE K’s RISE 吉祥寺店」のページ中、「艶っぽさを導き出すプレケアTr・3STEPTrで理想以上の髪色を手に入れて。持ちの良さも◎補修力にこだわるMODE K’s。髪内部にたっぷり栄養を入れ込み浸透させるので、ダメージ毛や乾燥毛に悩む方も、手触りのしっとり感には感動」の記載があります。
https://beauty.rakuten.co.jp/s5000019079/tk2/
(3)美容院「Mx2」のウェブサイト
「髪に栄養とトリートメント 1(審査官注:丸付き「1」)宮崎 松島 稗田」の見出しのもと、「『プレケアについて 宮崎』プレケアはトリートメントの中でも、お客様に実感して頂けないわかりにくいトリートメントです。トリートメントをしたと思えるツヤツヤ・サラサラな手ごたえはありません。しかし、髪に薬液を施術させていただく美容師にとってはとても重要なトリートメントになります。お客様の髪は一つのコンディションではありませんし、一つの髪質でもありません。色々な状態の髪をなるべく、一つの髪の調子にした上で、薬液を効かせる必要があります。当店では、施術前に使うプレケアトリートメントにリトルサイエンティストの『ベータレイヤー』と『3種混合原液』を使っています」の記載があります。
http ://www.hair-mx2.com/2017/09/04/648/
(4)美容院「nils」のウェブサイト
「メニュー」のページ中、「ヘアエステコース」の見出しのもと、「カラーエステ・・・(中略)・・・※パーソナルカラー診断・カット・プレケア・カラー・トリートメント・スパ」及び「パーマエステ・・・(中略)・・・カット・プレケア・パーマ・トリートメント・スパ」の記載があります。
https://www.nils-hair.com/menu/
(5)「Wish新横浜」のウェブサイト
「Facial」のページ中、「気軽に通えるエステティックサロン」の見出しのもと、「半顔ミニエステ(約15分) 目から下の顔半分で体験コース ●クレンジング→プレケア→ローション→ゲル」及び「クイックコース(約30分) 椅子でクレンジング~お仕上げまでの簡易コース ●クレンジング→プレケア→ローションパック→ゲル」の記載があります。
https://wishhair.com/shinyokohama/facial.html
(6)「original-wedding.nt」のウェブサイト
「ウェディング用語辞典」のページ中、「ビューティ」の見出しのもと、「プレケア」として、「ブライダルエステ 結婚式に備えて行うエステのこと。・・・(中略)・・・ヘアメイクリハーサル 結婚式の前にヘアメイクを試してみること。美容師に相談しながら、自分の思い描くイメージと実際に似合うヘアメイクを調整・確認していく。・・・(中略)・・・シェービング シェービング(shaving)とは、顔のうぶ毛をきれいに剃ってもらうことで、挙式・披露宴当日に化粧のノリを良くする手段。」の記載があります。
http://www.original-wedding.net/dic/beauty/precare.html
(7)「ブライダルエステBiE」のウェブサイト
「カスタマイズビューティー トータルプレケア」の見出しのもと、「何を一番ケアしたいか?1回にできる時間が少ない、何回も通うことができない…など、花嫁様おひとりおひとりによって内容をカスタマイズできるプログラム。お肌の状況に合わせて回数や日程などを、カウンセリングを行ないながらご提案いたします。前撮り前日のケア、新郎様のフェイシャルや、お母様へのプレゼントも組み込めます。ご予算10万円コース/15万円コース/20万円コース 体験フェイシャル1回5,000円(税別) 体験ボディ1回5,000円(税別) ブライダルのプレケアのご予算がお決まりの方は、是非このメニューをご利用下さい。」の記載があります。
http://bie-and.co/esthe.html
(注)上記ウェブサイトの最終閲覧日は、すべて 2019年4月3日です。
(Ⅲ) しかしながら、本出願人は、「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」に関して本願商標の「プレケア」は、十分に識別標識としての機能をを果たし、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないと考えますので、以下に意見を申し述べます。
なお、本出願人は、本書と同時提出の手続補正書において、本願の指定役務を「理容,美容」から「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」に限定する補正を行いましたので、この補正した指定役務に基づいて、意見を申し述べます。
(Ⅳ) ところで、インターネット情報によれば、「プレケア」の言葉は、本来、洗濯一般などの分野において特に活用されているキーワードであることが分かります。即ち、あらかじめプレケア洗剤を衿や袖に塗ってから、洗濯機で普通に洗うことで、汚れが取れやすくなるということを指す言葉として、洗濯業界においては、プレケア洗剤などの言葉が使用されているようであります。
しかしながら、今般補正して明確にした本願商標の指定役務である「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」に関しては、その指摘は当たらないと考えます。
なるほど、審査官殿ご指摘のとおり、別掲のウェブサイト等によれば、「プレケア」の文字を用いた説明が各種のインターネットサイトでなされているようであります。
しかし、「プレケア」の言葉は、例えば、審査官殿ご指摘のウェブサイト(1)(2)(3)(4)に示すように、「毛髪」に関して、パーマやカラー等を始める前の段階で、毛髪のダメージ部分の薬剤の浸透を穏やかにしたり、パーマやカラー等のかかり具合や染まり具合をベストな状態にして、よりよい状態を持続させるための施術として用いられているにすぎません。
あるいはまた、審査官殿ご指摘の、ウェブサイトで、(5)にあるように、目から下顔半分のメイクの前処理を指す言葉であったり、(6)のブライダルにおけるヘアメイクの調整・確認のためのものであったり(ここでは単に「結婚式の前にヘアメイク等を試してみる」という意味で「プレケア」と称しているに過ぎません。前処理というものではありません。結婚式本番に前もって似合うかどうか試してみるといった程度の意味です。あるいは、「挙式・披露宴当日に化粧のノリを良くするために、顔のうぶ毛をきれいに剃ってもらうことを「プレケア」と呼んでいるようです)、そして更には(7)のブライダル前日のフェイシャルケアのことを「プレケア」と述べたものであったりで、決して「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」に関するものではありません。
つまり、審査官殿ご指摘のウェブサイト(1)~(7)で用いられている「プレケア」は、今般の補正により、明確にした本願商標の指定役務である「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」に関するものではありません。
「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」に関する前処理は、一律に行えるものではなく、前処理なのか本処理なのか、施術前に必ず必要とするものなのか必要としないものなのか、厳密に区別できるような性質のものではありません。従って、脚やせ・痩身を主とするエステティック美容業界において、普通に「プレケア」を使うことはあまりありませんし、単に「プレケア」では、何の施術なのか、説明がなければよく分かりません。「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」においては、きちんと施術の中身を明かさなければ施術の内容は分かりません。「プレケア」だけでは分かりません。この「プレケア」は、広辞苑等に載せられた既存の言葉でも単語でもありません。十分に識別力を持つ特定の意味を有しない造語商標であります。審査官殿は、一連一体に記載した「プレケア」を、「プレ」と「ケア」に分けて、それぞれの意味を探り、英文字の「pre」と「care」を当てはめ、全体として「事前の手入れ」程の意味合いを容易に理解させるから、識別力が無いと認定していますが、そもそもそのように分断して解釈すべきものではないと思います。「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」にとって、「プレケア」を無理矢理「事前の手入れ」と解釈する意義は一体どこにあるのでしょうか。健康に配慮しながら、脚やせや痩身を行うエステティック美容にとって、事前の手入れ・施術はそんなに簡単なものではありませんし、一律に行えるものではありません。本願商標は一連の片仮名で「プレケア」と書した造語で、単に英文字の「precare」の読みを表示したものではありません。
髪のカット、パーマ、カラーリング等の施術前に、前処理剤を用いて行う事前処置や婚礼前に行う顔、ヘアメイクに関する事前処理に関しては、ネットで検索すると、「プレケア」の言葉を用いた例も見受けられます。しかし、「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」に関しては、ウェブサイト(1)~(7)を見ても、「プレケア」を前処理として用いている例は無いように思います。
つまり、審査官殿ご指摘のインターネット情報によれば、成る程、「プレケア」の言葉は、洗濯一般のほかに、毛髪や顔の手入れ等に関しても使用されていることが伺い知れます。しかし、本願商標の対象とする指定役務である「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」の分野において用いられている例は、審査官殿ご指摘のインターネット情報(1)~(7)を見る限り無さそうです。
繰り返しますが、審査官殿は、一連一体に片仮名で書した本願商標の「プレケア」を「プレ」と「ケア」に前後分断し、「pre・care」の英文字からなる商標と理解しておりますが、本願商標は、あくまでも片仮名で「プレケア」と一体に把握すべき造語商標で、「pre・care」の称呼を表す仮名商標ではなく、むしろ一音一音明確に「プ・レ・ケ・ア」と称呼されるべき商標です。前後を二音ずつ分断して「プレ・ケア」と称呼されるような商標ではありません。
(Ⅴ)以上の次第でありますので、「脚やせ・痩身を主とするエステティック美容」に関して本願商標の「プレケア」は、十分に自他役務識別機能を備えた商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#105

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「Japan/Sleeper」×「True/Sleeper」

1.出願番号  商願2016-147425
2.商  標「Japan/Sleeper」
3.商品区分  第20類、第24類
4.適用条文商標法第4条1項11号
5.拒絶理由 「Japan/Sleeper」は、
 (1 登録第5237678号「True/Sleeper」…引用商標1、
 (2 登録第5719850号「True/Sleeper」…引用商標2
 と類似する。

出願商標・商標登録第5981221号
引例商標1・商標登録第5237678号
引用商標2・商標登録第5719850号

意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、1.登録第5237678号(商願2008-021503)の商標(以下、「引用商標1」という)及び、2.登録第5719850号(商願2014-055071)の商標(以下、「引用商標2」という)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。しかしながら、本出願人は、本願商標はあくまでも「Japan/Sleeper」全体で一連一体の商標であり、引用商標1及び2の「True/Sleeper」からなる引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2)本願商標と引用商標の構成
  まず、本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標の記載からも明らかなように、やや小さめな「Japan」の英文字を横書きして上段中央に配置し、またその上段の英文字よりも大きく横書きした「Sleeper」の英文字を下段に配置し、かつ「Japan」と「Sleeper」の文字の間に「Sleeper」と同じくらいに横幅のある手書き風の横ラインを付けて、全体を紺色で統一し一体に「§Japan/Sleeper」と書した態様からなるもので、いわば「Sleeper」というベッドの上に、手書き風の横ラインであらわした「マットレス」を敷いて、その上に「Japan」を寝かせたイメージの商標であります。そして、指定商品を第20類「クッション,まくら,マットレス,家具,ベッド,ソファーベッド,ベッド用マットレス」(17C01 20A01)及び、第24類「敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製身の回り品,布団」(17B01 17C01)とするものであります。これに対し、引用商標1は、やや小さく「True」と書した手書き風の英文字とその右横に配した水平線からの日の出風の図形部分とからなる上段部分と、その下に大きく「Sleeper」と横書きした英文字とからなる下段部分を有する二段構成の商標で、同じく指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」(17C01)及び第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」(17C01)とするものであります。また、引用商標2は、やや小さく「True」と紺色で横書きした英文字を上段中央に配し、その下に大きく「Sleeper」と紺色で横書きした英文字を配して下段を構成し、かつその上下段の右端を囲うように形成されたオレンジ色の三日月図形を備えた態様からなるもので、同じく指定商品を第20類「家具,ベッド,ソファーベッド,ベッド用マットレス,揺りかご,スリーピングバッグ,クッション,座布団,まくら,マットレス,カーテン金具,ベンチ,屋内用ブラインド,装飾用ビーズカーテン,日よけ」(13C01 17C01 20A01 20C01 20D02 24A01 24C03)及び、第24類「カーテン,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,テーブル掛け,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」(17B01 17C01 19A05 19A06 20C01 )を指定商品に含むものであります。

(3)本願商標と引用商標の対比
 (3-1) まず、外観の点についてみると、本願商標と引用商標1,2とは、「Sleeper」の横書き英文字部分の存在に共通性はあるものの、本願商標の「Japan」の文字及びその下の横幅のある手書き風の横ラインの存在と、引用商標の「True」の文字や日の出図形・三日月図形の存在との違いにより、両者は外観上明瞭に識別できるものと考えます。
 (3-2) また、観念の点についてみると、本願商標の「Japan/Sleeper」は、その上段の英文字部分「Japan」が「日本」を意味する単語であり、また下段の英文字部分「Sleeper」が「眠る人」や「幼児・子供の寝巻」「ソファーベッド」などの寝具類をあらわす既存の英単語でありますので、共に日本人に慣れ親しまれた用語であり、本願指定商品との関係にあって、全体として「日本向きの寝具類」「日本人向けの寝具類」などをイメージさせる商標であります。本出願人は、この本願商標の選定に際して、「日本人による日本人のための高密度形状記憶マットレスを提供したい。そしてより充実した眠りを届けたい。」とのコンセプトの下に、この「Japan/Sleeper」というネーミングを考え、本願商標の如き態様(「Sleeper」というベッドの上に、手書き風の横ラインであらわした「マットレス」を敷いて、その上に「Japan」を寝かせたイメージの態様)を考えたわけであります。これに対し、引用商標1,2は、「True」が「真実の、本当の」等を意味し、「Sleeper」が上述したように「幼児・子供の寝巻」「ソファーベッド」等の寝具類を意味する単語でありますので、全体として、「真の眠りを誘う寝具類」などをイメージさせるものと思います。よって、本願商標「§Japan/Sleeper」と引用商標1,2の「True/Sleeper」とは、観念上も紛れることのない、非類似の商標であると考えます。
 (3-3)そこで、次に称呼の点につき検討しますと、本願商標「§Japan/Sleeper」は、二段構成ですが、全体が同じ書体で書され、かつ上述の如く全体として「日本向きの寝具類」、「日本人向けの寝具類」の如き漠然としてではあっても一つの意味合いをイメージさせるものでありますから、そのイメージに合わせて全体を一連に称呼するのが自然であると考えます。それ故、本願商標は常に「ジャパンスリーパー」とのみ称呼されるべきものと思います。この点、審査官殿は、本願商標中の「Japan」の部分は、指定商品との関係にあって商標の要部を構成せず、「Sleeper」の部分に識別力を認め、単に「Sleeper」と称呼される場合もあるとみて今般の拒絶理由通知を発してきたのではないかと推察しますが、そのような認定はおかしいと考えます。確かに「Sleeper」の文字は、やや大きく書されている関係で目立つ態様ではあります。しかし、この「Sleeper」の文字は特殊な造語でも、格別著名な商標でもありません。この「Sleeper」は、幼児・子供の寝巻、ソファーベッド等を意味する普通の単語で、いわゆる寝具類をイメージさせる言葉として従前より普通に用いられております。それ故、「Sleeper」の部分は指定商品との関係にあって識別力の弱い部分で、やや大きく書されてはいても、この部分を単独で抽出し、称呼・観念し取引することは無いものと思われます。寝具類を主体とする指定商品との関係で、寝具類をイメージさせる「Sleeper」の文字部分は単独で商標の要部、即ち単独で自他商品識別力を生じる部分とはなり得ないと考えます。これだけでは、何の「スリーパー」か分かりません。「ジャパンスリーパー」、「トゥルースリーパー」と一体一連に把握し、称呼・観念してこそ識別標識たる商標の役割を果たし得るものと思います。
 ところで、テレビショッピング等においては、引用商標1,2の商標が頻繁に紹介され、その宣伝効果もあって、引用商標1,2は低反発マットレスのブランドとしてかなり有名になってきているのかも知れません。しかし、たとえそうだとしても、それはあくまでも「TrueSleeper」「トゥルースリーパー」として有名なのであって、決して「Sleeper」「スリーパー」単独で有名なわけではありません。Webページ上における引用商標の呼び名の表示を見ても「トゥルースリーパー」としており、呼び方も常に「トゥルースリーパー」として商品紹介をしております。単なる「スリーパー」ではありません。「Sleeper」「スリーパー」自体は、「マットレス等寝具類」をイメージさせる言葉であり、本願指定商品との関係にあってはむしろ識別力の弱い言葉であります。引用商標はあくまでも「TrueSleeper」「トゥルースリーパー」として、把握され称呼・観念されるブランドであります。単に「Sleeper」「スリーパー」と称呼・観念したのでは特徴がなく、何の「スリーパー」(寝具類)なのか、認識できないからです。
 それ故、引用商標を称呼する取引者・需用者も単に「スリーパー」とは呼ばないはずです。引用商標1,2は、二段書きの商標ではあっても、あくまでも「TrueSleeper」「トゥルースリーパー」として把握され、称呼・観念されるものと思います。その様に一体に把握され、称呼・観念されるからこそ、商標としての識別機能を果たすのであります。これに対し、本願商標は前述のように、全体を「ジャパンスリーパー」と一連に称呼して、「日本向きの寝具類」、「日本人向けの寝具類」の如き一つの意味合いをイメージさせるものでありますので、そのイメージに合わせて全体を一連に「ジャパンスリーパー」と称呼するのが自然であり、単に「スリーパー」と称呼されることはないと考えます。したがって、本願商標の称呼「ジャパンスリーパー」と、引用商標の称呼「トゥルースリーパー」とは、前半に「ジャパン」と「トゥルー」という違いがあり、称呼上も十分に識別可能な非類似の商標であります。
 (3-4) ところで、過去の商標登録例をみますと、類似群17C01の指定だけでも、「Sleeper」「SLEEPER」の文字を含む商標登録例は以下のように数多く見受けられます。
 例えば、
1)登録4314221 CO-SLEEPER 米国法人
2)登録5140185 SIDE SLEEPER 英国法人
3)登録5217956 クラウンスリーパー ヤーマン(株)
4)登録5237678 True/Sleeper (株)オークローンマーケティング ←引用商標1
5)登録5286072 COOL SLEEPER   大宗(株)
6)登録5340028 COOL GEL SLEEPER/クールジェルスリーパー  ユニー(株)
7)登録5672882 ULTRA SLEEPER (株)インターナル
8)登録5706359 Angel Sleeper (株)ファミリー・ライフ
9)登録5719850 True/Sleeper (株)オークローンマーケティング ←引用商標2
 このうち、4)9)は、今般の引用商標ですが、「Sleeper」「SLEEPER」の文字は、引用商標1,2の出願以前からも寝具類等を指定した商標の中に用いられております。仮に、引用商標1,2の「Sleeper」の部分が著名であるとすれば、4)以後の出願に係る5)6)7)8)などの登録商標は存在しなかったはずですが、現実にはこのように多数の「Sleeper」「SLEEPER」を含む登録商標が存在しています。これは「Sleeper」自体が、著名な商標だというわけではないからでありましょう。これら登録商標の存在は、引用商標が仮に著名であったとしても、それは「TrueSleeper」「トゥルースリーパー」という一連の称呼・観念をしたときのことであり、決して「Sleeper」自体に格別の著名性があることを意味するものではありません。なお、この登録商標の中に、本出願人の登録商標8)「Angel Sleeper」が含まれていますが、今般の本願商標「Japan Sleeper」の出願は、この「Angel Sleeper」(天使のマットレス)に続く「Sleeper」シリーズの一貫として出願したもので、今後も販売寝具類の特徴を生かした「Sleeper」シリーズを市場に提供していく予定でおります。
 (3-5)ところで、本出願人は、2016年(平成28年)1月より、カタログショッピングで、実際に本願商標を用いた形状記憶マットレスの販売を始め現在に至っております。「Japan/Sleeper」を掲載したカタログは過去に購入経験のある顧客リストに基づき毎月100万部ほど配布しております。今までのところ2016年1月号から2017年6月号までありますので、そのカタログの表紙及び該当ページを第1号証乃至第18号証として提出します。この通販カタログで受注を受けた「Japan/Sleeper」マットレスの数は、2016年1月から2017年5月末日までの1年半ほどで、5,200本以上に上っています(第19号証参照)。「Japan/Sleeper」マットレスは、またWebページ上でも2015年12月から販売を開始しておりますので、そのWebページアドレスを提示するとともに、そのWebページ「Web本館」の写しを第20号証として提出します。Webページアドレス:http://family-life.biz/fmdirect/7.1/03085このWebページ上からの受注数については集計しておりませんが、少なくともカタログショッピングの10分の1程度は受注しているものと思われます。
 以上のように、本出願人は、2015年12月から「Japan Sleeper」の販売をカタログショッピングやWebページを通じて1年半以上に亘って継続しておりますので、本出願人の「Japan Sleeper」(ジャパンスリーパー)はもうかなりの知名度を得ているものと思います。これらのカタログやWebページの掲載からも分かるように、「日本人による日本人のための高密度形状記憶マットレス」というコンセプトで「Japan/Sleeper」を売り出しており、前述したように、そのカタログも毎月約100万部ほどを配布しておりますので、売り出しから1年半ではありますが、もうかなりの顧客層に知られているものと思います。そして、このように、それなりの知名度を得て、カタログショッピングだけでも既に5,200本以上の売上を記録している状況にあるわけですが、引用商標を取り扱う会社や取引者から商標が紛らわしいというような苦情を受けたり、「Japan/Sleeper」の購入者からトゥルースリーパーだと思って購入したら違っていたというような苦情を受けたりしたことは一度もありません。つまり、実際の商取引市場においては、本願商標「Japan/Sleeper」(ジャパンスリーパー)と引用商標1,2「TrueSleeper」(トゥルースリーパー)との間で具体的な出所の混同はおきておりません。これは本願商標と引用商標とが類似しないことの何よりの証左であります。
 (3-6)まとめ
 本願商標は、以上のように、(a)二段書きした商標ではあっても、同一書体で横ラインを含め全体が一体のものとして把握できますし、一連に「ジャパンスリーパー」と称呼して決して冗長にならず、称呼しやすい商標です。また、漠然とではありますが、(b)全体として「日本向きの寝具類」、「日本人向けの寝具類」というような意味合いを観念させるもので、上下を分断して一方を取り出し発音すべき理由はありません。例えば、上段の「Japan」を無視して下段「Sleeper」のみを取り出して本願商標を把握したのでは、「日本人による日本人のための寝具類」という出願人が思いを込めた観念・イメージは生じません。指定商品「マットレス」との関係にあって「日本人向けのマットレス等寝具類」「ジャパンスリーパー」をイメージさせることもできません。また、(c)「Japan(ジャパン)の部分も「Sleeper」(スリーパー)の部分も同一書体で紺色に統一され比較的バランスを保って配置されており、「Japan」の文字がやや小さいものの「ジャパンスリーパー」と一気に称呼できます。特に、(d)「Japan」(ジャパン)の部分は上段部分にあり、称呼上重要な位置を占め、全体で一つの概念を感じさせることから、この「Japan」の部分を省略して発声することは通常ありません。省略したのでは何の「スリーパー」(寝具類)かよく分からなくなります。そして、(e)全体として一連に称呼して語呂がよく称呼しやすいため、取引者・需要者は一連に「ジャパンスリーパー」と称呼するのが自然であると考えられます。(f)本願商標は2015年12月よりWeb上で、又2016年1月よりカタログショッピングで、販売を開始し、既に1年半を経過しておりますが、この間、引用商標との間で混同を生じたという形跡は勿論ありません。それ故、本願商標「Japan Sleeper」(ジャパンスリーパー)と引用商標1,2「True Sleeper」(トゥルースリーパー)とは、外観・称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えます。
(4)むすび
 以上のように、本願商標と引用商標1,2とは、外観及び観念上類似しないことは勿論、称呼上も、本願商標「ジャパンスリ-パー」と引用商標「トゥルースリーパー」とでは前半の称呼の差異によって、語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#104

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「NAOSIA」×「なおしや」「治し家」

1.出願番号  商願2016-85614
2.商  標「NAOSIA」
3.商品区分  第41類、第44類
4.適用条文商標法第4条1項11号
5.拒絶理由 「NAOSIA」は、(1) 登録第4813200号「なおしや/又兵衛/MATABEE」…引用商標1、(2) 登録第4813201号「なおしや/又兵衛/MATABEE/NEW/CRAFTMAN/SPIRIT」…引用商標2、(3) 登録第5487333号「治し家」…引用商標3、と類似する。

出願商標・商標登録第5976996号
引例商標1・商標登録第4813200号
引用商標2・商標登録第4813201号
引例商標3・商標登録第5487333号

意見書における反論

【意見の内容】
(A)理由1について
 拒絶理由通知書の理由1において、審査官殿は、本願の指定に係る指定役務中には、医師でない出願人が業として行うことが禁止されている役務「医業」を含むものであり、また、歯科医師でない出願人が業として行うことが禁止されている役務「歯科医業」を含むものであり、また、薬剤師、医師、歯科医師でない出願人が業として行うことが禁止されている役務「調剤」を含むものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないと指摘されました。この指摘に対し、本出願人は本日付けで手続補正書を提出し、第44類の指定役務中より、ご指摘の役務である「医業」、「歯科医業」及び「調剤」を削除する補正を行いました。これにより、この理由1に関しては、最早拒絶の理由がなくなったものと思料します。
(B)理由2について
(1)拒絶理由通知書の理由2において、審査官殿は、本願商標「NAOSIA」は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。
1 登録第4813200号(商願2004-013648)「なおしや/又兵衛/MATABEE」…引用商標1
2 登録第4813201号(商願2004-013649)「なおしや/又兵衛/MATABEE/NEW/CRAFTMAN/SPIRIT」…引用商標2
3 登録第5487333号(商願2011-048287)「治し家」…引用商標3
 そして、特に、本願の第41類に関しては、上記引用商標1、2が類似し、本願の第44類に関しては、上記引用商標3が類似すると指摘されております。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用各商標とは、第41類や第44類の役務について使用されるという性格上、視覚や観念にウエイトをもって識別されるもので、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるおそれはなく、また、両商標間で役務の出所の混同を生じるおそれのある特段の事情も見出し得ないことから、これらを総合的に勘案すれば、両商標は互いに紛れることのない非類似の商標であると考えますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2)本願商標の構成
 本願商標は、アルファベットの6文字「N」「A」「O」「S」「I」「A」を単純に横一列に並べて「NAOSIA」と一連に記載した標準文字からなるもので、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供」及び、今般補正したとおり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護」を指定役務とするものであります。本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標にも示すように、単に欧文字で「NAOSIA」と記載した態様からなるものでありますが、これは「なお、幸せに」と言う願いを込めた日本語を組合せて作った「造語」であります(「なお=NAO」と「しあ=SIA」の組合せ)。そして、この「なおしあ」をアルファベット表記「NAOSIA」にしたのには理由があります。本出願人は、本願役務を提供するターゲットとして、女性や若年層を見据えています。鍼灸や接骨院、整体などの分野においては顧客は年配層が中心であり、その屋号の多くは漢字やひらがなに接骨院などを付けて○○○接骨院などとしております。前記引用商標3も、Google等で検索すると「治し家鍼灸院」と表示して役務の提供を行っています。本出願人は、若者層や女性層に対し、このような堅い外観や日本的なイメージを軽減・差別化し、気軽にカラダのケアが出来る場所としてのネーミングを検討し、アルファベット表記「NAOSIA」に至りました。フィットネス用の設備があり、カラダを動かしつつも、不調に対するケアも受けられる。そして屋号も垢抜けた感じで、親しみ易いもの。その結果がボディコンディショニングの「NAOSIA」です。例えば、一般人にとって、本願指定役務中の運動指導や整体というのは、必ずしも必須ではないのかも知れませんが、身体が健康であれば、「なお幸せになれる」という思いは誰にでもあると思います。本願商標は、その様な思いを込めて作ったもので、「なお幸せに」と言う願いを込めて運動指導や整体等の役務提供及びその提供施設の運営を行うことを想定して、また、特に若者層や女性をターゲットとして、垢抜けた感じで親しみやすい「NAOSIA」と名付けたものであります。とはいえ、単に欧文字で「NAOSIA」と記載しただけの商標ですので、この態様からは、特に特定の観念を生じるものではありません。また、このような特定の観念を生じない態様故、本願商標「NAOSIA」に接する取引者・需要者は、そのアルファベットの字面を追って「ナ・オ・シ・ア」と、一音一音を明確に発声し称呼するものと思います。

(3)引用商標の構成
 (3-1)これに対し、引用商標1は、横長長方形の囲いの中に、「なおしや/又兵衛/MATABEE」と書した態様で、漢字の「又兵衛」の文字を中央に大きく書し、その上方左側に小さくひらがなで「なおしや」と書し、また「又兵衛」の下方中央寄りに更に小さな欧文字で「MATABEE」と書してなるものであります。また、引用商標2は、「なおしや/又兵衛/MATABEE/NEW/CRAFTMAN/SPIRIT」と書した態様で、引用商標1の「なおしや/又兵衛/MATABEE」の右側に同じくらいの紺色の横長長方形を配置し、その中に三段の欧文字で「NEW/CRAFTMAN/SPIRIT」と書した態様からなるものであります。そして、これら引用商標1,2には共に、「なおしや」の右横に「のこぎり」、「家」、「スパナ」、「収納ラック」等の直し道具や直し対象物の図形を配置しております。そして、これら引用商標1,2は、本願商標と第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・講演会の企画・運営又は開催」の役務を共通にするものであります。
 (3-2)次に、引用商標3は、漢字とひらがなで「治し家」と標準文字で記載した態様からなるもので、第44類「治療院における又は訪問もしくは人材派遣による医療・美容・あん摩・マッサージ・指圧・鍼灸・カイロプラクティック・柔道整復・気功・温熱療法・アロマテラピー・リフレクソロジーに関する治療・指導・助言及び情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),治療院施設の提供,温熱治療機器・器具の貸与又はその取次ぎ」を指定役務とするものであります。
(4)本願商標と引用商標の対比
 以下、本願商標と引用商標1,2,3を対比します。なお、商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断するのが一般的であり、審査の基準ともされておりますので、以下、それに倣って検討いたします。
(a)外観について
 本願商標は、前述のように、欧文字で「NAOSIA」と一連に書した標準文字からなるものであります。
 これに対し、引用商標1は、横長長方形の囲いの中に、「なおしや/又兵衛/MATABEE」と書してなり(漢字の「又兵衛」の文字を中央に大きく書し、その上方左側に小さくひらがなで「なおしや」と書し、また「又兵衛」の下方中央寄りに更に小さく目立たない欧文字で「MATABEE」と書している)、また、引用商標2は、引用商標1の「なおしや/又兵衛/MATABEE」の右側に同じくらいの大きさの紺色の横長長方形を配置し、その中に欧文字で三段に「NEW/CRAFTMAN/SPIRIT」と書した態様からなるものであります。また、引用商標3は、漢字とひらがなで「治し家」と標準文字で記載した態様からなるものであります。したがって、本願商標と引用商標1,2,3とでは、外観上全く異なり、互いに紛れることはありません。
(b)観念について
 次に、観念の点についてみますと、本願商標の「NAOSIA」は、前述のように、「なお、幸せに」と言う願いを込めて造った造語商標で、主に運動指導や整体等の役務及びその提供施設名として用いるものでありますが、その欧文字「NAOSIA」の態様より、特定の観念を生じさせるものではありません。本出願人は、単にダイエットや体力づくりというだけでなく、整体の技術を組み合わせて、「肩こり、腰痛、姿勢改善」などのマンツーマン指導を行い、将来的には、「治療」と「運動」を同じ施設で行い管理できる総合型の役務提供及びその施設の提供を念頭に置いた事業展開を図ろうとしておりますが、「NAOSIA」はそのような提供サービス及び提供施設名(屋号)に用いるものであり、「なお、幸せに」という日本語を組み合わせて(即ち「なお=NAO」と「しあ=SIA」を組合せて)、「NAOSIA」と表示しました。しかし、この欧文字からなる造語の「NAOSIA」からは、具体的に特定の観念を生じさせるものではありません。これに対し、引用商標1や2は、その「なおしや/又兵衛」の部分から、「物を修理する又兵衛」=「直し屋の又兵衛」の如き意味合いを観念させ、また、引用商標3からは「治し家」という態様より、「治しの専門家」の如き観念を生じさせるものであります。したがって、何ら観念の生じない本願商標「NAOSIA」と、「物を修理する又兵衛」=「直し屋の又兵衛」の如き意味合いを観念させる引用商標1,2の「なおしや/又兵衛」とは、観念上比較すべくもなく、互いに紛れることはありません。また、引用商標3は「治し家」という態様より、「治しの専門家」と言った観念を生じさせるものでありますが、これも、何ら観念の生じない本願商標とは、観念上比較すべくもなく、互いに紛れることはありません。よって、本願商標は、これら引用商標1,2,3と互いに観念上も類似することはありません。
(c)称呼について
 そこで、次に、称呼の点について検討します。(第41類に関する本願商標と引用商標1,2の称呼について)
 (c-1)本願商標の「NAOSIA」は、アルファベットの6文字「N」「A」「O」「S」「I」「A」を単純に横一列に並べた態様より、また、特定の観念を生じさせない造語商標であることにより、必然的にこの文字「NAOSIA」に接する取引者・需要者は、その字面を追って「ナ・オ・シ・ア」という具合に、一音一音を明確に発声し称呼するものと思います。意味の分からない造語の欧文字を発声するときには、一音ずつ字面を追って慎重に発音するのが通例だからです。
 (c-2)これに対し、本願商標と第41類の役務を共通にする引用商標1、2は、横長長方形の囲いの中に、漢字の「又兵衛」を中央に大きく書し、その上方左側に小さくひらがなで「なおしや」と書し、また「又兵衛」の下方中央寄りに更に小さくほとんど読めない程度に目立たない欧文字で「MATABEE」と書した構成部分より成りますので、引用商標1,2からは、単に「マタベエ」あるいは精々「ナオシヤマタベエ」と称呼するのが自然であると考えます。小さく書したひらがな「なおしや」の部分のみを抽出し、単に「ナオシヤ」とだけ称呼するようなことはまずないと思います。なぜなら、その「なおしや」の部分は中央に大書されて圧倒的な存在感を示す「又兵衛」の文字に比べて小さく識別力の弱い部分で、称呼出来ないことはありませんが、業種を表すような言葉であり(「なおしや」の右横に配置された「のこぎり」、「家」、「スパナ」、「収納ラック」等の直し道具や直し対象物の図形の存在と相俟って、「なおしや」=「直し屋」のイメージを膨らませており)、識別部分と言うよりも単に業種の俗語「直し屋」を連想ないし表す部分と捉えることができ、看者の注意をほとんど引かないからです。この商標を見た人は、通常、小さく書され商標の要部とならないような「なおしや」の部分は無視し、圧倒的に目立つ大きな「又兵衛」を抽出して「マタベエ」と称呼するものと思います。あるいは、「なおしや」を業種を表す言葉と認識して「直し屋の又兵衛」(修理屋の又兵衛)と捉え、「ナオシヤマタベエ」と称呼するものと思われます。「なおしや」を業種の俗語と捉えるなら、このひらがな文字は「直し屋」、即ち「修理屋」と認識されるはずです。家具や家の修理をどこかに頼むのに、単に「なおしや」=「直し屋」=「修理屋」と呼ぶだけではどこの修理屋か判別できません。少なくとも「マタベエ」や「ナオシヤマタベエ」と称呼することで、初めてどこの直し屋(修理屋)なのかを判別することができます。それ故、引用商標1,2から「なおしや」だけを抽出して称呼することは基本的には無いと考えます。引用商標1,2からは単に「マタベエ」あるいは精々業種名を頭に配して「ナオシヤマタベエ」と称呼するのが自然とみるべきです。したがって、「ナ・オ・シ・ア」と称呼されて一音一音明瞭に称呼される本願商標と、この「マタベエ」や「ナオシヤマタベエ」と少なくとも第一音目にアクセントを置いて一気に称呼される引用商標1,2とでは、語感語調が全く異なり、称呼上も紛れることのない非類似の商標であると考えます。
 (c-3)ところで、本出願人は、このように引用商標1,2は、単に「マタベエ」あるいは「ナオシヤマタベエ」と称呼するのが自然であり、単に「ナオシヤ」と称呼されることはないと考えますが、審査官殿は、引用商標1,2からは、「なおしや」のひらがな部分より、単に「ナオシヤ」の称呼も生じ得ると判断して、今般の拒絶理由通知を発してきたのではないか思います。この点に関し、本出願人は、仮に、引用商標1,2の「なおしや」の部分から単に「ナオシヤ」の称呼が生じたとしても、やはり本願商標「NAOSIA」の称呼と、引用商標の称呼「ナオシヤ」とは十分に識別でき、称呼上も類似することはないと考えますので、念の為、以下に意見を申し述べます。即ち、本願商標の称呼は、前述したように、「NAOSIA」と欧文字で表記された特定の意味を持たない造語商標であるとの態様により、字面を追って一音一音ハッキリと「ナ・オ・シ・ア」と称呼されること、先に述べたとおりであります。これに対し、引用商標1,2は「なおしや」の部分から仮に単独で「ナオシヤ」の称呼が生じたとしても、このひらがな「なおしや」からは、その右横の直し道具や直し対象等の図形部分の存在と相俟って、「直し屋」「修理屋」のイメージが直ぐに浮かぶため、取引者・需要者はその意味合いを込めて称呼するものと思います。だとすれば、この「なおしや」からは、「直し屋」「修理屋」をイメージないし連想して、語頭音「ナ」と語尾音「ヤ」にややアクセントを置いて一気に「ナオシヤ(直し屋)」(修理屋)と称呼するのが自然ではないかと思います。この「なおしや」は「直し屋」(修理屋)をイメージすれば、本願商標のように一音一音慎重に「ナ・オ・シ・ヤ」という具合に発声することはなく、少なくとも語頭にアクセントを置いて「ナオシヤ(直し屋)」(修理屋)」と一気に発声されるものと思いますので、両商標は語感語調を全く異にし、称呼上紛れることはないと考えます。そして、それに加えて、本願商標と引用商標とは、全く同一の音ではなく、語尾音に「ア」と「ヤ」の違いがあります。この「ア」と「ヤ」は、語尾音であり、母音(a)を共通にするものではありますが、それぞれ比較的きちんと発声される音ですので、僅か4音という短い音構成の中では聴別も容易であり、両者を称呼した場合の音の強弱やイントネーションの違いもあって、語感語調を異にし、称呼上も決して紛れることはないと考えます。それ故、仮に引用商標1,2から単に「ナオシヤ」の称呼が生じたとしても、一音一音明瞭に称呼される本願商標「ナ・オ・シ・ア」とは、称呼上も紛れるものではありません。
(第44類の役務に関する本願商標と引用商標3の称呼について)
 (c-4)次に、第44類の役務に関する本願商標「NAOSIA」と引用商標3「治し家」の称呼についてですが、本願商標NAOSIA」が、前述のように、一音一音ハッキリと「ナ・オ・シ・ア」と称呼されるのに対し、引用商標3は慣れ親しんだ漢字とひらがなの「治し家」からなる構成態様のため、この文字からは「治しの専門家」(治療の専門家)という観念をイメージして、語頭音「ナ」と語尾音「ヤ」にアクセントを置き、一気に「ナオシヤ」と称呼するものと思われます。それ故、この引用商標3の「治し家」は、本願商標「NAOSIA」のように一音一音きちんと字面を追って「ナ・オ・シ・ア」と称呼されるようなことはありません。また、本願商標と引用商標とは語尾音に「ア」と「ヤ」の違いもあり、それぞれ比較的きちんと発声される音ですので、母音(a)が共通するとは言え、「ア」と「ヤ」の聞き分けは十分可能であり、全体に強音弱音の違いもあって両者は語感語調を異にし、称呼上紛れることはないと考えます。例えば、一音一音明瞭に「ナ・オ・シ・ア」と称呼される本願商標からは、「治し家」(治療の専門家)をイメージできませんが、語頭音に強音「ナ」を伴って一気に「ナオシヤ」と称呼すれば「治し家」(治しの専門家)(治療の専門家)をイメージすることができます。したがって、これらは語感語調の違いが明らかで、称呼上紛れることはないと考えます。その意味でも語尾音の「ア」と「ヤ」の違いにより、また強音弱音から受ける全体の語感語調の違いや称呼から浮かべるイメージの違いにより、両者は十分に識別可能な商標同士と考えます。
 (d)運動、整体等の役務提供及びその施設名としてのネーミングの使用態様及び取引者・需用者の観察力について ところで、本願商標は、前述のように、主に運動指導や整体等提供する役務の名前及びその提供施設の名前(看板)に用いるものでありますので、このような役務の提供に係る取引者・需要者は、施設の看板「NAOSIA」を見、あるいは本出願人のWebサイトの表示「NAOSIA」の欧文字を視覚的に認識して称呼しますので、先ずは、視覚的認識から本願商標の把握がスタートします。ところで、本出願人は、先にも触れましたように、若者層や女性をターゲットとしていますので、ネーミングから堅い外観や日本的なイメージを軽減・差別化し、気軽にカラダのケアが出来る場所をイメージするように、アルファベット表記の「NAOSIA」を選定しました。フィットネス用の設備があり、カラダを動かしつつも、不調に対するケアも受けられる。そして屋号も垢抜けた感じで、親しみ易いもの。その結果がボディコンディショニングの「NAOSIA」というネーミングです。そして、一般需要者もそうですが、特に、本役務提供のターゲット層である女性や若者という需要者層のネーミングに対する鋭い観察力を考慮すると、アルファベットの「NAOSIA」と、主に漢字・ひらがなからなる引用商標1,2,3「なおしや/又兵衛」「治し家」とでは全く違った印象を持つはずであり、両者は明確に識別できるものと思います。本出願人は、先にも触れましたように、単にダイエットや体力づくりということではなく、整体の技術を組み合わせ、「肩こり、腰痛、姿勢改善」などのマンツーマン指導を行い、将来的には、「治療」と「運動」を同じ施設で行い管理できる総合型の施設の提供を目指しており、「NAOSIA」はそのようなサービスや施設を提供するための特に、女性や若者層をターゲットとしたネーミング(いわば屋号)として用います。具体的には、提供役務のネーミング、役務広告への掲載、提供施設の看板、提供役務に関するWebサイト等に本願商標を用いることになります。それ故、本役務の提供を受ける取引者・需要者は、本願商標をまずは視覚的に認識し脳裏に印象付けることになります。そして、称呼するときにも視覚的に受ける印象、イメージを念頭に置いて、称呼することになります。そのような運動、整体等の役務提供及びその施設名としてのネーミングの使用態様や、取引者・需用者の通常の観察力を前提に、両商標の類否を検討しますと、本願商標と引用商標1,2,3とは、アルファベットのみからなる本願商標と、図形混じりの漢字ひらがなからなる引用各商標という態様、全体から受ける印象に大きな違いがあり、両者は外観および観念上明瞭に識別できます。また、称呼上も本願商標「ナ・オ・シ・ア」(NAOSIA)と引用商標「ナオシヤ」(なおしや、直し屋、治し家)とは、発声の仕方が異なり、語感語調を異にし、僅か4音という短い音構成の中で、語尾音の「ア」と「ヤ」の違いもあり、全体の識別力の差異に大きな影響を及ぼし、両者は本役務の取引者・需用者をして明確に識別できるもので、決して類似するものではないと考えます。

(5)むすび
 以上の次第でありますので、本願商標「NAOSIA」と、引用商標1、2、3の「なおしや/又兵衛/MATABEE」、「なおしや/又兵衛/MATABEE/NEW/CRAFTMAN/SPIRIT」、「治し家」とは非類似の商標であり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではなく十分に登録適格性を有するものと考えます。そして、本願商標と引用各商標とは、称呼の点でたとえやや近似する面があったとしても、その称呼も「ナ・オ・シ・ア」と「ナオシヤ」という語感語調の違いがあって十分に識別でき、また、外観から受けるイメージ・印象も明らかに違っていて外観上明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはなく、また、本願商標と引用各商標との間で役務の出所の混同を生じるような特段の事情も存在しないことから、これらを総合的に勘案すれば、両商標は互いに紛れるおそれのない非類似の商標であると考えます。
よって、本願商標は、十分に登録適格性を有するものと思料しますので、再度ご審査の上、本願に登録査定を賜りますようお願い申し上げます。
                              以上

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#103

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標 「SWEET ROUGE/スウィートルージュ」×「ルージュ/Rouge」

1.出願番号  商願2015-117295
2.商  標 「SWEET ROUGE/スウィートルージュ」
3.商品区分  第30類
4.適用条文 商標法第4条1項11号
5.拒絶理由 「SWEET ROUGE/スウィートルージュ」は「ルージュ/Rouge」と類似する。

出願商標 商標登録第5895700号
引例商標1・商標登録第4065793号

意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、登録第4065793号(商願平7-125184)の商標(以下、「引用商標」という)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。しかしながら、本出願人は、本願商標はあくまでも「SWEET ROUGE/スウィートルージュ」全体で一連一体の商標であり、単に「ルージュ/Rouge」からなる引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2) まず、本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、英文字の「SWEETROUGE」を上段に、カタカナ文字の「スウィートルージュ」を下段に配置して、「SWEETROUGE/スウィートルージュ」と二段に書した態様からなるもので、指定商品を「第30類 茶,コーヒー,ココア」とするものであります。これに対し、引用商標は、カタカナ文字の「ルージュ」を上段に、英文字の「Rouge」を下段に配置して、単に「ルージュ/Rouge」と二段に書した態様からなるもので、同じく指定商品を「第30類 コーヒー及びココア,茶」とするものであります。したがって、本願商標と引用商標とは、外観上類似しないことは明らかであります。

(3) また、本願商標の「SWEETROUGE/スウィートルージュ」は、その上段の英文字部分「SWEETROUGE」が、「甘い、甘美な」等の意味を有する英語の「SWEET」と、「ルージュ、口紅、ほお紅」等の意味を有する英語の「ROUGE」とからなるもので、「甘美なルージュ」「甘美な口紅」「甘美で愛らしい口紅」等の意味合いを有し、また、下段の片仮名部分「スウィートルージュ」も同様の意味合いを有するものであります。
 即ち、本願商標中の「SWEET/スウィート」の言葉は、商品「コーヒー」等の味覚を、ある意味で示唆する言葉ではあっても、本願商標はその「SWEET/スウィート」の言葉のみから成るものではなく、あくまでも「SWEET/スウィート」と「ROUGE/ルージュ」の2つの単語を組み合わせて不可分一体とした造語からなるものであります。そして、全体として「甘美なルージュ」「甘美な口紅」「甘美で愛らしい口紅」といった一定のまとまった意味合いを生じさせるものでありますが、本願指定商品「コーヒー」等との関係にあってこの「SWEETROUGE/スウィートルージュ」の商標は、「モカの持つ甘い香り」をイメージしたものであり、「SWEET/スウィート」単体でも、「ROUGE/ルージュ」単体でも、このイメージを表現できるものではありません。それ故、本願商標は、「SWEET」と「ROUGE」の間にやや間隔を空けた態様ではあっても、あくまでも全体を一体のものとして把握し称呼すべき商標で、一連に称呼して決して冗長にならず、無理なく一連に称呼・観念できるものであり、左右を分断して把握すべき性質のものでは無いと考えます。
 これに対し、引用商標は、単に「ルージュ/Rouge」と書してなるもので、単に「ルージュ」「口紅」「ほお紅」等の意味合いを生じさせるものにすぎず、本願商標のような「甘美なルージュ」「甘美な口紅」のような観念、あるいは、指定商品「コーヒー」等との関係にあって、「モカの持つ甘い香り」をイメージさせるものではありません。この「モカの持つ甘い香り」のイメージは、「SWEET/スウィート」単体でも、「ROUGE/ルージュ」単体でも、決してこれを表現できるものではありません。
 よって、本願商標「SWEETROUGE/スウィートルージュ」と引用商標「ルージュ/Rouge」とは、観念上も紛れることのない、非類似の商標であります。

(4)そこで、次に称呼の点につき検討しますと、本願商標「SWEETROUGE/スウィートルージュ」は、全体が一連に書され、かつ上述の如く全体として一つの意味合いを生じさせるものでありますから、常に全体を一連に称呼するのが自然であり、「スウィートルージュ」とのみ称呼されるべきものと思料します。この点、審査官殿は、本願商標中の「SWEET/スィート」の部分は、指定商品との関係にあって、要部を構成せず、従って「ROUGE/ルージュ」のみに識別力を認め、単に「ルージュ」のみの称呼も生じるとみて今般の拒絶理由通知を発したのではないかと推察しますが、そのような認定はおかしいと考えます。本願商標は、前述のように、(a)前段と後段を分けることなくあくまでも同一書体でバランスよく一連に書された態様です。また、(b)全体としてまとまった特定の意味合いを観念させ、又はイメージさせるものであり、分断して一方を取り出し発音すべき理由はありません。例えば、前段の「SWEET」を無視して後段「ROUGE」のみを取り出して本願商標を把握したのでは、「甘美なルージュ」というまとまった観念は生じませんし、指定商品「コーヒー」との関係にあって「モカの持つ甘い香り」をイメージさせることもできません。また、(c)「SWEET」(スウィート)の部分も「ROUGE」(ルージュ)の部分もバランスよく配され軽重の差なく称呼できます。特に、(d)「SWEET」(スウィート)の部分は前段部分にあり、称呼上重要な位置を占め、この部分を省略して発音することは通常ありません。そして、(e)全体として一連に称呼して語呂がよく称呼しやすく、一連に称呼するのが自然であると考えられます。よって、本願商標はあくまでも「スウィートルージュ」とのみ称呼されるものと思料します。
 ところで、過去の商標登録例を見ると、例えば、第30類コーヒーを指定商品とする、あるいはこれと類似と判断される第35類のコーヒー等の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供などの役務を指定役務とする商標同士において、以下のような並存登録例が存在します。
 即ち、
(イ)「MOUNTAIN/マウンテン」(登録596856、30類、横山商店)(第1号証)が有りながら、別人により「スウィートマウンテン」(登録5189053、30類、ワタル株式会社)(第2号証)が登録されていますし、
(ロ)「poem」(登録1113534、30類、山内本子)(第3号証)が有りながら、別人により、「Sweet Poem」(登録5024471、30類、日糧製パン株式会社)(第4号証)が登録されています。また、
(ハ)「SweetAngel」(登録5393762、35類、株式会社ワイ・ヨット)(第5号証)が有りながら、別人により、「Angel」(登録5624287、30類、森永製菓株式会社)(第6号証)が登録されていますし、
(ニ)「SweetGarden」(登録5165067、35類、株式会社スイートガーデン)(第7号証)が有りながら、別人により、「ガーデン/GARDEN」(登録5207630、30類、株式会社シェルガーデン)(第8号証)が登録されています。
 これらは、指定商品・役務等が全て抵触関係にありますので、「SWEET」「Sweet」「スウィート」の部分も一体となった商標、即ち「SWEET MOUNTAIN/スウィート マウンテン」、「Sweet Poem」、「Sweet Angel」「SweetGarden」に関しては、前後分断できない一体の商標として理解され把握されたからこそ、単なる「MOUNTAIN/マウンテン」、「Poem」、「Angel」「ガーデン/GARDEN」との並存登録が認められたものと思料します。
 本願商標「SWEETROUGE/スウィートルージュ」とて同様であります。全体として一体不可分の商標と見るべきであります。そこで、本願商標の称呼である「スウィートルージュ」と引用商標の称呼である「ルージュ」とを対比すると、「スィート」の称呼の有無によって、両者は音数及び語感語調が全く異なり明確に識別できるものと考えますので、両者は称呼上も相紛れることのない非類似の商標であると考えます。
(5) 以上のように、本願商標は、あくまでも、「スウィートルージュ」とのみ一連に称呼されるべきものであり、それ故に引用商標の称呼である単なる「ルージュ」とは、類似することはありません。本願商標と引用商標とは、外観及び観念上類似しないことは勿論、称呼上も「スィート」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#102

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「販促ナビ」×「販促ナビゲーター」

「販促ナビゲーター/販促NAVIGATOR」、
「販促Navigator」
1.出願番号  商願2014-85284
2.商  標 「販促ナビ」
3.商品区分  第9類、第42類
4.適用条文商標法第4条1項11号
5.拒絶理由 「販促ナビ」は「販促ナビゲーター」「販促NAVIGATOR」と類似する。

出願商標・商標登録第5761560号
出願商標・商標登録第5761560号
引例商標1・商標登録第4318995号
引例商標1・商標登録第4318995号
引例商標2・商標登録第4852229号
引例商標2・商標登録第4852229号
引用商標3・商標登録第5500935号
引用商標3・商標登録第5500935号

意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、以下1~3の登録商標(いずれも株式会社ネクスウェイ所有)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、との認定を受けました。
 引用商標1.登録第4318995(商願平10-030243)…販促ナビゲーター 9類
 引用商標2.登録第4852229(商願2000-071713) …販促ナビゲーター/販促NAVIGATOR 35,38,42類
 引用商標3.登録第5500935(商願2011-093581) …FNX/販促Navigator/出版ゴールドサービス 35,42類
 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標1~3とは、外観,称呼および観念のいずれにおいても類似せず、取引者・需用者をして決して紛れることのない非類似の商標であると思料しますので、斯かる認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2)本願商標は、願書の商標の記載からも明らかなように、「販促」の漢字と「ナビ」の片仮名文字を前後に配して「販促ナビ」と一連に書してなるものであります。
 これに対し、引用商標1は、漢字と片仮名文字で「販促ナビゲーター」と一連に書してなるものであり、引用商標2は、漢字と片仮名文字の「販促ナビゲーター」を上段に、漢字と欧文字の「販促NAVIGATOR」を下段にそれぞれ配して、「販促ナビゲーター/販促NAVIGATOR」と二段に構成してなるものであります。また、引用商標3は、「販促Navigator」の文字を中央に大きく書し、その左上に「FNX」の文字を小さく、また、右下に「出版ゴールドサービス」の文字を小さくそれぞれ配してなるものであります。
 したがって、本願商標と引用商標1~3とは、外観上類似しないことは明らかであります。

(3)また、本願商標の「販促ナビ」は、「販売促進」の略語としての「販促」の文字と、「navigation」(航行、航法、航海(術)、運行指示などの意味を持つ英単語。目的地までの経路や道順、移動方法の案内のこと。)を略した「navi」、即ち片仮名表記では「ナビ」の文字を結合した態様からなるものであります。そして、この態様より「販促の案内」の如き意味合いを暗示させるものでありますが、本願の指定商品・指定役務との関係にあっては、具体的に特定の意味合いを生じさせるものではなく、その意味で、本願商標は特定の観念を生じさせない造語商標であります。
 ところで、この「ナビ」は、何の略かと言えば、通常は「ナビゲーション」であって、「ナビゲーター」ではありません。IT用語辞典(e-word)によれば、位置情報システムの分野では、画面に地図を表示して現在地から目的地までの道順や所要時間などを案内することをナビゲーションといいますが、自動車向けのシステムを「カーナビゲーションシステム(カーナビ)」、歩行者向けに公共交通機関の乗り換え案内などを統合したシステムを「歩行者ナビゲーション(歩行者ナビ)」などというようであります。つまり、「ナビ」は、「カーナビ」、即ち「カーナビゲーションシステム」に代表されるように、「navigation」(ユーザーが目的へたどり着けるように手助けする機能のこと。サイト内の階層を表す「パンくずリスト」、関連情報への「リンク」、「サイトマップ」等がある。)の略語「navi」の片仮名表記「ナビ」であって、「navigator」「ナビゲーター」(1操縦士。航海士。2自動車ラリーなどで、運転者に速度や方向の指示を与える同乗者。)の略語ではありません。
 これに対し、引用商標1~3の要部を構成する「販促ナビゲーター」「販促NAVIGATOR」「販促Navigator」は、「販促」と「navigator」「ナビゲーター」(1操縦士。航海士。2自動車ラリーなどで、運転者に速度や方向の指示を与える同乗者。)の結合された商標であって、全体として「販売促進のためのナビゲーター,販売促進のための操縦者,販売促進のための操縦士,販売促進のための航法士,販売促進のための航空士」等の意味合いを暗示させるものでありますが、本願の指定商品・指定役務との関係にあっては、やはり具体的に特定の明確な観念を生じさせることのない造語商標であります。「Navigator」(1操縦士。航海士。2自動車ラリーなどで、運転者に速度や方向の指示を与える同乗者。)と「navigation」(ユーザーが目的へたどり着けるように手助けする機能のこと。サイト内の階層を表す「パンくずリスト」、関連情報への「リンク」、「サイトマップ」等がある。)とは異なりますし、それらやその略語を「販促」の文字と結び付けて造語とした本願商標「販促ナビ」と引用商標1~3「販促ナビゲーター」「販促NAVIGATOR」等とは、観念上も紛れることのない非類似の商標であります。

(4)そこで、次に、称呼の点につき検討します。
 (4-1) 本願商標は、前述のように、「販促」の漢字と「ナビ」の片仮名文字を前後に配して「販促ナビ」と一連かつ簡潔に書してなるものであるところ、このような本願商標の態様からは常に「ハンソクナビ」の称呼が生じるものと思料します。漢字と片仮名文字とから構成された商標ではありますが、両部分はバランスよく配され、また同書、同大、同間隔で一連一体に書されており、しかも一連に称呼して称呼しやすい商標であることから、常に一連に「ハンソクナビ」とのみ称呼されるものと思料します。
 一方、引用商標1~3は「販促ナビゲーター」「販促NAVIGATOR」「販促Navigator」の態様よりなるところ、これより「ハンソクナビゲーター」の称呼が生じるものと思料します。審査官殿は、引用商標1~3の「販促ナビゲーター」「販促NAVIGATOR」「販促Navigator」がやや冗長であることから、これらを称呼する場合、短縮して単に「ハンソクナビ」と称呼される場合もあるのではないかと考え、本願の引用商標としてこの3件を今般引いてきたのではないかと思料しますが、各引用商標からは、単に「ハンソクナビ」の称呼を生じることはなく、一連一体の態様より、常に「ハンソクナビゲーター」と称呼されるものと思料しますので、決して称呼上も紛れることはないものと考えます。「販促ナビゲーター」「販促NAVIGATOR」の態様からは、素直に「ハンソクナビゲーター」と称呼できます。やや冗長な印象を受けますが、「ナビゲーター」「NAVIGATOR」の言葉自体は一つの意味合いを持つ単語ですので、一連に称呼するのが素直です。「ナビ」と「ゲーター」を区切って読むようなことはしません。「ナビゲーター」と一連に称呼して称呼しにくいものでもありません。
したがって、本願商標の称呼「ハンソクナビ」と各引用商標の称呼「ハンソクナビゲーター」とを対比すると、両者は後段の「ナビ」と「ナビゲーター」との違いがあり、これら両者を一連に称呼したときには、「ゲーター」の音の有無で別異の印象を受け、称呼上も明瞭に識別できるものと思料します。
 (4-2) そして、このことは過去の商標登録例の存在からも言い得ることであります。
 即ち、過去の商標登録例を見ると、例えば、審査官殿の引用された(A)「販促ナビゲーター」は、株式会社ネクスウェイの所有に係るものですが(類似群35B01ほか、引用商標2、登録4852229、平成12年6月27日出願、平成17年4月1日登録)(第1号証)、この先願商標の存在にも拘わらず、これと類似群35B01を共通にする株式会社ヒロモリの後願商標(B)「販促ナビ」(類似群35B01、登録4530578、平成12年9月12日出願、平成13年12月21日登録)(第2号証)が登録されております(先願A1が出願中に後願A2が登録されたケース)。
 この登録例などは、まさに「販促ナビゲーター」と「販促ナビ」を非類似の商標と判断したケースであり、両者非類似と判断したからこそ、後願「販促ナビ」の登録が認めたられたものであります。
 そして又、9類,35類,42類などの指定商品や指定役務を共通にする出願において、「ナビケーター」と「ナビ」の称呼上の差異が存在するということで、両商標非類似扱いとされ並存登録が認められたケースが多数あります。
(C)「セールスナビゲーター」(類似群42P02、登録4077149、平成7年8月15日出願、平成9年10月31日登録、株式会社マロネイト、株式会社ジェーエヌエル)(第3号証)と、
(D)「セールスナビ」(類似群42P02、登録4162808、平成8年10月2日出願、平成10年7月3日登録、タカヤモーター株式会社)(第4号証)。
(E)「エコナビ」(類似群42P02、42X11ほか、登録4792116、平成15年9月26日出願、平成16年8月6日登録、株式会社大林組)(第5号証)と、
(F)「ecoナビゲーター」(類似群42P02、42X11ほか、登録5118417、平成19年4月17日出願、平成20年3月14日登録、大和ハウス工業株式会社)(第6号証)。
(G)「サポートナビゲーター」(類似群42P02、登録4829129、平成16年1月26日出願、平成16年12月24日登録、NECパーソナルコンピュータ株式会社)(第7号証)と、
(H)「フォーバル・サポートナビ」(類似群42P02、登録5077757、平成17年12月9日出願、平成19年9月14日登録、株式会社フォーバル)(第8号証)。
(I)「e-NAVIGATOR」(類似群42P02、42X11、登録4580877、平成12年11月16日出願、平成14年6月28日登録、NECソリューションイノベータ株式会社)(第9号証)と、
(J)「e-navi」(類似群42P02、42X11、登録5664619、平成25年11月1日出願、平成26年4月18日登録、ミヤマ株式会社)(第10号証)。
(K)「K-Navi」(類似群11C01、42P02、42X11、登録5464057、平成23年8月3日出願、平成24年1月20日登録、株式会社エクスラント)(第11号証)と、
(L)「Kナビゲーター」(類似群11C01、42P02、42X11、登録5684920、平成26年2月21日出願、平成26年7月11日登録、株式会社K-engine)(第12号証)。
 これらの並存登録例からも分かるように、「NAVIGATOR」「ナビゲーター」と「NAVI」「ナビ」とは、商標の類否判断において、非類似のものと判断されております。商標の類否判断は時代の変遷により変わり得るものですが、ここに挙げた例は(A-B)(C-D)を除き、精々ここ10年程度のものであり、昨年登録された例もいくつかありますので、このような登録例は踏襲されて然るべきものであります。
 審査官殿のような考え方に従えば、これら(A)~(L)の商標のうち、後願に係る(B),(D),(F),(H),(J),(L)の商標は、指定商品・役務に同一又は類似のものを含んでいる関係上、それぞれ先願(A),(C),(E),(G),(I),(K)の存在により拒絶されていたはずであります。しかし、現実には登録されております。
 これは、「NAVIGATOR」「ナビゲーター」の付く商標と、「NAVI」「ナビ」の付く商標とでは、他の部分が共通していても、その違いによって非類似の商標であると判断されたからにほかなりません。
 然るに、これら(A)「販促ナビゲーター」と(B)「販促ナビ」、(C)「セールスナビゲーター」と(D)「セールスナビ」、(E)「エコナビ」と(F)「ecoナビゲーター」、(G)「サポートナビゲーター」と(H)「フォーバル・サポートナビ」、(I)「e-NAVIGATOR」と(J)「e-navi」、(K)「K-Navi」と(L)「Kナビゲーター」とがそれぞれ並存できて、本願商標「販促ナビ」と引用商標1~3「販促ナビゲーター」「販促NAVIGATOR」「販促Navigator」とが並存できないとされる謂われは全くありません。
 これら(B),(D),(F),(H),(J),(L)の商標が登録できたのと同様に、本願商標は前後分断できない一体不可分の商標として、登録されて然るべきであります。

(5) 以上のように、本願商標は、あくまでも、「ハンソクナビ」とのみ一連に称呼されるべきものであり、それ故に各引用商標の称呼である「ハンソクナビゲーター」とは、類似することはありません。本願商標と各引用商標とは、外観及び観念上類似しないことは勿論、称呼上も「ナビ」と「ナビゲーター」の称呼の差異によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料します。
 よって、本願商標と引用商標1~3とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、登録適格なものと考えます。
 以上

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#101

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本願商標「Mailsave」9, 35, 42類…3条1項3号、4条1項16号

1.出願番号  商願2014-69008
2.商  標 「Mailsave」
3.商品区分  第9類、第35類、第42類
4.適用条文商標法4条1項11号、第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由 (第4条1項11号の関係もあり、商品・役務を減縮した。)
6.意見書における反論

出願商標・商標登録第5729085号
出願商標・商標登録第5729085号
引例商標1・商標登録第1745731号
引用商標2・商標登録第1759387号

意見書における反論

(A) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、拒絶理由2において、本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると指摘されています。
           記
1.登録第1745731号(商公昭59-040888)「メルセーブ」(第9類他書換後全8区分)
2.登録第1759387号(商公昭59-057068)「MELSAVE」(第9類他書換後全8区分)
しかしながら、本出願人は本日付けで手続補正書を提出し、両引用商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似する指定商品である第9類の「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」(類似群11B01、11C01、11C02)を削除し、第9類の指定としては、両引用商標と同一又は類似することのない「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」とする補正を行いました。
 また、本願は他に、第35類「電子計算機システム及び通信ネットワークシステムの運用による事業の管理及びそれに関するコンサルティング,電子計算機による電子データファイルの管理,電子計算機用データベースへの情報構築・情報編集,電子計算機又は電子計算機情報網の操作に関する運用管理」、並びに、第42類「電子計算機システムにおけるデータのバックアップ処理,電子計算機用データの回復,電子計算機用プログラムの変換及び電子計算機用データの変換,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定しておりますが、これらの指定役務も、両引用商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似することはありません。
 よって、本願商標と各引用商標とは、商標の類否を論じるまでもなく、指定商品又は指定役務が同一又は類似せず、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと思料します。

(B) 次に、審査官殿は、拒絶理由1において、次のように認定しておられます。
「 本願商標「Mailsave」は、「Eメール」を意味する「Mail」の文字と、「保存する」を意味する「save」の文字を結合し「Mailsave」と書してなり、「Eメールを保存する」の意味合いを容易に認識させます。そして、「Mailsave」の語が、上記意味合いで使用されている実情があります(後記(1)を参照してください。)。
 してみれば、本願商標をその指定商品・役務中、例えば、後記(2)の商品・役務について使用するときは「Eメールを保存する機能のある電子計算機,Eメールを保存する機能のある電子計算機用プログラム,Eメールを保存する機能のある電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,Eメールを保存する機能のある電子計算機用プログラムの提供」等を内容とする商品・役務の品質、質、機能、内容を表示してなるにすぎないものと認めます。
 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務について使用するときは、商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがありますから、商標法第4条第1項第16号に該当します、としております。

後記(1)
(1)「Vector」の見出しの下、「Mail Saver・・・AL-Mail32で選択した複数のメールをファイルに保存するプラグイン・・・ダウンロード・・・ソフト名:Mail Saver1.0・・・ファイル:mailsave.lzh / 17,312Bytes / 2001.6.17」との記載があります(ホームページアドレス http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/net/se197108.html)。
(2)「サイボウズOffice8マニュアル」の見出しの下、「メールデータを退避する・・・コマンドを実行する・・・メールデータの退避・・・年月日と対象ユーザーIDを指定し、指定した日より前に送受信されたメールデータをemlファイルに書き出します。・・・環境 Windowsサーバー・・・コマンド・・・ag.exe -x mailsave -path (保存フォルダの絶対パス) -date (yyyy/mm/dd) -uid (対象ユーザーID) -e (実行時間(秒))・・・補足・・・操作ログは、メールデータを退避させるフォルダのpathの指定に関わらず、(インストールディレクトリ)/mailsave.logに保存されます。」との記載があります(ホームページアドレス http://manual.cybozu.co.jp/office8/admin/mail/commandline.html)。

後記(2)
(1)第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム」
(2)第35類「電子計算機システム及び通信ネットワークシステムの運用による事業の管理及びそれに関するコンサルティング,電子計算機による電子データファイルの管理,電子計算機用データベースへの情報構築・情報編集,電子計算機又は電子計算機情報網の操作に関する運用管理」
(3)第42類「電子計算機システムにおけるデータのバックアップ処理,電子計算機用データの回復,電子計算機用プログラムの変換及び電子計算機用データの変換,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供。 」

 しかしながら、後記(1)の使用例は、「Mail Saver1.0」というものであって、「Mail Save」でも一連の「MailSave」でもありません。あくまでもソフトウェアの使用例は「Mail Saver1.0」であり、Web上のURLにたまたま「mailsave.1zh/17.312Bytes/2001.6.17」としているだけであります。
 また、サイボウズのWebサイトにあって「サイボウズOffice8マニュアル」の見出しの下、「メールデータを退避する・・・コマンドを実行する・・・メールデータの退避・・・年月日と対象ユーザーIDを指定し、指定した日より前に送受信されたメールデータをemlファイルに書き出します。・・・環境 Windowsサーバー・・・コマンド・・・ag.exe -x mailsave -path (保存フォルダの絶対パス) -date (yyyy/mm/dd) -uid (対象ユーザーID) -e (実行時間(秒))・・・補足・・・操作ログは、メールデータを退避させるフォルダのpathの指定に関わらず、(インストールディレクトリ)/mailsave.logに保存されます。」との記載があるのかも知れませんが(ホームページアドレス http://manual.cybozu.co.jp/office8/admin/mail/commandline.html)、たまたまそのような記載がそのサイトの説明文にあったと言うだけのことであって、取引者・需用者間で普通に使用され、広く普及しているといった言葉ではありません。
 まして、「Mailsave」の言葉が、本願指定商品・役務との関係で、特定の品質、質、機能、内容を表示するものとして広く取引者・需用者に認識され、使用されているといった事実もありません。成る程、言葉の意味合いとしては、「Eメールを保存する」といった意味合いも出るのかも知れません。そのことを否定するものではありません。しかし、一般的には、「Mailsave」がそのような意味合いを表す言葉(熟語)として理解され、確立されている事実はありません。「Mailsave」が、ある一つの商品を表す言葉(熟語)としてコンピュータ・電子・通信等を扱う業界において確立され流通されていればまだしも、そのような事実がない以上、本願商標を以て、単に品質、機能、内容等表示だと言うことはできないものと思料します。
 審査官殿ご指摘のように、「Eメールを保存する」といった意味合いで、本願指定商品や役務に対して「Mailsave」を使用する時は、「Eメールを保存する機能のある電子計算機,Eメールを保存する機能のある電子計算機用プログラム,Eメールを保存する機能のある電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,Eメールを保存する機能のある電子計算機用プログラムの提供」等を内容とする商品・役務の品質等を、暗示させる場合があるのかも知れません。
 しかし、それはあくまでも間接的にそのような意味合いも表示する(暗示させる)場合があるかも知れないといった程度のものであり、「Mailsave」の言葉が、一義的に「Eメールを保存する」といった意味合いに取られるわけでもありません。「Mail」の言葉も「Eメール」の他に、「郵便物」「郵便制度」「(昔の)鎖かたびら」「〈動物の〉うろこ, 甲羅(ら)」等の意味合いがあります。また、「save」の言葉も、「セーブ, 救う, 助ける, 貯める, 浮く, 節する」等のいろいろな意味があって、一義的に品質・内容等を表示するものではありません。「セーブ」の意味合いも、「save=セーブ, 救う, 助ける, 貯める, 浮く, 節する」のほかに、「deliver=届ける, 引き渡す, 産む, 配る, 引渡す, セーブ」、「rescue=救う, 救い出す, 救出す, 助ける, セーブ」、「extricate=救出する, 助け出す, 掘り出す, セーブ」、「free=自由にする, 救い出す, 放つ, セーブ」、「liberate=自由にする, セーブ」、「emancipate=解放する, セーブ」、「ransom=贖う, セーブ」等、いろいろな意味があり、決して一義的ではありません。
 したがって、「Mailsave」が一義的に「Eメールを保存する」といった意味合いを表示し、商品・役務の特定の品質、質、機能、内容のみを取引者・需用者に与えるとは言い得ないと考えます。
 その意味で、本願商標が指定商品・役務との関係において、特定の品質、質、機能、内容を表示するものと言うことはできません。まして、特定の品質、質、内容等を表示すると言った事実も見いだせません。つまり、取引者・需用者に普通に品質・内容表示として使用され、取引されている事実は見いだせません。
 特定の品質、質、内容等表示用語として定着しているわけでなければ、本願商標は商標法第3条第1項第3号にも、商標法第4条第1項第16号にも該当することはなく、十分に自他商品・役務識別力を有し、登録適格性を持つはずであります。本願商標は、あくまでも、本願商標商品・役務に対する「Mailsave」という特定の観念を生じない造語からなる自他商品・役務識別標識であります。

(C) 以上の次第でありますので、抵触する商品削除後の本願商標は、引用商標1,2と指定商品・役務が類似せず、商標法第4条第1項第11号に該当することはないとともに、特定の品質、質、機能、内容を表示する用語として「mailsave」が定着しているわけではなく、本願商標は商標法第3条第1項第3号にも、商標法第4条第1項第16号にも該当しないものと思料します。

(筆者コメント)
商標審査基準改正第14版が平成31年1月に発行された。この改訂審査基準によれば、法第3条第1項第3号に以下のような記述がある。
「 商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断する。一般に認識する場合とは、商標が商品又は役務の特徴等を表示するものとして、現実に用いられていることを要するものではない。」
 ケース101の意見書(2014年12月提出)では、「取引者・需用者に普通に品質・内容表示として使用され、取引されている事実は見いだせない」から、3条1項3号には該当しない、という趣旨の主張をした。しかし、「現実に用いられていることを要しない」とする今の改訂審査基準からすれば、今後私のような主張は受け入れられないのかも知れない。しかし、条文上商標法第3条第1項第3号の規定は、あくまでも「商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示(又は役務の提供場所、質その他の特徴等の表示)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、登録を受けることができないというものであり、それ故、現実に取引者・需用者間に品質表示用語として具体的に用いられていなければ、やはりそれは普通に品質を表示する用語とは言い難いのではないかと思う。現実に用いられているか否かはある程度3号該当性の評価に影響を及ぼすべきであり、現実に用いられていなければ、具体性に欠け、間接的な表示や暗示ともいう理解もできる。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#100

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「SPARK」 × 引用商標:「SPARK」「スパーク」ほか

1.出願番号  商願2012-52574(拒絶査定に対する審判事件)( 不服2013-24319)
2.商  標  「SPARK」
3.商品区分  第35類:被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「SPARK」は「SPARK」や「スパーク」に類似する。

出願商標・商標登録第5667405号
出願商標・商標登録第5667405号
引用商標1・商標登録第1062657号
引用商標1・商標登録第1062657号
引用商標2・商標登録第2523788号
引用商標2・商標登録第2523788号
引用商標3・商標登録第4767980号
引用商標3・商標登録第4767980号
引用商標4・商標登録第4838581号
引用商標4・商標登録第4838581号
引用商標5・商標登録第5201389号
引用商標5・商標登録第5201389号
引用商標6・商標登録第5211706号
引用商標6・商標登録第5211706号

審判における反論(請求の理由)

  【手続の経緯】
  出     願   平成24年 6月29日
  拒絶理由の通知   平成24年11月27日
   同 発送日   平成24年11月28日
  意  見  書 平成24年12月27日
  手 続 補 正 書 平成24年12月27日
  拒 絶 査 定 平成25年10月 3日
   同 謄本送達   平成25年10月 4日
  【拒絶査定の要点】
原査定の拒絶の理由は、「この商標登録出願に係る商標については、平成24年11月27日付けで通知した理由2が解消されていないため、商標登録をすることができない」というものであり、審査官は、なお書きで、下記のように述べています。
 記
『 なお、出願人は、平成24年12月27日付の補正書において、指定役務を補正し、同日付意見書において、本願商標は筆記体の「S」の文字をデザイン化して幾重かに重ね合わせ丸味を帯びさせた語頭部分に特徴を有するもので、これ自体素直に「S」と読めるかどうか定かでないほどにデザイン化されており、その文字の後に「PARK」の文字を配して特殊な態様からなるため、商標全体からは格別の観念を生じない旨述べていますが、本願商標は、図案化されてはいるものの、最近の商業広告等では、文字の一部を図案化する手法が用いられていることを考慮しますと、本願商標における図案化した部分は、その形、大きさ、前後の文字とのバランスからみれば、容易に「S」の欧文字を図案化したものと看取されることから、全体として「SPARK」の欧文字を書したものと認識されますので、該文字に相応して「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」(小学館ランダムハウス英和大辞典第2版)の観念が生じるというのが相当です。
 他方、先の拒絶理由通知書に引用した引用NO1ないし7の各商標(以下「引用各商標」という。)の商標権は現在有効に存続しているものであり、引用NO1・登録第1062657号、引用NO2・登録第2523788号、引用NO3・登録第4767980号、引用NO6・登録第5211706号及び引用NO7・登録第5508064号は、「SPARK」の欧文字と「スパーク」の片仮名文字を書してなり、引用NO4・登録第4838581号は、「スパーク」の片仮名文字を書してなり、引用NO5・登録第5201389号は、図形と「スパーク」の仮名文字の組み合わせからなるところ、それぞれの構成文字に相応して「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念を生じるものです。そうとすれば、本願商標と引用各商標は、外観において相違するとしても、「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念を共通にする互いに紛れやすい類似の商標であり、また、本願指定役務中には引用各商標と類似の商品・役務が含まれているものです。したがって、さきの認定を覆すことはできません。』
  【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は、先の意見書において、本願商標は、引用商標と外観上の差異が大きく、現実の取引市場において出所の混同を生じた事実もなく、十分に識別可能な非類似の商標である旨、過去の審決例等を交えて説明したにもかかわらず、今般、このような認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに審判を請求し再度の御審理を願う次第であります。
 (a)本願商標の構成
本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標に表示したとおり、筆記体の「S」の文字を図案化して幾重かに重ね合わせ丸味を帯びさせた語頭部分と、その後に続く「PARK」の文字からなり、更に「PARK」の後に「輝き」とか「きらめき」をイメージした赤色の星形図形を配置し、更にはこれらを下線で結んで一体とした構成を有するものであります。
 (b)引用商標の構成
一方、先の拒絶査定(拒絶理由通知)で引用された引用商標は、以下のもので、全て「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念を有するものであります(引用商標1~7)。
  1  登録第1062657号(商公昭48-023739)「SPARK/スパーク」
  2  登録第2523788号(商公昭63-107121)「SPARK/スパーク」
  3  登録第4767980号(商願2003-059702)「スパーク/SPARK」
  4  登録第4838581号(商願2003-106397)「スパーク」
  5  登録第5201389号(商願2007-061621)「図形+スパーク」35類
  6  登録第5211706号(商願2008-008920)「スパーク/SPARK」
  7  登録第5508064号(商願2012-010805)「SPARK/スパーク」
 (c)審査官の認定に対する反論
 (c-1) 審査官殿は、本願商標の上記構成態様から、『本願商標は、図案化されてはいるものの、最近の商業広告等では、文字の一部を図案化する手法が用いられていることを考慮すると、本願商標における図案化した部分は、その形、大きさ、前後の文字とのバランスからみれば、容易に「S」の欧文字を図案化したものと看取されることから、全体として「SPARK」の欧文字を書したものと認識されるので、該文字に相応して「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」(小学館ランダムハウス英和大辞典第2版)の観念が生じるというのが相当』と認定しております。
 そして、『本願商標と引用各商標は、外観において相違するとしても、「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念を共通にする互いに紛れやすい類似の商標であり、また、本願指定役務中には引用各商標と類似の商品・役務が含まれている』として、本願商標は商標法4条1項11号に該当するとしております。
 (c-2) しかしながら、本願商標の語頭部分がたとえ「S」を図案化したものと看取されたとしても、その語頭部分は非常に特徴的で目立つ態様であり、必ずしも形、大きさ、前後の文字とのバランスが取れているとは言えず、誰しもが素直に「SPARK」の単語と認識して「スパーク」と称呼するとは言えないと思料します。それでも、一歩譲って、審査官殿の指摘されるように、たとえ本願商標から「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念が生じたとしても、特徴的な外観を有する本願商標と、同書、同大、同間隔に配置して何ら特徴を持たない引用商標とは、外観上の印象が全く異なり、現実の取引市場においては出所の混同を生じるおそれはなく、十分に識別可能な非類似の商標であると考えます。
 (c-3) そしてまた、取引の実情を考えるならば、本願商標は、ここ数年来、Web上の仮想店舗(ネットショップ)として公開しており、そのようなネットショップとしての使用を今後も予定しておりますが、この本出願人のネットショップに対し、いまだかつて引用各商標の「SPARK」「スパーク」と誤認したとの苦情案件は発生しておりません。本出願人は、URLサイト「http://www.s-spark.jp/category/32.html」をご覧頂ければ分かるとおり、種々雑多な商品をネット販売しており、ここには、引用商標の指定商品と同種の商品も多数含まれておりますが、いまだかつて引用商標の関係者と紛れたというような苦情は受けておりません。ネット販売の仮想店舗名(ネットショップ名)はきわめて視覚重視です。視覚で認識することによって、そのURLサイトを所望のサイトと認識し、取引を開始します。第35類のように、商品の小売等役務を指定する場合の商標の使用態様は、ネット上であれば仮想店舗(ネットショップ)の目印として、通常の実在する店舗であればその店舗看板の目印として、「商標」が使用されます。そして、特に、ネット上では、言語ではなく、ホームページにアクセスする「視覚」による認識によって、取引が開始されます。つまり、需要者は、小売り等役務に関する商標においては、Web上の仮想店舗名(ネットショップ名)として、あるいは実際の店舗看板として、そこに掲載ないし展示された店舗を、相当の注意力を持って、まずは視覚で認識し、所望のショップであるかどうかを確認します。
 (c-4) そして、ネット販売における品揃えのための店舗名として、本願商標を用いている視覚重視の取引実情を考慮しますと、本願商標の類否判断における「外観」の占める割合は非常に大きく、称呼・観念の比ではないと考えます。ネットショップなどにおいては、需用者層も商標の外観に注目し、所望のURLサイトに間違いないかを見極めた上で、取引を開始するという実情にあります。つまり、本出願人が現に実行しているネット販売などは、外観観察にウエイトを置いて取引を開始するのが常であり、それ故に本願商標の類否判断においては、指定役務との関係で、より一層外観観察にウエイトを置いて観察すべきものであります。かかる状況において、本願商標は、類否判断で大きな要素を占める外観において、引用商標とは大きく異なるデザインが語頭(Sのデザイン化)や語尾部分(赤いきらめきをあらわす星図形)に施され、しかも語頭部分「S」のデザイン文字と語尾に付けられた赤くきらめく星が極めて特徴的であって下線で結ばれ、その印象はすこぶる強く、全体的に引用商標1~7とは全く違った印象を取引者・需要者に与えております。それ故、本案商標は、仮に引用商標と称呼・観念において共通する面があったとしても、それが外観における差異を凌駕するほどの状況にはなく、両者は互いに紛れることのない非類似の商標であると考える次第です。
 (c-5) ところで、今般審査官殿が引用された引用商標3と5の関係を見ますと、引用商標3は、登録第4767980号(商願2003-059702)「スパーク/SPARK」(24,25類:類似群17A01と19A05を含む:日清紡テキスタイル株式会社)であり、引用商標5は、その後願に係る登録第5201389号(商願2007-061621)「図形+スパーク」(35類:類似群17A01と19A05を含む:株式会社スパーク)でありますが、これら二つの商標は、外観相違、称呼・観念同一という商標(類似群も共通性あり)ですが、両者は別法人によってそれぞれ登録されております。審査官殿のような考え方に従えば、このような関係にある2つの商標は並存登録されなかったはずであり、後願に係る引用商標5「図形+スパーク」は、先願に係る引用商標3「スパーク/SPARK」の存在により拒絶されてしかるべきですが、現実には並存登録されております。これは、「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念が生じたとしても、「スパーク」の文字の他に特徴的な外観図形部分を有する引用商標5「図形+スパーク」と、同書、同大、同間隔に配置して何ら特徴を持たない二段構成の引用商標3「スパーク/SPARK」とでは、外観印象が全く異なり、現実の取引市場においては出所の混同を生じるおそれはなく、十分に識別可能な非類似の商標であると判断されたからに他ならないと考えます。本願商標とてこれと同様であります。このような並存登録が許されている現状を踏まえるならば、本願商標とて登録されてしかるべきであります。本願商標からたとえ「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念が生じたとしても、特徴的な外観(語頭のSのデザイン文字と、語尾に付けられた赤くきらめく星図形と、これらを結ぶ下線とを備えた外観)を有する本願商標と、同書、同大、同間隔に文字部分が配置された引用商標1~7とでは、外観印象が全く異なり、外観を重視するネットショップ等現実の取引市場においては出所の混同を生じるおそれはなく、十分に識別可能な非類似の商標であると考えます。
  【むすび】
 以上の次第でありますので、本願商標の取引実体に目を向ければ、外観にウエイトを持って判断すべき点、ご理解頂けたと思います。そして、本願商標は、既に述べたとおり、類否判断で大きな要素を占めるその外観において、引用商標とは大きく異なるデザインが、語頭(Sのデザイン化)や語尾部分(赤くきらめく星図形)に施され、しかも語頭「S」のデザイン文字と語尾の赤くきらめく星図形が極めて特徴的であって、これらが下線で結ばれて一体となっており、その印象たるやすこぶる強いものがあります。しかし、一方で、引用商標1~7は、単に「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念を生じるだけで、図形を含む引用商標5を除けば、外観上の印象はありません。それ故、本願商標の上記した取引実態に目を向けて、外観にウエイトをもって類否判断を行えば、本願商標は全体的に引用商標1~7とは全く違った印象を取引者・需要者に与えており、両者は決して紛れることはありません。殊に、本願商標が、仮に引用商標と称呼・観念において共通する面があったとしても、それが外観における差異を凌駕するほどの状況にはなく、本願商標と引用商標とは、互いに紛れることのない非類似の商標であって、決して商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと思料します。よって、請求の趣旨の通り、「原査定を取り消す、本願の商標は登録をすべきものである」との審決を求める次第であります。

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(参考)ケース100の「審決」
不服2013-24319
結 論
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
3 当審の判断 
 本願商標は,別掲1のとおり,図案化された筆記体の欧文字と思しき図形の右側に,「PARK」の文字を書し,該「PARK」の「K」の文字の右下部に,赤色の星形図形を配し,更にこれらを下線で結んだ構成からなるものであり,外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そうすると,本願商標に接する看者は,構成全体として一体不可分のものと認識するものの,その先頭部分をただちに特定の文字として認識するとまではいえないから,上記構成においては,これよりは,特定の称呼及び観念を生じないものである。なお,その構成中,図案化された筆記体の欧文字と思しき図形部分の特徴が欧文字「S」の特徴と共通する部分があることから,仮に,これに接する看者が,該図形部分を,欧文字「S」が図案化されたものと認識した場合には,本願商標から,「SPARK」の文字を理解,把握する場合もあり得るといえる。ところで,本願指定役務である,いわゆる小売等役務においては,販売上の表現の一つである「スパークセール」「スパークSALE」と称する特売が,広く一般に行われている実情があることからすれば,「スパーク」「SPARK」の文字は,その指定役務との関係において,自他役務の識別力が弱いといえるものである。 他方,引用商標1ないし3,6及び7は,「SPARK」の欧文字及び,その表音である「スパーク」の片仮名を書してなるところ,その構成文字に相応して,「スパーク」の称呼を生じ,また,該「SPARK」の欧文字部分は,「火花,火の粉」の意味を有する英語であるから,これよりは,「火花,火の粉」の観念を生じるものである。引用商標4は,「スパーク」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「スパーク」の称呼を生じ,また,該文字は,「火花,火の粉」の意味を有する英語「SPARK」に通じるものと認められるから,これよりは,「火花,火の粉」の観念を生じるものである。 引用商標5は,別掲2のとおり,黒色の円中に白抜きで星形図形を配し,その右側に,少し図案化された「スパーク」の片仮名を書した構成からなるところ,該文字は英語「SPARK」に通じるものと認められるものの,本願商標と同様の理由により,その指定役務との関係において,自他役務の識別力が弱いといえるものである。そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成であって,顕著に異なるから,外観上明確に区別できるものである。次に,本願商標からは,特定の称呼及び観念を生じないものであるから,両商標は,称呼及び観念上類似するとはいえないものである。してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。なお,仮に,本願商標から「SPARK」の文字を理解,把握された場合においても,上記のとおり,該文字の自他役務の識別力が弱いことからすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念を総合的に判断すれば,両商標は,商品及び役務の出所の誤認,混同を生じるおそれはないものと認められる。  したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。その他,本願について拒絶の理由を発見しない。よって,結論のとおり審決する。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次