商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#100

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「SPARK」 × 引用商標:「SPARK」「スパーク」ほか

1.出願番号  商願2012-52574(拒絶査定に対する審判事件)( 不服2013-24319)
2.商  標  「SPARK」
3.商品区分  第35類:被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「SPARK」は「SPARK」や「スパーク」に類似する。

出願商標・商標登録第5667405号
出願商標・商標登録第5667405号
引用商標1・商標登録第1062657号
引用商標1・商標登録第1062657号
引用商標2・商標登録第2523788号
引用商標2・商標登録第2523788号
引用商標3・商標登録第4767980号
引用商標3・商標登録第4767980号
引用商標4・商標登録第4838581号
引用商標4・商標登録第4838581号
引用商標5・商標登録第5201389号
引用商標5・商標登録第5201389号
引用商標6・商標登録第5211706号
引用商標6・商標登録第5211706号

審判における反論(請求の理由)

  【手続の経緯】
  出     願   平成24年 6月29日
  拒絶理由の通知   平成24年11月27日
   同 発送日   平成24年11月28日
  意  見  書 平成24年12月27日
  手 続 補 正 書 平成24年12月27日
  拒 絶 査 定 平成25年10月 3日
   同 謄本送達   平成25年10月 4日
  【拒絶査定の要点】
原査定の拒絶の理由は、「この商標登録出願に係る商標については、平成24年11月27日付けで通知した理由2が解消されていないため、商標登録をすることができない」というものであり、審査官は、なお書きで、下記のように述べています。
 記
『 なお、出願人は、平成24年12月27日付の補正書において、指定役務を補正し、同日付意見書において、本願商標は筆記体の「S」の文字をデザイン化して幾重かに重ね合わせ丸味を帯びさせた語頭部分に特徴を有するもので、これ自体素直に「S」と読めるかどうか定かでないほどにデザイン化されており、その文字の後に「PARK」の文字を配して特殊な態様からなるため、商標全体からは格別の観念を生じない旨述べていますが、本願商標は、図案化されてはいるものの、最近の商業広告等では、文字の一部を図案化する手法が用いられていることを考慮しますと、本願商標における図案化した部分は、その形、大きさ、前後の文字とのバランスからみれば、容易に「S」の欧文字を図案化したものと看取されることから、全体として「SPARK」の欧文字を書したものと認識されますので、該文字に相応して「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」(小学館ランダムハウス英和大辞典第2版)の観念が生じるというのが相当です。
 他方、先の拒絶理由通知書に引用した引用NO1ないし7の各商標(以下「引用各商標」という。)の商標権は現在有効に存続しているものであり、引用NO1・登録第1062657号、引用NO2・登録第2523788号、引用NO3・登録第4767980号、引用NO6・登録第5211706号及び引用NO7・登録第5508064号は、「SPARK」の欧文字と「スパーク」の片仮名文字を書してなり、引用NO4・登録第4838581号は、「スパーク」の片仮名文字を書してなり、引用NO5・登録第5201389号は、図形と「スパーク」の仮名文字の組み合わせからなるところ、それぞれの構成文字に相応して「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念を生じるものです。そうとすれば、本願商標と引用各商標は、外観において相違するとしても、「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念を共通にする互いに紛れやすい類似の商標であり、また、本願指定役務中には引用各商標と類似の商品・役務が含まれているものです。したがって、さきの認定を覆すことはできません。』
  【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は、先の意見書において、本願商標は、引用商標と外観上の差異が大きく、現実の取引市場において出所の混同を生じた事実もなく、十分に識別可能な非類似の商標である旨、過去の審決例等を交えて説明したにもかかわらず、今般、このような認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに審判を請求し再度の御審理を願う次第であります。
 (a)本願商標の構成
本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標に表示したとおり、筆記体の「S」の文字を図案化して幾重かに重ね合わせ丸味を帯びさせた語頭部分と、その後に続く「PARK」の文字からなり、更に「PARK」の後に「輝き」とか「きらめき」をイメージした赤色の星形図形を配置し、更にはこれらを下線で結んで一体とした構成を有するものであります。
 (b)引用商標の構成
一方、先の拒絶査定(拒絶理由通知)で引用された引用商標は、以下のもので、全て「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念を有するものであります(引用商標1~7)。
  1  登録第1062657号(商公昭48-023739)「SPARK/スパーク」
  2  登録第2523788号(商公昭63-107121)「SPARK/スパーク」
  3  登録第4767980号(商願2003-059702)「スパーク/SPARK」
  4  登録第4838581号(商願2003-106397)「スパーク」
  5  登録第5201389号(商願2007-061621)「図形+スパーク」35類
  6  登録第5211706号(商願2008-008920)「スパーク/SPARK」
  7  登録第5508064号(商願2012-010805)「SPARK/スパーク」
 (c)審査官の認定に対する反論
 (c-1) 審査官殿は、本願商標の上記構成態様から、『本願商標は、図案化されてはいるものの、最近の商業広告等では、文字の一部を図案化する手法が用いられていることを考慮すると、本願商標における図案化した部分は、その形、大きさ、前後の文字とのバランスからみれば、容易に「S」の欧文字を図案化したものと看取されることから、全体として「SPARK」の欧文字を書したものと認識されるので、該文字に相応して「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」(小学館ランダムハウス英和大辞典第2版)の観念が生じるというのが相当』と認定しております。
 そして、『本願商標と引用各商標は、外観において相違するとしても、「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念を共通にする互いに紛れやすい類似の商標であり、また、本願指定役務中には引用各商標と類似の商品・役務が含まれている』として、本願商標は商標法4条1項11号に該当するとしております。
 (c-2) しかしながら、本願商標の語頭部分がたとえ「S」を図案化したものと看取されたとしても、その語頭部分は非常に特徴的で目立つ態様であり、必ずしも形、大きさ、前後の文字とのバランスが取れているとは言えず、誰しもが素直に「SPARK」の単語と認識して「スパーク」と称呼するとは言えないと思料します。それでも、一歩譲って、審査官殿の指摘されるように、たとえ本願商標から「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念が生じたとしても、特徴的な外観を有する本願商標と、同書、同大、同間隔に配置して何ら特徴を持たない引用商標とは、外観上の印象が全く異なり、現実の取引市場においては出所の混同を生じるおそれはなく、十分に識別可能な非類似の商標であると考えます。
 (c-3) そしてまた、取引の実情を考えるならば、本願商標は、ここ数年来、Web上の仮想店舗(ネットショップ)として公開しており、そのようなネットショップとしての使用を今後も予定しておりますが、この本出願人のネットショップに対し、いまだかつて引用各商標の「SPARK」「スパーク」と誤認したとの苦情案件は発生しておりません。本出願人は、URLサイト「http://www.s-spark.jp/category/32.html」をご覧頂ければ分かるとおり、種々雑多な商品をネット販売しており、ここには、引用商標の指定商品と同種の商品も多数含まれておりますが、いまだかつて引用商標の関係者と紛れたというような苦情は受けておりません。ネット販売の仮想店舗名(ネットショップ名)はきわめて視覚重視です。視覚で認識することによって、そのURLサイトを所望のサイトと認識し、取引を開始します。第35類のように、商品の小売等役務を指定する場合の商標の使用態様は、ネット上であれば仮想店舗(ネットショップ)の目印として、通常の実在する店舗であればその店舗看板の目印として、「商標」が使用されます。そして、特に、ネット上では、言語ではなく、ホームページにアクセスする「視覚」による認識によって、取引が開始されます。つまり、需要者は、小売り等役務に関する商標においては、Web上の仮想店舗名(ネットショップ名)として、あるいは実際の店舗看板として、そこに掲載ないし展示された店舗を、相当の注意力を持って、まずは視覚で認識し、所望のショップであるかどうかを確認します。
 (c-4) そして、ネット販売における品揃えのための店舗名として、本願商標を用いている視覚重視の取引実情を考慮しますと、本願商標の類否判断における「外観」の占める割合は非常に大きく、称呼・観念の比ではないと考えます。ネットショップなどにおいては、需用者層も商標の外観に注目し、所望のURLサイトに間違いないかを見極めた上で、取引を開始するという実情にあります。つまり、本出願人が現に実行しているネット販売などは、外観観察にウエイトを置いて取引を開始するのが常であり、それ故に本願商標の類否判断においては、指定役務との関係で、より一層外観観察にウエイトを置いて観察すべきものであります。かかる状況において、本願商標は、類否判断で大きな要素を占める外観において、引用商標とは大きく異なるデザインが語頭(Sのデザイン化)や語尾部分(赤いきらめきをあらわす星図形)に施され、しかも語頭部分「S」のデザイン文字と語尾に付けられた赤くきらめく星が極めて特徴的であって下線で結ばれ、その印象はすこぶる強く、全体的に引用商標1~7とは全く違った印象を取引者・需要者に与えております。それ故、本案商標は、仮に引用商標と称呼・観念において共通する面があったとしても、それが外観における差異を凌駕するほどの状況にはなく、両者は互いに紛れることのない非類似の商標であると考える次第です。
 (c-5) ところで、今般審査官殿が引用された引用商標3と5の関係を見ますと、引用商標3は、登録第4767980号(商願2003-059702)「スパーク/SPARK」(24,25類:類似群17A01と19A05を含む:日清紡テキスタイル株式会社)であり、引用商標5は、その後願に係る登録第5201389号(商願2007-061621)「図形+スパーク」(35類:類似群17A01と19A05を含む:株式会社スパーク)でありますが、これら二つの商標は、外観相違、称呼・観念同一という商標(類似群も共通性あり)ですが、両者は別法人によってそれぞれ登録されております。審査官殿のような考え方に従えば、このような関係にある2つの商標は並存登録されなかったはずであり、後願に係る引用商標5「図形+スパーク」は、先願に係る引用商標3「スパーク/SPARK」の存在により拒絶されてしかるべきですが、現実には並存登録されております。これは、「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念が生じたとしても、「スパーク」の文字の他に特徴的な外観図形部分を有する引用商標5「図形+スパーク」と、同書、同大、同間隔に配置して何ら特徴を持たない二段構成の引用商標3「スパーク/SPARK」とでは、外観印象が全く異なり、現実の取引市場においては出所の混同を生じるおそれはなく、十分に識別可能な非類似の商標であると判断されたからに他ならないと考えます。本願商標とてこれと同様であります。このような並存登録が許されている現状を踏まえるならば、本願商標とて登録されてしかるべきであります。本願商標からたとえ「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念が生じたとしても、特徴的な外観(語頭のSのデザイン文字と、語尾に付けられた赤くきらめく星図形と、これらを結ぶ下線とを備えた外観)を有する本願商標と、同書、同大、同間隔に文字部分が配置された引用商標1~7とでは、外観印象が全く異なり、外観を重視するネットショップ等現実の取引市場においては出所の混同を生じるおそれはなく、十分に識別可能な非類似の商標であると考えます。
  【むすび】
 以上の次第でありますので、本願商標の取引実体に目を向ければ、外観にウエイトを持って判断すべき点、ご理解頂けたと思います。そして、本願商標は、既に述べたとおり、類否判断で大きな要素を占めるその外観において、引用商標とは大きく異なるデザインが、語頭(Sのデザイン化)や語尾部分(赤くきらめく星図形)に施され、しかも語頭「S」のデザイン文字と語尾の赤くきらめく星図形が極めて特徴的であって、これらが下線で結ばれて一体となっており、その印象たるやすこぶる強いものがあります。しかし、一方で、引用商標1~7は、単に「スパーク」の称呼及び「火花、火の粉」の観念を生じるだけで、図形を含む引用商標5を除けば、外観上の印象はありません。それ故、本願商標の上記した取引実態に目を向けて、外観にウエイトをもって類否判断を行えば、本願商標は全体的に引用商標1~7とは全く違った印象を取引者・需要者に与えており、両者は決して紛れることはありません。殊に、本願商標が、仮に引用商標と称呼・観念において共通する面があったとしても、それが外観における差異を凌駕するほどの状況にはなく、本願商標と引用商標とは、互いに紛れることのない非類似の商標であって、決して商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと思料します。よって、請求の趣旨の通り、「原査定を取り消す、本願の商標は登録をすべきものである」との審決を求める次第であります。

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(参考)ケース100の「審決」
不服2013-24319
結 論
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
3 当審の判断 
 本願商標は,別掲1のとおり,図案化された筆記体の欧文字と思しき図形の右側に,「PARK」の文字を書し,該「PARK」の「K」の文字の右下部に,赤色の星形図形を配し,更にこれらを下線で結んだ構成からなるものであり,外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そうすると,本願商標に接する看者は,構成全体として一体不可分のものと認識するものの,その先頭部分をただちに特定の文字として認識するとまではいえないから,上記構成においては,これよりは,特定の称呼及び観念を生じないものである。なお,その構成中,図案化された筆記体の欧文字と思しき図形部分の特徴が欧文字「S」の特徴と共通する部分があることから,仮に,これに接する看者が,該図形部分を,欧文字「S」が図案化されたものと認識した場合には,本願商標から,「SPARK」の文字を理解,把握する場合もあり得るといえる。ところで,本願指定役務である,いわゆる小売等役務においては,販売上の表現の一つである「スパークセール」「スパークSALE」と称する特売が,広く一般に行われている実情があることからすれば,「スパーク」「SPARK」の文字は,その指定役務との関係において,自他役務の識別力が弱いといえるものである。 他方,引用商標1ないし3,6及び7は,「SPARK」の欧文字及び,その表音である「スパーク」の片仮名を書してなるところ,その構成文字に相応して,「スパーク」の称呼を生じ,また,該「SPARK」の欧文字部分は,「火花,火の粉」の意味を有する英語であるから,これよりは,「火花,火の粉」の観念を生じるものである。引用商標4は,「スパーク」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「スパーク」の称呼を生じ,また,該文字は,「火花,火の粉」の意味を有する英語「SPARK」に通じるものと認められるから,これよりは,「火花,火の粉」の観念を生じるものである。 引用商標5は,別掲2のとおり,黒色の円中に白抜きで星形図形を配し,その右側に,少し図案化された「スパーク」の片仮名を書した構成からなるところ,該文字は英語「SPARK」に通じるものと認められるものの,本願商標と同様の理由により,その指定役務との関係において,自他役務の識別力が弱いといえるものである。そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成であって,顕著に異なるから,外観上明確に区別できるものである。次に,本願商標からは,特定の称呼及び観念を生じないものであるから,両商標は,称呼及び観念上類似するとはいえないものである。してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。なお,仮に,本願商標から「SPARK」の文字を理解,把握された場合においても,上記のとおり,該文字の自他役務の識別力が弱いことからすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念を総合的に判断すれば,両商標は,商品及び役務の出所の誤認,混同を生じるおそれはないものと認められる。  したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。その他,本願について拒絶の理由を発見しない。よって,結論のとおり審決する。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#99

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「molla」×引用商標「mo:ra」

1.出願番号  商願2013-054694
2.商  標   「molla」
3.商品区分  第35類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「mo:ra」と類似する。

出願商標・商標登録第5639675号
出願商標・商標登録第5639675号
引用商標・商標登録第5593873号
引用商標・商標登録第5593873号

意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は登録第5593873号(商願2012-038835)の商標(以下、「引用商標」という)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し登録できないと認定されました。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の記載から明らかなように、欧文字で一連に「molla」(標準文字)と書した態様からなるものであり、第35類「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等、を指定役務とするものであります。これに対し、引用商標は、欧文字の「mo」と「ra」との間にコロン「:」を介して「mo:ra」と書した態様からなるもので、同じく35類の「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等を含む多様な小売・卸売等役務を指定するものであります。したがって、本願商標と引用商標とは、外観が全く異なり、外観上類似しないことは明らかであります。
(3) また、本願商標の「molla」はイタリア語で「輪ゴム、ゴムバンド」等を意味する単語であり、イタリア語に慣れ親しんでいない一般的な日本人の取引者・需要者にとっては格別の意味を有しない欧文字の羅列であると判断する可能性もありますが、それでも何らかの意味ある単語であると認識するのが自然であり一般的であると思われます。これに対し、引用商標の「mo:ra」は欧文字の「mo」と「ra」をコロン「:」を介して「mo:ra」と書しただけで、何の意味も有しない造語であることは明かであります。したがって、両者は観念上も類似しないこと、明白であります。
(4) そこで、次に称呼の点につき検討します。本願商標「molla」は、その態様より、長音を伴って「モーラ」と称呼されるのが自然でありますが、引用商標「mo:ra」は、「mo」と「ra」の間にコロン「:」を介した態様であることから、称呼は単に「モラ」であって、「モーラ」ではないと思料します。コロン「:」は、直接引用句を持つ複文の中で、引用句の前に置く記号であったり(例えば、He looked at the picture and exclaimed:“What a beautiful picture!”)、説明や言い替えの時に用いられる記号であったりしますが(例えば、「X:Y」は「X、つまり「Y」という具合)、決して長音を示す記号ではありません。審査官殿は引用商標より「モーラ」の称呼も生じると判断して、引用したのではないかと推察しますが、「mo:ra」のコロン「:」が長音記号でないとすれば、その称呼は「モラ」であって、決して「モーラ」ではないはずです。引用商標「mo:ra」のIPDL参考称呼情報には、「モーラ、モラ」というように、「モーラ」の記載もありますが、これはあくまでも機械的かつ任意に付けた参考のための称呼でしかなく、確定された称呼ではありません。引用商標から生じる自然な称呼は、あくまでも簡潔な「モラ」であると思料します。コロン「:」は前述のように長音記号ではありません。そして、本願商標と引用商標の称呼を対比すれば、両者は称呼上最も短い部類に属する僅か2音という音構成からなるもので、そのような短い音構成にあって、本願商標の長音を伴ってなめらかに称呼される「モーラ」と、引用商標の簡潔につまって称呼される「モラ」とでは、語感語調が全く異なり、十分に識別できるものと思料します。更にまた、本出願人が取り扱う化粧品やせっけん類の業界というのは、販売者側も取引者・需用者側も、ネーミングに非常に敏感で、「molla」と「mo:ra」では、外観上全く異なった商標と判断しますし、称呼も「モーラ」と「モラ」では語感語調が異なり、全く異なったものと認識するはずであります。それ故、本願商標及び引用商標の指定役務分野である化粧品等の小売・卸売等役務分野において、代表的な商標の使い方をした場合、例えば、化粧品を品揃えしたネットショップあるいは現実のショップにおいて、「molla」や「mo:ra」の店舗看板を掲げた場合に、取引者・需要者がこれら両者を同一のショップと間違えて認識するはずはありません。明確に別のショップと認識するはずであります。
(5) 以上のように、本願商標「molla」と引用商標「mo:ra」とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えます。特に、両者は外観および観念上全く異なり、称呼上も2音という短い音構成にあって、長音を伴いなめらかに称呼される「モーラ」と、簡潔につまって称呼される「モラ」では十分に識別でき、決して紛れることはないと考えます。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#98

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「E-ARTH」×引用商標「EARTH」ほか

1.出願番号  商願2010-82395
2.商  標   「E-ARTH」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「EARTH」「アース」と類似する。

出願商標・商標登録第5431411号
出願商標・商標登録第5431411号
引用商標・商標登録第1749441号
引用商標1・商標登録第1749441号
引用商標2・商標登録第2218857号
引用商標2・商標登録第2218857号
引用商標3・商標登録第2381149号
引用商標3・商標登録第2381149号
引用商標4・商標登録第2488153号
引用商標4・商標登録第2488153号
引用商標5・商標登録第2488154号
引用商標5・商標登録第2488154号
引用商標6・商標登録第4429693号
引用商標6・商標登録第4429693号
引用商標7・商標登録第4590330号
引用商標7・商標登録第4590330号
引用商標8・商標登録第5297134号
引用商標8・商標登録第5297134号
引用商標9・商標登録第5367825号
引用商標9・商標登録第5367825号

意見書における反論

ケース98 
6.意見書における反論
【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、本願商標「E-ARTH」は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、下記の引用商標6の登録商標について、商標法第20条第3項又は第21条第1項の規定に基づく商標権の存続期間の更新申請がない場合は、この商標登録出願に係る商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない下記の他人の商標と同一又は類似であって、その商標権に係る指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当することとなる。
                 記
引用商標1…登録第1749441号(商公昭59-043662)「EARTH/アース」
引用商標2…登録第2218857号(商公平 1-057760)「§Earth」
引用商標3…登録第2381149号-2(商公平 3-013431)「エアース/AIRTH」
引用商標4…登録第2488153号(商公平 3-076040)「図形+EARTH」
引用商標5…登録第2488154号(商公平 2-085330)「EARTH」
引用商標6…登録第4429693号-1(商願平11-090015)「EARTH」
引用商標7…登録第4590330号(商願2001-093028)「エアース/AIRTH」
引用商標8…登録第5297134号(商願2008-027261)「図形+アース」
引用商標9…登録第5367825号(商願2007-068049)「アース」
 
(2) この拒絶理由通知に対して、本出願人は、まず、本願商標の指定商品中より、「エアース」の称呼を生じる上記引用商標3及び7の指定商品と同一又は類似する「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」(24A01、24E01)を、本願の指定商品中より削除する補正を本書の提出と同時に行いました。これによって、本願商標「E-ARTH」は、引用商標3及び7との関係においては、もはや商標の類否を論じるまでもなく、指定商品が同一又は類似せず、商標法第4条第1項第11号には該当しなくなったものと思料します。そして、本願商標「E-ARTH」は、引用商標3及び7以外の商標、即ち、引用商標1,2,4,5,6,8,9との関係においても、商標自体が類似せず、商標法第4条第1項第11号の規定には該当しないものと思料しますので、以下、この点に関して、意見を申し述べます。
(3) 本願商標は、前述したように、「E-ARTH」の態様からなるものでありますが、引用商標1は「EARTH/アース」、引用商標2は「§Earth」、引用商標4は「図形+EARTH」、引用商標5は「EARTH」、引用商標6は「EARTH」、引用商標8は「図形+アース」、引用商標9は「アース」の態様からそれぞれなるものであります。したがって、本願商標とこれらの各引用商標とは、語頭における「E-」の文字の有無により、また、後半の「ARTH」と引例の「EARTH」や「アース」の違いにより、外観上も全く異なり、類似するものではありません。特に本願商標の「E」と「A」の間に介したハイフン「-」の存在により、引用各商標とは外観上全く異なった印象を受けます。
 (4) また、本願商標は、アルファベットの「E」の文字とアルファベットの特定の意味を持たない「ARTH」の文字とを、ハイフン「-」を介して連結し、一体に「E-ARTH」と書してなるもので、全体として、具体的に特定の観念を生じない造語商標であります。これに対して、引用商標3及び7以外の各引用商標は、「EARTH」や「アース」の文字からなるもので、これより、具体的に「接地」とか、「地球」とか、「大地」とかの特定の意味合いを生じさせるものであります。したがって、両者は観念上も同一又は類似することはなく、非類似の商標であります。
(5) そこで、次に、称呼について検討します。
(5-1)
 本願商標は、前述したように、「E-ARTH」と書してなるものでありますので、このハイフン「-」の存在により、全体として一連に「イーアース」の称呼が生じ、単に「アース」とは称呼されないものと考えます。即ち、ハイフン「-」を介さず単に「EARTH」と記載した場合には、「アース」の称呼が生じることとなりますが、ハイフン「-」を介して「E-ARTH」と記載した本願商標の態様からは、唯一「イーアース」の称呼が生じるのであって、決して、単なる「アース」の称呼は生じないものと思料します。これに対し、引用商標1,2,4,5,6,8,9の各商標は、「EARTH」や「アース」の文字部分から、いずれも「アース」の称呼を生じるものであります。したがって、 本願商標の称呼「イーアース」とこれらの各引用商標の称呼「アース」とは、語頭における「イー」の音の存在の有無により、全く異なった印象を受けるもので、両者は称呼上も混同することはなく、決して類似するものではありません。この点に関して、審査官殿は、「E-ARTH」の「E-」を「電子の」「インターネットの」の如き意味合いに理解し、本願商標の要部を「ARTH」の部分にもあると判断し、ここから単に「アース」の称呼が生じるとして、「アース」の称呼を生じる上記引用商標1,2,4,5,6,8,9を引用してきたのではないかと推察しますが、これは本願商標の称呼認定を誤った誤認に基づくもので、妥当なものではないと考えます。なぜなら、「E-」の文字を「電子の」の如く理解する場合には、そのあとに続く文字は、通常何らかのまとまった意味をなす単語でなければならないと考えますが、本願商標の場合は、「ARTH」という何ら意味をなさない造語であります。何ら意味を持たない「ARTH」の電子化と言っても何のことだか分かりません。例えば、「Tax」とか、「money」とか、「book」とか、それ自体意味のある単語であって、それを電子化したものである場合、あるいはインターネットで扱える状態にしたような場合等に、「e-Tax」とか、「e-money」とか、「e-book」とか表記することで、初めて特定の意味が出てきます。「e-Tax」であれば電子納税であるとか、「e-money」であれば電子マネーであるとか、「e-book」であれば電子書籍であるとかの意味が出てきます。しかしながら、本願商標のように、「E-」のあとに続く単語が何ら意味をなさない造語「ARTH」である場合には、ある特定のものを「電子化したり」「インターネットで扱える」ようにしたという意味が全く出てきません。「E-ARTH」と言っても何のことだか分かりません。したがって、本願商標の「E-」は、あるものを電子化したり、インターネットで扱えるようにしたことを意味する「E-」ではありません。本願商標は、「E-」も含めた全体が商標の要部であって、あくまでも「E-ARTH」という態様で一体の商標であり、「イーアース」とのみ称呼されるものと考えます。なお、仮に、本願商標の「E-」が「電子の」とか、「インターネットの」とかの意味合いをあらわすと理解されたとしても、本願商標の構成態様「E-ARTH」からは、あくまでも「イーアース」の称呼しか生じないものと思料します。それ故、「アース」と称呼される引用各商標とは称呼上も類似しないものと考えます。
(5-2)
 過去の商標登録例を見ると、同一又は類似の商品や役務を指定してなる別主体に係る商標同士において、例えば、以下のような商標が並存登録されています。
(A)登録5354642「e-REMON」9類ほか(日本ユニシス株式会社)(第1号証)と登録537033「REMON」9類(ティーオーエー株式会社)(第2号証)。
(B)登録4417724「WALK/ウォーク」9類(キャノン株式会社)(第3号証)と登録5245558「e-WALK」9類ほか(株式会社京都メディックス)(第4号証)。
(C)登録4712961「Helios」9類(ドイツ法人)(第5号証)と登録5248709「イーヘリオス/E-HELIOS」9類(株式会社コンピュータシステム研究所)(第6号証)。
(D)登録5154080「イ-トレンド/e-TREND」35類小売等(株式会社シスキー)(第7号証)と登録5044732「TREND」9類(トレンドマイクロ株式会社)(第8号証)。
(E)登録4759482「Fleet」9類ほか(イギリス法人)(第9号証)と登録5371280「e-Fleet」9類(本田技研工業株式会社)(第10号証)。
(F)登録2545776「SHUTTLE」9類ほか(株式会社東芝)(第11号証)と登録5147854「e-shuttle」9類(富士通株式会社)(第12号証)。
これら(A)~(F)の並存登録例は、「e-」「E-」に続く文字がすべて特定の意味を有する単語であり、且つ「e-」「E-」以外の部分は文字構成を共通にしている商標同士であります。しかし、それにもかかわらず、両者は並存登録されております。これは「e-」「E-」の存在の有無によって、これら(A)~(F)に示す両商標同士は非類似の商標であるとの扱いがなされたからに他なりません。「e-」「E-」以外の文字部分を共通にしている商標同士でさえ非類似の扱いです。まして本願商標と引用各商標は、「E-」に続く文字同士の構成が「ARTH」と「EARTH」ないし「アース」というように異なるものでありますので、これら本願商標と引用各商標が類似するとされる謂われは全くありません。(A)~(F)のように、「e-」「E-」以下の文字が同じもの同士でさえ並存登録されているのですから、「E-」以降の文字構成の異なる本願商標と引用各商標とが類似するはずはありません。本願商標は、これら(A)~(F)の商標が並存登録できたのと同様に、引用各商標の存在如何にかかわらず、分断できない一体不可分の商標として登録されて然るべきであります。
(6) 以上のように、本願商標は、あくまでも「イーアース」とのみ一連に称呼されるべきもので、引用商標の称呼である単なる「アース」とは、類似することはないと考えます。本願商標と引用各商標とは、外観及び観念上類似しないことは勿論、称呼上も語頭の「イー」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料します。よって、本願商標は引用各商標の存在如何にかかわらず、充分登録適格性を有するものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#97

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「割符エクスプローラー」× 引用商標「EXPLORER」

1.出願番号  商願2008-99824
2.商  標   「割符エクスプローラー」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「EXPLORER」と類似する。

出願商標・商標登録第5422057号
出願商標・商標登録第5422057号
引用商標1・商標登録第1781497号
引用商標1・商標登録第1781497号
引用商標2・商標登録第2225671号
引用商標2・商標登録第2225671号
引用商標3・商標登録第4174985号
引用商標3・商標登録第4174985号
引用商標4・商標登録第4174986号
引用商標4・商標登録第4174986号

意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、下記1~4の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。
                 記
 引用商標1 登録第1781497号-2(商公昭59-069875)28類 EXPLORER
 引用商標2 登録第2225671号(商公平 1-065619)34年法11類 EXPLORER
 引用商標3 登録第4174985号(商願平 8-117133)16類 EXPLORER
 引用商標4 登録第4174986号(商願平 8-117134)20類 EXPLORER
 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、漢字とカタカナで「割符エクスプローラー」と一連に書してなるものであり、電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具及びその部品などを指定商品とするものであります。これに対し、引用商標1~4はいずれもローマ字で「EXPLORER」と書してなり、本願とは共通の類似群を指定商品中に含んだ登録商標であります(指定自体は、それぞれ28類、11類(S34年法)、16類、20類であります)。したがって、本願商標「割符エクスプローラー」と引用各商標の「EXPLORER」とは、外観上全く異なり、類似することはありません。
(3) また、本願商標は漢字の「割符」とカタカナの「エクスプローラー」という2種類の文字からなるものでありますが、全体が同書同大同間隔でバランス良く一体に配され、その言葉の意味合いからは全体として「割符探険家」の如きまとまった観念を生じさせるものであります。そして、「エクスプローラー」が今まで存在せず新しく作られた造語ならばまだしも、この言葉は「探険家」とか、「調査者」とかの意味合いをあらわす日本人にとってごく親しまれた普通の英単語「EXPLORER」に通じる言葉でありますので、取引者・需要者をして特別に注意を喚起する部分とはなりません。それ故、本願商標中、この「エクスプローラー」の部分が特に注目されて称呼・観念されるということはなく、素直に「割符エクスプローラー」(ワリフエクスプローラー)(割符探険家)と一連一体に称呼・観念されるものと考えます。これに対し、引用各商標は、ローマ字「EXPLORER」の態様より、単に、「探検家」を観念させるだけで、両者は観念上も類似することはありません。引用商標1~4は「何の探険家」なのか定かでなく、ましてや本願商標「割符探険家」を観念させることはありません。
(4) そこで、次に称呼の点につき検討します。
 本願商標の「割符エクスプローラー」は、上述の如く、漢字とカタカナという異種類の文字からなるものでありますが、全体がバランスよく配され、全体を一体のものとして把握して違和感はありません。それよりもむしろ、本願商標は、全体として「割符探険家」という一つの意味合いを生じることから、取引者・需要者は「割符エクスプローラー」全体を一体不可分のものとして把握し、「ワリフエクスプローラー」とのみ称呼すると思料します。この点に関し、審査官殿は、本願商標の「割符」と「エクスプローラー」の部分を分断して、「エクスプローラー」に着目し、単に「エクスプローラー」の称呼も生じるとみて今般の拒絶理由通知を発したのではないかと推察されますが、そのような認定には納得できません。全体がバランス良く配され、全体として一つのまとまった意味合いを生じる商標をとらえて、前後を分断して称呼すべき理由はありません。全体が冗長に過ぎるというのかも知れませんが、本願商標は、全体を一連に称呼して決して称呼しにくいものではなく、むしろ一気に「ワリフエクスプローラー」と称呼して称呼し易いものであります。それを何故に左右分断して称呼しなければならないのか。取引者・需用者が「割符エクスプローラー」の文字を見て、単に「エクスプローラー」と認識し称呼するとは到底思えません。そのような称呼は如何にも不自然であります。現代日本語はそもそも漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、算用数字の5種類を混在させて用いるのが普通であり、種類の違う文字を結合ないし混在させて一つの意味合いをあらわすように用いることは、日常茶飯行われております。それ故、異種類の文字の結合からなる商標であっても、そのことを以て両者を分離して把握すべきとする理由は全くありません。ましてや、本願商標の如く、一つの意味合いを観念させるようなものにあっては、尚更であります。
(5) 過去の商標登録例を見ると、米国法人の第2307693号登録商標「ARCHIVE」(称呼:アーカイブ、第9類「電子応用機械器具及びその部品」等を指定)(第1号証)が存在しますが、その後の出願に係る本出願人の「アーカイブ割符」は無事に登録されております(商標登録第4877832号、第9類「電子応用機械器具及びその部品」等指定)(第2号証)。それ故、引用商標1~4の「EXPLORER」が存在したとしても、本願の「割符エクスプローラー」が登録されて、何らおかしくないはずであります。
(6)ところで、「割符」の文字を有する商標は、以下のように、本出願人が既に多数登録しており、いわばシリーズ化しております。
1. 登録4839689 モバイル割符 …第3号証
2. 登録4877830 ファイル割符 …第4号証
3. 登録4877831 My割符 …第5号証
4. 登録4877832 アーカイブ割符 …第6号証
5. 登録5186304 割符ランチャー …第7号証
6. 登録5199210 サーバ割符 …第8号証
7. 登録5202323 PDF on 割符 …第9号証
8. 商願2008-099825 割符マネージャー (登録査定済み) …第10号証
 本願の「割符エクスプローラー」も、このような「割符シリーズ」の一環であり、それ故に、肝心の「割符」の文字を省略して称呼するようなことは出願人としてしませんし、日頃本出願人の製品に接している取引者・需要者も「割符」を省略して称呼し識別を図るというようなことはしないはずです。けだし、それを省略したのでは「割符シリーズ」の意味がないからであり、また、「割符」を外したのでは、「何のエクスプローラー」か分からないからであります。本願は、あくまでも「割符」と「エクスプローラー」とが連結されて一体となった結合商標であり、全体で「割符探険家」の如き意味合いを生じ、「ワリフエクスプローラー」と一連にのみ称呼されるものと考えます。前述したように、「エクスプローラー」が造語ならばまだしもですが、この言葉は「探険家」等の意味合いをあらわす日本人にとってごく親しまれた単語でありますので、「エクスプローラー」の部分が特に注目されて称呼・観念されることはなく、素直に「割符エクスプローラー」(ワリフエクスプローラー)(割符探険家)と一連一体に称呼・観念されるものと思います。
(7) 以上のように、本願商標の「割符エクスプローラー」はあくまでも一連一体の商標であって、単に「エクスプローラー」だけを取り出して称呼・観念されるようなことはなく、本願商標と引用商標1~4とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、紛れることのない非類似の商標であります。よって、本願商標は引用商標1~4の存在如何にかかわらず、充分登録適格性を有するものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#96

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「ナビ/NAVI」×引用商標「Liquor Shop/Navi」

1.出願番号  商願2010-84999
2.商  標   「ナビ/NAVI」
3.商品区分  第5類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「Liquor Shop/Navi」と類似する。

出願商標・商標登録第5421079号
出願商標・商標登録第5421079号
引用商標・商標登録第5272265号
引用商標・商標登録第5272265号

意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、本願商標「ナビ/NAVI」は、第5272265号(商願2007-073585)の登録商標「Liquor Shop/Navi」(引用商標)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定されました。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、「ナビ」の片仮名文字を上段に、「NAVI」の欧文字を下段にそれぞれ配して、「ナビ/NAVI」と二段並記した態様からなるものでありますが、引用商標は、欧文字の「Liquor Shop Navi」のうち、「Liquor Shop」の文字部分を上段に、また「Navi」の文字部分を下段ほぼ中央に配置して、「Liquor Shop/Navi」と表示した態様からなるものであります。したがって、本願商標の「ナビ/NAVI」は、引用商標の「Liquor Shop/Navi」と、文字の種類や構成の違いにより外観上類似しないことは明かであります。
(3) 次に、本願商標は「ナビ/NAVI」の態様より、「navigation」「ナビゲーション」の略称を想起させるもので、「航海。航空。また、航海術。航空術。」(広辞苑)や「車の誘導」、あるいは「ユーザーが目的へたどり着けるように手助けしたり、誘導したりする等の機能」とかの意味合いを観念させるものであります。これに対し、引用商標は「Liquor Shop Navi」の態様からなるもので、「酒屋」等の観念を想起させる「Liquor Shop」(liquor=アルコール分を含んだ飲料。shop=商店)の文字と、「navigation」「ナビゲーション」を想起させて「航海。航空。また、航海術。航空術。」とか、「車の誘導」とか、「ユーザーが目的へたどり着けるように手助けしたり、誘導したりする等の機能」とかの意味合いを生じさせる「Navi」の文字よりなるもので、全体として、漠然としてではあっても「酒屋ナビゲーション(案内)」とか言うような一つのまとまった意味合いを暗示させるものであります(なお、商標法で言う観念とは、商標自体が客観的に有する意味を言うのではなく、商標を見又は称呼することにより、その商標を付した商品・役務の需用者又は取引者が思い浮かべるその商標の意味と解しますので、引用商標が直接的かつ具体的に特定の観念を生じさせるものではないという意味では、一種の造語商標かも知れませんが、引用商標は抽象的には「酒屋ナビゲーション(案内)」等の一つのまとまった意味合いを暗示させています)。そして、この引用商標「Liquor Shop/Navi」は、指定役務(~小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)との関係からして、小売ないし卸売のためにある特定の商品についての品揃えを充実させた店舗名と理解することもできます。特定の商品の店舗名だとしたら、上段の「Liquor Shop」を省略して把握(称呼・観念)したのでは、何の商店の「Navi(ナビ)」「navigation(ナビゲーション)(案内)」なのかさっぱり分かりません。
それ故、いずれにしても、これら本願商標と引用商標とは観念上も類似するものではないと考えます。
(4) そこで、次に、称呼の点につき検討します。本願商標は、「ナビ/NAVI」の態様より、単に「ナビ」の称呼を生じるものであります。これに対し、引用商標は、前述のように、一体として把握される「Liquor Shop/Navi」の態様より、常に「リカーショップナビ」と称呼されるものと思料します。したがって、両者は、「リカーショップ」の称呼の有無の違いにより、称呼上明瞭に識別でき、決して称呼上紛れることはないと考えます。この点に関し、審査官殿は、引用商標「Liquor Shop/Navi」のうち、「Liquor Shop」の文字が上段に配置され、「Navi」の文字が下段に配置されていることより、取引者・需要者は単に下段の「Navi」の文字に注目し、この「Navi」の文字のみをもって、「Navi(ナビ)」と称呼・観念して取引をする場合もあると考え、今般の拒絶理由通知を発してきたものと推察しますが、そのような考え方は妥当でないと思います。引用商標から「Navi」の部分のみを抽出してここを商標の要部ととらえ、称呼・観念するようなことは取引者・需用者が通常行うはずはないと考えます。なるほど、引用商標は、「Liquor Shop」の文字と「Navi」の文字とを上下二段に並記した態様からなる商標であります。しかし、上段「Liquor Shop」と下段「Navi」とは、同一書体(ゴシック体)・同一大の文字で統一され、各文字が軽重差無くバランスよく配され、一目見た瞬間に全体が一体のものとして把握できる態様です。しかも、漠然としてはおりますが、「Liquor Shop Navi」全体で「酒屋ナビゲーション(案内)」等の一つのまとまった意味合いを暗示させるものであります。漠然としてではあっても一つのまとまった意味合いを暗示させる商標を称呼するのに、その一部を抽出して称呼するようなことは通常しません。例えば、単に「Navi(ナビ)」だけ称呼したのでは、「何のナビ」だか分かりません。「リカーショップナビ」と一連に称呼してこそ、特定の識別力を発揮します。そして、引用商標は一連に称呼してやや冗長ではありますが、「リカーショップナビ」と一連に称呼して決して称呼しにくい商標ではありません。むしろ一連に称呼して語呂も良く、称呼しやすい商標であります。したがって、この引用商標に接する取引者・需用者は、ごく自然に「リカーショップナビ」と一連にのみ称呼するとみるのが自然であり、本願商標の称呼「ナビ」とは決して類似することはないと考えます。
(5) ところで、過去の商標登録例をみると、下記の登録商標(A)の存在を確認することができます。
              記
 (A)登録第1529461号「リカー ショップ/LIQUOR SHOP」(16類「新聞,雑誌」(類似群:26A01)/サントリー株式会社/昭和57年7月30日登録、現在存続中)…第1号証
 そして、今般、審査官殿が引用した引用商標の登録第5272265号「Liquor Shop/Navi」(株式会社サントリー・ショッピング・クラブ)は、上記(A)とは別法人に係るもので、(A)の指定商品の類似群26A01と類似の関係にある「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(類似群35K13)の役務を指定役務中に含むものでありますが、この引用商標は、(A)の存続中である平成21年10月9日に登録されております。仮に、この引用商標が審査官殿の認識されているように、「Liquor Shop」と「Navi」の部分が分断されて把握されていたとしたら、上記(A)の「リカー ショップ/LIQUOR SHOP」と、引用商標の上段「Liquor Shop」とは、称呼同一でどう見ても類似しますので、この引用商標は、その先願に係る(A)の「リカー ショップ/LIQUOR SHOP」の存在により、拒絶されていたはずであります。しかし、現実には、この引用商標は登録されております。これは、当時この引用商標を登録した審査官が、引用商標「Liquor Shop/Navi」を上下分離することのできない一体不可分の商標と把握し、常に「Liquor Shop Navi」(リカーショップナビ)と一連に称呼されるものと判断したからに相違ありません。つまり、引用商標を登録した審査官は、この引用商標が「Liquor Shop」と「Navi」とに分断して把握される場合があるなどと認識してはおりません。全体が一体不可分のものとして把握され、称呼・観念されるものと認識しております。このことからも分かるように、引用商標は全体を一体に把握すべきもので、ここから単に「Navi」の部分を抽出し、本願商標「ナビ/NAVI」と比較するような手法は誤りであると考えます。
(6) 以上の次第でありますので、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似することはないとともに、称呼上も単なる「ナビ」と、「リカーショップナビ」との差異があって、両者は語感語調を全く異にし、取引者・需用者をして決して紛れることはないものと思料します。よって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#95

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」× 引用商標「サマンサ」

1.出願番号  商願2010-73405
2.商  標   「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「サマンサ」と類似する。

出願商標・商標登録第5416957号
出願商標・商標登録第5416957号
引用商標・商標登録第2364227号
引用商標・商標登録第2364227号

意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、学校法人文化学園所有の登録第2364227号「サマンサ」(第16類 雑誌)の登録商標(以下、引用商標という)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。しかしながら、両者は、指定商品の関係においては類似群26A01を共通にする商品を含むものの(本願「電子出版物」と引例「雑誌」とは類似群26A01)、商標に関しては、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、欧文字「HI!SAMANTHA」と片仮名文字「ハイ!サマンサ」をそれぞれ上下に一連に配して「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」と二段に構成してなるもので、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品とするものであります。これに対し、引用商標は単に「サマンサ」の片仮名文字からなるもので、第16類「雑誌」を指定商品とするものであります。然るに、本願商標「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」と引用商標「サマンサ」とは、外観上全く異なり、類似することはありません。
(3) 次に、観念の点についてみると、本願商標は、「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」のうち、前段の「HI!/ハイ!」の部分は、感嘆符(!)をともなって「やあ!」というような呼びかけや注意を促す語をあらわし、また、「SAMANTHA/サマンサ」は「女子の名」をあらわすもので、全体として「やあ!サマンサ」「ハイ!サマンサ」の如き、サマンサに対する呼びかけ等をあらわすものと思料します。これに対し、引用商標の「サマンサ」は女子の名「サマンサ」そのものを意味する語(名詞)であります。それ故、本願商標と引用商標とは、観念上も類似することはないと思料します。
(4) そこで、以下、称呼の点につき検討します。
 (4-a) 本願商標は、上述のように、「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」と二段に書した態様よりなるものですので、通常、この片仮名部分より「ハイ!サマンサ」と称呼するのが自然であると考えます。この点に関し、審査官殿は、本願商標「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」のうち、「HI!」「ハイ!」と「SAMANTHA」「サマンサ」とを分断して把握し、「SAMANTHA/サマンサ」の部分も単独で商標の要部となり得ると判断し、登録第2364227号「サマンサ」を引用したのだと思料しますが、本願商標は、「HI!」「ハイ!」と「SAMANTHA」「サマンサ」とを分断して把握すべきではないと思料します。本願商標は、「サマンサ」(女子の名)に対する呼びかけや注意を促す意味を込めて「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」と表示したものであり、これから「HI!」「ハイ!」の文字を取ってしまったのでは、呼びかけや注意を促すの意味が出てきません。「HI!」「ハイ!」の語を最初に配置することによって、初めて、呼びかけや注意を促す意味が出てきます。それ故、この「HI!」「ハイ!」は本願商標にあって重要な意味を有するもので、この部分を省略して本願商標を把握することはできません。「ハイ!サマンサ」と一連一体に把握して称呼・観念してこそ、本願願商標の識別力が発揮されます。そして、「ハイ!サマンサ」と称呼して冗長になるわけでなく、むしろ語呂も良く、一気に称呼して称呼し易いものです。よって、本願商標は、常に「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」と一体に把握され、一連に「ハイ!サマンサ」とのみ称呼されるものと思料します。これに対し、引用商標は、単に「サマンサ」と称呼されるのみで、語頭音の「ハイ!」の音の有無によって、本願商標の称呼「ハイ!サマンサ」とは紛れるものではないと考えます。
(4-b) ところで、過去の商標登録例を見ると、語頭に「Hi!」「ハイ!」が有るか無いかの違いで登録され並存している例は、以下のように、幾つか存在します。
(A)第2098565号「キッズ」第30類ほか…伊藤ハム株式会社(第1号証)と、
(B)第4485291号「ハイキッズ/HI!KIDS」第30類…明治製菓株式会社(第2号証)。
(C)第3199831号「どこでもドア」第28類…パーソナルメディア株式会社(第3号証)と、
(D)第4398229号「ハイ!どこでもドア」第28類…株式会社エポック社(第4号証)。
(E)第4981314号「Hi!Catch」第16類…王子ネピア株式会社(第5号証)と、
(F)第5215416号「CATCH/キャッチ」第16類ほか…エステー株式会社(第6号証)。
(G)第4425378号「ブラザー」第25類ほか…ブラザー工業株式会社(第7号証)と、
(H)第5360558号「Hi!BROTHER」第25類…株式会社ブラザー(第8号証)。
 これら(A)「キッズ」と(B)「ハイキッズ/HI!KIDS」、(C)「どこでもドア」と(D)「ハイ!どこでもドア」、(E)「Hi!Catch」と(F)「CATCH/キャッチ」、(G)「ブラザー」と(H)「Hi!BROTHER」の商標のうち、後願である(B)(D)(F)(H)は、両指定商品に同一又は類似する商品を含んでいる以上、審査官殿のような考え方に従えば、それぞれ先願(A)(C)(E)(G)の存在により拒絶されていたはずであります。しかし、実際には登録されております。これは、「Hi!」「HI!」「ハイ!」の付くものとそうでないものとでは、非類似の商標であると判断したからに相違ありません。然るに、これら(A)「キッズ」と(B)「ハイキッズ/HI!KIDS」、(C)「どこでもドア」と(D)「ハイ!どこでもドア」、(E)「Hi!Catch」と(F)「CATCH/キャッチ」、(G)「ブラザー」と(H)「Hi!BROTHER」とがそれぞれ並存できて、本願商標「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」と引用商標「サマンサ」が並存できないとされる謂われは全くありません。これら(B)(D)(F)(H)の商標が登録できたのと同様に、本願商標は前後分断できない一体不可分の商標として、登録されて然るべきであります。
(5) 以上のように、本願商標は、あくまでも、「ハイ!サマンサ」とのみ一連に称呼されるべきものであり、それ故に引用商標の称呼である単なる「サマンサ」とは、類似することはありません。本願商標と引用商標とは、外観及び観念上類似しないことは勿論、称呼上も語頭の「ハイ!」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#94

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「ピュアエステ・ブリアント」× 引用商標「BRILLANT」

1.出願番号  商願2009-91547
2.商  標   「ピュアエステ・ブリアント」
3.商品区分  第10類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  国際登録第0789631号商標「BRILLANT」と類似する。

出願商標・商標登録第5414539号
出願商標・商標登録第5414539号
引用商標・国際商標登録第 0789631号
引用商標・国際商標登録第
0789631号

意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は国際登録番号0789631(事後指定日2006.12.21)の商標(以下、「引用商標」という)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し登録できないと認定されました。
 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書に表示した商標見本から明らかなように、片仮名文字で一連に「ピュアエステ・ブリアント」(標準文字)と書した態様からなるものであります。
 これに対し、引用商標は、欧文字で「BRILLANT」と書した態様からなるものであります。
 したがって、両者は外観上類似しないことは明らかであります。
(3) また、本願商標の「ピュアエステ・ブリアント」は格別の意味を有しない造語でありますが、引用商標の「BRILLANT」(brillant)は、「光り輝く、輝かしい、みごとな、すばらしい」等の意味合いを有するドイツ語であります(権利主体は「ドイツ法人」)(英語の「brilliant」(ブリリアント)に通じる言葉でもあります)。
 また、引用商標の「BRILLANT」(brillant)は、フランスのシンガー「dany brillant」(ダニー・ブリヤン)のファミリーネームと同一スペルからなるもので、このシンガーは、1960年生まれ、ジャズ、ラテンを中心に歌うシンガーであり、1991年にデビュー、2001年にはアルバム「甘い生活(Dolce Vita)」がフランスで38万枚を売り上げ、日本でもWebサイト上でCDを購入することができます。そして、古くは、1931年12月16日設立-1938年改称の日本の軽演劇の劇団「ピエル・ブリヤント(Pierre Brillant=仏語で「輝く石」の意)(ピエル・ブリアントは誤り)」というのがあって、「Brillant」の文字を使っており、「ブリヤント」と読ませていたようであります。このように、「BRILLANT」は、英語の「brilliant」(ブリリアント)に通じ、ドイツなどでは「輝き」の意味を有する単語として理解され、ファミリーネームにも用いられています。然るに、特定の観念を有しない本願商標「ピュアエステ・ブリアント」と「輝かしい、すばらしい」等を意味する引用商標「BRILLANT」とは、観念上も類似することはありません。
(4) そこで、次に称呼の点につき検討します。
(4-1) 本願商標は、「ピュアエステ・ブリアント」と前後に軽重の差なく一連に書した態様からなり、且つ全体として特定の観念を生じない造語でありますので、本願商標は、常に一連に「ピュアエステ・ブリアント」と称呼され、単に「ピュアエステ」や「ブリアント」と称呼されることはないと思料します。この点に関し、審査官殿は、全体がやや冗長であること、また、「ピュアエステ」と「ブリアント」の間に中黒「・」が介在していることから、本願商標は「ブリアント」の部分をとらえて単に「ブリアント」と称呼されることもあると考え、前記のような認定をされたのではないかと推察しますが、本出願人は、そのようなことはないと考えます。即ち、成る程、本願商標は、全体がやや冗長であることは事実であります。また、前段「ピュアエステ」と後段「ブリアント」の二つの要素から構成されていることも事実であります。
 しかしながら、本願商標は、
(a)全体が同書同大同間隔で一連に書された「ピュアエステ・ブリアント」という態様であること、また、
(b)前段と後段二つの要素から構成された商標ではあるものの、両者は中黒「・」を介して連結された商標であり、一体のものとして把握できる商標であること、また、
(c)「ピュアエステ」も「ブリアント」も品質を表示するような言葉ではなく、指定商品との関係において共に自他商品識別力を備えていること、
(d)前段「ピュアエステ」と後段「ブリアント」に軽重の差がなくバランスよく配置されているため、前段又は後段の一方を選択して称呼するようなことは通常考えられないこと、
(e)全体がやや冗長ではあるが全体として一連に称呼して語呂がよく称呼しやすい商標であること、そのため、一連に称呼されるのが自然であると思われること、
等の理由により、本願商標は、常に一連一体に「ピュアエステ・ブリアント」と把握され、且つ称呼されるものと思料します。
 なお、審査官殿は、中黒「・」によって、前段と後段が分断され、一方のみ単独で称呼される場合もあると判断されたのだと思いますが、この中黒は前後を分断するためのものではなく、前後を一体のものとして連結するために用いたものであります。つまり、これによって2つの要素からなる本願商標を分断できない一連一体の商標としたものであります。
(4-2) さらにまた、審査官殿は、「ピュアエステ」を「純粋エステ」の如き意味合いに理解し、この言葉を品質の表示用語に過ぎないと解釈して「ブリアント」を商標の要部とみているのかも知れませんが、もしそうだとしたら、それは誤解であります。本出願人は「ピュアエステ」の商標を登録第3281303号商標として第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」について保有しておりますので、「ピュアエステ」が品質表示ではなく自他商品識別力を備えた識別標識であることは明かであります。また、本出願人は、「ピュアエステ」の商標を登録第3310604号商標として国際分類版表示第6版第42類「美容,理容」について保有しておりますので、「ピュアエステ」を第10類の医療用機械器具などに用いても、「純粋エステ用の医療用機械器具」というように理解されるようなことはないはずで(だいいち「純粋エステ」の概念すらはっきりしていません)、この点からも、「ピュアエステ」の文字に自他商品識別力が備わっていることは明かであります。
 以上の次第でありますので、本願商標の態様からは、単に「ピュアエステ・ブリアント」の称呼のみ生じるものと思料します。
(4-3) これに対し、引用商標は、「BRILLANT」の態様より、第3音目にアクセントのある「ブリヤン」とか、「ブリヤント」(この場合、「ト」は有るか無いかぐらいの小さな音)の称呼を生じるものと思料します。また、英語読みをする癖のある一般的な日本人には、2つの連続した「L」が存在し、かつその2つ目の「L」の後に「A」が続いている「BRILLANT」の態様より、「ブリ・ラント」というような二音節からなる読み方をする人がいるのではないかと思料します。
(4-4) そこで、本願商標の称呼である「ピュアエステ・ブリアント」と、引用商標の称呼である(あるいは称呼の可能性のある)「ブリヤン」「ブリヤント」「ブリラント」とを比較しますと、「ピュアエステ」の称呼の有無によって、両者は音数及び語感語調を異にし、称呼上も相紛れることのない非類似の商標であると考えます。
(5) 過去の商標登録例を見ますと、2つの言葉を中黒「・」を介して構成した商標と、そのうちの一方の言葉を共通にした商標とが共存している例が、以下AとB、CとD、EとFなどのように存在します。いずれも、類似群10D01を指定商品に含んでおります。
A.登録2439669 「ライフテック/LIFE-TECH」 株式会社ノーリツ……第1号証と、
 B.登録4221217 「マルピー・ライフテック」 大日本住友製薬株式会社……第2号証。
C.登録2527871 「LEADER/リーダー」 中外製薬株式会社……第3号証と、
 D.登録4339101 「ハイカウント・リーダー」 富士レビオ株式会社……第4号証。
E.登録4352381 「ベース・ソリューション」 ロート製薬株式会社……第5号証と、
 F.登録4809086 「ソリューション/SOLUTION」テルモ株式会社……第6号証。
 これらの関係を見て分かることは、やや冗長な中黒「・」を介して構成された商標であっても、一連一体の商標と把握でき、全体が無理なく一気に称呼できるものは、分断できない一つの商標と把握されていると言うことであります。本願商標とてこれらの商標と同様で、全体が中黒を介して左右バランス良く配され、一気に称呼して称呼しやすい商標ですので、前後に分断できない一つの商標と把握されるべきものであります。つまり、あくまでも「ピュアエステ・ブリアント」で一つの商標であり、「ピュアエステ・ブリアント」とのみ称呼されるべきものであります。それ故、本願商標は、単に「ブリヤン」「ブリヤント」あるいは「ブリ・ラント」と称呼されるに過ぎない引用商標とは、称呼上も紛れることのない非類似の商標であります。
(6) 以上のように、本願商標「ピュアエステ・ブリアント」と引用商標「BRILLANT」とは、「ピュアエステ」の有無等によって、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#93

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「カフェパン」

1.出願番号  商願2009-91468
2.商  標   「カフェパン」
3.商品区分  第30類
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由  

出願商標・商標登録第5408075号
出願商標・商標登録第5408075号

意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、本願商標に関し、以下のように認定しております。
“ 「カフェパン」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「カフェ」の文字は、指定商品との関係で「コーヒー、喫茶店」を意味する語と認められます。そして、近年、食品を取り扱う業界において、「コーヒー風味のパン」や「喫茶店で製造又は販売されるパン」が、「カフェパン」と称して、一般に製造又は販売されている実情があります(参考情報参照)。そうとすれば、これを本願指定商品に使用しても、全体として、「コーヒー風味のパン、喫茶店で製造又は販売されるパン」程の意味合いが容易に理解、認識されるものですから、単に商品の品質等を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。
【参考情報】
 (1)「カフェ」の解説として、「コーヒーの意。主としてコーヒーその他の飲料を供する店。・・珈琲店。喫茶店。」との記載(広辞苑 第六版 岩波書店発行)。
 (2)「琉球サンロイヤルホテル」のウェブサイトにおいて、「マゼランカフェ」の見出しのもと、「商品名: 新登場っ!カフェパン。・・内容:ふんわりパンに中身がぎっしり!!手軽でオシャレな新感覚のパンです。あんの甘さに、ほんのりコーヒーのほろ苦さが香る新しい美味しさ。」との記載(http://www.rsunroyal.co.jp/restaurant_c.php)。
 (3)「日比谷アーカイブカフェ」のウェブサイトにおいて、「人気商品のご案内」の見出しのもと、「日比谷の『カフェパン』。『コーヒー』厳選したキリマンジェロのコーヒー豆を使用し、細かく粉砕してパンにもあんにも練りこみました。・・『テキヤリキチキン』甘辛い味付けのジューシーなチキンに、マヨネーズの絶妙なハーモニー。・・『ポテト』ミックスベジタブルと、ベーコンの旨みしっかりのほっくりポテトサラダで、お腹も満足。」との記載(http://archive-cafe.com/menu.html)。 ”
 しかしながら、本出願人は、本願商標の「カフェパン」は、品質を表示するような言葉ではなく、十分に自他商品識別標識として機能する商標であると思料しますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) まず、本願商標の「カフェパン」は、審査官殿のご指摘によれば、広辞苑に「コーヒーの意。主としてコーヒーその他の飲料を供する店。・・珈琲店。喫茶店。」との記載があるとしております。しかし、これは、正確には「カフェ〔cafeフランス〕(コーヒーの意)(1)主としてコーヒーその他の飲料を供する店。日本では幕末の横浜に始まり、東京では1888年(明治21)上野で開店した可否(カツヒー)茶館が最初。珈琲店。喫茶店。(2)明治末~昭和初期頃、女給が接待して主として洋酒類を供した飲食店。カッフェ。カフェー。」(広辞苑)と記載されております。つまり、広辞苑はもともとの意味を括弧書きで「(コーヒーの意)」としているに過ぎません。むしろ、コーヒー等の提供場所である「珈琲店。喫茶店。」を意味するものとして説明しております。したがって、審査官殿の上記引用の仕方は正確ではありません。また、web上のフレッシュアイペディア(フレッシュアイペディアは、ウィキメディア財団が提供する日本語版ウィキペディアに含まれるフリー百科事典の情報及びその関連情報を引用し、提供するサービスです。歴史、人物、企業、先端テクノロジーから動物まで、様々な「ウィキペディア日本語版」の記事を検索できます)によれば、「カフェ (仏cafe/伊caffe)」 は、「本来コーヒーの意味。転じて、コーヒーなどを飲ませる飲食店を意味する。ヨーロッパの都市に見られるある種の飲食店を意味し、特にパリやウィーンのものが知られる。新聞や雑誌がそこで読め、時の話題について談笑し、情報交換のできる場所として親しまれている。」と解説されているように、「カフェ」は、今日では、「コーヒー」そのものというより、ヨーロッパ風の「珈琲店(喫茶店)」を意味するのが一般的であります。なお、同じくWeb上のYahoo!百科事典によれば、「カフェ」について、「日本では客席にホステスをはべらせて洋酒・洋食を供した、今日のキャバレーに類する、昭和初期の飲食店をいう場合が多い。カフェーは本来はコーヒーの意味であるが、転じて17世紀のヨーロッパに広がったコーヒーを飲ませる店(喫茶店)、やがては食事・酒を出す店をもいうようになった。アメリカでは軽食堂、酒場、ナイトクラブなども広くカフェーと称する。」などと解説されています。そうだとすれば、本願商標「カフェパン」は、全体として、「コーヒー風味のパン」程の意味合いを有する品質表示だとする審査官殿の指摘は、当たらないと考えます。仮に審査官殿の指摘する「コーヒー風味のパン」を表す場合には、「カフェパン」ではなく、「コーヒーパン」と称するのが素直であり、一般的であると考えます。「あんパン」、「ジャムパン」、「クリームパン」、「カレーパン」と一般的に称するように、「コーヒー風味のパン」は「コーヒーパン」と称するのが自然であります。google等のweb検索エンジンで検索してみても、コーヒー風味のパンは「コーヒーパン」と称されています。やなせたかし原作の漫画アンパンマンのキャラクターにも「コーヒーパンマン」というのがいますが、「カフェパンマン」というのはいません(1996年制作の「コーヒーパンマンとかいじゅうモカ」という漫画あり。http://www.youtube.com/watch?v=LluX3uI9kcM)。web上では、「コーヒーパン」はかなりの数ヒットしますが、「カフェパン」を探すのは容易ではありません。「カフェパン」は普通に使われている言葉ではありません。それ故、「カフェパン」が「コーヒー風味のパン」を表す品質表示だとは決して言い得ないと思います。
(3) また、審査官殿は、本願商標「カフェパン」を、「喫茶店で製造又は販売されるパン」程の意味合いを有するとも指摘しております。
 しかし、「カフェ」が「喫茶店」を表すとしても、「カフェパン」を「喫茶店で製造又は販売されるパン」とストレートに理解できるものではありません。前述のように、web上で「カフェパン」の使用例を探すのは容易でなく、ましてや、「カフェパン」を「喫茶店で製造又は販売されるパン」程の意味合いで使われている例など見たことも聞いたこともありません。本出願人は「カフェパン」を「キーコーヒーの取引先であるレストランや喫茶店で食べてもらうパン」をイメージ(小ぶり、おしゃれ)してネーミングしましたが、その時に浮かんだのが、「喫茶店(カフェ)で食べるパン」ということで、「カフェパン」だったわけです。しかし、だからといって、「カフェパン」が「喫茶店で製造又は販売するパン」を普通に意味する品質表示用語であるなどと、取引者・需用者が思うはずはありません。「カフェパン」と言うネーミングを聞いて、具体的にそこまで想定する顧客などいないはずです。繰り返しますが、「カフェパン」は、「キーコーヒーの取引先である喫茶店(カフェ)で食べるパン」を意識してネーミングしたことは事実であります。しかし、それは単に本出願人のコーヒーを扱ってくれている喫茶店で販売してもらう小ぶりのパンとして何かおしゃれなネーミングはないかと考えた上で、これで行こうと決めたネーミングであって、「カフェパン」の言葉から間接的に喫茶店で扱われるパンのイメージが浮かぶことはあっても、そのことが直ちにこの商品の具体的な品質を表示することにはならないと考える次第です。御庁における商標法第3条第1項第3号の商標審査基準においても、「品質…を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする」としております。この「カフェパン」は、ある意味で、商品の品質を間接的に表示する商標であるかも知れませんが、あくまでも本出願人が識別標識を意識して考えたネーミングであって、特定の具体的意味合いを持たない造語商標であります。
(4) 審査官殿は、“近年、食品を取り扱う業界において、「コーヒー風味のパン」や「喫茶店で製造又は販売されるパン」が、「カフェパン」と称して、一般に製造又は販売されている実情がある”というようなことを述べておられます(参考情報参照:http://www.rsunroyal.co.jp/restaurant_c.php及びhttp://archive-cafe.com/menu.html)。
 しかしながら、ここに審査官殿が実情として掲げた2つの例は、いずれも本出願人の取引先「琉球サンロイヤルホテル内のカフェ&バー「マゼランカフェ」」と「日比谷アーカイブカフェ」(日比谷公会堂の1階に設けた喫茶。日比谷公会堂でのイベント開催にあわせた不定期開場)における使用例であり、ここで「カフェパン」と称して顧客に販売しているのは、本出願人が製造し、これらの取引先に納品しているパンそのものであります。即ち、本出願人は、昨年(2009年)より、本出願人の得意先である喫茶店などで、いわばケーキ等と同じくデザート代わりに食べてもらおうと、「カフェで気軽に食べるのに適した小ぶりでおしゃれなパン」の開発に取り組み、その開発のイメージから「カフェパン」と言うネーミングを考えた次第です。そして、得意先の喫茶店等をターゲットとして、2009年の秋頃より営業活動を開始し、2009年11月始め頃に最初の出荷にこぎ着けました。「カフェパン」を採用してくれる喫茶店に対しては、印刷会社の「カフェパン 制作物 印刷」と「カフェパン 制作物 制作・撮影」の請求書(2009年11月付)(第1号証の1と第1号証の2)からも分かるように、A4判のセールスシート(第2号証)や、B3判1/2短冊ポスター(第3号証)や、テーブルスタンドPOP(第4号証)なども用意して、各店舗に配布し、利用していただいております。(「日比谷アーカイブカフェ」のウェブサイトにおける「カフェパン」の紹介には、本出願人が配布した第2号証のA4判のセールスシートがそのまま用いられています。)本出願人が各店舗に納品している「カフェパン」は、セールスシートやポスターなどをみれば分かると思いますが、コーヒーを生地やあんに練り込んだ「カフェパン/コーヒー」と、照り焼きチキン入りの「カフェパン/チキン」と、ポテトサラダ入りの「カフェパン/ポテト」の3種類があり、2009年11月2日より出荷を開始しております。なお、3種類のうち、「カフェパン/コーヒー」には、あんと生地にコーヒーを含んでいますが、他の「カフェパン/チキン」や「カフェパン/ポテト」には具にも生地にもコーヒーを含んでいません。「カフェパン」は、コーヒー風味のパン(コーヒーパン)ではなく、あくまでもカフェで気軽に食べるのに適した小ぶりでおしゃれなパンをイメージしております。そして、これら「カフェパン」の実際の納品は、主に、添付の写真(第5号証の1~5)に示すとおり、今のところ、一袋4個入りで箱詰めする等して各店舗に納品しております。審査官の指摘された琉球サンロイヤルホテルと日比谷アーカイブカフェへの納品状況は、添付のそれぞれの納品実績表(第6号証、第7号証)に示すとおりであります。第6号証に示す琉球産ロイヤルのマゼランカフェ(喫茶店)には、「カフェパン/コーヒー」の納品だけですが、2010年1月より6月9日頃までで20袋ほどの納品実績があります。沖縄の温暖な気候ではあんまり捌けておりませんので、今のところこの1種類です。しかし、一方の第7号証の1と第7号証の2に示す日比谷アーカイブカフェの方は、3種類すべてのカフェパンを納品しており、2009年11月~2010年6月11日までの7ヶ月ほどの間に679袋の納品実績があります。キーコーヒー取引先への「カフェパン」の売り込みが功を奏し、本格的な売り込みから7ヶ月ほどで、既に全国1,600店舗ほどの喫茶店で「カフェパン」が採用されております。このように、「カフェパン」と称して料理メニューとして(電子レンジで温めればOKです)、又はお土産用として販売されている商品は、本出願人が、「カフェパン」のネーミング(商標)でこれらの喫茶店に納めた商品そのものであります。つまり、「カフェパン」は本出願人が、この取引している「パン」に付けたネーミング(商標)であって、決して一般的に普及している「コーヒー風味のパン」等をあらわすネーミング(普通名称ないし品質表示)ではありません。ということで、この審査官殿が例示された2つ喫茶店の他に、「カフェパン」の使用例を見つけたとしら、それは本出願人が扱う「パン」を称して「カフェパン」としているのではないかと思います(僅か7ヶ月ほどで、もともとの取引先ではあっても、全国1,600店舗への「カフェパン」納品の実績は、それを物語るものと思います)。そうでなければ、本出願人の「カフェパン」を見て、その真似をしたのではないかと思います(使用者も悪気はないと思いますが、一般的には「コーヒーパン」でありますので、「カフェパン」を使う以上、本出願人の商品をどこかで見て、そのおしゃれな名前が気に入って使ってしまったということだろうと思います)。
(5) 以上の次第でありますので、本願商標「カフェパン」は指定商品との関係において自他商品識別力を備えた商標であり、また、「カフェパン」と称して一般的に製造又は販売されている実情も本出願人の関係者以外にありませんので、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものでも、同法第4条第1項第16号に該当するものでもないと考えます。
(*指定商品は当初「菓子及びパン」であったが、審査官の指摘もあり「パン」に限定した。)

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#92

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「Easyゲッター/EasyGetter」× 引用商標「EASY/イージー」「YEEZY」ほか、全7件

1.出願番号  商願2010-12335
2.商  標   「Easyゲッター/EasyGetter」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第2007448号、第2308400号ほかの商標と類似する。

出願商標・商標登録第5407857号
出願商標・商標登録第5407857号
引用商標1・商標登録第2007448号
引用商標1・商標登録第2007448号
引用商標2・商標登録第2308400号
引用商標2・商標登録第2308400号
引用商標3・商標登録第4033369号
引用商標3・商標登録第4033369号
引用商標4・商標登録第4368044号
引用商標4・商標登録第4368044号
引用商標5・商標登録第4781282号
引用商標5・商標登録第4781282号
引用商標6・商標登録第4930996号
引用商標6・商標登録第4930996号
引用商標7・商標登録第5507067号
引用商標7・商標登録第5507067号

意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、下記1~7の登録又は出願商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。
                 記
 引用商標1 登録第2007448号「EASY/イージー」(ヤマハ株式会社)
 引用商標2 登録第2308400号「easy」(ヤマハ株式会社)
 引用商標3 登録第4033369号「EASY/イージー」(ヤマハ株式会社)
 引用商標4 登録第4368044号「§easy」(スイス国法人)
 引用商標5 登録第4781282号「イージー」(ヤマハ株式会社)
 引用商標6 登録第4930996号「EASY」(ヤマハ株式会社)
 引用商標7 商願2009-087634号「YEEZY」(米国法人)
そして、拒絶理由通知書のなお書きにおいて、「引用商標中、商標登録出願中のものについては、その商標登録出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当することとなります。また、登録商標中の商標登録第4368044号(以下、引用商標4といいます。)については、商標法第20条第3項又は第21条第1項の規定に基づく商標権の存続期間の更新申請がない場合は、この商標登録出願に係る商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない引用商標4の他人の商標と同一又は類似であって、その商標権に係る指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務に使用するものですから、商標法第4条第1項第13号に該当することとなります。」というように、指摘されております。
 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、欧文字と片仮名文字で一連に書した「Easyゲッター」を上段に、欧文字のみで一連に書した「EasyGetter」を下段にそれぞれ書して、「Easyゲッター/EasyGetter」と二段に構成してなるもので、第9類の電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具及びその部品などを指定商品とするものであります。これに対し、引用商標1~7は「EASY/イージー」「easy」「§easy」「イージー」「EASY」「YEEZY」などの欧文字や片仮名文字などからなる商標でありますしたがって、本願商標「Easyゲッター/EasyGetter」と引用各商標の単なる「EASY」「easy」「イージー」とは、外観上全く異なり、類似することはありません。
(3) 次に、観念の点についてみると、本願商標は、「Easyゲッター/EasyGetter」のうち、前段の「Easy」の部分は、広辞苑や英和辞典などを紐解くと、「楽な。やさしい。たやすい。平易な。容易な。」(プログレッシブ英和中辞典)等の意味を有し、また、「ゲッター/Getter」の部分は「獲得する人(物)」等の意味を有することから、一般的な取引者・需要者であれば、この本願商標全体から「容易く獲得する人(物)」等の意味合いを観念するものと思われます。これに対して、引用商標1,2,3,5,6の「easy」「EAZY」「イージー」は単に「楽な。やさしい。たやすい。平易な。」等を意味する単語に過ぎず、また、引用商標4は図形化された商標で「easy」の文字とも取れますが格別な観念を生ずるとも思えず、更に、引用商標7「YEEZY」は格別の観念を生じない造語と思われます。それ故、本願商標と引用各商標とは、観念上も類似することはないと思料します。
(4) そこで、以下、称呼の点につき検討します。
 (4-a) 本願商標は、上述のように、上段の「Easyゲッター」の部分が、欧文字と片仮名文字という種類の異なる文字からなる態様であるという違いはあるものの、この「Easyゲッター」は、前段の「Easy」と後段の「ゲッター」とが、軽重の差なくバランスよく等間隔に配され、また、下段には「EasyGetter」と一連に書された欧文字部分が存在しますので、これを見た取引者・需要者は、本願商標を一連に「イージーゲッター」とのみ称呼するものと思われます。この点に関し、審査官殿は、本願商標上段の「Easyゲッター」の部分が、欧文字と片仮名文字という種類の異なる文字からなるところから、取引者・需要者は、本願商標前段の「Easy」に着目して、単に「イージー」と称呼する場合もあると判断し、今般のような拒絶理由通知を発してきたものだと思います。しかしながら、決してそのようなことはないと考えます。本願商標は、前述したように、全体として「容易く獲得する人(物)」等の一つのまとまった意味合いを生じさせるものであり、このようにまとまった一つの意味合いを生じさせるのに、あえて「Easy」と「ゲッター」とを分断し、一方の「Easy」のみを抽出して「イージー」と単独で称呼する場合もあるなどと考えるべきではありません。本願商標の称呼は、あくまでも一連の「イージーゲッター」のみであります。単に「イージー」とか、「ゲッター」では何のことか分かりません。「イージーゲッター」と一連に称呼・観念してこそ本願願商標の識別力が発揮されます。この本願商標上段の「Easyゲッター」は、全体を称呼して決して冗長になるものではなく、むしろ一気に称呼して語呂も良く称呼し易いものであります。それを文字の種類が異なるからと言って、わざわざ「イージー」と称呼してみたり、また「ゲッター」と称呼してみたりする場合もあるなどと考えるべきではありません。文字の種類が違うとは言え、どちらも日本人にとってはごく慣れ親しんだ欧文字と片仮名文字であります。両者を結合すれば自然に一連に称呼できるものであります。よって、本願商標は、あくまでも「Easyゲッター/EasyGetter」という一体の商標として、常に「イージーゲッター」と一連にのみ称呼されるべきものと考えます。これに対し、各引用商標は、いずれもその態様より「イージー」と称呼されるものでありますので(ただし、引用商標4は「イージー」と称呼できるのか疑問。もし「イージー」と称呼されるなら、先願先登録に係る引用商標3に類似するとしてこの引用商標4は拒絶されていたはずであります。指定商品は類似群11B01、11C01を共通にする。)、両者は「ゲッター」の称呼の有無により、明らかに聴別でき、称呼上も決して紛れることはないと考えます。
(4-b) ところで、過去の商標登録例を見ると、第9類の電子応用機械器具及びその部品(類似群11C01)等を指定商品とするものにおいて、引用商標3「EASY/イージー」(第4033369号、ヤマハ株式会社)や引用商標5「イージー」(第4781282号、ヤマハ株式会社)の存在にもかかわらず、以下の商標が登録されております。
(A)第4785812号「Easy デジカメクリエーター」ソニック ソリューションズ:米国法人(第1号証)
(B)第4887347号「Easy 着メロ クリエーター」ソニック ソリューションズ:米国法人(第2号証)
(C)第4912507号「Easyリネーム」株式会社リコー(第3号証)
 これら(A)(B)(C)の商標は、審査官殿のような考え方に従えば、前段の「Easy」部分のみが欧文字であって、後段は片仮名文字等であるので、前段の「Easy」や「EASY/イージー」や「イージー」から生ずる称呼「イージー」が引用商標3,5と類似していて登録できないと言うことになるのでありましょう。しかし、実際には登録されております。この「Easy+片仮名文字等」という商標の態様を見ますと、本願商標上段の「Easy+片仮名文字」である「Easyゲッター」と何ら変わりありません。否、むしろ下段に一連であることが明確な「EasyGetter」がある分、より一層、本願商標の方が一連に称呼され易い態様と思われます。称呼の長さから言っても、本願商標は簡潔であるのに対し、上記(A)(B)の方はむしろ冗長でありますので、より「Easy」の文字を抽出しやすい態様となっています。しかし、それにも拘わらず、これら(A)(B)の商標は登録されているわけであります。然るに、これら(A)「Easy デジカメクリエーター」、(B)「Easy 着メロ クリエーター」、(C)「Easyリネーム」の商標が登録できて、本願商標「Easyゲッター/EasyGetter」が登録できないとされる謂われは全くありません。これら(A)(B)(C)の商標が登録できたのと同様に、本願商標は前後分断できない一体不可分の商標として、登録されて然るべきであります。
(5) 以上のように、本願商標は、あくまでも、「イージーゲッター」とのみ一連に称呼されるべきものであり、それ故に各引用商標の称呼である単なる「イージー」とは、類似することはありません。本願商標と引用商標とは、外観及び観念上類似しないことは勿論、称呼上も「ゲッター」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料します。
 よって、本願商標は引用商標1~7の存在如何にかかわらず、充分登録適格性を有するものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#91

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「DDチェッカー」× 引用商標「チェッカー(1類)」「CHECKER(5類)

1.出願番号 商願2008-48609(拒絶査定に対する審判事件)(不服2009-16241)
2.商  標 「DDチェッカー」
3.商品区分 第1類:科学的・医学的研究用の微生物用培地
       第5類:診断用の微生物用培地,衛生検査用培地,その他の医療用培地
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「DDチェッカー」は「チェッカー」や「CHECKER」に類似する。

出願商標・商標登録第5332181号
出願商標・商標登録第5332181号
 引例商標1・商標登録第695737号
引例商標1・商標登録第695737号
引用商標2・商標登録第4007598号
引用商標2・商標登録第4007598号

審判における反論(請求の理由)

  【手続の経緯】
 出     願   平成20年 6月19日
 拒絶理由の通知   平成20年12月18日
  同 発送日   平成20年12月24日
意  見  書 平成21年 1月 7日
拒 絶 査 定 平成21年 6月 3日
 同 謄本送達   平成21年 6月 4日
  【拒絶査定の要点】
原査定の拒絶の理由は、「この商標登録出願については、平成20年12月18日付けで通知した理由が解消されていないため、商標登録をすることができない」というものであり、審査官は、なお書きで、下記のように述べています。
          記
『なお、出願人は意見書において種々述べていますが、本願商標は「DDチェッカー」の文字を書してなるところ、その構成中の「DD」のようなアルファベット2文字は、商品の品番、種別等を表すものとして取引上、類型的に随時採択使用されているものであり、例えば、医薬品を取り扱う業界においても、「BD」、「BS」等のアルファベット2文字が、商品の種別、規格等を示す識別コード(薬剤本体コード一覧表)として使用されている実情よりすれば(「今日の治療薬(2006年版)」 識別コード(薬剤本体コード一覧表) 株式会社南江堂)、本願商標に接する取引者、需要者がこれを常に一体不可分のものとして捉えるとは限らず、むしろ、「DD」の文字部分は商品の品番、種別等を示すものと認識し、後半の「チェッカー」の文字部分を商標の要部ととらえ、当該文字部分によって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当ですから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「デイデイチェッカー」の称呼のほか、「チェッカー」の文字部分に相応して「チェッカー」の称呼及び「検査者」の観念をも生じるものといわなければなりません。他方、引用商標1及び2は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「チェッカー」の称呼及び「検査者」の観念を生じるものです。したがって、本願商標と引用商標とは、「チェッカー」の称呼及び「検査者」の観念を共通にする類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものといわざるを得ません。なお、出願人は、他の登録例を挙げ、本願商標と引用商標とは類似しない旨述べていますが、これらはいずれも本願とは事案を異にするばかりでなく、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、検討されるべきものであって、他の登録例の存在によって上記判断が左右されるものではありませんから、出願人の主張は採用できません。したがって、さきの認定を覆すことはできません。』

【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は、先の意見書において、本願商標は、引用各商標と外観・称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標である旨、過去の商標登録例を交えて説明したにもかかわらず、今般、このような認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに審判を請求し再度の御審理を願う次第であります。

(a)本願商標の構成
本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標に表示したとおり、アルファベットで「DD」と記載した後に続けて片仮名文字で「チェッカー」と書した「DDチェッカー」の態様からなり、指定商品を第1類「科学的・医学的研究用の微生物用培地 」及び第5類「診断用の微生物用培地,衛生検査用培地,その他の医療用培地」とするものであります。

(b)引用商標の構成
一方、先の拒絶査定(拒絶理由通知)で引用された引用商標1,2(2件)は以下の通りであります。
 引用商標1:登録第0695737号(商公昭40-024057)「チェッカー」第1類
 引用商標2:登録第4007598号(商公平 6-106070)「CHECKER」第5類

(c)審査官の認定に対する反論
審査官は、これら引用商標1、2を引用し、本願商標「DDチェッカー」は、引用各商標と「チェッカー」の称呼及び「検査者」の観念を共通にする類似の商標であり、かつその指定商品も同一又は類似のものであるから、登録できないと認定しております(商標法第4条第1項第11号、同法第15条)。
 しかしながら、本出願人は、本願商標とこれら各引用商標とは、「チェッカー」の称呼及び「検査者」の観念を共通にするものではなく、外観は勿論、称呼及び観念の点においても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、以下に反論を申し述べます。

(c-1) まず、審査官によれば、本願商標は「DDチェッカー」の文字を書してなるところ、その構成中の「DD」のようなアルファベット2文字は、商品の品番、種別等を表すものとして取引上、類型的に随時採択使用されているものであり、例えば、医薬品を取り扱う業界においても、「BD」、「BS」等のアルファベット2文字が、商品の種別、規格等を示す識別コード(薬剤本体コード一覧表)として使用されている実情よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者がこれを常に一体不可分のものとして捉えるとは限らず、むしろ、「DD」の文字部分は商品の品番、種別等を示すものと認識し、後半の「チェッカー」の文字部分を商標の要部ととらえ、当該文字部分によって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である、としております。
成る程、本願商標は、(a)アルファベット「DD」とカタカナの「チェッカー」とからなり、且つ、(b)「DD」は、通常は単独で商標の要部とはなり得ないアルファベット2文字であることは事実であります。また、(c)アルファベット2文字が、薬剤の識別コード(薬剤本体コード一覧表)として類型的に随時採択使用されていることも事実でありましょう。
 しかしながら、アルファベット2文字を、薬剤の識別コードとして用いる場合には、そのアルファベットを単独で用いるのが常であり、また、特定の商品の種別、規格等として用いる場合には、例えば、「アダラートCR」、「インデラルLA」、「ソラデックスLA」、「リュープリンSR」の如く、商標全体の語尾部分に記載して用いるのが常であります。「DDチェッカー」の如く語頭部分に記載した「DD」は、ある特定の言葉の頭文字や略称などを表すような文字であり、それがある共同する複数主体の頭文字や複合語の頭文字を採った造語かも知れないし、ある特定の冗長なネーミングを呼びやすく略称したものかも知れません。しかし、いずれにしても、少なくとも商品の品番や種別、規格などを表す単なる記号や符号の類ということではありません。現に、この「DDチェッカー」は、株式会社ダスキンと本出願人であるデンカ生研株式会社の共同開発に係る商品への使用を想定して考えたもので、両者のイニシャル(頭文字)を採って「DD~」と命名したものであります(その後、株式会社ダスキンとの関係は解消しておりますが、ネーミングとしてはこの「DDチェッカー」を継続的に使用しています)。
 いずれにしても、このように語頭部分に記載した場合には、たとえアルファベット2文字の薬剤の識別コードというものが存在したとしても(例えば、識別コード「BS」は「ベストルナー錠20」、「DB」は「バファリン330mg錠」、「DP」は「ダリック錠10」などの薬剤の識別コードであり、薬の本体や包装材に刻印されるものです)、この本願商標語頭部分に位置する「DD」を単なる薬剤の識別コードや商品の品番、種別、規格等の符号・記号の類とは見ないはずであります。
 しかもまた、この上記薬剤の識別コード(薬剤本体コード一覧表)を見てみますと、「DD」という識別コードは現実には存在しておりません。現実に存在していないということは、本願商標のこの「DD」は、それ単独で見たとしても具体的な薬剤の識別コードを表すものではないということを意味します。ましてや、語頭部分にあって、単なる商品の種別・規格等の符号・記号の類でもないということになると、この「DD」は商標の要部を十分に構成し得る文字ということになります。現実に存在していて、薬剤の取引者にある程度知られた薬剤の識別コードであればまだしも、そうではない「DD」を捉えて、しかも語頭部分に存在する「DD」を捉えて、薬剤等の商品の品番・規格・種別等を表すアルファベット2文字であるなどと理解するのは、些か奇異な話であります。本願商標の語頭部分「DD」は、単なる符号とか記号の類ではなく、何らかの意味ある言葉の略称・造語と理解するのが自然であり、素直であります。
そして、このような「DD」の文字が称呼上重要な位置を占める語頭部分にあることで、十分に商標の要部を構成する要素となり得るのであって、「DDチェッカー」全体として、一体の商標と理解され、常に「デイデイチェッカー」と称呼されるものと思料します。なお、仮に「DDチェッカー」の「DD」がある薬剤の識別コードをあらわすものと理解されたとしても、全体として「デイデイチェッカー」と称呼し、「ある薬剤DDの検査者」と観念するのが素直であり、単なる「チェッカー」の称呼及び「検査者」の観念とは明らかに異なるはずです。
 本願商標は一連に「デイデイチェッカー」と称呼して、語呂も良く、決して冗長になるものではありません。全体を淀みなく一気に称呼でき、称呼し易い商標です。しかも、具体的には何のことかはっきりしないものの、「DD検査者」の如き漠然とした一つの意味合いを生じさせ、具体的ではないにしろ、一つのまとまった意味合いを印象づけるものであり、これをあえて分断して「チェッカー」とのみ称呼するようなことは通常しません。分断は不自然であり、これを切り離したのでは何のチェッカーか分かりません(本願商標は、少なくとも「DDチェッカー」です)。分断したのでは、本願商標独特の固有名詞的な意味合い「デイデイチェッカー」「DD検査者」は把握できませんし、本願商標としての自他商品識別力を正確に発揮することもできません。
 本願商標は、あくまでも、「DD」と「チェッカー」とが組合わさって外観上まとまりよく一体となった商標「DDチェッカー」であって、単なる「DD(デイデイ)」でもなければ、単なる「チェッカー」でもありません。本願商標において文字の種類を変えたのは、これら「DD」と「チェッカー」を分断するためのものではありません。本願商標は、全体を一体に把握してこそ「DDチェッカー」「DD検査者」というような一つの固有名詞的な意味合いと称呼を生じるのであって、全体として一つの固有名詞的な意味合いと称呼を生じるところに特徴があります。漠然としたものではあっても、全体として一つの意味合いを把握できるのに、わざわざ前後を分断してその商標を2つに分けて把握するような仕方は、取引者・需要者が通常行うことはありません。一つの固有名詞的な意味合いを生じさせる本願商標は、全体として一つの自他商品識別機能を発揮するものであります。それ故、本願商標は、単に後段のみをとらえて「チェッカー」と称呼され取り引きされるようなことはなく、常に一連一体に「デイデイチェッカー」「DD検査者」と称呼・観念され取り引きされるものと思料します。
 よって、本願商標「DDチェッカー」は、単に「チェッカー」・「検査者」とのみ称呼・観念される引用各商標とは、商標の識別上重要な位置を占める語頭音の「DD」の有無により、明らかに識別でき、外観上は勿論、称呼・観念上も紛れることのない非類似の商標であると考えます。

(c-2) ところで審査官は、本出願人が先の意見書において掲げた、過去の商標登録例に関して、これらはいずれも本願とは事案を異にするばかりでなく、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、検討されるべきものであって、他の登録例の存在によって上記判断が左右されるものではありません、としております。
 しかし、同じような商標の構成態様を持つ登録併存例の存在が、本願商標を審査する上で全く参考にならないはずがありません。先の意見書において例示したものは、同じ薬剤に関する指定商品を共通にするものですが、その態様は、
 (A)登録4895394「PGガード」(第1号証)と
 (B)登録5018179「GUARD」(第2号証)。
 (C)登録3319495「TURF/ターフ」(第3号証)と
 (D)登録4692721「CCターフ」(第4号証)。
 (E)登録4492622「クラス/Class」(第5号証)と
 (F)登録4549623「FXクラス」(第6号証)。
というように、「アルファベット2文字+○○」と単なる「○○」という商標構成態様の点で共通しております(→「○○」部分は同一称呼を生じる文字を表します)。
 これは、何ら本願商標「DDチェッカー」と引用商標1,2の「チェッカー」「CHECKER」との関係と変わりありません。
 然るに、これらの併存登録例が現にあって、本願商標と引用商標1,2が併存できないとされる謂われは全くありません。これは、単に「事案を異にする」とか、「個別具体的」とかの定型文でかたずけられる問題ではありません。その様なことを言ったのでは、何のための商標審査か分かりません。今までの審査実務に束縛されることはないとしても、それなりの理由があってこれら併存登録例が存在する訳ですから、これら登録の事実を全く考慮することなく審査するのは、商標の審査を自ら否定するに等しいものだと思います(その結果、場当たり的な審査が横行することになります)。しかも、何十年も昔の話であるならば時代の変遷によって類否の状況も変わってくるということも言えるでしょうが、これらの登録例はまだせいぜいここ5~7年前後の例であり、「PGガード」(第1号証)に対する「GUARD」(第2号証)などの登録に至っては、つい数年前の話であります。
そして、本願商標と引用商標1,2の関係もこれら登録商標同士の関係と軌を一にするものであって、本願商標は同様に登録されて然るべきものと考えます。

(c-3) ところで、更に商標登録例を示すと、下記のような「チェッカー」「CHECKER」の文字を共通にする併存登録例が存在しております。
 記
 (G)第0695737号商標「チェッカー」(ロート製薬)(←引用商標1)(第7号証)と、
 (H)第4590776号商標「BCチェッカー」(フューチャー・ウエイブ)(第8号証)。
 これらは類似群:01C01 01C02 01C03 01C04(医療補助品等)を共通にします。
 (I)第4238456号商標「CHECKER」(米国法人)(第9号証)と、
 (J)第5181953号商標「OKチェッカー」(未来工業)(第10号証)。
 これらは類似群:11B01(レコード原盤と電気通信機械器具)を共通にします。

 この例などは、まさしく「アルファベット2文字+チェッカー」と「チェッカー」ないし「CHECKER」の併存登録例ということになりますが、これらの例においては、先に「チェッカー」「CHECKER」の登録があり、それにも拘わらず後願に係る「BCチェッカー」や「OKチェッカー」が登録されたというものです。これらの状況に鑑みれば、引用商標1,2の「チェッカー」「CHECKER」の存在があったとしても、本願商標「DDチェッカー」が登録されて何ら不思議はないはずです。「チェッカー」「CHECKER」と「BCチェッカー」や「OKチェッカー」は非類似だが、「チェッカー」「CHECKER」と「DDチェッカー」は類似するというのでは、理屈が通りません。非常な違和感を覚えます。それでは全く審査の統一がとれておりません。これではせっかく商標登録制度を利用し、それなりの費用と労力を掛けてでも商標登録を済ませておこうとする制度利用者の信頼を裏切ることになり、好ましくありません。審査の経験則上、「チェッカー」「CHECKER」と「BCチェッカー」や「OKチェッカー」が非類似というのであれば、本願商標「DDチェッカー」も「チェッカー」や「CHECKER」(引用商標1,2)とは非類似なはずであります。指定商品が薬剤関係においては、先の第1号証~第6号証に示すような併存登録例も存在しております。

(c-4) 更に附言しますと、本出願人は、下記の通り、1992年頃より食品関連試薬として、食品・調理器具、人の手指などから食中毒の原因となる大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラなどの細菌を検出するためのスタンプ培地(シリーズ製品名:DDチェッカー)を販売してきており、また、2005年からは食品の製造工程管理と品質管理を目的とした、乳酸菌を選択的に検出できる培地として、『DDチェッカー「生研」MBCP寒天培地』をラインナップしてきております。そして、この医薬品製造承認を取得したDDチェッカーシリーズを列挙すると、下記のとおりとなります。
                記
1992年 DDチェッカー(一般細菌・大腸菌群検出用)
1993年 DDチェッカー(真菌・腸炎ビブリオ検出用)
1994年 DDチェッカー(黄色ブドウ球菌検出用、MRSAスクリーニング用)
1995年 DDチェッカー(サルモネラ検出用)
1996年 DDチェッカー(食品真菌検出用,医療・医薬・化粧品一般細菌検出用)
1997年 DDチェッカー(緑膿菌検出用)
2000年 DDチェッカー(大腸菌・大腸菌群同時検出用)
2005年 DDチェッカー(MBCP寒天培地)

 この15年に及ぶDDチェッカーシリーズの歴史の中で、「DDチェッカー」は最早本出願人の取扱いに係る商品を表す商標として、取引者・需要者には相当に有名になってきているものと自負しておりますが、引用商標「チェッカー」「CHECKER」の所有者であるロート製薬からは、紛らわしいとする苦情をもらったことはありません。勿論、使用差し止め等の請求を受けたこともありません。
 それ故、これら「チェッカー」「CHECKER」と「DDチェッカー」が類似するというような認識はロート製薬自身も持っていないと思います。また、現実の取引市場においても、本願商標「DDチェッカー」と引用商標「チェッカー」「CHECKER」との間で出所の混同が生じたとする苦情はありません。よって、本願商標「DDチェッカー」を登録しても、引用商標1,2の所有者との間で今更問題となるようなことはありませんし、取引者・需要者に迷惑を掛けることもないはずです。

  【むすび】
 以上の次第でありますので、本願商標と引用商標1,2とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではなく、十分に登録適格性を有するものと思料します。
 よって、請求の趣旨の通り、「原査定を取り消す、本願の商標は登録をすべきものである」との審決を求める次第であります。

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(参考)ケース91の「審決」

 不服2009- 16241

 東京都中央区日本橋茅場町三丁目4番2号
 請求人         デンカ生研株式会社

 東京都千代田区神田須田町1丁目5番地 ディアマントビル2階 小川特許商標事務所
 代理人弁理士      小川 眞一

 商願2008-48609拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

 結 論
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。

 理 由
1 本願商標
   本願商標は、「DDチェッカー」の文字を標準文字により表してなり、第1類「科学的・医学的研究用の微生物用培地」及び第5類「診断用の微生物用培地,衛生検査用培地,その他の医療用培地」を指定商品として、平成20年6月19日に登録出願されたものである。
   
2 引用商標
   原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
  (1)登録第695737号商標は、「チェッカー」の文字を横書きしてなり、昭和39年7月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年1月21日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
  (2)登録第4007598号商標は、「CHECKER」の文字を横書きしてなり、平成6年10月19日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
   
3 当審の判断
   本願商標は、前記1のとおり「DDチェッカー」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、この構成文字全体より生ずると認められる「デイデイチェッカー」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。そして、欧文字2字が、商品の品番・型式等を表示するための記号・符号として類型的に使用されている場合があるとしても、上記のとおり、本願商標が一体的に構成されていること、「チェッカー」の文字が、「検査する物」程の意味合いを理解させるもので、その指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものとみるのが相当であることから、構成後半部の「チェッカー」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。また、他に、構成中の「チェッカー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「デイデイチェッカー」の一連の称呼のみを生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。したがって、本願商標より、「チェッカー」の称呼及び「検査者」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。

平成22年 5月25日

審判長  特許庁審判官 内山 進
     特許庁審判官 瀧本 佐代子
     特許庁審判官 板谷 玲子
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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#90

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「サムライン」9類 × 引用商標「SUNLINE」「サンライン」「サンラインスーパー」

1.出願番号  商願2009-47112
2.商  標  「サムライン」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第716760号、第728196号ほかの商標と類似する。

出願商標・商標登録第5277052号
出願商標・商標登録第5277052号
引用商標1・商標登録第0716760号
引用商標1・商標登録第0716760号
引用商標2・商標登録第0728196号
引用商標2・商標登録第0728196号
引用商標3・商標登録第1431231号
引用商標3・商標登録第1431231号

意見書における反論

【意見の内容】
(1)拒絶理由通知書において、本願商標は、下記1~3の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。
                 記
引用商標1 登録第0716760号(商公昭41-007684)9類ほか SUNLINE
引用商標2 登録第0728196号(商公平41-023621)9類ほか サンライン
引用商標3 登録第1431231号(商公昭54-047007)S34年法第11類 サンラインスーパー

 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2)本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、片仮名で「サムライン」と一連に書してなるものであり、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」などを指定商品とするものであります。
 これに対し、引用商標1~3はいずれも日立ライティング株式会社の所有に係るもので、引用商標1は欧文字で「SUNLINE」と書してなり、引用商標2は片仮名で「サンライン」と書してなり、また、引用商標3は片仮名で「サンラインスーパー」と書してなるものであり、共に本願とは共通の類似群11C01「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」ほかを指定商品とする登録商標であります。
 したがって、本願商標「サムライン」と、引用各商標の「SUNLINE」、「サンライン」、「サンラインスーパー」とは、外観上異なり、同一又は類似することはありません。

(3)また、本願商標の「サムライン」と引用商標の「サンライン」は、共に特定の観念を生じさせない造語であり、観念上比較すべくもないと思料しますが、敢えて意味合いを探れば、前者が「someline」に通じて「幾つかのライン(線、筋)」を観念させ、後者が「sunline」に通じて「太陽の(光の)ライン」などを観念させるものでありますから、両者は観念上も同一又は類似することはありません。

(4)そこで、称呼の点につき検討しますに、本願商標は、片仮名で「サムライン」と書した態様より、唯一「サムライン」の称呼を生じるものでありますが、引用各商標は、その態様より、いずれも「サンライン」の称呼を生じるものであります。
 したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上比較的重要な位置を占める第2音目において、比較的強く発声される「ム」と、第1音目の「サ」に吸収されて弱く発声される「ン」の差異を有するものであります。
 しかして、その差異音である「ム」は、「mu」と表記して明らかなように母音「u」を有し、口をすぼめて息を吐き出すように発声する音であるのに対し、「ン」は、「n」と表記して明らかなように、母音を伴わず口をつぐんで発声する音でありますから、その発声方法を異にする異質の音といえるものであります。
 そして、そのアクセントも、本願商標が一音一音明瞭に発音されて強弱の別なく「サ・ム・ラ・イ・ン」と称呼される傾向にあるのに対し、引用商標は2音目の「ン」の存在により、「サ」と「ラ」の音が引き立ち、前後を2音節に区切って「サン・ライン」と称呼される傾向にあるとともに、「サ」の音及び「ラ」の音(特に「サ」の音)が強く発音される傾向にあります。
 したがって、両者は、語感・語調を全く異にする異質の商標であって、十分に聴別し得るものと思料します。しかも、これら両者は一連に称呼しやすい5音という比較的短い音構成からなるものであり、そのため上記差異が全体に及ぼす影響は大きく、称呼上決して紛れることのない非類似の商標と思料します。
 そして何よりも後者の各引用商標は、「サン(sun)」の明るい響きと太陽のイメージが強烈であり、比較的おとなしく発声する本願商標の「サムライン」に比べ、明らかに異なった印象を与え、無理なく聴別できるものであります。
 特に、本願商標第1音節の「サム」(「some」に通じ、「いくらかの」等の意味を有する形容詞として馴染まれており、また、「男子の愛称(Sam)」としても日本人に馴染まれています)と引用商標第1音節の「サン」(「sun」「太陽」を直感させる言葉として日本人に馴染まれています)では、観念的にも明瞭な違いが出ることでもあり、日本人にとって慣れ親しんでいる「サム」という言葉と「サン」という言葉をそれぞれ第1音節に有する商標同士を区別できない訳がありません。繰り返しますが、普段から慣れ親しんでいる言葉だけに、「サム(some)(Sam)」と「サン(sun)」を、日本の取引者・需要者が称呼的に混同するはずはありません。
 以上より、両者は、称呼上も紛れることのない非類似の商標であると思料します。

(5)以上の次第ですので、本願商標と引用各商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も、比較的おとなしい印象を持つ本願商標と、サン=太陽のイメージが強調されて明るい印象を持たれる引用商標とでは、語感語調を異にし、聴者をして明らかに区別し得る非類似の商標であると考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#89

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「ラカントールゼロ」× 引用商標「ラカントール」

1.出願番号  商願2008-62705
2.商  標   「ラカントールゼロ」
3.商品区分  第30類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  商願2006-23988と類似する。

出願商標・商標登録願2008-062705
出願商標・商標登録願2008-062705
引用商標・商標登録願2006-23988
引用商標・商標登録願2006-23988

意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、本願商標「ラカントールゼロ」は、商願2006-23988「ラカントール」(第30類 調味料、沖縄県糸満市字塩平804番地 株式会社ビレモ沖縄)の商標(以下「引用商標」という)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、これが登録されたときには、商標法第4条第1項第11号に該当することになるとのご指摘を受けましたが、本出願人は、これに対し、意見を申し述べます。

(2) 引用商標を見ると、商標が「ラカントール」で、指定商品が第30類の調味料ですので、本願商標との関係においては、成る程、商標・商品ともに類似の範囲に属し、引用商標が登録された場合には、本願商標の登録は難しいであろうことは、容易に理解できます。
しかしながら、引用商標は、先願の地位を有する状態にあるとはいえ、この出願は既に1年以上も前の平成18年11月1日に登録査定がなされながら(同年11月11日に発送)、未だに商標登録料の納付がなされていない出願であり、本来であればとっくに出願却下処分が下されていてよい出願です。
 この引用商標については、もちろん小田審査官に責任があるわけではありませんが、この引用商標が先願の地位を有する状態となっているのは、御庁がいつまでもこの出願について却下処分を出さずに放置しているからであり、不作為の怠慢に起因するものであります。それ故、早々に引用商標の処分を確定していただいて、本願商標を速やかに登録査定いただくよう、強く要望いたします。

(3) 法律上は「登録査定の謄本の送達から30日以内に商標登録料を納付しなければならない」となっておりますが(商標法第41条1項)、一方で、出願人の請求により30日間は延長できることになっております(商標法第41条2項)。また、実務上は、登録査定の謄本の送達から30日を経過しても、職権により、さらに2ヵ月ほど納付の猶予を認めております。そして、このような猶予の期間が経過した後は、納付の催促をし、それでも納付しなければ、納付の意思無しとみて、その案件を直ちに「出願却下処分」にしてしまうのが通例であります。そして、このような取扱いの下においては、登録料の納付がない場合、登録査定から5ヵ月ほどで、出願却下処分がなされております。
 然るに、登録査定から1年以上も経つのに、この引用商標には未だに出願却下処分がなされておらず、これは、法律を誠実に執行すべき行政(特許庁)の怠慢ではないかと思います。法律上は、あくまでも、「登録査定の謄本の送達から30日以内に商標登録料を納付しなければならない」(商標法第41条1項)と規定されておりますので、登録査定から1年以上も経つ引用商標について、登録料未納にも拘わらず、いまだに出願却下処分がなされていないというのは、怠慢以外の何者でもないように思います。登録料未納の引用商標については早々に出願却下されるべきであり、そうでなければ、後願に係る出願人の権利を不当に制限することになり、また、国民の商標選択の余地を不当に狭めることになり、公平性の観点からも許されるべきものではありません。職権で延長するにしても、1年以上も延長というのは行き過ぎであり、そのような出願に基づいて本願商標を拒絶しようとするのは、著しく不条理であり、納得できません。
 何よりも、登録査定謄本発送後1年以上に亘る放置は、「登録査定の謄本送達後30日以内に登録料を納付しなければならない」とした法律の趣旨をないがしろにするものであり、許されるものではないと考えます。

(4) 以上の次第でありますので、本願商標は、引用商標を出願却下処分にした後、速やかに登録査定されるべきものであります。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次