マドプロからの米国保護拡張の際に出される最初の暫定拒絶理由をなるべく回避

マドリッド制度による国際登録出願では、1つの登録出願で多数の国での商標権を得ることができるというメリットがあります。ところが、国際登録出願の願書の記載内容は、各国様式の最大公約数的なところがありますので、各国の詳細な事情には対応できないというデメリットもあります。米国での商標登録には、連邦登録として公示される際に掲載される事項が幾つか決められており、マドリッド制度による国際登録出願の願書(MM2)には、それらの事項についての記載欄がありますが、その記載方法はルールを理解した上での英語での記載が必要なことから、一般には簡単ではなく国際登録出願に対しては高い確率で拒絶理由が打たれる傾向があります。このような記載事項の欠落や訂正についての比較的軽微な拒絶理由に対しては補正によって対処できますが、その応答には、米国弁護士 による応答が必要になります。

米国特許商標庁/USPTO Alexandria Virgina, USA

1.標章の説明(mark description)

標章についての説明を記載します。標章が文字列からなり、標準文字でない場合には、一般に”The mark consists of the stylized wording ABCDE.” (マークは様式化された文字”ABCDE”からなる。)また、図形からなる場合では、”The mark consists of a stylized drawing of ‘an ITEM'” (マークは様式化されたITEMの図形からなる。)などの記載も可能ですが、図形はより複雑な場合では、構成要素ごとに詳しく説明する記載が求められています。もし、標章が標準文字からなる場合には、原則、標章の説明は不要となります。説明は標章の全ての主要な部分について記載する必要があり、それは文字と図形の両方の部分を含みます。標章の説明は、マドリッド制度MM2のSection.9のMISCELLANEOUS INDICATIONSの欄で(e) Description of the markの(ii) Voluntary description of the markに記載可能です。もし(i)に記載すると国際出願室からの削除要請があると思われます。

色の請求(color claim)

標章が色を含む場合、標章の説明欄には、含まれる色を挙げ、標章のどこにそれらの色が現れるにかを説明します。従って、色を含む標章の場合、マドリッド制度MM2のSection.8のColor Claimedの欄で、(a)でcolor claimを行い、(b)でどこにそれらの色が現れるがを書き込むことになります。ただし、標準文字の場合は、Description of Markは不要となり、色の請求もできません。Color claimの記載は、色の要素が権利の対象なのかをはっきりさせるための記載で、色は権利に関係ない場合は、”Color is not claimed as a feature of the mark. ”色が権利に関係する場合には”The color(s) blue, light blue, aqua blue, dark blue, navy is/are claimed as a feature of the mark.”のような記載をします。TESSのデータベースでは、color claimの記載がmark descriptionの内容の一部となり、それぞれの色がどのような要素に現れるかも標章の説明に記載することになります。もし、黒、白、及び/または灰色が背景、輪郭、影、及び/または透明な領域を現し、それらが標章の一部ではない場合には、そのように説明に記載する必要があります。

2.翻訳(mark translation)

翻訳と音訳は英語以外の外国語での記載がある場合に必要であり、標章を構成する図形の一部に例えば片仮名が含まれる場合でも、翻訳及び音訳が必要となります。米国では知られていますのように、Doctrine of Foreign Equivalents(外国同義語の法理:TMEP 1207.01(b)(vi))とよばれるルールがあり、これは米国消費者の一部に馴染んだ言語における外国語とその英語の同義語は、類似として取り扱うという法理です。Thomas, 79 USPQ2d at 1025-26; see also In re Jos. Schlitz Brewing Co., 223 USPQ 45, 45-46 (TTAB 1983) (considering whether purchasers would be likely to translate the mark “KUHLBRAU” into its merely descriptive English equivalent, “cool brew”).この法理に従って類似と認定される商標もありますので、外国語には翻訳及び音訳が必要となります。特に音訳はできても、その言語での意味が生じない場合には、”has (having) no meaning in a foreign language.”と記載します。マドリッド制度MM2のSection.9のMISCELLANEOUS INDICATIONSの欄で”(b) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties;”の部分に翻訳を記載できます。

音訳(mark transliteration)

漢字や平仮名、カタカナで書かれた文字をどのように読むのかを記載します。たとえば”夏の思い出”の文字商標では、”The transliteration of the non-Latin characters in the mark is”NATU NO OMOIDE””のように記載されます。典型的には、音訳と翻訳が結合した記載が使われます(Ex.”The non-Latin characters in the mark transliterate to “Asahi” and this means “Rising Sun” in English.”)。マドリッド制度MM2のSection.9のMISCELLANEOUS INDICATIONSの欄で”(a) Transliteration of the mark”の部分に音訳を記載できます。

3.権利不要求(disclaimer)

権利不要求は、商標権者は商標の一部について独占的な使用をしないとする主張になります。どのような部分が権利不要求となる登録できないか部分となるのかというと、商品や役務の名称や、出所を表示しないもの、商品や役務の単なる記述や誤った記述、商標や役務の主に地理的な記述であるものなどが該当します。名字は一般的に権利不要求の対象となりないとされています。例えばハンドクリームの指定商品で、商標”○○○ cream”の”cream”の部分です。権利不要求の記載方法は、典型的には”No claim is made to the exclusive right to use ____________ apart from the mark as shown.”と記載します。企業の法人格を示す部分やその短縮名称(e.g., Corporation, Corp., Co., Inc., Ltd., etc.) 或いは家族的な企業構造部分(e.g., “& Sons” or “Bros.”)は権利不要求となります。外国語の文字が翻訳した場合に権利不要求となる場合には、その外国語の文字も権利不要求となります。この場合の記載は、”No claim is made to the exclusive right to use the non-Latin characters that transliterate to “[specify Latin character transliteration]” apart from the mark as shown.”となります。マドリッド制度MM2のSection.9のMISCELLANEOUS INDICATIONSの欄で”(g) The applicant wishes to disclaim protection for the following element(s) of the mark:”のところにdisclaimerを記載することが可能です。

文字結合商標の権利不要求

2つ以上の文字を結合した商標は、原則、権利不要求とはなりません (e.g., BOOKCHOICE, PROSHOT, MAXIMACHINE, and PULSAIR)。また、2つ以上の文字の同じスペルを重ねた言葉(Telescoped Words)からなる商標も原則、権利不要求とはなりません (e.g.,HAMERICAN, ORDERECORDER, SUPERINSE, VITAMINSURANCE, and POLLENERGY)。結合文字商標がハイフンで分離されている商標も原則、権利不要求とはなりません(”TIRE-X”for tireの”tire”)。また、ハイフン以外のアスタリスク (e.g., RIB*TYPE), スラッシュ (e.g., RIB/TYPE) or 上付きのピリオド(e.g., RIB°TYPE) なども同様に原則、権利不要求とはなりません。ただし、ハイフンで分離されていても、全体として識別力がないものとされて全体として権利不要となることがあります(OVER-COATは”OVERCOAT”が権利不要求になります。)。

4.標準文字(standard character letters)

米国での保護拡張に標準文字を用いる場合には元の国際出願も標準文字を採用していることが必要であり、従って本国登録、日本国民の場合には基礎となる日本出願も標準文字で登録している必要があります。米国商標に採用できる標準文字は、ウエブ上にリストがあり、ラテン文字や数字なども含まれていますが、漢字、片仮名、平仮名は含まれていません。米国での保護拡張では、マドリッド制度MM2のSection.7のMarkの欄で、(c) The applicant declares that he wishes the mark to be considered as a mark in standard charactersのチェックボックスにチェックを入れます。

5.指定商品・指定役務(goods and services identification)

日本からの国際登録出願の指定商品・指定役務は、広い言葉の選択での商品役務の指定が行われる傾向があり、多くの場合で、その区分全部の商品役務を指定していたりしますが、このような指定は米国での保護拡張には認められないことになります。従いまして、日本からの国際登録出願が単に元出願の翻訳で商品役務の指定をしている場合には、審査官は補正を求めることになります。米国での保護拡張の際に、指定商品・指定役務の補正を受けずに審査を通過させることは難易度が高い作業ですが、マドリッド制度MM2のSection.10のGoods and Servicesの欄で、(b) The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties, as follows:の欄にチェックを入れて、米国だけ異なる形式での指定が可能です。この場合、指定商品・指定役務の記載を日本の基礎出願の範囲から同じかより狭い範囲に限定する必要あります。米国のID Manualに従った何度か同じ指定商品や指定役務での登録が既にある場合は、それを複写することでも良いように思います。

Auditとの関係

日本からの国際登録出願では、登録時の使用宣誓書の提出が不要で、最初の使用宣誓書の提出が5-6年目の提出時期の際となります。ところが、日本の登録で商標が不使用の指定商品や指定役務があってもそれだけでは問題を生じさせない制度になっていますが、米国では不使用の指定商品や指定役務は登録上は存在しないことになっていますので、5-6年目の使用宣誓書の提出の際に、実際に使用していない商品役務を削除しておかないと検査(Audit)に引っかかるおそれがあり、登録が取り消しになったり、2020.7時点で準備されている法改正の後になりますが補正する際に費用(1区分 250USドル)を求められたりもします。

6.法人の記載(Entity Clarification)

法人格の表記については、疑義が生じないように記載することが求められ、特に日本からの国際登録出願では、例えばCo.Ltd.を入れた記載をする場合に、Examining Attorneyが質問することがあります。マドリッド制度MM2のSection.2のApplicantの欄で,(f) Other indications (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United States of America; のところで(ii)のlegal nature of the legal entity:の欄で”Corporation”と記入し、– State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:”Japan”と記入すれば日本法人であることが分かります。

7.団体商標、証明標章(Collective Certificate or Guarantee mark)

団体商標や証明標章を国際登録によって権利化することも可能で、マドリッド制度MM2のSection.9のMISCELLANEOUS INDICATIONSの欄で(d) Where applicable, check the relevant box or boxes below:Collective mark, certification mark, or guarantee markのチェックボックスにチェックを入れます。米国での保護拡張の際には、宣誓書を提出することになりますが、次の文章をMISCELLANEOUS STATEMENTとして提出することでも、手続完了にすることができます。例えば団体商標の場合には、”As of the application filing date, applicant has had a bona fide intention to exercise legitimate control over its members’ use of the collective mark in commerce that the United States Congress can regulate. Applicant’s bylaws or other written provisions specify the manner of control, or intended manner of control, of the use of Applicant’s mark by its members. ”という主張をする必要があります。また、団体員についても明らかにする必要があり、出願人と団体員との関係や、制約の仕方などについても説明します。証明標章の場合には、”as of the application filing date, the applicant has had a bona fide intention to exercise legitimate control over the use of the certification mark in commerce that the United States Congress can regulate; he/she believes the applicant to be entitled to exercise legitimate control over the use of the mark in commerce that the United States Congress can regulate; applicant will not engage in the production or marketing of the goods or services to which the mark is applied;”という主張をする必要があります。また、出願人は証明の基準についてのコピーを提出する必要があります。

米国特許商標庁(USPTO) 商標_動画 (embedded) vol.17

1.Madrid Protocol: Applications originating from the United States, 1:29:31

商標登録insideNews: 香港の改正商標条例が成立、国際商標登録制度の導入に向けて前進 | ジェトロ

香港政府は6月19日、「2020年商標(改正)条例」を成立させ、官報に掲載した。今回の改正では、香港において「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」(以下、マドリッド議定書)を適用する内容が盛り込まれた点が注目される。

情報源: 香港の改正商標条例が成立、国際商標登録制度の導入に向けて前進(香港) | ビジネス短信 – ジェトロ

【コメント】FAQの最後のところに、”We plan to implement the international registration system in Hong Kong SAR in 2022-23 the earliest.”とありましたので、香港は2022年か23年には、マドリッド制度への参加を予定しているとしています。

《2020年商標(修訂)條例》全文
2020年改正商標条例(English)
常見問與答 (PDF格式)(FAQ pdf.format)
FAQs in English

商標登録insideNews: WIPO data reveals rise in international trademark applications originating from Africa | Inventa International

WIPO recently released its annual 2019 statistics, which revealed a record year in terms of international IP rights. This article focuses on international trademark applications coming from Africa.The Madrid Protocol on the International Registration of Marks (1989) currently has 106 members, covering 122 countries. In Africa, the Madrid Protocol has 22 members over 38 countries, due to the participation of the African Intellectual Property Organisation.

情報源: WIPO data reveals rise in international trademark applications originating from Africa – Inventa International

情報源: About the WIPO IP Statistics Data Center

商標登録insideNews: 天災としてのCOVID-19の集団発生による期限を満たせなかった場合の免除(参考訳) | 経済産業省 特許庁

情報源: 天災としてのCOVID-19の集団発生による期限を満たせなかった場合の免除:第5規則の下要求されている証拠書類の提出の免除(参考訳) | 経済産業省 特許庁

COVID-19による免除(参考訳)
1. WIPO国際事務局はマドリッド制度のユーザーに対し、COVID-19の集団発生による期限を満たせなかった場合について更なる救済を提供するために、マドリッド協定議定書に基づく規則第5規則(以後「規則」という。)に基づき取られた措置をお知らせしたい。
2. No. 7/2020のお知らせに記載されているように、出願人、名義人及び官庁はWIPO国際事務局に対する通信の期限を満たせなかったことから免除される可能性がある。COVID-19の集団発生により世界的に様々な段階で通信を中断されたことは広く知られている。従って、WIPO国際事務局は、COVID-19に関連する事柄を引用した第5規則の下で行われたいかなる要求についても有利に扱い、また出願人、名義人または官庁に対しそれに関して証拠の提出を要求しない。
3. 第5規則は、規則もしくは条約に則った期限に対しWIPO国際事務局に対するいかなる通信にも適用する。例えば、国際出願もしくは事後指定の通知、もしくは暫定拒絶通報、もしくは出願人、名義人または官庁の国際出願もしくは記録の申請の不備 の通信に適用される。
4. マドリッド制度の下で許容可能な支払方法(例えば、WIPO国際事務局の当座預金からの引き落としの指示もしくはWIPO銀行または郵便口座への送金による支払い)はWIPO国際事務局への通信を要求する。従って、第5規則は、国際登録の更新に対する料金支払いの猶予期間を含む、WIPO国際事務局に対するいかなる料金の支払い期限についても適用される。
5. 出願人、名義人または官庁は、第5規則の下には6ヶ月の期限があることに留意されたい。結果として、関連する期限の満了日から6ヶ月以内にWIPO国際事務局が通信、指示、もしくは支払いを受け取れるよう早急な手段を講じるよう推奨される。
6. 最後に、WIPO国際事務局は出願人、名義人及び官庁に、引き続き開庁し、国際出願と記録の申請処理は続けており、またWIPO事務局に対し電子的手段によって通信することを推奨することを知らせたい。特に、No. 11/2020のお知らせに記載したとおり、出願人及び名義人はMadrid Portfolio Manager1もしくはContact Madrid online service2を通じて請求を提出し、WIPO国際事務局への他の通信を送付することができる。また、出願人及び名義人は他の通信手段、即ち、e-Payment3、e-Renewal4、e-Subsequent designation5といった他のオンラインサービスを、請求を提出しそしてクレジットカードで支払うために利用することもできる。
COVID-19による免除(原文)
Madrid Protocol Concerning the International Registration of Marks
Excuse from Failure to Meet a Time Limit Due to the COVID 19 Disease Outbreak as a Natural Calamity: Waiver of the Submission of Evidence Required under Rule 5 of the Regulations
1. The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) wishes to inform users of the Madrid System of measures it has taken under Rule 5 of the Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (hereinafter referred to as “the Regulations”), with a view to providing further relief in cases of failure to meet a time limit due to the COVID‑19 disease outbreak.
2. As recalled in Information Notice No. 7/2020, applicants, holders and Offices may be excused from failure to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau of WIPO. It is widely known that the COVID‑19 outbreak has interrupted communications worldwide, to various degrees. Accordingly, the International Bureau of WIPO will treat favorably any request made under Rule 5 of the Regulations citing COVID‑19 related issues and not require that applicants, holders or Offices submit evidence in respect thereof.
3. Rule 5 of the Regulations applies to any communication addressed to the International Bureau of WIPO for which there is a time limit under the Regulations or the treaty. For example, it applies to a communication in which an Office transmits an international application or a subsequent designation or notifies a provisional refusal, or in which an applicant, a holder or an Office remedies an irregularity in an international application or in a request for recording.
4. Acceptable modes of payment under the Madrid System require a communication addressed to the International Bureau of WIPO (e.g., instructions to debit from a current account with the International Bureau of WIPO or a payment by transfer to a WIPO bank or postal account). Accordingly, Rule 5 of the Regulations applies to the time limit to pay any fee to the International Bureau of WIPO, including the period of grace to pay the fees for the renewal of an international registration.
5. Applicants, holders and Offices are reminded that there is a six‑month limitation under Rule 5 of the Regulations. Consequently, they are encouraged to take prompt action so that the International Bureau of WIPO receive the communication, instruction or payment no later than six months from the expiry of the time limit concerned.
6. Finally, the International Bureau of WIPO wishes to remind applicants, holders and Offices that it remains open and continues to process international applications and requests for recording and encourages them to address communications to the International Bureau of WIPO by electronic means. In particular, as recalled in Information Notice No. 11/2020, applicants and holders may present requests and send other communications to the International Bureau of WIPO by using the upload function in the Madrid Portfolio Manager1 or through the Contact Madrid online service2. They may also use other online services, namely, e‑Payment3, e‑Renewal4 and e‑Subsequent designation5, to present requests and pay by credit card.

Helpdesk News 商標_動画(embeddeed)

1. Webinar on the Madrid System_ 14 Jan 2020, 1:01:27

2. Webinar: Protecting IP in Retail sector in SEA – 6 Sep 2019, 51:38

商標登録insideNews: Malaysia Joins the Madrid System | WIPO

マレーシアは2019年12月27日からマドリッド制度による国際登録出願を開始しています。日本からも指定できます。

Malaysia Joins the Madrid System September 27, 2019On September 27, 2019, the Government of Malaysia deposited its instrument of accession to the Madrid Protocol with WIPO’s Director General, making Malaysia the 106th member of the Madrid System, which now covers 122 countries. The Protocol will enter into force for Malaysia on December 27th, 2019.

情報源: Malaysia Joins the Madrid System

商標登録insideNews: Samoa Joins the Madrid System | WIPO

On December 4, 2018, the Government of Samoa deposited its instrument of accession to the Madrid Protocol with WIPO’s Director General, making Samoa the 103rd member of the Madrid System, which now covers 119 countries. The Protocol will enter into force for Samoa on March 4, 2019.

情報源: Samoa Joins the Madrid System

WIPO Director General Meets Samoa’s Minister for Commerce, Industry and Labor, 2:04

商標登録insideNews: Malawi Joins the Madrid System | WIPO

Malawi Joins the Madrid SystemSeptember 25, 2018On September 25, 2018, the Government of Malawi deposited its instrument of accession to the Madrid Protocol with WIPO’s Director General, making Malawi the 102nd member of the Madrid System, which now covers 118 countries. The Protocol will enter into force for Malawi on December 25, 2018.

情報源: Malawi Joins the Madrid System

アフリカ東部内陸部に位置するマラウイは、マドリッド制度に加入します。マドプロでの利用可能日は、2018年12月25日に予定されています。

商標登録insideNew: 100 Members and Counting: Madrid System Welcomes Indonesia|WIPO

インドネシアがマドリッド制度(マドプロ)の100番目の加盟国へ。2018年1月2日から出願可能へ。

In a landmark moment in Madrid System history, the Government of Indonesia has deposited its instrument of accession to the Madrid Protocol with WIPO’s Director General, making Indonesia the 100th member of the Madrid Union. The Protocol will enter into force for Indonesia on January 2, 2018.

情報源: 100 Members and Counting: Madrid System Welcomes Indonesia

商標登録insideNews: WIPOへのお問い合わせ・各種様式の提出は、新しいContact Madridサービスをご利用ください | 経済産業省 特許庁

新しいContact Madridのオンラインコミュニケーションサービスにより、マドリッド制度のカスタマーサポートが一層充実します。当該サービスを利用することにより、24時間 365日いつでもWIPOへのお問い合わせ、各種様式または応答書類の提出ができます。

情報源: WIPOへのお問い合わせ・各種様式の提出は、新しいContact Madridサービスをご利用ください | 経済産業省 特許庁

Contact Madrid

情報源: Contact Madrid

商標登録insideNews: Madrid timeline: August 2018 – Rishad Bathiudeen

Sri Lanka has appointed an eminent legal personality and a time-honoured expert in Intellectual Property (IP) to lead the country’s historic accession to the international trademark system called the Madrid Protocol. And the accession is slated to be completed by August next year. “We thank you for your contribution to the development of our intellectual … Continue reading Madrid timeline: August 2018 →

情報源: Madrid timeline: August 2018 – Rishad Bathiudeen

[コメント]スリランカがマドリッド制度に加盟のための準備を始めたているとの記事になります。2018年加盟予定だそうです。現在99か国ですので、100か国目と予想されます。