米国商標実務 使用についての供述書・宣誓書

米国で商標権を取得する際には、使用見本を提出する手続が大別して2つあります。1つは、出願の基礎(Filing basis)を§1とする場合で、1a(Use in commerse)に対しては願書に添付する書類であり、1b(Intent to use/ITU)に対しては、権利を成立させるために使用の申立(allegation of use)を追加して提出することになります。もう1つは、5-6年目、9-10年目の使用継続のための使用宣誓書(Declaration of Use)の提出で、これは権利化後の権利維持のための手続です。

使用の申立(Allegation of use)

使用の申立(allegation of use)は、1bの出願の基礎を完了させる手続であり、その提出時期で名称が変わります。使用の申立は、出願の公告前であれば、使用の補正(Amendment of allege use)という形式となり、許可(通知)の後であれば、使用供述書(Statement of use/ SOU)という形式になります。出願の公告後から許可の前は、使用の申立についての書類を提出することはできないので、停止期間(Blackout period)と呼ばれています。

この使用の申立(allegation of use)で提出する書類/情報は、使用の補正(Amendment of allege use)であっても使用供述書(Statement of use)でもその内容は同じで、また所定の費用(100USD per class)を払うことも必要です。使用の申立の際には、使用についての2つの日付を記入する必要があり、1つはどこかでの最初の使用日(the date of first use anywhere)と、もう1つは州際通商での最初の使用日(the date of first use in commerce)です。なお、州際通商での最初の使用日がどこかでの最初の使用より早くなることはありません。また、これらの使用日は区分ごとに設定できます。使用供述書の提出が許されている時点よりも遅い日を州際通商での最初の使用日とすることはできないルールとなっています。

使用の宣誓(Declaration of use)

使用の宣誓は、権利を維持するために、5-6年目、9-10年目(19-20年目及び以降の更新時)にSection 8の宣誓書を提出します。5-6年目の際に提出する使用宣誓書は、出願の基礎に拘わらず全ての登録された商標について、提出する必要があり、外国登録の出願の基礎(44d)とマドリッド制度の国際登録出願(66a)では、最初の使用見本を提出する機会となり、出せない場合には権利が失効します。使用できないことについて正当な理由がある場合には、Excusable Nonuse(許される不使用)の申請をします。これらの書類の提出には、TEAS(電子ファイリングシステム)が使用されます。使用の宣誓に問題となりことが多いのが権利者情報に関するものであり、権利が譲渡されたり、企業名が変更されている場合には、これらを正しい情報に直す必要があります。また、使用の宣誓をする場合に、必要なのは使用していない商品や役務を削除することです。不使用の商品・役務が削除されていない場合には、第3者が権利取消の審判請求をすることがあり、或いは検査制度(Audit System)で使用見本を提出していない商品・役務についての再度の使用見本の提出を求められた場合に、不使用である場合には見本を出すことはできないので権利失効を防ぐには商品役務の削除となりますが、2020年7月には削除費用が必要となる予定であり、その削除費用は100USD per goods の予定です。

米国商標実務 商標使用の証拠としてのウエブページ

インターネットで製品についての情報を提供することが一般化した今日では、米国での登録時、5年目―6年目、9年目―10年目に提出する商標の使用を証する使用見本(Specimen of use)としてWebsiteのスクリーンショットが多く利用されています。

ウエブページは、商標の使用を証する使用証拠として、商品と関連したディスプレイ(商品表示)”display associated with the goods”を次の場合に構成します。その条件とは、i) 指定商品の画像若しくは文章を含み、ii)その商品と関連して商標が示されており、iii)その指定商品を注文する手段が提供されていることの3点です。また、2019年12月21日施行のルール改正では、そのページのURLとアクセス若しくは印刷をした日を記載することが必要となっています。ウエブページは本人のものでなくとも良く、第三者の商品販売のページ(例えば、Amazon, 楽天グローバルなど)でも利用できます。商標は商品との関連で顕著に配置されることが必要で、特に重要なのは、オーダーリングインフォメーション(注文情報/Ordering Information)につながるボタン(order, shopping cart/bagのボタンやリンク、製品からオーダーページへのリンクと”Buy Online Now”の文字)や、これに類する情報(オーダー用の電話番号、例えば”Call 1-800-xxx-xxxx to Order Now”の表示)等がそのページに配置されていることです。このオーダーリングインフォメーション(注文情報)がないウエブページは、単なるプロモーション用のページであり、売買ができないページでは商標の使用を証する使用証拠としては十分ではありません。また、証明すべき商標が、単にURLの文字列に過ぎない場合や、パンくずナビゲーションの文字に過ぎない場合などでは、その商品と関連して商標が示されるという要件が満たさないと考えられています。”Where to Buy”ボタンは単に売り先の情報を提供するに過ぎないものとして、それだけでは十分ではないとされています。また、電話番号や電子メールアドレスが、もし商標権者若しくは商標出願人へのお問合せ情報に過ぎない場合には、指定商品を注文する手段が提供されていないと判断されます。

Example 6, Mark: BROOKS BROTHERS, From TMEP
Example 11, Mark: RING IN THE NEW YEAR WITH OUR RINGS, From TMEP

米国商標制度での商標の使用は州際通商(interstate commerce)についての使用になりますから、州と州の間の取引或いは州と外国との間の取引についての使用が必要です。例えば、ある商品が日本だけで流通している場合は、州際通商とはならないので、その商品が全米のどこかの州に販売若しくは搬入されるまで待つ必要があります。また、使用証拠の対象となる使用は、恒常的な商標の使用であり、権利の維持のために使用されたものは適さない証拠となります。商品については、商標が商品に付されていて且つその商品が販売若しくは搬送されることが必要で、役務については、その役務の販売または広告で商標が表示され且つ役務が州際通商で行われることが必要です。