フィリピン商標の権利維持と使用宣誓書

フィリピンでの商標権を維持するためには、次の予定でフィリピン知的財産庁(IPOPH)に実際の使用の宣誓書(DAU)を提出する必要があります。

実際の使用の宣誓書(DAU)を提出できる期間

  1. 3rd year DAU 国内出願の出願日から3年以内、若しくは国際登録日若しくは事後指定日から3年以内
  2. 5th year DAU 商標の登録から5年目の日から1年以内、若しくは保護の認容(保護認容声明に表示された日)から5年目の日から1年以内
  3. Renewal DAU 更新日から1年以内(2017.1.1以降に更新されたもの(更新申請日には依存しない。)に限る。)
  4. Mid-Renewal DAU 各更新日から5年目の日から1年以内

1.の国内出願の出願日から3年以内、若しくは国際登録日若しくは事後指定日から3年以内の実際の使用の宣誓書(DAU)を提出は、1回に限り6ヶ月の延長を請求することができます。2.~4.は期間延長がありません。3.と4.の更新日は国際登録(マドプロ)の更新日も含まれます。マドプロでフィリピンを指定した国際登録の更新時には、国際事務局に更新手続をして、IPOPHにDAUを提出することになります。更新時の宣誓書提出の期間や起算日が米国(9-10yr:米国登録が起算)とは異なっていることには注意しましょう。

実際の使用の宣誓書に添付される証拠

実際の使用の宣誓書(DAU)の証拠としては、ラベル、写真(標章を明示した容器の表示)、その他の使用の証拠を添付することができます。もし使用できないことに理由がある場合には、不使用について正当な理由を述べる不使用の宣言書(DNU: Declaration of Non-Use: RULE 211)を直接フィリピン知的財産庁に提出することもできます。標章の実際の使用又は標章の不使用の宣言は、名義人の承認したフィリピン在住の代理人が提出しなければなりません。

RULE 210. Evidence of Actual Use
RULE 210. Evidence of Actual Use. – The following shall be accepted as proof of actual use of the mark:
(a) labels of the mark as these are used;
(b) downloaded pages from the website clearly showing that the goods are being sold or the services are being rendered in the Philippines;
(c) photographs (including digital photographs printed on ordinary paper) of goods bearing marks as these are actually used or of the stamped or marked container of goods and of the establishment/s where the services are being rendered;
(d) brochures or advertising materials showing the actual use of the mark on the goods being sold or services being rendered in the Philippines;
(e) receipts or invoices of sale of the goods or services rendered or other similar evidence of use, showing that the goods are placed on the market or the services are available in the Philippines;
(f) copies of contracts for services showing the use of the mark.

The Director may, from time to time, issue a list of acceptable evidence of use and those that will not be accepted by the Office.

実際の使用の宣誓書の提出のための政府機関費用

通貨:PHP 中小企業 SMALL ENTITY (Less than 100M worth of assets) 大企業 BIG ENTITY (More than 100M worth of assets)
3rd year DAU (per class) 900.00 1,920.00
5th year DAU (per class) 1,100.00 2,400.00
Renewal DAU (per class) 1,100.00 2,400.00
Mid-Renewal DAU (per class) 1,100.00 2,400.00

TRADEMARK MAINTENANCEAll issued trademarks are subject to maintenance fees or annual fees, which must be paid to maintain the trademark in force.

情報源: Trademark Maintenance – IPOPHL

Form of declaration of actual use (pdf)

商標登録insideNews USPTO Regulations.gov – Rule Document:

情報源: Regulations.gov – Rule Document

In accordance with the memorandum of January 20, 2017, from the Assistant to the President and Chief of Staff, entitled “Regulatory Freeze Pending Review,” this action delays the effective date of that final rule 60 days from the date of the January 20, 2017 memo. The effective date of the January 19, 2017 final rule, which would have been February 17, 2017, is now March 21, 2017. The 60-day delay in the effective date is necessary to give agency officials the opportunity for further review of the issues of law and policy raised by the rule.

使用宣誓書については、追加の証拠の提出を求めることができるとするルールが2月17日からスタートする予定でしたが、3月21日まで延期されます。

追加の使用証拠の提出のページ

商標登録insideNew: 米国特許商標庁(USPTO)へのSec. 8 and Sec.71使用宣誓書についての改正

Chicago Downtown
Chicago Downtown

米国特許商標庁(USPTO)は、商標登録の正確性を維持するため、Sec.8 and Sec.71の使用宣誓書について、不使用について正当な理由がある場合を除いて、情報、証拠物、宣誓書などを求めることができると改正します。Sec.8の使用宣誓書は、登録商標の使用を証するために必要とされる宣誓書であって、米国登録日から5年目と6年目の間と、9年目と10年目の間に提出すべき書類です。Sec.71の使用宣誓書は、マドリッド制度を利用した国際登録出願に基づいて、必要とされる宣誓書であって、米国の登録から5年目と6年目の間と、9年目と10年目の間に提出すべき書類です。例えば、マドリッド制度を利用して米国への保護の拡張を図った場合、登録時の使用宣誓書が不要であるため、Goods and services Indentificationが適正であればそのまま登録になることもありますが、今回の改正で、日本の実務のように或る類の例えば7類似群コード以内の商品を指定していた場合でも、米国の商標審査官が登録の指定商品群が広範囲すぎると思えば、使用について証拠を追加して提出する必要があり、適切なSec.8(71)の使用宣誓書を提出できなければ商品削除となるものと思われます。今回の規定は2017年2月17日から施行されます。

FR vol. 82, No. 12 6259~

米国、使用宣誓の証拠としてのウエブページ

インターネットで製品についての情報を提供することが一般化した今日では、米国での登録時、5年目―6年目、9年目―10年目に提出する商標の使用を証する使用証拠としてWebsiteのスクリーンショットが多く利用されています。

ウエブページは、商標の使用を証する使用証拠として、商品と関連したディスプレイ(商品表示)”display associated with the goods”を次の場合に構成します。その条件とは、i) 指定商品の画像若しくは文章を含み、ii)その商品と関連して商標が示されており、iii)その指定商品を注文する手段が提供されていることの3点です。また、2019年12月21日施行のルール改正では、そのページのURLとアクセス若しくは印刷をした日を記載することが必要となっています。ウエブページは本人のものでなくとも良く、第三者の商品販売のページ(例えば、Amazon, 楽天グローバルなど)でも利用できます。商標は商品との関連で顕著に配置されることが必要で、特に重要なのは、オーダーリングインフォメーション(注文情報/Ordering Information)につながるボタン(order, shopping cart/bagのボタンやリンク、製品からオーダーページへのリンクと”Buy Online Now”の文字)や、これに類する情報(オーダー用の電話番号、例えば”Call 1-800-xxx-xxxx to Order Now”の表示)等がそのページに配置されていることです。このオーダーリングインフォメーション(注文情報)がないウエブページは、単なるプロモーション用のページであり、売買ができないページでは商標の使用を証する使用証拠としては十分ではありません。また、証明すべき商標が、単にURLの文字列に過ぎない場合や、パンくずナビゲーションの文字に過ぎない場合などでは、その商品と関連して商標が示されるという要件が満たさないと考えられています。”Where to Buy”ボタンは単に売り先の情報を提供するに過ぎないものとして、それだけでは十分ではないとされています。また、電話番号や電子メールアドレスが、もし商標権者若しくは商標出願人へのお問合せ情報に過ぎない場合には、指定商品を注文する手段が提供されていないと判断されます。

Example 6, Mark: BROOKS BROTHERS, From TMEP
Example 11, Mark: RING IN THE NEW YEAR WITH OUR RINGS, From TMEP

米国商標制度での商標の使用は州際通商(interstate commerce)についての使用になりますから、州と州の間の取引或いは州と外国との間の取引についての使用が必要です。例えば、ある商品が日本だけで流通している場合は、州際通商とはならないので、その商品が全米のどこかの州に販売若しくは搬入されるまで待つ必要があります。また、使用証拠の対象となる使用は、恒常的な商標の使用であり、権利の維持のために使用されたものは適さない証拠となります。商品については、商標が商品に付されていて且つその商品が販売若しくは搬送されることが必要で、役務については、その役務の販売または広告で商標が表示され且つ役務が州際通商で行われることが必要です。

米国商標の使用宣誓と虚偽(fraud)行為

米国では、虚偽の行為で得た権利は行使できないというルールがあり、特許ではinequitable conductとして例えばIDS(Information Disclosure Statement)の開示が不適切な場合には、侵害訴訟で権利が存在していても権利行使できないとなります。商標でも同じ知的財産ですので、不正な行為に対しては権利失効となるのが原則です。仮に使用証明として提出した写真が実際には存在しない合成写真であった場合には、状況証拠として意図的なところも露呈しますので、権利失効となることは確実と思います。継続的使用についての宣誓書で使用すると記載した商品・役務に不使用のものがある場合はどうなるでしょうか?

Chicago downtown

判例としてMedinol standardを破棄したIn re Bose Corporation decision, 580 F.3d 1240, 91 USPQ2d 1938 (Fed. Cir. 2009)事件の内容が現段階(2016年5月時点)のルールとされていると思います。Bose事件では、Hexawaveの商標出願に対しBose社が自社のWaveという商標登録と類似であると異議申し立てを行い、その異議のHexawave社からの反訴訴因として、もう製造していない商品(Audio tape recorders and players)を含むことをそのカウンセルが知るべきであったものであり、Bose社が虚偽行為で更新をしたというものでした。カウンセルは、製造を中止しているが、商品の修理などがあるので市場で使用されていると考えていました。それ以前のMedinol standard(Medinol v. Neuro Vasx, Inc., 67 U.S.P.Q.2d 1205 (T.T.A.B. 2003))では、いわゆるshould-have-known standard(知るべきであった基準)が適用され、不使用の商品を含む更新は権利取り消しという厳しいルールでしたので、TTABはBoseの権利失効を審決しました。しかし、控訴審でのCAFCでは、USPTOに対する虚偽行為の判断基準は、should-have-known standardではなく、clear and convincing(疑いようのない) standardであると認定し、USPTOを騙そうとする意図は十分に証拠立てされておらず、権利失効ではないと審決差し戻し判決をしています。

CAFC, Washington DC
CAFC, Washington DC

使用宣誓書が虚偽であり米国特許商標庁を騙す意図があったとするためには、単なる誤記で不使用の商品・役務が混ざったとするには、十分ではないと考えられます。しかしながら、不使用の商品・役務が混ざることを知っていて、意図的に代理人に指示したというような証拠が発見されれば、権利行使できないことになる可能性は否定できません。実務的に、すべての使用宣誓書の提出時(ITUの登録時、5-6年の使用宣誓、10年毎の更新時)に不使用商品や不使用役務の補正による削除が必要となることは知っておくべきことと考えます。米国商標制度では、登録商標の指定商品、指定役務に不使用の商品・役務が混ざっていても良いのはなく、不使用の商品・役務が混ざっていては権利失効の可能性が残ることになります。

米国特許商標庁は5-6年の使用宣誓を対象に、使用宣誓書の検査制度(Proof of Use Audit Program)を始めています。これは抜き打ちで使用宣誓書の証明書の出ていない残った商品に追加の使用証拠を提出させるものです。詳しくは使用証拠の検査制度を参照ください。

マドプロ・米国の使用宣誓書の提出†

マドリッド制度の商標管理と、同時進行で米国特許商標庁に対する手続が必要

米国特許商標庁
米国特許商標庁, United States Patent and Trademark Office, Alexandria, Virginia

国際登録(マドプロ)を使用することで、米国に関しては、願書で指定するだけで出願した効果が得られ、登録の際に通常必要とされる使用証明はマドプロの場合には原則不要となります。しかし、米国を指定した国際登録では、その所有者は、米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office (USPTO)による保護の付与日から5年目と6年目の間(若しくは6か月以内の延長期間)に、商業目的での継続的使用を主張する最初の宣誓供述書(Section 71のdeclaration)を米国特許商標庁に国際事務局経由ではなく直接提出する必要があります。さらに国際登録の更新自体は、国際事務局に対して書類(MM11)を提出したり、E-renewalをすることで進めることが可能ですが、米国を指定している場合には、その際の宣誓供述書は、USPTOによる保護の付与から10年毎の応答日前(若しくは6か月以内の延長期間)に米国特許商標庁に提出する必要があります。

提出される維持書類

  • Section 71の継続的使用を主張する宣誓供述書(Statement of Use)
  • 使用の証拠(Specimen of Use) — 通常の米国出願の登録時に提出するものと同じです。
  • 維持費用(Maintenance fee)–WIPOへの更新の費用とは異なる費用です。

維持書類提出(Maintenace filing)の期限

米国での保護の付与日(保護拡張の証明書発行日)から6年目(最初)、10年目(2回目)、20年目(3回目)、30年目…が期限となります。保護の付与日は登録証やUSPTOのデータベースで確認できます。維持書類の提出が可能なのは期限の1年前からです。なお、提出期限を徒過した場合でも、6か月の猶予期間があり、割増手数料を払い必要書類を提出すれば失効を回避できます。実務では最初の期限を5yr-6yr(5年目―6年目)と呼んだり、その次を9yr-10yr(9年目―10年目)と呼んだりもしています。

米国での保護の付与日を、例えば、2015年4月15日とすると
最初の維持書類の提出(5年目~6年目) 2020年4月15日から2021年4月15日
2回目の維持書類の提出(9年目~10年目) 2024年4月15日から2025年4月15日
3回目の維持書類の提出(19年目~20年目) 2034年4月15日から2035年4月15日
4回目の維持書類の提出(29年目~30年目) 2044年4月15日から2045年4月15日

old letters

維持書類の提出(first and subsequent maintenace filings)の注意点

  • 5年目の起算日は、米国での保護の付与日(保護拡張の証明書発行日)からです。この保護の付与日は、国際登録日や国際登録出願の出願日とは異なります。
  • 9年目の起算日も、米国での保護の付与日または更新された保護の付与日からです。この保護の付与日は、同様に、国際登録日や国際登録出願の出願日とは異なり、保護拡張の証明書発行日から起算されます。
  • 6年目や10年目、及びそれ以降の維持書類の提出期限を徒過した場合でも、6か月の猶予期間があり、追加手数料を支払うことで、この猶予期間内に宣誓供述書を提出することができます。
  • 継続使用のための宣誓供述書には、使用証明のための証拠書類(Specimen of Use)を添付します。証拠書類は、商標を付与した商品、商品の包装、商標付きタグを有した商標などの写真、米国での店舗の写真、カタログ、米国での取引実績のあるWEBSITEのスクリーンショットなどです。商品の広告、請求書や出荷票、プレスリリースなどは原則的には認められません。商品区分毎に少なくとも一つの使用証拠を提出する必要があります。使用宣誓の証拠としてのウエブページの解説
  • 代理人が宣誓供述書を提出する場合は、米国特許商標庁に対しては、米国弁護士の資格を有する代理人が必要です。宣伝になりますが、こちらの有明国際特許事務所 では、連邦規則§11.1に定義されている弁護士資格がありますので、米国国内の法律事務所に依頼することなく、速やかに提出が可能です。
  • 特に年数が経ってくると、所有者の住所や名称などが変わってきていることがあり、宣誓供述書を提出する場合は、これらを正しいものに修正しておく必要があります。
  • 米国では使用主義の観点から、商標を使用していない商品や役務は権利を維持できないことになり、商標を使用していない商品や役務は削除することが必要とされます。継続使用のための宣誓供述書を提出しながら商標を使用していない商品・役務について維持していくことは権利行使できないなどの事態を招く恐れがあります。日本のように、権利者が広い権利範囲を求めるというところは米国の場合は異なるものと認識すべきでしょう。詳しくは米国の使用宣誓と虚偽行為についてのページへ。また、米国特許商標庁は、使用していない登録商標の指定商品等を削除することを目的として使用証明の検査制度(Audit Program)を開始しています。
  • 登録がPrincipal Register(主登録)の場合には、Sec.15の宣誓書も同時に提出することができます。Sec.15の宣誓書を提出することで、侵害訴訟などの係争時に無効の申立をされることがなくなり、権利消滅のリスクを軽減することができます。
  • 2019年8月3日からは、出願人若しくは権利者が米国に永住権を有する者以外の外国人や米国以外の外国法人の場合、代理人なしで出願人本人によって使用証明書等を提出すること(Pro se filing)はできなくなります。これらの手続は米国での資格を有する弁護士が代理して手続を行うことが必要となり、米国特許商標庁は、米国での資格を有する弁護士とだけ連絡をとることになります。マドプロの暫定拒絶対応についても同様で、外国人は出願や使用証明書等の提出は米国弁護士なしでは出来ない手続になります。

登録後の実務について

ご相談

米国を指定した国際登録についてのご相談は初回無料ですので、費用の問い合わせも含めてお気軽にご相談ください。米国を指定した国際登録について未だ米国代理人が選任されていない場合や、拒絶通報に対応した米国代理人が既にいる場合についてもご相談をいただければと思います。有明国際特許事務所では宣誓供述書と使用証明の証拠の提出だけの代理も行っており、日本の弁理士や弁護士の方からの問い合わせやご依頼も数多くございます。またメールなどでのご相談も可能です。

有明国際特許事務所では、弁理士資格と、連邦規則§11.1に定義されている弁護士資格(イリノイ州)により、特許庁 (JPO)と米国特許商標庁(USPTO)にそれぞれ直接手続でき、現地代理人は不要です。

料金表†

項目 事務手数料(税別)*現地代理人の費用はありません。 政府機関等費用(official fee)
使用宣誓書及び使用証拠の提出 35,000円 +10,000円×区分数  (例えば1区分では、45,000円になります。) 100ドル per class
使用宣誓書提出の延長請求 20,000円(区分毎) 125ドル per class
sec.15の宣誓書提出 30,000円 +10,000円×区分数 100ドル per class

お知らせメール

商標権者の便宜のために、2015年1月から米国特許商標庁では、必要とされる継続使用の宣誓供述書の提出期限前にEメールでリマインダー(お知らせ)を受けるための登録を受け付けています。E-メールのリマインダーは、権利維持のための書類の提出期間の初日に送られます。E-メールはUSPTOで登録されている連絡先と現在の所有者情報のところにある全てのE-メールアドレス(国際出願の代理人も含む。)に対して送られます。

米国商標についての有明国際特許事務所が提供するサービス

アメリカ合衆国(米国)での商標権の取得のためには、商標出願や使用宣誓書などの種々の書類を提出する必要があります。有明国際特許事務所 では、米国内の法律事務所を介さずに、米国特許商標庁(USPTO )に対して直接の代理人として出願を行うことができ、時差がなく日本語でのコミュニケーションから素早く事務処理することができます。弁護士費用についても日本の特許事務所と米国の法律事務所の合計額にはならず、十分にリーズナブルなものとされます。国際登録出願(マドプロ)についても使用宣誓書(5年目および9年目)や使用証明の提出が可能です。2019年8月3日から外国人(外国法人を含む)の米国特許商標庁への出願や応答、権利維持のための書類については、米国資格の弁護士(US-Licensed Attorney)の代理が必須となります。

有明国際特許事務所は、連邦規則§11.1に定義されている弁護士資格がありますので米国特許商標庁に直接手続を致します。
Washington DC

1.米国への商標登録出願

米国特許商標庁に対し、the Trademark Electronic Application System(TEAS)を使用しながら連邦商標登録出願を行います。必要な情報は、
•出願人情報(名前、企業形態、住所、国籍)
•商品区分の表示
•出願の基礎(Filing Basis)情報
•商標見本(JPGファイルか文字商標)
•翻訳(英語では意味が不明な場合)等になります。

2.米国商標の取得可能性調査

米国特許商標庁が提供するTrademark electronic Search System (TESS)を使用して、選んだ商標が米国で登録する際に障害となるような他人の商標を検索します。

3.拒絶理由通知(Office Action)の対応

米国の審査官から、出願した商標の商品区分の表示が適切でないなどの指摘を受けることがあります。この場合には、指定商品を削除したり、限定したり、あるいは広い意味を持つ言葉を狭い意味の言葉に限定するなどの作業が必要です。一般的に、米国の商標審査官は、”apparatus”や”device”というような特許側ではクレームの用語として典型的に使用されている言葉を嫌います。すなわち、出願の補正により、もっと狭い意味の商品区分の表示に変える必要があります。また、出願人の情報やその部分が正しくない場合も、補正することができる場合もあります。また、拒絶理由が類似の先登録がある(likelihood of confusion)場合や、識別性欠如(merely descriptive)の場合には、商品・役務の範囲を補正することを考えながら、審査官の意見に反論することも必要であったりします。

4.宣誓書の提出

米国で商標権を取得するため、あるいは取得した権利を維持するため、さまざまな段階で宣誓書(Affidavid)を提出する必要に迫られる場合があります。当事務所ではAllegation of Use, Statement of Use の審査前/登録の際に必要な宣誓書を米国国内の弁護士を必要とせずに提出することができます。この使用宣誓書の提出に加え、登録から5年目~6年目の間に必要なSection 8, Section 15の各宣誓書や、更新時の9年目~10年目の間に必要なSection 8, Section 9の各宣誓書を提出することができ、提出しなければ権利は失効することになります。また、登録時にStatement of Useが準備できない場合には、延長を申請することになりますが、この延長請求についても弊所で代理して、現地代理人を介さずに手続きをすることができます。

Chicago Downtown

5.更新手続

米国での商標権の更新期限は10年毎で、登録から9年目から10年目の満期日までに更新手続きを行います。期限を過ぎた場合でも6か月の猶予期間があります。更新の際には、商標の使用の事実を証明するために、Section 8, Section 9の各宣誓書を提出する必要があります。また、使用証明には、サンプル(Specimen)が区分毎に必要です。商標を使っていない商品については、登録対象から削除する必要があります。

6.国際登録出願(マドプロ)

日本の商標登録出願若しくは権利を基礎としたマドリッドプロトコル出願(国際登録出願)について、米国の審査官から拒絶通報を受けることがしばしばあります。このような拒絶通報に対して、当事務所から指定商品や指定役務の表示を補正する補正書を提出したり、翻訳の補充などを行うことで対処が可能です。また、マドプロ出願についても、権利を維持するためには、登録から5~6年の間、および10年ごとの更新時(10年目前の半年間)に必要なSection 71の宣誓書(§71 affidavid)を提出する必要があり(TMEP SEC1613)、Section 15の宣誓書(incontestability)を提出することができます。 詳しくはマドプロ米国指定の使用宣誓書の提出ページへ

7.米国を本国とする国際登録出願

米国に本社がある米国法人に対しては、米国連邦登録を本国登録とする国際登録出願(E-filing)を進めることができます。日本を指定国とする国際出願については、そのまま日本の拡張部分について代理することができます。

8.米国商標の移転

米国の商標権は、所定の譲渡証書と共にオンラインで移転手続をすることが可能です。必要な譲渡証書は、こちら側で準備が可能で、移転登録に際して署名した書面をPDFで添付することが行われます。一度に複数の商標権も移転可能です。