商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#75

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「夢馬/yumeuma」

1.出願番号  商願2005-79455
2.商  標  「夢馬/yumeuma」
3.商品区分  第30類 
4.適用条文 商標法第4条第1項第6号
5.拒絶理由  飯能商工会議所(埼玉県)が特産の西川材を使って制作し、ギネスブックで世界最大と認定された巨大木馬「夢馬」を表すものとして広く知られている標章と類似する標章を含む。

出願商標・商標登録第4963856号
出願商標・商標登録第4963856号

意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、“本願商標は、飯能商工会議所(埼玉県)が特産の西川材を使って制作し、ギネスブックで世界最大と認定された巨大木馬「夢馬」を表すものとして広く知られている標章と類似する標章を含むものと認められるので、商標法第4条第1項第6号に該当する。”と認定されました。しかしながら、巨大木馬「むーま(夢馬)」はそれほど広く知られているもの(著名なもの)とは思えず、また、本出願人は飯能市の事業とは全くかけ離れた役務に「夢馬/yumeuma」を用いるものでありますので、埼玉県飯能市の権威を傷つけることも、公益を害することもないと考えます。それ故、前記商標法第4条第1項第6号に該当するとの審査官殿の認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。なお、本出願人は、本日付け提出の手続補正書において、本願の指定役務中、「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」とあるのを、「競馬に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と改める補正を行いました。これにより、本出願人の指定役務は全て競馬に関するものであることを明確にし、飯能市などの公的機関が行う事業とは全く関係のないことを鮮明にしました。
(2) まず、審査官殿が拒絶の根拠として挙げられた商標法第4条第1項第6号は、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」については、商標登録を受けることができないとする規定でありますが、飯能市の「むーま(夢馬)」は果たしてそれほど広く知られている(著名な)ものなのでしょうか?成る程、飯能市は、平成17年4月1日付けで「森林文化都市宣言」を発表し、そのイメージキャラクターとして、揺れ動く木馬「むーま夢馬」を飯能駅南口に設置しました。そして、この設置した木馬は、平成17年4月28日に、世界最大の木馬としてギネス記録に認定されたようであります。しかし、世界最大の木馬と認定されギネスブックに載せられたことが、そのまま著名性に結びつくものではないと考えます。そのことが果たして日本国内において著名だといえるのでしょうか?はなはだ疑問であります。ギネスブック(ギネス・ワールド・レコーズ、ギネス世界記録、Guinness World Records)は、さまざまな分野の世界一を収集した本でありますが、収録されるのは、発行元であるギネス・ワールド・レコード社が定める「認定されたカテゴリー」の元で「認定されたルール」に従って作られた記録であります。ギネスブックの名称は2002年度版からギネス・ワールド・レコーズ(ギネス世界記録)に改称され、日本語版は1978年に初めて講談社が本格的な邦訳を刊行(1980年代半ばまで)、そのあとは長らく「きこ書房」が手がけてきましたが、2002年版を最後に取り扱いをやめたため、2004年版からは「ポプラ社」が発行しているようであります(但し、2003年版は発売されていません)。このギネスブックなどは普段我々が目にする機会はまずありませんし、たとえ目にしたとしてもそのようなものが載っているなど、ほとんど分かりません。また、ギネスブックに載っていても我々が知らないものはいくらでもあります。ギネス認定自体世間で騒がれているわけではなく、飯能市が「森林文化都市宣言」を行ったことも、そしてそのイメージキャラクターに「むーま夢馬」を採用し、それをイメージした木馬を飯能駅南口に設置したことも、世間の人は果たしてどれほど知っているのか。おそらく飯能市及びその近隣の地域において知られているのが、せいぜいではないかと思います。それ故に、日本国内において「著名」(商標法4条1項6号)であるなど、はなはだ疑問であります。審査官殿は何を根拠に著名だというのかよく分かりません。大々的に宣伝されれば兎も角、(a)飯能市が森林文化都市宣言をした事実、(b)キャラクターを木馬とした事実、(c)そのキャラクターの名前をムーマ(夢馬)とした事実、(d)飯能駅南口に設置したムーマの木馬が木馬としては世界一の大きさであったとの事実、そして、(e)そのことがギネスブックに載せられた事実、等々は認めるにしても、「むーま(夢馬)」が飯能市が宣言した森林文化都市のイメージキャラクターとして日本国内において著名であるとは、到底思えません。
(3) また、今回の場合、本願商標は、地方公共団体の営む「まち作り事業」のキャラクターのネーミングと漢字表記「夢馬」が一致してしまったということのようでありますが、呼び名は飯能市の巨大木馬が「ムーマ」であるに対し、本願商標はあくまでも「ユメウマ」であって、互いの称呼は全く異なります。しかも、「夢馬」の漢字から生じる自然の称呼は、常に「ユメウマ」であって、飯能市のような「ムーマ」ではないはずです。自然に「夢馬」をムーマと読むことはないでしょう。だとすれば、本願商標を見て称呼しても、常に「ユメウマ」の称呼が生ずるのであって、その称呼から、飯能市の木馬を思い浮かべることはまずありません。まして、本願商標には「yumeuma」の英文字表記も含まれておりますので尚更です。本願商標「夢馬/yumeuma」を使用しても、誰も飯能市の「ムーマ」を想起するとは思えません。
(4) また、商標法第4条第1項第6号の立法趣旨は、このような標章を一私人に独占させるのは、その団体や事業の権威を害することになり好ましくないとともに、これらの団体により行われる事業を含めて公益事業における著名標章の出所表示機能を保護しようとすることにあると思いますが、両者は呼び名も全く違いますし、とり行う役務においても、飯能市は「森林と人とのより豊かな関係を築きつつ、自然と都市機能とが調和するまちづくり事業」であるのに対し、本願は、「インターネットを利用した競馬に関する知識の教授や競馬の予想や競馬に関する情報の提供」等、競馬に関するものでありますので、互いに全く異質のものであり、出所の混同を来すこともないと考えます。それ故、例えば、本願商標「夢馬/yumeuma」を使用して、本出願人が自社の「インターネットのホームページを通じて競馬情報」を流したとしても、飯能市の権威や公益を害することはないでしょうし、飯能市の事業と出所の混同を来すこともないと思います。飯能市が「自然と都市機能とが調和したまちづくり事業」の一環として、例えば「競馬情報のインターネットサイト」を開設しているなどと、誰も思うはずはありません。それ故、本願商標「夢馬/yumeuma」が商標法第4条第1項第6号に該当することはないと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#74

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本願商標:「TOARCO TORAJA/トアルコトラジャ」

1.出願番号  商願2005-61229
2.商  標  「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」
3.商品区分  第43類 飲食物の提供
4.適用条文 商標法第4条第1項第16号
5.拒絶理由  何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。

出願商標・商標登録第4947102号
出願商標・商標登録第4947102号

意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、“「TORAJA」及び「トラジャ」の文字を有してなるものですが、当該文字は、「インドネシア共和国、スラウェシ島の山岳地帯に存在する地域またはその山地に住む民族」を意味する語であり、当該地域においては、コーヒー豆の生産が有名であることからすれば、これを本願指定役務中「トラジャ産コーヒーを主とする飲食物の提供」以外の役務について使用するときは役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当します。”と認定されております。しかしながら、本願商標は、「TORAJA/トラジャ」の文字を含むものであっても、該文字はコーヒー豆の産地として知名度はあるものの、本願の指定役務である「飲食物の提供」との関係では何ら知名度はなく、従って、「レストランや喫茶店の看板、料理メニュー、店舗宣伝ちらし」等に本願商標を用いたとしても、決して「トラジャ産コーヒーを主とする飲食物の提供サービス」であるとか、「インドネシア共和国スラウェシ島トラジャ地方で生産されたコーヒー専門店」であるなどと取引者・需要者に認識されるものではなく、他の飲食物を提供しても質の誤認を生じさせることはないと考えます。それ故、指定役務を「トラジャ産コーヒーを主とする飲食物の提供」に補正すれば本願は登録できるであろうことは理解できるものの、前記審査殿の認定には承服できませんので、以下、指定役務を補正することなく、意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本からも明らかなように、英文字の「TOARCO TORAJA」と片仮名文字の「トアルコトラジャ」を上下二段に書してなるもので、第43類「飲食物の提供」を指定役務とするものであります。然るに、本願商標中の「TORAJA/トラジャ」の部分は、もともとは、当社が株式会社東食と共に「インドネシア共和国スラウェシ島トラジャ地方」に自社農園を手がけたこと、そして、そこで生産したコーヒーを日本で販売したことに端を発するものであります(約30年前)。即ち、当社は当時、“最高のコーヒーを追求する”旺盛な意気込みのもと、自らコーヒーの栽培を手がけることに辿りつき、インドネシアのスラウェシ島にトアルコトラジャ直営農場を開拓し、その経営に着手したものであります。そして、今でこそ「トラジャ地方」がコーヒー豆の産地として認知されてきているようでありますが、当社が手がけたころの約30年前は「トラジャ地方のコーヒー豆」など日本で知られる由もなく、そのため、当社は株式会社東食と共に「TORAJA/トラジャ」の商標について、第29類「コーヒー、紅茶、その他本類に属する商品」を指定商品として商標登録を行い(商標登録第1311224号、昭和52年11月14日登録、昭和34年法)、その普及に努めてきたわけであります。また、当社等は、平成の時代になって、本願商標と称呼同一の商標「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」の商標についても、同じく第29類「トラジャ産の茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定して商標登録を行っております(商標登録第2588965号、平成5年10月29日登録、昭和34年法)。このように、「TORAJA/トラジャ」や「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は、もともと「コーヒー」についての当社等の登録商標であり、当社等が日本国内で販売を開始したのがきっかけとなって、また、その後の当社等の努力によって、これだけの知名度を得たものでありますが、一方で、ここ何年かのうちに、インドネシア共和国「トラジャ地方産のコーヒー」が他社からも盛んに宣伝され且つ販売されるに至り、現在においては「TORAJA COFFEE」「トラジャコーヒー」といえば、インドネシアのトラジャ地方産出のコーヒー(豆)を思い浮かべるようになってきているようであります。しかし、そのような産地としての認知度は、あくまでも「コーヒー」や「コーヒー豆」について、「TORAJA COFFEE」や「トラジャコーヒー」、あるいは端的に「トラジャ産」というような表示をした場合のことであって、単に「TORAJA/トラジャ」とか「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」と表示した場合にまで、直ちにトラジャ産コーヒーと結びつくものではないと考えます。「TORAJA/トラジャ」や「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は、まさに当社の登録商標の用い方であって、産地表示としての用い方ではありません。コーヒー等商品の包装に商標的使用態様で「TORAJA/トラジャ」や「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」と記載した場合には、自他商品識別標識として機能する当社と東食の登録商標を表すものであります。「トラジャ地方」がコーヒーの産地として知名度を上げてきているとは言え、「TORAJA/トラジャ」や「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は「コーヒー」等についての当社等の登録商標である事実に変わりはありません。しかも、今般の本願商標「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」に係る指定対象は、これらコーヒー等の商品そのものについてではなく、「飲食物の提供」という役務(サービス)についてであります。「コーヒー」とか「コーヒー豆」などの商品であればまだしも、「レストラン」や「喫茶店」、「トラジャ料理」等の飲食物の提供サービスについて、「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」が有名なわけではありません。「トラジャ地方」が良質のコーヒー豆の産地として知名度を上げていることは認めるにしても、飲食物の提供という役務を表示する通常の態様であるレストランや喫茶店の「看板」に、「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」との店名の表示があるのを見て、「この店はトラジャ産コーヒーを主とする飲食物を提供店だ」とか、「トラジャ産コーヒー専門店だ」などと誰が思うでしょうか?素直に「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」という店舗名だと認識するのが普通だと思います。そうだとすれば、「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は店舗の名前として、トラジャ産以外の飲食物を提供しても、これがトラジャ産のものであると質の誤認を生じさせるというようなことはないと思料します。
(3) この点に関し、審査官殿は、“本願商標を構成する「TORAJA」及び「トラジャ」の文字は、「インドネシア共和国、スラウェシ島の山岳地帯に存在する地域またはその山地に住む民族」を意味する語であり、当該地域においては、コーヒー豆の生産が有名であることからすれば、これを本願指定役務中「トラジャ産コーヒーを主とする飲食物の提供」以外の役務について使用するときは役務の質について誤認を生じさせるおそれがある”としております。しかし、先にも少し触れたように、コーヒー豆の産地として有名だからといって、それが直ちに喫茶店やレストランについて有名であるとは限りません。ましてや、「コーヒーを主とする飲食物の提供」という役務について、直接結びつくものではありません。「コーヒー」という商品についての「TORAJA/トラジャ」の使い方は、転々流通するコーヒーという商品の包装に直接付し、或いはコーヒーという商品を直接宣伝するために用いるものだと思いますが、「飲食物の提供」についての「TORAJA/トラジャ」ないし「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」の使い方は、「店舗看板、料理メニュー、店舗宣伝ちらし」等への「店舗名」(店舗の固有名詞)の表示であります。そこには個別商品である「コーヒー」のイメージは出てきません。つまり、本願はあくまでも「飲食物の提供」についての商標であるが故に、本願商標の「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」を使う場面というのは、地域に根ざした店の看板とか、一定の場所にある店舗の宣伝ちらしとか、電話帳に載せた店名のようなものであり、店舗のイメージとともに認識されるべき性質のものだと思います。商品のように地域と関係なく転々流通するものではありませんので、コーヒー等の商品のように、トラジャで産出されたもの等を、すぐにイメージできるような性質のものではありません。そして、一般的にも、レストランや喫茶店等に出向いた顧客は、例えば、行き着いたレストランや喫茶店の看板に「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」と表示があった場合、これを見て、「トラジャ地方のコーヒーを専門に扱うレストランや喫茶店」だとか、「トラジャ民族が営むレストランや喫茶店」だとかと、認識するものでしょうか。認識することはまずないと思います。素直に、レストランや喫茶店の固有名詞である「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」という店名を意識するものと思います。そうだとすれば、この「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は店舗名として用いても、質の誤認など生じさせることはないと思料します。
(4) 以上の次第でありますので、本願商標は決して「トラジャ地方のコーヒーを扱うレストランや喫茶店」などいう認識は持たれず、それ以外の飲食物を提供しても、また、トラジャ地方と全く関係のない飲食物のみを提供しても、質の誤認を生じさせるようなことはないと思います。よって、本願商標「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は、本願指定役務中「トラジャ産コーヒーを主とする飲食物の提供」以外の役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせことはなく、商標法第4条第1項第16号には該当しないものと考えます。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#73

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本願商標:「カフェしましょ。」

1.出願番号  商願2005-51696
2.商  標  「カフェしましょ。」
3.商品区分  第30類 
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。

出願商標・商標登録第4941743号
出願商標・商標登録第4941743号

意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、“本願商標は、「カフェしましょ。」の文字よりなるところ、近年、お茶、コーヒー等を楽しむための誘いを表現する意味合いで「お茶します」「カフェしませんか」「お茶する」「カフェる」「カフェしましょ」の如く一般使用されていることよりすると、その一つの文字(語)をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。”と認定しております。しかしながら、本出願人は、本願商標の「カフェしましょ。」は充分に自他商品識別標識として機能する商標であると思料しますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標の「カフェしましょ。」は、審査官殿のご指摘によれば、お茶、コーヒー等を楽しむための誘いを表現する意味合いで一般に使用されている言葉であるから、これを茶やコーヒーに使用しても、識別標識として機能しないということであります。しかし、お茶に誘う時の言葉であるから、これを指定商品に使用しても識別機能を発揮しないというのは如何にも短絡的に過ぎると考えます。同じ言葉であっても、お茶の誘いに使うときと、指定商品に使うときとでは意味合いが全く違います。成る程、例えば、会議途中に、「お茶しましょ。」とか、「カフェしましょ。」と言うと、それはまさしく単に「お茶の時間にしましょう。」とか、「ちょっと休憩でもしましょう。」という意味合いの言葉であると理解できます。その場合には、その言葉に商品の識別機能などないでしょう。しかし、それは正しく商品というものを想定していないからであって(ここでは「お茶の時間にしましょう」ということだけを想定しているだけ)、指定商品について「カフェしましょ。」と使うときには、また別の話であります。その場合には、自他商品識別標識として機能するはずであります。 例えば、駅売店「キヨスク」などで、「カフェしましょ。」とネーミングした缶コーヒーを、他の商品と共にショーケースに並べて売るなどの場面は商標の典型的な使用場面でありますが、この場合、顧客が“「カフェしましょ。」下さい。”と言えば、あるいは単に「カフェしましょ。」とだけ言えば、販売員は所望の缶コーヒーを差し出すはずです。また、例えば、売店で、「おーい、お茶」と言えば、伊藤園のお茶が差し出されるでしょう。そうだとすれば、本願商標「カフェしましょ。」や「おーい、お茶」は、自他商品識別標識として機能しているということになります。
(3) ところで、過去の商標登録例を見ても、例えば、以下のような商標が登録になっております。
A. 登録2150845 お茶にしましょ 30類 菓子,パン
B. 登録2447658 お茶しましょ 30類 緑茶
C. 登録3153817 プリンにしましょ 30類 プリン
D. 登録4254895 お茶にしましょう 30類 コーヒー等/32類 清涼飲料等
E. 登録4267099 お茶と花しましょ 30類 茶
F. 登録4540807 お抹茶しましょ 30類 抹茶
G. 登録4719422 おべんとしましょ 29類 乳製品,豆腐等/30類 コーヒー等
 然るに、このような商標が登録できて、本願商標「カフェしましょ。」が登録できないとされる謂われは全くありません。特に、Bの登録2447658「お茶しましょ」や、Dの登録4254895「お茶にしましょう」や、Fの登録4540807「お抹茶しましょ」などは、指定商品も茶やコーヒー等の飲物ですし、その商標の作り方も本願商標「カフェしましょ。」と変わるところはありません。したがって、本願商標「カフェしましょ。」も登録されて然るべきであります。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#72

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本願商標「UCM」×引用商標「UCL」

1.出願番号  商願2005-40192
2.商  標   「UCM」
3.商品区分  第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第4411761号商標「UCL」と類似する。

出願商標・商標登録第4914338号
出願商標・商標登録第4914338号
引用商標・商標登録第4411761号
引用商標・商標登録第4411761号

意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、本願商標は登録第4411761号(商願平11-043469号)の商標(以下、「引用商標」という)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できないと認定された。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本からも明らかなように、「UCM」の欧文字を横書きしてなるものでありますが、引用商標は「UCL」の欧文字(標準文字)からなるものであります。したがって、本願商標と引用商標とは、欧文字三文字からなる商標において、その第3文字目に「M」と「L」の違いがあり、外観上十分に識別でき、類似しないこと明らかであります。また、本願商標「UCM」と引用商標「UCL」とは、共に格別の意味を持たない造語商標であり、したがって、両者は観念上比較すべくもなく、観念上も同一又は類似しないこと明かであります。
(3) そこで、次に称呼の点につき検討します。まず、本願商標は、上記態様より、「ユウシイエム」ないし「ユーシーエム」の称呼を生じるものでありますが、引用商標は、その態様より「ユウシイエル」ないし「ユーシーエル」の称呼を生じるものであります。然るに、両者は、語尾の第3文字目に「M」(エム)と「L」(エル)の違いしかなく、そのために審査官殿は、両商標は称呼上紛らわしいと判断したのだと思います。しかしながら、本出願人は、以下の理由により、本願商標と引用商標とは、称呼上紛れることのない非類似の商標であると思料します。すなわち、まず、第一に、本願商標「UCM」と引用商標「UCL」とは、上述の如く一文字の相違でありますが、全体が僅か3文字という短い構成からなる商標同士における「M」と「L」一文字の違い(全体の3分の1を占める)であり、したがって、この「M」(エム)と「L」(エル)の違いが全体の称呼に及ぼす影響は極めて大きいと思われること。第二に、両者は、全体が欧文字3文字から成り且つ一文字ずつ発声する以外に読み方がないため、これら全体を称呼した場合には、「ユウ・シイ・エム」や「ユー・シー・エム」とか、「ユウ・シイ・エル」や「ユー・シー・エル」の如く、一文字一文字音節を区切って明瞭に称呼されるのが自然だと思います。それ故、この「M」と「L」の文字も最後尾にあるとはいえ明瞭に称呼され、この「M」と「L」の称呼上の差異により、両者は十分に聴別できると思われること。第三に、この「M」(エム)と「L」(エル)は、第2音目の弱音(イ)ないし長音(ー)を伴う「C」(シイ)(シー)に続いて発声されるため、比較的強いアクセントをもって明瞭に称呼される文字であり、このアクセントによって称呼上の違いがより強調されると思われること。第四に、本願商標と引用商標の対象役務は、第42類の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」でありますが、この役務の業界、即ち、コンピュータプログラムの設計等コンピュータ業界やIT業界においては、欧文字で構成される商標が数多く存在し、そのネーミングも欧文字の頭文字を採って並べたような造語や略称が多く、それ故に、その需要者・取引者層も欧文字ネーミングには極く親しんでいて、注意深い観察力を持って商取引にあたると思われること。以上のような理由により、上記「M」(エム)と「L」(エル)の差異は、両商標を称呼上識別するに十分な差異であり、両商標は称呼上明確に識別できるものと思料します。

(4) そして、このことは、第42類のコンピュータプログラムの設計等の役務分野において、以下のような商標が互いに登録され、かつ存続している事実からも伺い知ることが出来ます。例えば、
(A)
・登録第3159681号「PCL」(H8.5.31登録、ソニーピーシーエル株式会社)(第1号証の1)と、
 ・登録第4613129号「PCM」(H14.10.18登録、アートグレミオ株式会社)(第1号証の2)。
(B)
 ・登録第3128936号「YCL」(H8.3.29登録、山梨中銀リース株式会社)(第2号証の1)と、
 ・登録第4540132号「YCM」(H14.2.1登録、株式会社マタハリー)(第2号証の2)。
(C)
 ・登録第4520754号「JCM」(H13.11.9登録、株式会社ジェイ・シー・エム)(第3号証の1)と、
 ・登録第4563887号「JCL」(H14.4.26登録、日本医学臨床検査研究所)(第3号証の2)。
(D)
 ・登録第3119891号「ICM」(H8.1.31登録、株式会社アイシーエム)(第4号証の1)と、
 ・登録第3187324号「ICL」(H8.8.30登録、インターナショナルコンピューターズリミテッド:イギリス国法人)(第4号証の2)。
 これらは、互いに欧文字三文字からなる商標で、第2文字目に「C」を有し、且つその第3文字目に「L」と「M」の違いがあるだけの商標ですが、互いに類似しないものとして併存登録されております。然るに、本願商標「UCM」と引用商標「UCL」とて、第2文字目に「C」を有し、且つその第3文字目に「L」と「M」の違いがあるだけの商標である点で、これら(A)~(D)で対比した商標同士と同様の関係であり、これらが併存できて、本願商標と引用商標とが併存出来ないとされる謂われは全くありません。
(5) このように、本願商標「UCM」と引用商標「UCL」とは、一文字相違とは言っても、僅か三文字という短い文字構成の中における一文字の相違であり、そして、この「M」と「L」の部分は2音目の弱音(イ)ないし長音(ー)の後に位置して比較的強く発声される文字でありますので、両者は、この「M」と「L」の違いにより、別異の印象を与え、明瞭に識別できるものと思います。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#71

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本願商標:「Quick Security Server」

1.出願番号  商願平11-88167(不服2000-16544)
2.商  標  「Quick Security Server」
3.商品区分  第9類:電子応用機械器具ほか
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由 「単に、商品の品質、機能を表示したもの」

 出願商標・商標登録第4907387号
出願商標・商標登録第4907387号

不服審判における反論(請求の理由)

【手続の経緯】
 出     願   平成11年 9月29日
 拒絶理由の通知   平成12年 7月25日
  同 発送日   平成12年 7月28日
意  見  書   平成12年 8月17日
拒 絶 査 定   平成12年 9月27日
 同 謄本送達   平成12年10月 6日
【拒絶査定の要点】
原査定は、「平成12年7月25日付けで通知した理由によって、商標法第15条の規定に基づき拒絶する」というものであり、その具体的理由は、拒絶理由通知書に示されたとおり、『本願商標は、「迅速な、素早い」等の語義を有する「Quick」、「安全、保証」等の意味を有する「Security」及び「電子応用機械装置」をいう際に使われる「Server」の語を連結して「Quick Security Server」と一連に書してなるところ、これよりは「迅速な応答可能かつ安全機能を備えたコンピューター」なる意味合いを想起するものであるが、本願指定商品中の「電子応用機械器具」等との関係においては、前記の如く商品が流通し販売されていることは一般に周知の事であるから、前記本願商標を指定商品中、例えば「電子応用機械器具」に使用するときは、単にその商品の品質・機能を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』というものである。そして、拒絶査定書においては、以下のように付言している。『本願指定商品を取り扱う業界においては、とりわけ安全性などを重視する商品を「Security Server」と称しインターネットなどを使って普通に使用している実情があることが認められるものであるところ、本願商標は迅速さの意味を有する「Quick」の文字に連結されたに過ぎないものであるから、さきの認定を覆すことはできない』。
【本願商標が登録されるべき理由】
 しかしながら、本出願人は、本願商標の「Quick Security Server」は全体として一種の造語商標を形成するものであり、これを本願の指定商品に付して使用しても、単に商品の品質・機能を表示するものではないと考えるので、前記認定には承服できず、ここに審判を請求し、再度の御審理をお願いする次第である。
(a)本願商標の構成
 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、欧文字で「Quick Security Server」と一連に横書きした態様からなり、かつ指定商品を第9類の「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」とするものである。
(b)本願商標が登録されるべき理由
(b-1) しかるに本願商標の「Quick Security Server」は、「迅速な応答可能かつ安全機能を備えたコンピューター」を間接的に表示する文字であることを否定するものではないが、本願商標は、あくまでも「Quick」と「Security」と「Server」の単語を横一列に並べて作った造語商標であり、「Quick Security Server」が品質・機能表示として普通に用いられている事実はない以上、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした審査官の認定に納得することはできない。この点に関し、審査官は、『安全性などを重視する商品を「Security Server」と称しインターネットなどを使って普通に使用している実情がある』と言うようなことを述べているが(拒絶査定書)、情報処理の辞書類やインターネットの検索エンジン等で調べてみても、そのような事実は見あたらない。
 過去の商標審査例などを見ると、この指定商品分野において、本願商標を構成する「QUICK」や「SECURITY」や「SERVER」個々の単語は、それぞれ品質等を表わす言葉と理解され、自他商品の識別力はないと扱われているようである(例えば、商願平1-80704「QUICK」、商願平4-1439「SECURITY」など)。しかしながら、そのことが、全体としての識別性を否定する根拠にはなり得ない。本願商標の「Quick Security Server」は、一つ一つの単語を採ってみれば品質表示的な意味合いを持つことは認めるにしても、本願商標はこれら3つの単語が一体となって初めて一つの商標を構成するものであり、全体を一連一体にとらえてみれば十分に自他商品識別力を生じるものである。つまり、本願商標は、それぞれの単語を分断して把握すべき性格のものではない。わざわざ分断して把握しなければならない理由はない。むしろ、この商品分野においては、欧文字の比較的長い称呼を有する商標が多数存在していて、取引者・需用者は長い商標の識別には慣れている。しかも、本願商標の「Quick Security Server」は、一つ一つを分断して把握し称呼したのでは識別力を有しないことから、慣れ親しんだ取引者・需用者は一つ一つを取り出して称呼したり、一つを省略して称呼するようなことはするはずもない(*そのようなやり方をしたのでは識別できにくくなってしまう。比較的長い称呼に慣れたこの商品分野の賢明な取引者・需用者であれば、あえて識別しにくいような省略の仕方をして、本願商標を称呼するようなことはないはずである)。
したがって、本願商標を取り扱う取引者・需用者は、あくまでも本願商標を一体のものとしてとらえ、全体を一連に「クイックセキュリティサーバ」とのみ称呼して、取引に当たるものと思料する。「Quick Security Server」を構成する単語は、個々的に見たら品質表示的なものかもしれないが、本願商標は、これら品質表示的な単語を結びつけることによって全体として自他商品識別力を有する商標としたものであり、その意味で、十分に商標としての機能を発揮するものと思料する。なお、判決例を見てみると、例えば、昭和34年7月14日/東京高等裁判所/判決/昭和32年(行ナ)第34号:商標「Mode Robe」などは、普通名称の組合せと識別力の点につき、“流行をあらわすModeと衣服をあらわすRobeの語とは、それぞれ「流行している」「被服」であることを示すもので、商品衣服一般については自他商品識別の機能を有していないかも知れないが、Mode Robeと2語組み合せて使用されている事実はなく、また組み合わせて使用することは稀であろうから、この文字を商標として用いるときは、自他商品識別の機能を有する。”というような判断を下している(行政事件裁判例集10巻7号1361頁)。これは、自他商品識別機能を有しない単語でも、それらの単語を組み合わせることによって自他商品識別機能を有するとされた例である。本願商標も同様であろう。
(b-2)
ところで、過去の御庁商標審査例をみると、本願と同一の指定商品分野において、品質表示的な言葉と「SERVER」の文字が結びついた商標は、以下のように数多く登録されている。例えば、
1)登録第2529830号「COMMUNICATIONSERVER\コミュニケーションサーバー」…(第1号証)、
2)登録第3056166号「MEMORY SERVER」…(第2号証)、
3)登録第3297799号「SOLUTIONSERVER」…(第3号証)、
4)登録第4045860号「オフィスメディアサーバ\OFFICEMEDIASERVER」…(第4号証)、
5)登録第4277731号「POWERSERVER」…(第5号証)、
6)登録第4297299号「Super Technical Server」…(第6号証)、
7)登録第4305707号「FAMILYSERVER」…(第7号証)、
などである。これらの商標の構成単語を一つ一つみると、1)は「伝達、通信、交信」等の意味の「COMMUNICATION」と「電子応用機械装置」を言う際に使われる「SERVER」とが結合したものであり、2)は「記憶、メモリー」等を意味する「MEMORY」と「SERVER」が結合したものである。また、3)は最近よく使われる「問題解決」を意味する「SOLUTION」と「SERVER」が結合したものであり、4)は、「事務所、会社、オフィス」等使用場所を表す「OFFICE」と、「伝達・通信媒体」を表す「MEDIA」及び「SERVER」が結びついたものである。また、5)は「パワーのあること」を意味する「POWER」と「SERVER」を結合したものであり、6)は優れた意味の「Super」と技術的なことを意味する「Technical」と「Server」の結合であって、「優れた技術力を有するサーバー」ほどの意味合いを想起させ、また、7)は、「ファミリ向けのサーバー」の如き意味合いを想起させるものである。したがって、これらの商標から想起される意味合いを考えれば、上記商標は全て、「電子応用機械器具」のような商品分野においては、審査官のような見方をした場合には、品質・機能表示であるとして拒絶されてもおかしくない商標である。ところがその様な商標でも、上記の如くすべて登録されているのである。これは、商標を把握するに当たって、一つ一つの言葉を分断して把握するようなことはせず、あくまでも全体として一つの商標であると把握したからに他ならない。つまり、これらは個々的にみたら品質表示的な言葉であるが、それらを組み合わせることによって自他商品識別力が生じた造語商標の例であると思料する。そして、本願商標もこれらの登録商標と同一の性格を有する商標であり、十分識別力を有するものと思料する。審査官は、先の拒絶査定書で、『安全性などを重視する商品を「Security Server」と称しインターネットなどを使って普通に使用している実情がある』と言う。しかし、前述したように、そのような実情など見あたらない。まして、「Quick Security Server」が普通に品質・機能表示として用いられている事実などない。それ故、取引者・需用者が、例えば、「電子応用機械器具」に商標的使用態様で「Quick Security Server」と書してある文字を見て、これを品質・機能表示であると認識するとは到底思われない。むしろ、一般的には、「Quick Security Server」という商標名の製品であると理解するのが自然である。そうだとすれば、本願商標「Quick Security Server」は充分に識別標識として機能し得る商標である。
(b-3) そして、このことは更に、「QUICK」の付く商標をみても明らかである。即ち、第9類の「電子応用機械器具」等の商品分野においては、「QUICK」の単語と、他の品質・機能表示的な意味合いを想起させる単語とが結びついて一体となった商標として、以下のような商標が存在する。即ち、
8)登録第2116122号「QUICKMAIL」…(第8号証) 
9)登録第2704085号「QuickLettering」…(第9号証)
10)登録第2704213号「QuickSave/クイックセーブ」…(第10号証)
11)登録第3116035号「QUICK SURF」…(第11号証)
12)登録第3138854号「QuickLink」…(第12号証)
13)登録第3217395号「QuickReverse」…(第13号証)
14)登録第3261270号「QUICKVISION」…(第14号証)
15)登録第4074713号「QUICKWORK」…(第15号証)
16)登録第4115051号「Quick System」…(第16号証)
17)登録第4201916号「QUICKMENU」 …(第17号証)
18)登録第4218048号「QUICKMAP」…(第18号証)
19)登録第4254701号「QUICKSTOP/クイックストップ」…(第19号証)
20)登録第4388234号「Quick View」…(第20号証)  etc.
などが登録商標として存在している。そして、8)からは、その商品(メールソフトなど)が「迅速なメール機能を有すること」、9)からは、その商品が「迅速なレタリング機能を有すること」、10)からは、その商品が「迅速な保全機能・節約機能を有するものであること」等を表している。また、11)からは、その商品が「迅速な(ネット)サーフィン機能を有するものであること」、12)からは、その商品が「迅速なリンク機能を有するものであること」、13)からは、その商品が「迅速な巻き戻し機能を有するものであること」、14)からは、その商品が「迅速に映像を映し出す機能を持っていること」、15)からは、その商品が「迅速な作業能力を有するものであること」等を表している。更に、16)からは、その商品が「迅速な機械装置(システム)であること」、17)からは、「コンピュータのメニューが迅速に表示されるものであること(迅速なメニュー表示機能を有するものであること)」、18)からは、その商品が「迅速な地図表示機能を有すること」、19)からは、その商品が「迅速な停止機能を有するものであること」、20)からは、その商品が「迅速な映し出し機能を有するものであること」、といったような意味合いを想起させるものである。しかるに、そのような意味合いを想起させるからといっても、これらの商標が品質・機能表示であると扱われている事実はない。自他商品識別機能を有する商標として、登録されているのである。このように、その言葉の意味合いだけを考えてみた場合には品質・機能表示的な商標であっても、品質・機能表示として普通に用いられている事実がない場合には、全体として自他商品識別力を有する商標であるとして、登録されているのである。したがって、本願商標の「Quick Security Server」も、個々の単語の意味合いからすれば品質・機能表示的なものかもしれないが、そして、全体から受ける意味合いも「迅速な応答可能かつ安全機能を備えたコンピューター」というようなイメージかも知れないが、それはあくまでも間接的な印象やイメージであって、直接的に「Quick Security Server」が品質・機能表示用語として使われているものではない。それ故に、例えば「電子応用機械器具」に商標的使用態様で本願商標を使用した場合でも、その取引者・需用者は、「Quick Security Server」という商標名の製品であると理解するのが自然であろう。そうだとすれば、本願商標「Quick Security Server」は充分に識別標識としての機能を備えた商標であると言い得る。
(b-4) 繰り返し述べるが、本出願人は、「Quick Security Server」が「迅速な応答可能かつ安全機能を備えたコンピューター」を暗示させあるいは間接的に想起させる文字であることを否定するものではない。また、個々の単語「Quick」、「Security」、「Server」が品質・機能を表示するような単語であることを否定するものでもない。しかし、そのことが直ちに、本願商標全体が、品質・機能表示にすぎない、即ち、品質・機能を普通に用いられる方法で表示する標章にすぎない、と言うことにはならない。商標法第3条第1項第3号の商標審査基準には、“指定商品の「品質」、「効能」、「用途」等を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする”と明確にうたっている。この審査基準に照らし合わせてみても、今般の審査官殿の認定に承服することはできない。
【むすび】
 以上の次第でありますので、本願商標は商品の品質や機能を普通に用いられる方法で表示する商標ではなく、自他商品識別力を有し、充分登録適格性を備えたものと思料します。よって、原査定を取り消す、本願の商標は登録をすべきものであるとの審決を求める次第であります。
【証拠方法】
(1)第1号証…登録第2529830号公報「COMMUNICATIONSERVER\コミュニケーションサーバー」、(2)第2号証…登録第3056166号公報「MEMORY SERVER」、(3)第3号証…登録第3297799号公報「SOLUTIONSERVER」、(4)第4号証…登録第4045860号公報「オフィスメヂアサーバ\OFFICEMEDIASERER」、(5)第5号証…登録第4277731号公報「POWERSERVER」、(6)第6号証…登録第4297299号公報「Super Technical Server」、(7)第7号証…登録第4305707号公報「FAMILYSERVER」、(8)第8号証…登録第2116122号公報「QUICKMAIL」、(9)第9号証…登録第2704085号公報「QuickLettering」、(10)第10号証…登録第2704213号公報「QuickSave\クイックセーブ」、(11)第11号証…登録第3116035号公報「QUICK SURF」、(12)第12号証…登録第3138854号公報「QuickLink」、(13)第13号証…登録第3217395号公報「QuickReverse」、(14)第14号証…登録第3261270号公報「QUICKVISION」、(15)第15号証…登録第4074713号公報「QUICKWORK」、(16)第16号証…登録第4115051号公報「Quick System」、(17)第17号証…登録第4201916号公報「QUICKMENU」、(18)第18号証…登録第4218048号公報「QUICKMAP」、(19)第19号証…登録第4254701号公報「QUICKSTOP\クイックストップ」、(20)第20号証…登録第4388234号公報「Quick View」
【その他】
文書中に示した証拠方法(第1号証乃至第20号証)は、御庁備え付けのもの(データベース)があるので、それを援用し、その提出は省略する。
委任状は、包括委任状番号9812144を援用する。
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(参考)ケース71の「審決」
不服2000-16544
平成11年商標登録願第88167号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結 論
 原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。
理 由
1 本願商標
本願商標は、「Quick Security Server」の欧文字を横書きしてなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」を指定商品として、平成11年9月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
 原査定は、「本願商標は、『迅速な、早い』等の語義を有する『Quick』、『安全、保証』等の意味を有する『Security』及び『電子応用機械装置』をいう際に使われる『Server』の語を連結して『Quick Security Server』と一連に書してなるところ、これよりは、『迅速な応答が可能かつ安全機能を備えたコンピュータ』なる意味合いを想起させるものであるから、これを指定商品中『電子応用機械器具』に使用するときは、単にその商品の品質、機能を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
 本願商標は、上記のとおり「Quick Security Server」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中「Quick」の文字は、「迅速な、すばやい」等の意味を有する英語として親しまれている語ということができる。また、「Security Server」の文字は、その構成中「Security」の文字がその指定商品との関係においては、「コンピュータシステムの防災、安全保護」などの意を、また、「Server」の文字が「ネットワーク上で(ファイル、プリント、アプリケーション等の)サービスを提供するコンピュータ又は同コンピュータソフトウエア」等を意味する語であるから、「Security Server」の文字からは、「システムの防災、安全保護等を提供するコンピュータ又は同コンピュータソフトウエア」の如き意味合いを看取させるものということができる。しかしながら、本願商標は、前記のとおり、「Quick Security Server」の文字からなるものであって、原査定説示のように、該文字が、本願指定商品の品質、機能等を具体的に表したものということもできないとみるのが相当である。また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品の品質、機能等  を表す語として、一般に使用されている事実も見い出せない。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生じるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する
平成17年10月20日
審判長  特許庁審判官 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#70

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「ADSYS」×引用商標:「ハドシス」「HADSYS」ほか

1.出願番号  商願2003-29119(拒絶査定に対する審判事件)(不服2004-1233)
2.商  標  「ADSYS」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラム ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「ADSYS」は「ハドシス」や「HADSYS」に類似する。

出願商標1・商標登録第4896629号
出願商標1・商標登録第4896629号
引用商標1・商標登録第2604543号
引用商標1・商標登録第2604543号
 引用商標2・商標登録第2614396号
引用商標2、4・商標登録第2614396号
引用商標3,5・商標登録第2614397号
引用商標3,5・商標登録第2614397号
引用商標6・商標登録第2657787号
引用商標6、8・商標登録第2657787号
引用商標7・商標登録第2657789号
引用商標7・商標登録第2657789号

審判における反論(請求の理由)

  【手続の経緯】
 出     願   平成15年 4月10日
 拒絶理由の通知   平成15年 9月 2日
  同 発送日   平成15年 9月 4日
意  見  書 平成15年 9月19日
拒 絶 査 定 平成15年12月17日
 同 謄本送達   平成15年12月19日
  【拒絶査定の要点】
原査定は、『この商標登録出願は、平成15年 9月 2日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。なお、出願人は、意見書において種々述べていますが、本願商標から「アドシス」、引用各商標から「ハドシス」の称呼が生じるものです。そこで、両称呼を比較すると、両者は、4音中3音を共通にし、異なるところは、語頭における「ア」と「ハ」の音にありますが、「ハ(ha)」の子音「h」は、無声摩擦音で比較的弱く発音され、母音「a」に吸収されて「ア」音に近似したものとなり、両称呼を一連に称呼するときには、語調語感が近似し、互いに聴別しがたいものと認めます。したがって、本願商標は、引用各商標と称呼上類似の商標であり、かつ本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含有するものですから、さきの認定を覆すことはできません。また、出願人の添付の既登録例は、本件とは事案を異にしますから、それをもって本件の判断基準となすことは必ずしも適切ではありませんから、その主張は採用できません。』というものであります。
  【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は、先の意見書において、本願商標は、引用各商標と外観・称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標である旨、過去の既登録例を交えて主張したにもかかわらず、今般このような認定をされたことに関しては納得できないところがあり、ここに審判を請求し再度の御審理を願う次第であります。
 (a)本願商標の構成
本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標に表示したとおり、欧文字で「ADSYS」と書した態様からなり、指定商品を第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」とするものであります。
 (b)引用商標の構成
 先の意見書で引用された引用商標(8件)は、以下の通りであります。
1 登録第2604543号(商公平 5-018055)「ハドシス」 24類
 2 登録第2614396号(商公平 5-027317)「株式会社ハドシス」 10類
 3 登録第2614397号(商公平 5-027318)「HADSYS Inc.」 10類
 4 登録第2641007号(商公平 5-058748)「株式会社ハドシス」 11類
 5 登録第2641008号(商公平 5-058749)「HADSYS Inc.」 11類
 6 登録第2657787号(商公平 5-078049)「図形+HADSYS」 10類
 7 登録第2657789号(商公平 5-078051)「図形+HADSYS」 10類
 8 登録第2701273号(商公平 6-015813)「図形+HADSYS」 11類
 (c)審査官の認定に対する反論
審査官は、これら1~8を引用し、本願商標「ADSYS」は、引用各商標と称呼上類似の商標であり、かつ本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含有するものであるから、登録できないと認定しております。しかしながら、本出願人は、本願商標とこれら各引用商標とは、外観・観念上は勿論、称呼上も紛れることのない非類似の商標であると考えます。
 (c-1) まず、本願商標は、上述のように、同書・同大・同間隔の欧文字で「ADSYS」と一連に書した態様から成るものでありますので、これより「アドシス」の称呼を生じるものと思います。これに対し、引用各商標は、審査官の指摘するように、上記態様の「ハドシス」ないし「HADSYS」の部分より、いずれも「ハドシス」の称呼を生じるものと思います。審査官は、本願商標の称呼「アドシス」と引用各商標の称呼「ハドシス」とは、「ア」と「ハ」の1音相違しかないため、両者は称呼上紛らわしいと判断しておりますが、全体が長い称呼であればまだしも、4音という短い音構成からなる商標同士の比較において、1音の違いは決して小さな差異ではないと考えます。しかも、その相違する音の位置が、取引者・需要者をしてもっとも注意を引きやすい語頭音における差異であり、さらには、この語頭音はこれら両商標を自然に称呼して分かるとおり、アクセントのある位置、即ち強く発音される音となっております。したがって、これら両商標は、称呼上彼此混同を起こすようなことはなく、互いに非類似の商標であると考えます。
 (c-2) 審査官は、拒絶理由通知書の中で“4音中3音を共通にし”として、如何にも差異はわずかであるかの如き言い回しをしておりますが、わずか4音という短い音構成にあって、語頭のしかも強く発音される1音の相違は決して小さな相違ではないと考えます。また、審査官は、“異なるところは、語頭における「ア」と「ハ」の音にありますが、「ハ(ha)」の子音「h」は、無声摩擦音で比較的弱く発音され、母音「a」に吸収されて「ア」音に近似したものとなり、両称呼を一連に称呼するときには、語調語感が近似し、互いに聴別しがたい”としておりますが、そうともいえないと思います。意見書でも述べたように、両者は、母音(a)を共通にするものの、本願商標語頭音の「ア」は共鳴の形の開放音ではっきり澄んだ音であるのに対し、引用商標語頭音の「ハ」は声帯を半開きにして出す摩擦音で官能的感覚の丸い音であり、音感音質を異にするものと考えます。なお、引例の「ハドシス」、「HADSYS」は、権利者の社名(株式会社ハドシス)の略称であり、いわばハウスマーク的なものでありますので、この指定商品を扱う取引者・需用者が、「ハ」と「ア」を発声し間違えたり、聞き間違えたりするとは到底思えません。以上のような状況を総合的に考察すると、取引者・需用者間において、本願商標「アドシス」と引用商標「ハドシス」とは、称呼上彼此混同を起こすことのない非類似の商標であると考えます。
 (c-3) そして、このことは、過去の商標登録例をみても言えることであります。即ち、過去の商標登録例をみると、例えば、以下(A)、(B)の登録商標が併存しております。
(A)登録第2252706号の1「AdSis」 S34年法第9類 …第1号証 株式会社アライヘルメット
(B)登録第2711395号 「HADSYS」 S34年法第9類 …第2号証 株式会社ハドシス
これらの商標は、共に昭和34年法第9類の商品を指定するもので互いに同一又は類似の商品を含んでおりますが、前者(A)の称呼が「アドシス」であるのに対し、後者(B)の称呼が「ハドシス」であるにもかかわらず、互いに類似と判断されることなく、それぞれ別法人により登録されております。然るに、同じ称呼の関係にある本願商標「アドシス」と引用各商標「ハドシス」が併存できないとされる謂われはありません。先願にかかる(A)登録第2252706号の1「AdSis」(第1号証)の存在にも拘わらず、後願に係る(B)登録第2711395号「HADSYS」(第2号証)が登録されたのと同様に、先願にかかる引用商標「ハドシス」、「株式会社ハドシス」、「HADSYS Inc.」、「図形+HADSYS」が存在したとしても、本願商標「ADSYS」は当然に登録されて然るべきであります。
この点に関して、審査官は、拒絶査定の中で“出願人の添付の既登録例は、本件とは事案を異にしますから、それをもって本件の判断基準となすことは必ずしも適切ではありません”としておりますが、全く別の称呼を生ずる商標同士を引き合いに出したわけではありません。これら併存登録商標の称呼は、「アドシス」と「ハドシス」であることは誰の目にも明らかであり、本願商標の称呼「アドシス」と審査官が引用した商標の称呼「ハドシス」と全く同じ関係であります。これを登録した審査官は、1音相違であっても、本出願人が主張したような点、即ち「全体が短い音構成であること」,「相違音は語頭音でしかも強音であること」,「相違音は澄んだ音と摩擦音の違があること」等々を十分に配慮して類否判断を行い、非類似の結論を出したものと思います。それ故、この既登録例の存在が本願商標を審査する上で全く参考にならない訳がないと考えます。その様なことを言ったのでは、何のための商標審査か分かりません。今までの審査実務に束縛されることはないにしても、それなりの理由があって、これらの既登録例が存在しているわけですから、この事実を全く参考にならないとして無視するのはどうかと思います。全く考慮することがないとしたら、それは商標の審査を自ら否定するようなものであると考えます。
  【むすび】
 以上の次第でありますので、本願商標と引用各商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も、短い音構成の語頭音における共鳴の形の開放音ではっきり澄んだ強音の「ア」と、声帯を半開きにして出す摩擦音の丸い音の強音である「ハ」の違いによって、語感語調を異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料します。それ故、本願商標と引用商標1~8とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと考えます。
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(参考)ケース70の「審決」
不服2004- 1233
   商願2003-29119拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結 論
   原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。
理 由
  1 本願商標
 本願商標は、「ADSYS」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月10日に登録出願されたものである。
  2 引用商標
 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2604543号商標(第24類)は、「ハドシス」の文字を書してなるものである。同じく、登録第2614396号商標(第10類)及び登録第2641007号商標(第11類)は、「株式会社ハドシス」の文字を書してなるものである。同じく、登録第2614397号商標(第10類)、登録第2641008号商標(第11類)、登録第2657787号商標(第10類)、登録第2657789号商標(第10類)及び登録第2701273号商標(第11類)は、別掲のとおりの構成よりなるものである。
 3 当審の判断
 原査定で引用の登録第2604543号商標、登録第2614396号商標、登録第2614397号商標、登録第2641007号商標、登録第2641008号商標、登録第2657787号商標及び登録第2657789号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により、いずれも商標権の抹消の登録がなされているものである。したがって、これらの引用商標を根拠とする拒絶の理由は解消した。つぎに、原査定で引用の登録第2701273号商標(以下「引用商標」という。)は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「HADSYS」の文字は、他の文字に比してひときわ顕著に表されており、図形部分とも構成上独立して看取されるものであるから、該文字部分のみも独立して自他商品の識別機能を有するものといわなければならない。してみると、引用商標からは、その構成中の「HADSYS」の文字部分に相応して「ハドシス」の称呼をも生ずるものである。一方、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アドシス」の称呼を生ずるものと認められる。そこで、本願商標より生ずる「アドシス」の称呼と引用商標より生ずる「ハドシス」の称呼を比較すると、両称呼は、称呼における識別上重要な要素をしめる語頭にあって、「ア」と「ハ」の音質を異にして明瞭に聴取し得る音の差異を有するものであるから、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
平成17年 9月 1日
 審判長  特許庁審判官 小林 薫
      特許庁審判官 寺光 幸子
      特許庁審判官 井出 英一郎

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#69

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「ToningBath/トーニングバス」

1.出願番号  商願2003-55506(不服2004-7343)
2.商  標  「ToningBath/トーニングバス」
3.商品区分  第5類:入浴剤その他の薬剤
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由 「単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品識別標識としての機能を有しない。」

出願商標・商標登録第4881749号
出願商標・商標登録第4881749号

不服審判における反論(請求の理由)

  【手続の経緯】
 出     願   平成15年 7月 3日
 拒絶理由の通知   平成16年 1月21日
  同 発送日   平成16年 1月26日
意  見  書   平成16年 2月20日
拒 絶 査 定   平成16年 3月30日
 同 謄本送達   平成16年 3月31日
  【拒絶査定の要点】
 原査定の拒絶理由は、“この商標登録出願は、平成16年1月21日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。また、出願人は、意見書において種々述べていますが、第5類においては「Bath」及び「バス」の文字は、浴剤以外の商品に使用することはできませんからさきの認定を覆すことはできません。”というものであります。つまり、この拒絶の理由は、具体的には“ 「ToningBath」及び「トーニングバス」の文字を上下二段にして普通に用いられる態様で表示してなるところ、その構成中の「Toning」の文字部分は「活力を与える」程の意味合いを、また、「Bath」の文字部分は、指定商品との関係においては、「浴剤」の意味を有し、一般に「バスオイル」「バスソルト」「浴用石けん 浴室用洗剤」のように使用され、また、「トーニング」の語も「トーニング バスオイル」「トーニング シャワー&バス ジェル 」「メーカー ポールシェリー 商品名 バスオイル(トーニング)」「バスオイル トーニング (ボディケア)」のように使用されていますので、この商標全体としても「活力を与える浴剤」の意味合いを容易に看取しますから、この商標登録出願に係る商標を指定商品中「浴剤」に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「浴剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。”(拒絶理由通知書)というものであります。
  【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は先の意見書において、本願商標は、「Toning/トーニング」と「Bath/バス」が結合して一体となった商標であり、言葉の意味として「活力を与える浴室、入浴」程の意味合いを有するが、この文字が、一般的に、第5類「入浴剤その他の薬剤」の品質・用途表示として流通し機能しているわけではないこと、及び、「浴槽」などを指定商品とする場合ならばまだしも、本願のような第5類「入浴剤その他の薬剤」を指定商品とする場合においては、格別にその品質や用途を表示するものではないこと、等を指摘して拒絶の理由には該当しないことを述べたにもかかわらず、かかる拒絶の認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第であります。
(a)本願商標の構成
 本願商標は、願書に表示した商標見本からも明らかなように、英文字と片仮名文字で「ToningBath/トーニングバス」と二段併記した態様からなるもので、指定商品を第5類「入浴剤その他の薬剤」とするものであります。
(b)審査官の認定に対する反論
(b-1)
審査官は、上記本願商標の構成態様に関し、「Bath」の文字部分は、指定商品との関係においては、「浴剤」を意味し、一般に「バスオイル」「バスソルト」「浴用石けん 浴室用洗剤」のように使用されているとしていますが、ここで言う「Bath」はあくまでも「浴室」を意味し、「浴剤」自体を意味するものでないことは、さきの意見書でも述べたとおりであります。審査官ご指摘の「バスオイル」「バスソルト」等の使い方は、商品「オイル」や「ソルト」に対して、「バス+商品名」という使い方であって、「バス用オイル」「バス用ソルト」という意味に使っております。「Bath」「バス」の文字自体が、「浴剤」そのものを表しているのではありません。「Toning」が「活力を与える」程の意味合いを有するとしても、「ToningBath」といった場合には、言葉自体の意味として「活力を与えるバス(浴室、入浴)」程の意味を有するのであって、「活力を与える浴剤」自体を意味するものではありません。そして又、本出願人は、本願商標の「ToningBath/トーニングバス」が言葉の意味として「活力を与えるバス(浴室、入浴)」の意味を有するとしても、「浴槽」などを指定商品とする場合ならばまだしも、本願のような第5類「入浴剤その他の薬剤」を指定商品とする場合においては、格別にその品質や用途等を表すことにはならないと考えます。例えば、「浴剤」に、「活力を与えるバス(浴室、入浴)」という言葉の意味合いの商標「ToningBath/トーニングバス」を用いても、その「浴剤」を、「バス」(「浴室」「浴槽」「入浴」など)と間違えるわけはなく、指定商品との関係において、品質・用途等の誤認など生じるはずもありません。この意味において、審査官の判断は、言葉の意味合いを誤って認識した誤解に基づくものであります。
(b-2)
また、審査官は、拒絶査定書において、“第5類においては「Bath」及び「バス」の文字は、浴剤以外の商品に使用することはできません…。”と認定しております。しかし、後に述べるように、「Bath」「バス」の文字を用いたからといって、必ずしも指定商品が「浴剤」に限定されるわけではなく、現に「浴剤」に限定せずとも登録されている例は多く存在します。しかも、本願商標は、「Toning」及び「トーニング」の文字だけからなるものでも、また「Bath」及び「バス」の文字だけからなるものでもなく、あくまでも、これら2つが結合して一体となり、「活力を与える浴室、入浴」程の一つのまとまった意味合いを暗示させる造語商標となっております。それ故に、この本願商標を指定商品中「入浴剤」に使用しても、単に、商品の品質・用途を表すことにはならず、自他商品識別機能を十分に発揮するものと思料します。
(b-3)
ところで、審査官は、前述のように、「ToningBath/トーニングバス」を「活力を与える浴剤」の意味に理解し、それを「浴剤」に使用しても識別力は生じないと認定しました。しかし、冷静に考えた場合、「活力与える浴剤」とは、一体如何なるものなのか、ここでいう「活力を与える」とは具体的には何を意味するのか。つまり、「入浴剤」(例え薬用入浴剤であっても)における「活力を与える」(「生命力を与える」)効能というのは、具体的に何を表すのか、判然としません。飲み薬等の医薬品であれば、あるいは“これは人体を活性化し、生命力を保つ薬だ”との認識を持つ取引者・需要者がいるのかも知れません。しかし、入浴剤は、たとえ薬用入浴剤であっても、所詮、その香りや成分によって、疲れをいやしたり、皮膚等の荒れを改善したりすることが基本であります。お湯と浴剤との相乗効果で、ものによって、せいぜい、1)保湿効果で敏感肌・ニキビ・カサカサ肌を生き生きとさせたり、2)アレルギー性皮膚炎を改善させたり、3)血行を促進して冷え性を改善させたり、4)発汗作用を促したり、5)血行を促進して肩こりを解消させたり、というような効能を発揮するだけであります。それ故、“活力を与える”といった具体的には何のことか分からない抽象的な効果をとらえて、商品の品質・用途表示だなどとは、到底言い得ないと思料します。つまり、具体的に中身が特定できてこそ、商品の品質・用途表示といえるのであって、漠然と物事を暗示ないし間接的に表示したのでは、商標法第3条第1項第3号にいう「品質・用途」等の表示とは言えないと考えます。商標法第3条第1項第3号の商標審査基準によれば、“指定商品の「品質」、「効能」、「用途」等を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする。”と明確にうたっています。この基準に照らし合わせてみても、今般の審査官の認定には納得できません。同書・同大・同間隔で一連一体にバランス良く横書きした本願商標「ToningBath/トーニングバス」は、全体としてみれば「活力を与える浴室、入浴」を暗示ないし間接的に表示しておりますが、指定商品との関係では特定の具体的観念を生じさせない造語商標であります。よって、本願商標「ToningBath/トーニングバス」を、第5類の「入浴剤その他の薬剤」に使用したとしても、その商品の品質・用途等を表すことにはならず、十分に自他商品識別機能を発揮するものと思います。
(b-4)
過去の商標登録例をみると、例えば、(A)「TONING BED/トーニングベッド」は、「業務用美容マッサージ器」や「業務用美容機械器具」を指定商品として商標登録されていますが(登録2284758)、これなどは、端的に「活力を与えるベッド状のマッサージ器、同ベット状の美容機械器具」を意味しております。それ故、今般の審査官のような見方をすれば、この(A)は自他商品識別力がないということになるのでありましょうが、実際には識別力が認められて商標登録されているわけであります。これら「業務用美容マッサージ器」や「業務用美容機械器具」に「TONING BED/トーニングベッド」が登録できて、「入浴剤その他の薬剤」に「ToningBath/トーニングバス」が登録できないとされる謂われはありません。
(b-5)
また、過去の商標登録例をみると、本願と同一の指定商品分野(第5類)において、「BATH」「Bath」の文字を含む商標がいくつも登録されておりますが、これらの指定商品は、必ずしも「浴剤」に限定されているわけではありません。審査官が指摘するように、「BATH」「Bath」の文字が、第5類においては「浴剤」を表す品質・用途表示であるとするならば、当然ながら「BATH」「Bath」の文字を含む商標は、全て、「浴剤」に限定されていなければならないはずでありますが、現実にはそうなっておりません。
例えば、以下(1)~(5)の商標登録例は、「浴剤」に限定されている訳ではなく、「薬剤」という概念で登録されております。
(1)登録3279451 バイタバス\VITABATH      薬剤
(2)登録3279452 ビタバス\VITABATH    薬剤
(3)登録4215083 ビオレ Health & Bath    薬剤
(4)登録4399212 Healing Bath\ヒーリングバス 薬剤
(5)登録4437324 ホットインバス\HOT IN BATH 薬剤ほか
 審査官のように“指定商品との関係にあって「BATH」「Bath」の文字は品質・用途表示だ”という判断を行うのであれば、これら(1)~(5)の指定商品は、全て、「浴剤」という具合に記載されていなければならないはずでありますが、現実にはそのよう限定はありません。これは、「BATH」「Bath」の文字が、必ずしも「浴剤」のみを表すものでないことの、何よりの証左であります。これら(1)~(5)が「薬剤」を指定して登録できて、本願商標「ToningBath/トーニングバス」が同じ「薬剤」を指定して登録できないとされる謂われはありません。
 【むすび】
 以上述べたように、本願商標の「ToningBath/トーニングバス」は、「活力を与える」程の意味合いを有する「Toning/トーニング」と「浴室、入浴」を意味する「Bath/バス」の文字とを組み合わせたもので、全体の言葉の意味として「活力を与えるバス(浴室、入浴)」程の意味合いを持つものではありますが、指定商品との関係において特定の具体的観念を生じさせることはなく、単なる商品の品質、用途表示ということはできないと考えます。特に「浴槽」などを指定商品とする場合ならばまだしも、本願のような第5類「入浴剤その他の薬剤」を指定商品とする場合においては、格別にその品質や用途等を表示するものではないと考えます。それ故、本願商標「ToningBath/トーニングバス」は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するものでも、商品の誤認を生じさせるものでもなく、十分に登録適格性を備えたものと確信します。
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(参考)ケース69の「審決」
不服2004- 7343
  商願2003-55506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
 結 論
  原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。
 理 由
  1 本願商標
 本願商標は、「ToningBath」の欧文字と「トーニングバス」の片仮名文字とを二段に書してなり、第5類「入浴剤その他の薬剤」を指定商品として、平成15年7月3日に登録出願されたものである。
  2 原査定の拒絶の理由(要旨)
 原査定は、「本願商標は、『ToningBath』及び『トーニングバス』の文字を上下二段に普通に用いられる態様で表示してなるところ、その構成中の『Toning』の文字部分は『活力を与える』程の意味合いを、また、『Bath』の文字部分は、指定商品との関係においては、『浴剤』の意味を有し、全体としても『活力を与える浴剤』の意味合いを容易に看取させるから、本願商標を指定商品中『浴剤』に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『浴剤』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
  3 当審の判断
 本願商標は、前記のとおり「ToningBath」の欧文字と「トーニングバス」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、構成中前半部の「Toning」(トーニング)の文字(語)が、たとえ、「活力を与える(こと)」(小学館ランダムハウス英和大辞典(第2版第7刷)「tone」の項参照。株式会社小学館発行)の意味を有し、後半部の「Bath」(バス)の文字(語)が、「浴室」(小学館ランダムハウス英和大辞典(第2版第7刷)株式会社小学館発行)を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に表した本願商標は、原審説示のような意味合いを認識させるものではなく、特定の商品の品質、用途を、直接的、かつ、具体的に表したものとはいえないものである。また、当審において、職権をもって調査したが、「ToningBath」及び「トーニングバス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。してみると、本願商標は、全体として特定の観念を生じない造語を表したものと認識されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。

平成17年 6月28日
審判長  特許庁審判官 野本 登美男
     特許庁審判官 三澤 惠美子
     特許庁審判官 和田 恵美

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#68

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「ToningBath/トーニングバス」

1.出願番号  商願2003-54276(不服2004-6712)
2.商  標  「ToningBath/トーニングバス」
3.商品区分  第3類:せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由 「単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品識別標識としての機能を有しない。」

 出願商標・商標登録第4881748号
出願商標・商標登録第4881748号

不服審判における反論(請求の理由)

  【手続の経緯】
 出     願   平成15年 6月30日
 拒絶理由の通知   平成16年 1月14日
  同 発送日   平成16年 1月15日
意  見  書   平成16年 2月16日
拒 絶 査 定   平成16年 2月27日
 同 謄本送達   平成16年 3月 3日
 【拒絶査定の要点】
 原査定の拒絶理由は、“ この商標登録出願は、平成16年1月14日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。おって、出願人は意見書において種々述べていますが、今日では指定商品「化粧品」との関係においては「トーニング」及び「TONIG」の文字は識別力がないとされていますし、また、「バス」及び「BATH」の文字の部分は商品の用途を表す語として浴用製品である(昭和45審判4222号)ことを表しますから、これを一連に書したとしても本件については出願人の意見は採用することができません。したがって、さきの認定を覆すことはできません。”というものであります。つまり、この拒絶の理由は、“ 「ToningBath」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中の「Toning」の文字部分は「活力を与える」程の意味合いを、また、「Bath」の文字部分は、指定商品との関係においては、「浴用及び浴室用の商品」等の意味を有し、一般に「バスオイル」「バスソルト」「浴用石けん 浴室用洗剤」のように、また、「トーニング」の語も「トーニング バスオイル」「トーニング シャワー&バス ジェル 」「メーカー ポールシェリー 商品名 バスオイル(トーニング)」「バスオイル トーニング (ボディケア)」のように使用されているものであるから、全体としても「活力を与える風呂用の商品」の意味合いを容易に看取させ、この商標登録出願に係る商標を指定商品中前記文字に照応する商品、たとえば、「バスオイル、バスソルト」等に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。”(拒絶理由通知書)というものであります。
 【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は先の意見書において、本願商標は、「Toning/トーニング」と「Bath/バス」が結合して一体となった商標であり、言葉の意味として、「活力を与える浴室、浴槽、入浴」程の意味合いを有するが、この文字が、一般的に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」の品質・用途表示として流通し機能しているわけではないこと、及び、「浴槽」などを指定商品とする場合ならばまだしも、本願のような第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品とする場合においては、格別にその品質や用途等を表示するものではないこと、等を指摘して拒絶の理由には該当しないことを述べたにもかかわらず、かかる拒絶の認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第であります。
(a)本願商標の構成
 本願商標は、願書に表示した商標見本からも明らかなように、英文字と片仮名文字で「ToningBath/トーニングバス」と二段併記した態様からなるもので、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とするものであります。
(b)審査官の認定に対する反論
(b-1)
審査官は、上記本願商標の構成態様に関し、「Bath」の文字部分は、指定商品との関係においては、「浴用及び浴室用の商品」を意味し、一般に「バスオイル」「バスソルト」「浴用石けん 浴室用洗剤」のように使用されているとしていますが、ここで言う「Bath」はあくまでも「浴槽、浴室」「入浴、(浴用の)湯」を意味し、「浴用及び浴室用の商品」を意味するものではないことは、さきの意見書でも述べたとおりであります。審査官ご指摘の「バスオイル」「バスソルト」等の使い方は、商品「オイル」や「ソルト」に対して、「バス+商品名」という使い方であって、「バス用オイル」「バス用ソルト」という意味に使っております。「Bath」「バス」の文字自体が、「浴用及び浴室用の商品」そのものを表しているのではありません。「Toning」が「活力を与える」程の意味合いを有するとしても、「ToningBath」といった場合には、言葉自体の意味として「活力を与えるバス」程の意味を有するのであって、「活力を与えるバス」が「活力を与えるバス用の商品」そのものを意味するものではありません。そして又、本願商標の「ToningBath/トーニングバス」が言葉の意味として「活力を与える浴室、浴槽、入浴」等の意味合いを有するとしても、「浴槽」などを指定商品とする場合ならまだしも、本願のような第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品とする場合においては、格別にその品質や用途等を表すことにはならないと考えます。例えば、「石けん」や「化粧品」に、「活力を与えるバス(浴室、入浴)」という意味合いの商標「ToningBath/トーニングバス」を用いても、その「石けん」や「化粧品」を、「バス」(「浴室」「浴槽」「入浴」など)と間違えるわけはなく、指定商品との関係において、品質・用途等の誤認など生じるはずもありません。この意味において、審査官の判断は、言葉の意味合いを誤って認識した誤解に基づくものであります。
(b-2)
ところで、この点に関し審査官は、拒絶査定書において、昭和45審判4222号の審決を引き合いに出し、「バス」及び「BATH」の文字部分は商品の用途を表す語であり、浴用製品であることを表す、と認定しております。しかし、この審決例は、本件とは事案を異にするもので、それをもって本件の判断基準となすことは、適正を欠くものと思料します。つまり、この審決例は、商願昭43-4900号「バスダイヤ/BATHDIA」(指定商品:化粧品)が、登録第408085号「ダイヤ/DIA」(指定商品:同じく化粧品等)を引例に拒絶されたことに対する不服の審判における審決で、結論的には、請求は成り立たない旨の審決(つまり類似の判断を維持する審決)をした訳ですが、ここで問題となった出願商標は、明らかに単独で識別力を持つ「ダイヤ」「DIA」の文字と、その文字とは観念的に全く結びつきのない「バス」「BATH」の文字とから構成され、且つ2音節に称呼される「バスダイヤ/BATHDIA」の商標を対象とするものでありますので、本願商標のような一体となって一つの意味合い(「活力を与える浴室、浴槽」等)を暗示させる「ToningBath/トーニングバス」とは、事案を全く異にするものであります。構成上単に「ダイヤ」の称呼を生じてしまう上記「バスダイヤ/BATHDIA」の商標と、一体として把握されて常に「トーニングバス」と称呼される本願商標の「ToningBath/トーニングバス」とでは、同一レベルで語ることは出来ません。本願商標は、「Toning」及び「トーニング」の文字だけからなるものでも、また「Bath」及び「バス」の文字だけからなるものでもなく、あくまでも、これら2つが結合して一体となり、「活力を与える浴室、入浴」程の意味合いを暗示させる造語商標(指定商品との間で特定の具体的観念を生じさせない造語商標)であり、それ故に、この本願商標を指定商品中風呂用の商品、たとえば、「石けん、バスオイル、バスソルト」等に使用しても、単に、商品の品質、用途を表すことにはならず、自他商品識別機能を十分に発揮するものと思料します。
(b-3)
にもかかわらず、審査官は、前述のように「BATH」の文字は、石けんや化粧品などとの関係にあっても浴用製品という用途表示であって自他商品識別力はない、と認定しております。結局のところ、審査官が言わんとするところは、「ToningBath/トーニングバス」全体としても、「活力を与える風呂用の商品(「石けん」や「化粧品」)」程の意味合いを有するだけであって、識別力はないということなのだろうと思います。しかし、冷静に考えた場合、「人体に活力を与える風呂用の石けん」とか、「人体に活力を与える風呂用の化粧品」とは、一体如何なるものなのか、判然としません。「石けん」とか「化粧品」における「人体に活力を与える」効能というのは、本当に存在するものなのか、大いに疑問であります。飲み薬等の医薬品であれば、あるいは“これは人体を活性化してくれる薬だ”との認識を持つ取引者・需要者がいるのかも知れません。しかし、石けん(たとえ薬用石けんであっても)は、肌の洗浄や滅菌等の効能がせいぜいでありましょうし、また、化粧品(たとえ薬用化粧品であっても)も、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つ程の効能がせいぜいであります。人体を活性化して活力を与える効能など常識的に考えられません。ましてや他の指定商品「歯磨き」や「香料類」に、そのような効能があるとも考えられません。「人体に活力を与える効能」など考えられないとすれば、「ToningBath/トーニングバス」を、第3類の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に使用した場合には、その商品の用途・効能等を表すことにはならなず、十分に自他商品識別機能を発揮するものと思います。
(b-4)
過去の商標登録例をみると、例えば、(A)「TONING BED/トーニングベッド」は、「業務用美容マッサージ器」や「業務用美容機械器具」を指定商品として商標登録されていますが(登録2284758)、これなどは、端的に「活力を与えるベッド状のマッサージ器、同ベット状の美容機械器具」を意味しております。それ故、今般の審査官のような見方をすれば、この(A)は自他商品識別力がないということになるのでありましょうが、実際には識別力が認められて商標登録されているわけであります。これら「業務用美容マッサージ器」や「業務用美容機械器具」に「TONING BED/トーニングベッド」が登録できて、「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」などに「ToningBath/トーニングバス」が登録できないとされる謂われはありません。
(b-5)
また、過去の商標登録例をみると、本願と同一の指定商品分野において、「BATH」「Bath」の文字を含む商標が多数登録されておりますが、これらの指定商品をみると、必ずしも「浴用の○○○」という具合に限定されているわけではありません。審査官が指摘するように、「BATH」「Bath」の文字が、浴用製品を表す品質・用途表示であるとするならば、当然ながら、「BATH」「Bath」の文字を含む商標は、全て、浴用製品に限定されていなければならないはずでありますが、現実にはそうなっておりません。
例えば、以下のような商標登録例がありますが、ここに挙げた1~9の登録商標の指定商品は、全て、「浴用の」という限定はなされておりません。
1. 登録2675882 メイクアップバス\MAKEUPBATH
2. 登録2722003 アクアバス\AQUABATH
3. 登録3294101 ATOPIBATH\アトピバス
4. 登録4060750 AVON HOT BATH
5. 登録4108991 VITABATH\ヴァイタバス
6. 登録4237464 ビオレ Health & Bath
7. 登録4429286 カクテルバス\COCKTAIL BATH
8. 登録4693062 QUICKBATH
9. 登録4717135 ハウスオブローゼホワイトバス\HOUSE OF ROSE WHITE BATH
 審査官のように“指定商品との関係にあって「BATH」「Bath」の文字は品質・用途表示だ”という判断を行うのであれば、これら1~9の指定商品は、全て、「浴用の○○○」という具合に記載されていなければならないはずであります。しかし、現実にはそのようになっておりません。そのような限定がなくとも登録されております。これは、「BATH」「Bath」の文字が、必ずしも「浴用製品」を表すものでないことの、何よりの証左であります。これら1~9が登録できて、本願商標「ToningBath/トーニングバス」が登録できないとされる謂われはありません。
(b-6) 
 ところで、本出願人は、前述したように、本願商標「ToningBath/トーニングバス」が「Toning/トーニング」と「Bath/バス」の文字を結合したものであり、全体の言葉の意味として「活力を与えるバス(浴室、浴槽、入浴)」程の意味合いを持つこと、そして、そのことから、商標として使用された場合に、取引者・需要者をしてそのような観念を間接的に表示ないし暗示させるであろうことを、決して否定するものではありません。しかし、そのことが直ちに、本願商標が、商品の品質・用途を表すにすぎない、即ち、商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示する標章にすぎない、と言うことを意味するものではないと考えます。本願商標を構成する「ToningBath/トーニングバス」は、現に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」の品質・用途表示として流通し機能しているわけではありません。「活力を与えるバス(浴室、浴槽、入浴)」を間接的に表示ないし暗示するとしても、それでは一体、具体的にはどの様な商品を指すのか、その具体的な商品の中味(品質・用途)が何なのか特定できません。具体的に中身が特定できてこそ、商品の品質・用途表示といえるのであって、漠然と物事を暗示ないし間接的に表示したのでは、商標法第3条第1項第3号にいう「品質・用途」等の表示とは言えないと考えます。商標法第3条第1項第3号の商標審査基準によれば、“指定商品の「品質」、「効能」、「用途」等を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする。”と明確にうたっています。この基準に照らし合わせてみても、今般の審査官の認定には納得できません。同書・同大・同間隔で一連一体にバランス良く横書きした本願商標「ToningBath/トーニングバス」は、全体としてみれば、指定商品との関係で特定の具体的観念を生じさせることのない造語商標であり、十分に自他商品識別標識として機能するものと思料します。
 【むすび】
 以上述べたように、本願商標の「ToningBath/トーニングバス」は、「活力を与える」程の意味合いを有する「Toning/トーニング」と「浴室、浴槽、入浴」を意味する「Bath/バス」の文字とを組み合わせたもので、全体の言葉の意味として「活力を与えるバス(浴室、浴槽、入浴)」程の意味合いを持つものではありますが、指定商品との関係において特定の具体的観念を生じさせることはなく、単なる商品の品質、用途表示ということはできないと考えます。特に「浴槽」などを指定商品とする場合ならばまだしも、本願のような第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品とする場合においては、格別にその品質や用途等を表示するものではないと考えます。それ故、本願商標「ToningBath/トーニングバス」は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するものでも、商品の誤認を生じさせるものでもなく、十分に登録適格性を備えたものと思料します。
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(参考)ケース68の「審決」
不服2004- 6712
   商願2003-54276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
 結 論
   原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。
 理 由
 1 本願商標
 本願商標は、「ToningBath」の欧文字と「トーニングバス」の片仮名文字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年6月30日に登録出願されたものである。
 2 原査定の拒絶の理由(要旨)
 原査定は、「本願商標は、『ToningBath』及び『トーニングバス』の文字を上下二段に普通に用いられる態様で表示してなるところ、その構成中の『Toning』の文字部分は『活力を与える』程の意味合いを、また、『Bath』の文字部分は、指定商品との関係においては、『浴用及び浴室用の商品』等の意味を有し、全体としても『活力を与える風呂用の商品』の意味合いを容易に看取させるから、本願商標を指定商品中前記文字に照応する商品、たとえば、『バスオイル、バスソルト』等に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 3 当審の判断
 本願商標は、前記のとおり「ToningBath」の欧文字と「トーニングバス」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、構成中前半部の「Toning」(トーニング)の文字(語)が、たとえ、「活力を与える(こと)」(小学館ランダムハウス英和大辞典(第2版第7刷)「tone」の項参照。株式会社小学館発行)の意味を有し、後半部の「Bath」(バス)の文字(語)が、「浴室」(小学館ランダムハウス英和大辞典(第2版第7刷)株式会社小学館発行)を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に表した本願商標は、原審説示のような意味合いを認識させるものではなく、特定の商品の品質、用途を、直接的、かつ、具体的に表したものとはいえないものである。また、当審において、職権をもって調査したが、「ToningBath」及び「トーニングバス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。してみると、本願商標は、全体として特定の観念を生じない造語を表したものと認識されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。

平成17年 6月28日
審判長  特許庁審判官 野本 登美男
     特許庁審判官 三澤 惠美子
     特許庁審判官 和田 恵美

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#67

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「Designer’s DeskTop」

1.出願番号  商願2003-98164(不服2004-15119)
2.商  標  「Designer’s DeskTop」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具およびその部品 ほか
4.適用条文 商標法第3条1項6号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由 「個性的なデスクトップコンピュータ」「OSを起動したときに個性的な基本の画面となるコンピュータプログラム」等の意味合いを理解させるにとどまる。

出願商標・商標登録第4856806号
出願商標・商標登録第4856806号

不服審判における反論(請求の理由)

【手続の経緯】
 出     願   平成15年11月 6日
 拒絶理由の通知   平成16年 3月23日
  同 発送日   平成16年 3月23日
意  見  書   平成16年 4月 9日
拒 絶 査 定   平成16年 6月24日
 同 謄本送達   平成16年 6月25日 
【拒絶査定の要点】
 原査定の拒絶理由は、“この商標登録出願は、平成16年3月16日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。出願人は、意見書において種々述べていますが、さきの認定を覆すことはできません。”というものであります。
 つまり、この拒絶の理由は、具体的には“本願商標は、ファッションに関して、デザイナーの個性を前面に打ち出した「デザイナーズブランド」の語や、建築に関して、建築デザイナーが個性的な間取りやデザインをした集合住宅の「デザイナーズマンション」の語があることから、「デスクトップコンピュータ」や「ウィンドウズやMacのOSを起動したときの基本の画面」等の意味を有する 「DeskTop」の前に「Designer’s」の文字を配した「Designer’s DeskTop」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中「電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具およびその部品」に使用するときは、例えば「個性的なデスクトップコンピュータ」「OSを起動したときに個性的な基本の画面となるコンピュータプログラム」等の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。”というものであります。
【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は先の意見書において、本願商標は、指定商品との関係において、十分に自他商品識別標識として機能し得る商標であることを、過去の多くの商標登録例を示しながら説明したにも拘わらず、かかる拒絶の認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第であります。
(a)本願商標の構成
 本願商標は、願書に表示した商標見本からも明らかなように、英文字で「Designer’s DeskTop」と横書きした態様からなるもので、指定商品を第9類「自動販売機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」とするものであります。
(b)審査官の認定に対する反論
(b-1)
 審査官殿は、ファッションに関する、デザイナーの個性を前面に打ち出した「デザイナーズブランド」の語や、建築に関する、建築デザイナーが個性的な間取りやデザインをした集合住宅の「デザイナーズマンション」の語を引き合いに出して、本願商標の「Designer’s DeskTop」(デザイナーズデスクトップ)を本願指定商品中「電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具およびその部品」に使用するときは、例えば「個性的なデスクトップコンピュータ」「OSを起動したときに個性的な基本の画面となるコンピュータプログラム」等の意味合いを理解させるにとどまると認定しております。
 しかしながら、本出願人は、そのようなことはないと考えます。
 これら「デザイナーズブランド」や「デザイナーズマンション」は、ヤフーJAPANなどのインターネット検索エンジンで検索してみますと、そのような使用例が多く存在していて、一つの意味合いをあらわす言葉として確立されていることが理解できますが、本願商標の「Designer’s DeskTop(デザイナーズデスクトップ)」については、そのような使用例は全く見当たりません。
 デザイナーのグループ名としてこの言葉を含む例はありましたが、審査官の指摘するような「個性的なデスクトップコンピュータ」や「OSを起動したときに個性的な基本の画面となるコンピュータプログラム」等の意味合いを表すための「デザイナーズディスクトップ」の使用例は全く見当たりません。
それ故、ファッション関係や建築関係で用いられている「デザイナーズ」の意味合いが、そのままコンピュータ関係の分野にあてはまるとは到底言い得ないと考えます。
(b-2)
 本願商標は、「Designer’s」と「DeskTop」とを結合して一体とした一種の造語商標でありますが、この「Designer’s DeskTop」が、上記審査官が指摘するような意味合いを有する言葉として普通に使用され、且つ市場において広く普及されているような事実は全くありません。
 それ故、これを品質表示用語やそれに類する記述的用語であって識別力のない言葉だというようなことは安易に言えないのではないかと考えます。
 前段と後段それぞれに意味を持つ言葉同士を組み合わせて本願商標が成り立っていることからすれば、全体として何らかの意味合いを表すことはむしろ当然のことでありますが、そうだからといって、本願商標が品質表示等の記述的表示であって識別機能を持たない、などと決めつけることは出来ないと考えます。
 本願商標は、上述のように、指定商品との関係で具体的にその商品の特定の品質等を表示する言葉として機能している訳ではありませんので、十分に自他商品識別標識として機能し得るものと考えます。それ故、「デザイナーズ」の言葉が、指定商品「電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具およびその部品」との関係にあって、品質その他の識別力のない表示にすぎないと見るのは、短絡的にすぎると考えます。
(b-3)
 この点に関して、過去の商標登録例をみると、本願と同一の商品分野において、「DESKTOP」「DeskTop」「デスクトップ」を用いた商標が、以下のように多数登録されております。
 例えば、
A.登録第4061057号 「MECHANICAL DESKTOP」
B.登録第4605112号 「SchoolDeskTop」
C.登録第4280618号 「KNOWLEDGEDESKTOP」
D.登録第4612027号 「キッズデスクトップ」
E.登録第4612028号 「こどもデスクトップ」
F.登録第4361416号 「EMPLOYEE DESKTOP」などです。
 もし仮に、審査官のような考え方に従うのであれば、上記Aの「ACTIVE DESKTOP」は「機能的なデスクトップコンピュータ」程度の意味合いを、また、Bの「SchoolDeskTop」は「学校用のデスクトップコンピュータ」程度の意味合いをそれぞれ認識させ、識別力がないと言うことになるのでありましょう。また、Cの「KNOWLEDGEDESKTOP」は「情報量の多いデスクトップコンピュータ」程度の、D,Eの「キッズデスクトップ」及び「子供デスクトップ」は「子供用のデスクトップコンピュータ」程度の、更には、Fの「EMPLOYEE DESKTOP」は「従業員用のデスクトップコンピュータ」程度の、それぞれ意味合いを認識させるということになり、審査官のような考え方を採れば、これも識別力はないと言うことになるのでありましょう。しかし現実には、その様な認定はなされずに、全て登録されております。これは、これらの審査を担当した審査官が、これらA~Fの商標を十分に識別機能を備えた商標であると認定したからに他なりません。本願商標「Designer’s DeskTop」とて同様であると考えます。これら「MECHANICAL DESKTOP」「SchoolDeskTop」「キッズデスクトップ」「EMPLOYEE DESKTOP」等が登録できて、本願商標「Designer’s DeskTop」が登録できないとされる謂われは全くありません。コンピュータ等の分野では、「Designer’s」の言葉が特別の意味を持つと言うことはありません。少なくとも、「School」や「キッズ」や「EMPLOYEE」と同様なはずであります。本願商標「Designer’s DeskTop」は、そのまま素直に理解すれば、「デザイナーのデスクトップパソコン」あるいは「デザイナーのOS起動時のパソコン基本画面」程の意味合いを有するのかも知れません。しかし、指定商品中の「電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具およびその部品」との関係にあって、その商品の具体的な特定の品質等を表示すると言うことはありません。ましてや、「デザイナーズマンション」の「デザイナーズ」をもじって、「個性的なデスクトップコンピュータ」を表すだとか、「OSを起動したときに個性的な基本の画面となるコンピュータプログラム」等の意味合いを表すだとかということは全く考えられません。本願商標は十分に自他商品識別標識として機能するものであり、指定商品「電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具およびその部品」に本願商標「Designer’s DeskTop」を使用した場合には、素直に、「Designer’s DeskTop」ブランドの「コンピュータプログラム」ないし「コンピュータ」と理解できるものと思います。
  【むすび】
 以上述べたように、本願商標の「Designer’s DeskTop」は、「デザイナーの」程の意味合いを有する「Designer’s」と「デスクトップパソコン」あるいは「OSを起動したときに表示されるパソコンの基本画面」を意味する「DeskTop」の文字とを組み合わせたものでありますので、全体の言葉の意味として「デザイナーのデスクトップパソコン」あるいは「デザイナーのOSを起動したときに表示されるパソコンの基本画面」程の意味合いを持つものと思います。しかし、それは単に言葉の構成から受けるイメージであって、指定商品との関係において、特定の具体的観念を生じさせることはなく、単なる商品の品質等記述的表示にすぎないということはできないと考えます。これは、「DeskTop」「デスクトップ」等の文字を含む過去の上記A~Fの商標登録例からも明らかであります。本願商標もこれら多くの登録例と同様に、十分に自他商品識別力を備えたものであり、登録されて然るべきであります。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号にも、同第4条第1項第16号にも該当しないものと思料しますので、請求の主旨の通り、「原査定を取り消す。この出願の商標は登録をすべきものとする。」との審決を求める次第であります。

(参考)ケース67の「審決」
不服2004-15119
   商願2003- 98164拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結 論
   原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。
理 由
1 本願商標
 本願商標は、「Designer’s DeskTop」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、ファッションに関して、デザイナーの個性を前面に打ち出した「デザイナーズブランド」の語や、建築に関して、建築デザイナーが個性的な間取りやデザインをした集合住宅の「デザイナーズマンション」の語があることから、「デスクトップコンピュータ」や「ウィンドウズやMacのOSを起動したときの基本の画面」等の意味を有する「DeskTop」の前に「Designer’s」の文字を配した「Designer’s DeskTop」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、例えば「個性的なデスクトップコンピュータ」「OSを起動したときに個性的な基本の画面となるコンピュータプログラム」等の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Designer’s」の文字が、「デザイナーの」の意味を表し、「DeskTop」の文字が「机の上、机上用、パソコンの初期画面」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。また、「Designer’s DeskTop」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
 その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
平成17年 3月18日
審判長  特許庁審判官 小林 薫
     特許庁審判官 岩崎 良子
     特許庁審判官 池田 光治

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#66

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「MINI+/ミニプラス」×引用商標「Minipla」

1.出願番号  商願2004-72189
2.商  標   「MINI+/ミニプラス」
3.商品区分  第16類 雑誌,新聞
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第4452477号商標「Minipla」と類似する。

出願商標・商標登録第4852470号
出願商標・商標登録第4852470号
 引用商標1・商標登録第4452477号
引用商標1・商標登録第4452477号

意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、「登録第4452477(商願2000-033167)の登録商標(以下、引用商標という)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との認定を受けました。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観,称呼および観念のいずれにおいても類似せず、取引者・需用者をして決して出所の混同を来すことにない商標であると思料しますので、斯かる認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本からも明らかなように、上段を欧文字「MINI」とプラスの記号「+」とで「MINI+」と書し、また下段をその読みを表すべく片仮名文字で「ミニプラス」と書した二段併記の態様「MINI+/ミニプラス」からなるものでありますが、引用商標は、欧文字で、単に「Minipla」と一連に書した態様からなるものであります。したがって、本願商標と引用商標とは、外観上類似しないことは明らかであります。
(3) また、本願商標の「MINI+/ミニプラス」は、「miniをプラスする」、即ち「小型のものを加える」と言うような意味合いを暗示させるものでありますが、指定商品「雑誌,新聞」との関係において、具体的に特定の観念を生じさせることのない造語商標であります。一方、引用商標の「Minipla」も、格別の観念を生じさせることのない造語商標でありますので、両者は、観念上比較すべくもなく、互いに非類似の商標であります。
(4) そこで、次に、称呼の点につき検討します。本願商標は、前述のように、上段部分が「MINI+」となっていて、下段がその読みを表すべく「ミニプラス」と片仮名表記された態様であるところ、本願商標からは常に「ミニプラス」の称呼が生じるものと思料しますが、引用商標は「Minipla」の態様よりなるため、これより「ミニプラ」の称呼が生じるものと思料します。そこで、本願商標の称呼「ミニプラス」と引用商標の称呼「ミニプラ」を対比します。まず、本願商標の称呼「ミニプラス」は、全体を一連に称呼した場合に、欧文字「MINI」と記号「+」という特殊な構成態様とも相俟って、「ミニ・プラス」と2音節に区切って発音される傾向にあるとともに、前段の語頭音「ミ」と後段の語頭音「プ」の文字がそれぞれ強く発音される傾向にあると思料します。これに対し、引用商標の称呼「ミニプラ」は、一連に称呼したときに「ミ・ニ・プ・ラ」と4音節に区切って発音される傾向にあるとともに、各文字一つ一つが明瞭に強く発音される傾向にあるものと思料します。しかも、この違いは全体が5音ないし4音という比較的短い音構成における違いであり、従ってこの違いが全体の称呼に与える影響は極めて大きく、称呼上別意の印象を与えるに十分な差異であると考えます。即ち、取引者・需要者が両商標を称呼して取引する場合、本願商標の「ミニ・プラス」と引用商標の「ミ・ニ・プ・ラ」とは、語感語調を全く異にするため、明瞭に識別できるものと思料します。
ところで、審査官殿は、本願商標の称呼「ミニプラス」と引用商標の称呼「ミニプラ」とは「ス」が有るか無いかの違いしかないため、両者は称呼上紛らわしいと判断して今般の拒絶理由通知を発したものと推察しますが、本願商標と引用商標の称呼上の差異は、単に「ス」の有無の違いだけでかたずけられる問題ではありません。即ち、この「ス」の有無によって、片や「プラス」(加える)という誰でもなじみの単語を構成するのに対し、「ス」のない方は単なる意味不明な「プラ」という音であり、両者は確立された意味を持つ単語であるかないかの違い、またそれによる意味発生の有無の違いにより、さらには、この「ス」の有無による、音節位置やアクセント位置の違いにより、これに接する取引者・需要者は両者を称呼上明瞭に識別できるものと思料します。
(5) このように、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上類似することはないとともに、称呼上も、本願商標が「ミニ・プラス」と2音節に区切って、しかも「ミ」と「プ」にアクセントをもって称呼されるのに対し、引用商標は「ミ・ニ・プ・ラ」と4音節に区切って称呼され、且つ各音がそれぞれアクセントをもって明瞭に発音される傾向にある点において、全く異なるものと思料します。そして、このような音節の区切り位置やアクセント位置の違い等により、両者は語感語調を異にしますが、比較的短い音構成にあってこの語感語調の違いは大きく、両者を一連に称呼したとき聴者をして決して紛れるようなことはないと思料します。
 よって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#65

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」

1.出願番号  商願2002-21552(不服2003-4966)
2.商  標  「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」
3.商品区分  第11類:業務用の痩身用機械器具,その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由  単にその商品の品質を表示するにすぎない。

出願商標・商標登録第4850011号
出願商標・商標登録第4850011号

不服審判における反論(請求の理由)

【手続の経緯】
 出     願   平成14年 3月19日
 拒絶理由の通知   平成14年12月16日
  同 発送日   平成14年12月17日
意  見  書   平成15年 1月20日
拒 絶 査 定   平成15年 2月26日
 同 謄本送達   平成15年 2月27日
【拒絶査定の要点】
原査定は、“この商標登録出願は、平成14年12月16日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。なお、出願人は、意見書において種々述べていますが、本願商標は欧文字と片仮名文字で上下二段に「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」と書してなるところ、全体として、先の拒絶理由に述べた如く「脂肪が消滅する」の意を表すに止まり、さきの認定を覆すことはできません。また、出願人は、本願商標は特定の具体的観念を生じさせることはないもので、一連一体にバランス良く二段並記した商標として認識されるべき旨主張してますが、上記認定に影響を与えるものとは認められません。”というものであり、平成14年12月16日付けの拒絶の理由は、“本願商標は、「CelluliteVanish」及び「セルライトヴァニッシュ」の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、その構成中の「Cellulite」及び「セルライト」の文字部分は、「脂肪、体内に余分な脂肪が溜まり発生する細胞」の意味で一般に使われており、「Vanish」及び「ヴァニッシュ」の文字部分は、「消滅する、見えなくなる」等の意味を有するものであるから、全体としては「脂肪が消滅する」程度の意味合いを看取させるにすぎず、近年、足痩せ専門エステサロンでセルライト除去、消滅用の機械機具が使用されている実情をも考慮すれば、これを本願指定商品中、例えば、「セルライト消滅用の業務用美容機械機具」に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。”というものであります。
【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は先の意見書において、本願商標は、あくまでも「Cellulite/セルライト」の文字と「Vanish/ヴァニッシュ」の文字とを結合して、上下の各文字部分を軽重差なく同書、同大、同間隔にバランス良く配置した造語商標であって、この構成態様より、特定の具体的観念を生じさせることはない旨指摘したにもかかわらず、かかる拒絶の認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第であります。
(a)本願商標の構成
本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標の欄の記載から明らかなように、英文字と片仮名文字で上下二段に「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」と書した態様からなるもので、指定商品を第11類の「業務用の痩身用機械器具,その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」とするものであります。
(b)審査官の認定に対する反論
(b-1)
審査官が指摘するように、本願商標の「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」は、成る程、「Celluliteh/セルライト」の文字が「脂肪、体内に余分な脂肪が溜まり発生する細胞」等の意味を、また「Vanish/ヴァニッシュ」の文字が「消滅する、見えなくなる」等の意味を、それぞれ有することは事実であります。しかし、本願商標は、これらの文字を一体に結合した結合商標であり、全体としてみれば、具体的に特定の観念を生じさせることのない造語商標であります。
 本出願人は、上記した意味合いの言葉が2つ結合した以上、全体として「脂肪が消滅する」程度の意味合いを間接的に表示ないし暗示する商標であることを決して否定するものではありませんが、そのことをもって、この結合商標が品質を普通に表す言葉であるとは言い得ないと思料します。「CelluliteVanish」も、「セルライトヴァニッシュ」も、美容機械器具等の品質・内容表示として、普通に使用され、且つ一般的に確立された言葉ではありません。
 つまり、本願商標の「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」は、あくまでも「Cellulite」の文字と「Vanish」の文字、あるいは「セルライト」の文字と「ヴァニッシュ」の文字とを結合して、上下二段にし、且つ上下の各文字部分を、左右軽重差なく同書、同大、同間隔にバランス良く配置した造語商標と理解すべきで、全体として特定の具体的観念を生じさせることはありません。
それ故、本願商標は、全体として、十分に自他商品識別力を備えているものと思料します。
(b-2)
 そして、たとえ近年、足痩せ専門エステサロンでセルライト除去、消滅用の機械器具が使用されている実情があったとしても、この「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」がその様な機械器具の品質表示用語として普通に用いられ、普及している事実がない以上、単なる品質表示用語として片付けることは出来ないと考えます。
 取引者・需用者が、例えば、業務用の痩身用機械器具に商標的使用態様で「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」と書いてある文字を見て、これを商品の品質表示であるなどと思うはずがありません。一般的には、やはり「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」という商標名の製品であると理解するはずであります。
 それ故、本願商標「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」は、全体として十分に自他商品識別標識として機能し得る商標であり、十分に登録適格性を有するものと思料しますので、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした審査官の認定には納得できません。
(b-3) 
 ところで、本出願人は、前述したとおり、「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」の文字が「脂肪が消滅すること」を間接的に表示ないし暗示することを決して否定するものではありません。しかし、そのことが直ちに、本願商標が、商品の品質表示にすぎない(即ち、品質を普通に用いられる方法で表示する標章にすぎない)と言うことを意味するものではないということであります。
 商標法第3条第1項第3号の商標審査基準によれば、“指定商品の「品質」、「効能」、「用途」…等を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする。”と明確にうたっています。この基準に照らし合わせてみても、今般の審査官の認定には納得できません。同書、同大、同間隔で一連一体にバランス良く二段並記した本願商標は、全体としてみれば、具体的に特定の観念を生じさせることのない造語商標でありますので、十分に自他商品識別標識として機能するものと思います。
  【むすび】
 以上の通りでありますので、本願商標「CelluliteVanish/セルライトヴァニッシュ」は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものでも、商品の誤認を生じさせるものでもなく、十分に登録適格性を備えたものと思料します。
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(参考)ケース65の「審決」
不服2003- 4966
   商願2002- 21552拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結 論
   原査定を取り消す。
   本願商標は、登録すべきものとする。
理 由
 1.本願商標
 本願商標は、「CelluliteVanish」及び「セルライトヴァニッシュ」の文字を二段に書してなり、第11類「業務用の痩身用機械器具,その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」を指定商品として、平成14年3月19日に登録出願されたものである。
 2.原査定の拒絶の理由の要旨
 原査定は、本願商標は、構成中の「Cellulite」及び「セルライト」の文字部分は、「脂肪、体内に余分な脂肪が溜まり発生する細胞」の意味で一般に使われており、「Vanish」及び「ヴァニッシュ」の文字部分は、「消滅する、見えなくなる」等の意味を有するものであるから、全体としては「脂肪が消滅する」程度の意味合いを看取させるにすぎず、近年、足痩せ専門エステサロンでセルライト除去、消滅用の機械機具が使用されている実情をも考慮すれば、これを本願指定商品中、例えば、「セルライト消滅用の業務用美容機械機具」に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 3.当審の判断
 本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これが原査定説示の如き意味合いを暗示するとしても、本願の指定商品の品質・用途等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、寧ろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。また、当審において、職権をもって調査したが、「CelluliteVanish」及び「セルライトヴァニッシュ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと言わなければならず、また、これを本願指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
平成17年 2月28日
 審判長  特許庁審判官 小林 薫
      特許庁審判官 岩崎 良子
      特許庁審判官 青木 博文

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#64

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「ペロイドケアー」

1.出願番号  商願2002-32831(不服2003-10080)
2.商  標  「ペロイドケアー」
3.商品区分  第44類:美容,理容
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由 「泥を使用して行う美容」等、単に役務の質を表示するにすぎない。

出願商標・商標登録第4842519号
出願商標・商標登録第4842519号

不服審判における反論(請求の理由)

  【手続の経緯】
 出     願   平成14年 4月22日
 拒絶理由の通知   平成15年 1月22日
  同 発送日   平成15年 1月29日
意  見  書   平成15年 2月13日
拒 絶 査 定   平成15年 5月21日
 同 謄本送達   平成15年 5月23日
  【拒絶査定の要点】
原査定の拒絶理由は、“この商標登録出願は、平成15年 1月22日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。追って出願人は意見書において種々述べていますが、本願商標は「ペロイドケアー」の文字を書してなり、その構成中の「ケアー」の文字は美容の業界においては「美容ケア商品、ヘアーケアー、ボディケアー」等のように普通に使用されている語と認められます。またエステティックサロンにおいては、「泥エステ」のように泥を使用した「美顔泥パック、全身泥パック」等のエステコース(http://www.seiunkaku.or.jp/esthetique2.html)があることからも、「泥」の意味合いのある「ペロイド」と組み合わせてなる本願商標は役務の質(内容)を表示し、またそれ以外の役務に使用したときは役務の質(内容)の誤認を起こさせるとして拒絶すべきとした先の認定を覆すことは出来ません。なお、登録第4593228号「HERBALCARE/ハーバルケアー」の登録例を出していますが、本願とは事例を異にするため採用することは出来ません。”というものであります。
 つまり、この拒絶理由は、要するに、本願商標「ペロイドケアー」は、エステティックサロン等で「治療に用いられる泥」の意味合いを持つ「ペロイド」の文字と、美容業界において「美容ケア商品、ボディケアー」等のように普通に使用されている「世話、保護」等の意味合いを持つ「ケアー」の文字からなるもので、これを「泥を使用して行う美容」等の役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示し(商標法第3条第1項第3号に該当)、それ以外の役務に使用したときは役務の質(内容)の誤認を起こさせる(同第4条第1項第16号に該当)というものであります。
  【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は先の意見書において、本願商標は、あくまでも特定の具体的観念を生じない造語商標であって、美容業界において、この言葉が役務の質(内容)表示として普通に使用されている事実はないということを指摘したにもかかわらず、かかる拒絶の認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第であります。
(a)本願商標の構成
 本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標の欄の記載から明らかなように、片仮名文字で「ペロイドケアー」と横書きした態様からなり、指定役務を第44類「美容,理容」とするものであります。
(b)審査官の認定に対する反論
(b-1)
審査官が指摘するように、本願商標「ペロイドケアー」は、それを前後に分解してそれぞれの言葉の意味を考えれば、成る程、「ペロイド」の文字が「泥」等の意味を有し、「ケアー」の文字が「世話、保護」等の意味を有することは事実であります。しかし、本願商標は、これらの各文字を同書・同大・同間隔で一体に結合した結合商標であり、全体としてみれば、特定の観念を具体的に生じさせることのない造語商標であり、役務の質(内容)を表すものではありません。
 本出願人は、上記した意味合いの言葉が2つ結合されている以上、全体として「泥によるケアー(世話、保護)」等の意味合いを間接的に表示ないし暗示する商標であることを決して否定するものではありません。しかし、そのことをもって、この結合商標が役務の質を普通に表す言葉であるとは言い得ないと思料します。「ペロイドケアー」は、美容,理容の役務の質(内容)表示として、普通に使用され、且つ一般的に確立された言葉とはなっておりません。
 ご指摘のインターネットホームページを見ましても、「ペロイドケアー」なる言葉は一つも使われておりません。「アジアンエステ」として、「泥エステ」が載っているのみであります。そして、この「泥エステ」の効用として、「皮膚呼吸を活発にさせ、汗の出を良くし皮膚病の予防になります。」とか、「お肌の美容だけでなく、仕事の疲れ、ストレス解消にも最適です。」との説明があるのみです。
また、YAHOO!JAPANなどのインターネット検索エンジンで「ペロイドケア(ー)」を検索してみましても、この言葉と一致する情報は一つもありません。
 試しに上記「泥エステ」を同様に検索してみたところ、こちらは629件の使用例が検索されました。
 したがって、審査官のいう「泥を使用して行う美容」を表すために使われる一般的な言葉は「泥エステ」であって、決して「ペロイドケアー」ではないと思料します。「ペロイドケアー」は、本出願人が考えた造語であり、特定の具体的な観念を直接的に生じさることのない商標であります。決して、役務の質(内容)を表示する言葉ではありません。
 「ペロイドケアー」が、ある一つの役務の内容を表す言葉として美容・理容業界において確立され通用していればまだしも、そのような事実が全くない以上、本願商標を以て、単に役務の質(内容)を表すものだと言うことはできないと考えます。
 よって、本願商標「ペロイドケアー」は、商標的使用態様で指定役務に用いた場合、十分に自他役務識別標識として機能するものと考えます。
(b-2)
ところで、本出願人は、先の意見書において、美容・理容を含む役務区分において、(A)登録第4593228号「HERBALCARE/ハーバルケア」(平成14年8月9日登録、長瀬産業株式会社)なる商標が存在している事実を指摘し、本願商標もこれと同様に登録されるべだと主張しましたが、これに対し、審査官は、事例を異にするからその主張は採用できないと認定しました。
 しかしながら、この登録商標の前半部の「HERBAL/ハーバル」の文字は「草の」の意味合いであり、後半の「CARE/ケア」は「世話、保護」の意味合いであります。また、エステティック業界においては、例えば「バリ式薬草エステ」のように、薬草を使用したエステコースを「薬草エステ」と称しております。
一方、前述のとおり、本願商標の前半部の「ペロイド」の文字は「泥」の意味合いであり、後半の「ケアー」は「世話、保護」の意味合いであります。また、エステティック業界において、「泥エステ」のように泥を使用した「美顔泥パック、全身泥パック」等のエステコースが存在しております。
 それ故、この登録商標と本願商標とは、状況的には全く同じであり、この「HERBALCARE/ハーバルケア」が登録できて、本願商標の「ペロイドケアー」が登録できないとされる謂われはありません。「HERBALCARE/ハーバルケア」の登録例を“事例を異にするから採用できない”とした審査官の認定には納得できません。
 「泥を使用して行う美容」を表す言葉として、「泥エステ」は確立された言葉として存在しておりますが、「ペロイドケアー」は確立された言葉として存在しておりませんし、インターネット等で調べても使用例は全く見当たりませんので、これを単なる役務の質(内容)表示として片付けることは出来ないと思います。本願商標「ペロイドケアー」は、あくまでも本出願人が熟慮して選定した造語であって、十分に識別力を備えたものであると考えます。
(b-3)
また、本出願人は、この美容,理容の役務分野において、以下のような商標を既に登録しております。
(B)登録第4078825号「アロマケアー」(H09.11.07登録、株式会社メソテス)
(C)登録第4643550号「ハーブケアー」(H15.02.07登録、株式会社メソテス)
美容業界においては、(B)を構成する「アロマ(aroma)」は、「アロマセラピー(aromatherapy)」(花・香草などの香りをかいでストレスを軽減し、心身の健康をはかる療法。芳香療法。)として、普通に使用されている言葉ですし、(C)を構成する「ハーブ(herb)」は、「薬草、香味料とする草の総称。」であり、「薬草エステ」と関係する言葉です。
このような美容業界における使用状況及びその言葉の意味からして、前記審査官のような考え方を採れば、これら(B)(C)の商標は、これを「花・香草などの香りをかいでストレスを軽減し、心身の健康をはかる美容トリートメント」や「薬草を使用して行う美容トリートメント」の役務にそれぞれ使用するときは、単に役務の質(内容)を表示し、それ以外の役務に使用するときは役務の質(内容)の誤認を起こさせるということで、登録できないということになるのでありましょうが、実際には、これら2つの商標は何の問題もなく登録されております。よって、本願商標の「ペロイドケアー」も同様に登録されて然るべきものと思います。
(b-4)
 ところで又、本出願人は、前記したとおり、「ペロイドケアー」の文字が「泥によるケアー(世話、保護)」等の意味合いを間接的に表示ないし暗示することを決して否定するものではありません。
 しかし、そのことが直ちに、本願商標が、役務の質(内容)を表すにすぎない、即ち、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章にすぎない、と言うことを意味するものではないと思います。
 「泥によるケアー(世話、保護)」を暗示するとは言っても、それでは一体、具体的にはどの様な役務を指すのか、泥をどの様に用いてどこをどの様にケアーするのか等、具体的な役務の中味(質・内容)が特定できません。具体的に中身が特定できてこそ、役務の質(内容)の表示といえるのであって、漠然と物事を暗示したのでは、商標法第3条第1項第3号にいう「質」の表示とは言えないと考えます。
 商標法第3条第1項第3号の商標審査基準によれば、“指定役務の「質」、「効能」、「用途」等を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする。”と明確にうたっています。この基準に照らし合わせてみても、今般の審査官の認定には納得できません。同書・同大・同間隔で一連一体にバランス良く横書きした本願商標「ペロイドケアー」は、全体としてみれば、特定の観念を具体的に生じさせることのない造語商標であり、十分に自他商品役務識別標識として機能するものと思います。
  【むすび】
 以上述べたように、本願商標「ペロイドケアー」は、エステティックサロン等で「治療に用いられる泥」の意味合いを持つ「ペロイド」の文字と、美容業界において「美容ケア商品、ボディケアー」等のように普通に使用されている「世話、保護」等の意味合いを持つ「ケアー」の文字からなるものではありますが、全体としてみれば、特定の観念を具体的に生じさせることのない造語商標であり、役務の質(内容)を表すものではないと考えます。
そして、役務の質(内容)の表示として、「薬草を使用して行う美容」を表す「薬草エステ」というエステコースがある中で、商標「HERBALCARE/ハーバルケア」や「ハーブケアー」が登録されていることからすれば、「泥を使用して行う美容」を表す言葉として一般的な「泥エステ」がある中で、「ペロイドケアー」が登録されても、少しも不自然ではないと思います。
 また、「アロマセラピー」と言う芳香療法がある中で「アロマケアー」が登録されていることからすれば、一般的な「泥エステ」がある中で「ペロイドケアー」が登録されても、少しも不自然ではないと思います。
それ故、本願商標「ペロイドケアー」は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものでも、商品の誤認を生じさせるものでもなく、十分に登録適格性を備えたものと思料します。

—————————————————————————- 
(参考)ケース64の「審決」 
不服2003-10080
 商願2002-32831拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

 結 論
   原査定を取り消す。
   本願商標は、登録すべきものとする。

 理 由
  1 本願商標
 本願商標は、「ペロイドケアー」の文字を標準文字で書してなり、第44類「美容,理容」を指定役務として、平成14年4月22日に登録出願されたものである。
  2 原査定の理由
 原査定は、「本願商標は、『ペロイドケアー』の文字を書してなるところ、この『ペロイド』の文字は『天然の地質学的過程によって生じた物質(泥)』の意味合いで『治療に用いられる泥』の意味合いであり、『ケアー』の文字は『世話、保護』の意味合いで、『美容ケア、エステケア商品』等のように普通に使用されている事実が見受けられる。そうとすると、『泥パック』の美用法も存在することから、これを本願指定役務中、例えば前記意味合いに照応する『泥を使用して行う美容』等の役務に使用するときは、単に役務の質(内容)、提供の用に供するものを表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
  3 当審の判断
 本願商標は、前記したとおり、「ペロイドケアー」の文字を書してなるところ、該文字は、「ペロイド」と「ケアー」の文字とを一連に同じ書体、同じ大きさで表してなり、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。そして、構成中の「ペロイド」の文字が、「治療に用いられる泥」等の意味を有し、かつ、「ケアー」の文字が「世話」等の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
  平成17年 2月 4日
  審判長 特許庁審判官 柴田 昭夫
      特許庁審判官 鈴木 新五
      特許庁審判官 末武 久佳

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