米国商標におけるコンセント(同意)書の取り扱い

同意書の取り扱い

米国での商標登録出願に対して、米国審査官(examining attorney)が既に登録されている商標を挙げて、拒絶理由を通知してくることがあり、これに対しては、1)競合すると認定されている指定商品・指定役務を削除する補正をする。2)競合すると認定された商標登録を取消すための審判を請求する。3)意見書を提出して非類似であることを主張する。同意書は、意見書を提出して非類似であることを主張するための証拠として用いられます。審査官が同意書を提出するようにと示唆することはありません。

言葉だけの同意書(naked agreement)は重視されない

同意書が既登録商標権者が出願者の商標登録に同意するもので、混同が生じないということを単に述べているに過ぎない場合は、約因がない同意として重視されることはないとされています。従いまして、審査官が競合するとの主張を覆すには、一般大衆を混同することがないを当事者間で同意から導かれることを示すことになります。例えば、既登録商標権者と出願者の商標を付した商品が、出願者により販売されているという事実とライセンス契約は、混同を生じないとするには十分でないと判断されています(In re Wacker Neuson SE)。

米国審査官のルール

米国審査官は、当事者の適格な同意書には実質的に配慮すべきとされています。即ち、当事者が信じ得る同意をし、他に混同を生じてるという要因もない場合には、審査官は混同が生じるという判断ができないとされています。

同時使用合意書(concurrent use agreement)は同意書(consent agreement)とは異なる

同時使用合意書(concurrent use agreement)は、同意書とは異なっています。同時使用合意書は、登録の地理的な割り当てを定めた合意書です。

TMEP 1207.01(d)(viii) Consent Agreements
The term “consent agreement” generally refers to an agreement between parties in which one party (e.g., a prior registrant) consents to the registration of a mark by the other party (e.g., an applicant for registration of the same mark or a similar mark), or in which each party consents to the registration of an identical or similar mark by the other party.
An applicant may submit a consent agreement in an attempt to overcome a refusal of registration under §2(d) of the Act, or in anticipation of a refusal to register. However, an examining attorney may not solicit a consent agreement.
A consent agreement may take a number of different forms and arise under a variety of circumstances, but, when present, it is “but one factor to be taken into account with all of the other relevant circumstances bearing on the likelihood of confusion referred to in §2(d).” In re N.A.D. Inc., 754 F.2d 996, 224 USPQ 969, 971 (Fed. Cir. 1985).
“Naked” consent agreements (i.e., agreements that contain little more than a prior registrant’s consent to registration of an applied-for mark and possibly a mere statement that source confusion is believed to be unlikely) are typically considered to be less persuasive than agreements that detail the particular reasons why the relevant parties believe no likelihood of confusion exists and specify the arrangements undertaken by the parties to avoid confusing the public. See In re E.I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1362, 177 USPQ 563, 568 (C.C.P.A 1973) (noting that “[i]n considering agreements, a naked ‘consent’ may carry little weight,” but “[t]he weight to be given more detailed agreements . . . should be substantial”); see also In re Donnay Int’l, S.A., 31 USPQ2d 1953, 1956 (TTAB 1994) (“[T]he more information that is in the consent agreement as to why the parties believe confusion to be unlikely, and the more evidentiary support for such conclusions in the facts of record or in the way of undertakings by the parties, the more we can assume that the consent is based on a reasoned assessment of the marketplace, and consequently the more weight the consent will be accorded.”); In re Permagrain Prods., Inc., 223 USPQ 147 (TTAB 1984) (finding a consent agreement submitted by applicant did not alter the conclusion that confusion was likely, because the agreement was “naked” in that it merely indicated that each party would recognize, and refrain from interfering with, the other’s use of their respective marks and that the applicant would not advertise or promote its mark without its company name, but the agreement did not restrict the markets or potential customers for their goods in such a way as to avoid confusion);cf. In re Wacker Neuson SE, 97 USPQ2d 1408 (TTAB 2010) (finding an otherwise “thin consent” to be viable and reversing a §2(d) refusal, in view of the relationship of the parties, the provisions of a licensing agreement executed by the parties, and the fact that the goods and services offered under both parties’ marks were manufactured and sold by applicant).
If a consent agreement makes representations about both parties’ beliefs regarding the likelihood of confusion and/or indicates that both parties have agreed to undertake certain actions to avoid confusion, then it should be signed by both parties, or by individuals with legal authority to bind the respective parties. In some instances, however, a consent document might be signed only by the registrant, because only the registrant has provided its consent, agreed to take certain actions, or made representations as to the likelihood of confusion. The absence of applicant’s signature on the document in such cases does not necessarily render the document unacceptable, but, like any other consent document, its persuasive value should be determined in light of all other evidence in the record. See, e.g., Donnay Int’l, 31 USPQ2d at 1956-57 (finding that a consent letter signed only by the registrant and consisting merely of registrant’s consent to applicant’s registration and use of the applied-for mark was entitled to limited weight, but nonetheless concluding that it served to “tip the scales” in favor of reversing the §2(d) refusal, especially in view of the minimal evidence supporting the conclusion that confusion was likely); In re Palm Beach Inc., 225 USPQ 785, 787-88 (TTAB 1985) (concluding there was no reasonable likelihood of confusion as to applicant’s and registrant’s marks, based on, inter alia, the different nature of the parties’ goods, two consent letters signed only by owners of the cited registration, and an affidavit of an officer of applicant’s subsidiary indicating that actual confusion had not occurred during the more than 45 years of the marks’ coexistence and that future likelihood of confusion was believed to be unlikely).
In the In re E. I. du Pont de Nemours & Co. decision, the Court of Customs and Patent Appeals stated as follows:
[W]hen those most familiar with use in the marketplace and most interested in precluding confusion enter agreements designed to avoid it, the scales of evidence are clearly tilted. It is at least difficult to maintain a subjective view that confusion will occur when those directly concerned say it won’t. A mere assumption that confusion is likely will rarely prevail against uncontroverted evidence from those on the firing line that it is not.
476 F.2d at 1363, 177 USPQ at 568.
Accordingly, the Court of Appeals for the Federal Circuit has indicated that consent agreements should be given great weight, and that the USPTO should not substitute its judgment concerning likelihood of confusion for the judgment of the real parties in interest without good reason, that is, unless the other relevant factors clearly dictate a finding of likelihood of confusion. See In re Four Seasons Hotels Ltd., 987 F.2d 1565, 26 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1993); In re N.A.D. Inc., 754 F.2d 996, 224 USPQ 969 (Fed. Cir. 1985); see also du Pont, 476 F.2d at 1362-63, 177 USPQ at 568; cf. In re Mastic Inc., 829 F.2d 1114, 4 USPQ2d 1292 (Fed. Cir. 1987) (affirming TTAB’s holding that applicant’s mark was barred by §2(d), because the provided consent to register was essentially a “naked” consent and all other relevant factors weighed in favor of a conclusion that confusion was likely).
Thus, examining attorneys should give substantial weight to a proper consent agreement. When an applicant and registrant have entered into a credible consent agreement and, on balance, the other factors do not dictate a finding of likelihood of confusion, an examining attorney should not interpose his or her own judgment that confusion is likely.
A consent agreement is not the same as a “concurrent use” agreement. The term “concurrent use” is a term of art that refers to a geographical restriction on the registration. See TMEP §1207.04 regarding concurrent use.

商標登録insideNews: Federal Register : Request for Comments on Possible Streamlined Version of Cancellation Proceedings on Grounds of Abandonment and Nonuse

米国特許商標庁(USPTO )は、現行の不使用取消審判をより円滑化する手続について準備を進めており、そのためのぱパブリックコメントを募集しています。今回の円滑化の手続きでは、放棄や不使用についての主張を限定的なものとして、他の訴因を排除しております。また、費用も1クラスで300ドル(紙は400ドル)を予定しています。

As part of the effort to improve the integrity of the trademark register, the USPTO is exploring the possibility of a streamlined version of the existing inter partes abandonment and nonuse grounds for cancellation before the USPTO’s Trademark Trial and Appeal Board (“TTAB”).

情報源: Federal Register :: Improving the Accuracy of the Trademark Register: Request for Comments on Possible Streamlined Version of Cancellation Proceedings on Grounds of Abandonment and Nonuse

商標登録insideNews: Trademark Alert:new TMEP | USPTO

米国特許商標庁(USPTO)は、2017年4月の審査手続の商標マニュアル(TMEP)を発行しています。 この改訂は、USPTOの商標に関する方針と取り扱いを明確にし、2017年3月1日以前に報告された商標審判の審決と裁判所の判決を含み、反映させています。

情報源: TMEP(改訂内容)

World IP Day 2017 商標_動画(リンク)

1.Chile President Celebrates World IP Day 2017、2:25
WIPO:チリの大統領からのメッセージです。

2.World IP Day: Innovation Improving Lives、1:34
USPTO

3.World IP Day 2017、1:13
The Nelson Mandela Metropolitan University Innovation Office

ウイーン分類のカテゴリー(大分類)

Vienna Classification’s Categories

図形商標の分類の世界標準であるウイーン分類は全部で29の大分類(カテゴリ)に分けられています。

01 CELESTIAL BODIES, NATURAL PHENOMENA, GEOGRAPHICAL MAPS  天体、自然現象、地理的地図
このカテゴリには、雲、星、月、太陽、惑星、星座など、空に現れるオブジェクトが含まれます。さらに、虹、雷、雪片などの気象条件に関連するデザインがここにあります。国と大陸の地図も01です。
02 HUMAN BEINGS  人間
このカテゴリには、従業員の活動や服装方法に関係なく、男性、女性、および子供の表現が含まれます。このカテゴリには、人間の体形、似顔絵の形のもの、人体の棒状のものなどがあります。
03 ANIMALS  動物
このカテゴリには、神話動物以外のほとんどの動物が含まれます。動物には、哺乳類、鳥類、キウイ、キウイ鳥類、魚類、爬虫類、昆虫が含まれます。先史時代の動物、人間の属性を持つ動物の定型化された動物も、カテゴリー03でコード化されています。
04 SUPERNATURAL, FABULOUS, FANTASTIC OR UNIDENTIFIABLE BEINGS 超自然的存在、神話的または伝説的存在、幻想的存在または識別不可能な存在
このカテゴリには、悪魔、天使、レプラコーン、魔女、スーパーヒーローなどの存在が含まれます。人間の一部であり、ユニコーンやペガサスのような動物や神話動物の一部であるデザインがこのカテゴリに含まれます。人間または動物を表す植物、物体または幾何学的図形もカテゴリ04にある。
05 PLANTS 植物
このカテゴリには、花、樹木、葉、野菜、果物など、ほぼすべてのタイプの植物が含まれます。また、植物から作られた装飾もこのカテゴリーに含まれています。
06 LANDSCAPES 風景
このカテゴリには、山、湖、滝、ビーチ、森林、島が含まれます。また、スカイラインや通りの風景などの砂漠の風景や都市景観は、カテゴリ06に分類されます。
07 CONSTRUCTIONS, STRUCTURES FOR ADVERTISEMENTS, GATES OR BARRIERS 住居、建物、門、障害物、構造物および建材
このカテゴリには、人間によって建てられたほぼすべての構造が含まれます。イグルーやかまくらなどから高層ビルまでのすべての住居は07のカテゴリーになります。建物の内装と外装の部分と、レンガ、木材、コンダクターブロックなどの建材がこのカテゴリにあります。
08 FOODSTUFFS 食品
このカテゴリーには、食肉、乳製品、サンドイッチ、焼き菓子などの食用品が含まれます。果物や野菜は含まれていません。
09 TEXTILES, CLOTHING, SEWING ACCESSORIES, HEADWEAR, FOOTWEAR 布帛、衣類、帽子、靴および縫製アクセサリー
このカテゴリには、タオル、カーテン、シート、カーペットなどの衣料品および繊維製品のすべてのタイプが含まれます。また、ジッパー、模様、ミシンなどの縫製品は09で見つけることができます。
10 TOBACCO, SMOKERS’ REQUISITES, MATCHES, TRAVEL GOODS, FANS, TOILET ARTICLES たばこ、喫煙者の必要品; 旅行用品、団扇、トイレ用品; 錠剤、カプセルまたは粉末を 含む医療機器および装置
このカテゴリーには、ほとんどのタバコ製品および医療機器、ならびに錠剤またはカプセル形態の製品が含まれる。このカテゴリには、かみそり、歯ブラシ、メイクアップ製品などの美容用品があります。カテゴリー10には、電動ではない団扇、杖、傘もあります。
11 HOUSEHOLD UTENSILS 家庭用品
このカテゴリには、刃物、調理器具、飲料用品、電気式または非電装式の台所用品を含む、家庭用台所で見つかるほとんどの品目が含まれます。鉄、箒、プランジャーなどの家庭用品はカテゴリー11に分類されています。
12 FURNITURE, SANITARY INSTALLATIONS 家具および配管備品
このカテゴリには、家具およびオフィス家具のすべてのタイプが含まれます。シンク、バスタブ、トイレなどの配管器具はカテゴリ12にあります。
13 LIGHTING, WIRELESS VALVES, HEATING, COOKING OR REFRIGERATING EQUIPMENT, WASHING MACHINES, DRYING EQUIPMENT 照明、調理、加熱、冷却または冷凍設備
このカテゴリーには、松明(たいまつ)、キャンドル、テーブルランプ、フラッシュバルブなどの照明器具が含まれます。ストーブ、冷蔵庫、トースター、エアコンもカテゴリ13に入っています。
14 IRONMONGERY, TOOLS, LADDERS ハードウェア、工具およびはしご; 非電動農業用具; キーとロック
このカテゴリには、すべてのタイプのハードウェア、電動工具、ハンドツールが含まれます。カテゴリ14には、ケーブル、ワイヤー、バルブ、ハンマー、ロック、キーがあります。さらに、ピッチフォーク、プラウ、レーキなどの電動でない農工具もここにあります。
15 MACHINERY, MOTORS, ENGINES 工業用農業、家庭用および事務用機械を含む機械およびその部品; 電気機器
このカテゴリーには、発電機、コンベヤベルト、掃除機、自動販売機など、あらゆる種類の機械が含まれます。コンピューター、コピー機、レジスターなどのオフィス機器はカテゴリ15にあります。ホイールとベアリングもこのカテゴリーに含まれています。
16 TELECOMMUNICATIONS, SOUND RECORDING OR REPRODUCTION, COMPUTERS, PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, OPTICS 電気通信、録音または再生機器; 写真、撮影、光学機器
このカテゴリには、アンテナ、電話、マイク、テーププレーヤー、ラジオ、テレビなどの通信および音楽、放送産業の商品が含まれます。眼鏡や望遠鏡などのカメラや光学機器などの撮影用品は、カテゴリー16に分類されています。
17 HOROLOGICAL INSTRUMENTS, JEWELRY, WEIGHTS AND MEASURES 占星術用具および部品; 宝石; 重みと測量具
このカテゴリには、時間とすべての宝石アイテムを測定するすべての商品が含まれます。さらに、Scales of Justiceのようなスケールがここにあります。定規、温度計、ガイガーカウンターなどの他の測定機器はカテゴリー17にあります。
18 TRANSPORT, EQUIPMENT FOR ANIMALS 輸送; 動物用機器; 交通標識
このカテゴリには、動物、人間、またはモーターによって駆動されるかどうかにかかわらず、あらゆるタイプの陸上、水上および航空機が含まれます。鞍やひも、馬蹄などの動物用具がここにあります。停止標識、道路標識およびブイを含む交通標識はカテゴリー18にある。
19 CONTAINERS AND PACKING, REPRESENTATIONS OF MISCELLANEOUS PRODUCTS 手荷物、容器およびボトル
このカテゴリには、手荷物、樽、ボトル、箱、棺、篭などを保管するために使用される商品が含まれます。ビーカーや試験管などの実験室用の容器はカテゴリー19にあります。
20 WRITING, DRAWING OR PAINTING MATERIALS, OFFICE REQUISITES, STATIONERY AND BOOKSELLERS’ GOODS 書類、絵画、絵画、書類、事務用資料、文房具、本
このカテゴリには、鉛筆、筆記用紙、ラベル、郵便切手などの文房具店にあるほとんどのアイテムが含まれます。書籍、雑誌、新聞もカテゴリー20にあります。
21 GAMES, TOYS, SPORTING ARTICLES, ROUNDABOUTS ゲーム、玩具、スポーツ用品
このカテゴリには、サイコロ、人形、ボール、おもちゃのフープ、スイングなどのスポーツ用品やおもちゃのすべてのタイプが含まれます。回転木馬や遊園地の乗り物もカテゴリ21に入っています。
22 MUSICAL INSTRUMENTS AND THEIR ACCESSORIES, MUSIC ACCESSORIES, BELLS, PICTURES, SCULPTURES 楽器とその付属品; ベル; 彫刻
このカテゴリには、ギター、バグパイプ、ホイッスル、チューニングフォークなどのあらゆる楽器が含まれます。ベル、スレイ・ベル、リバティー・ベルなどがここにあります。カテゴリ22には、人間または動物の彫像のあらゆるタイプがあります。
23 ARMS, AMMUNITION, ARMOUR 武器、弾薬、鎧
このカテゴリには、武器、銃器、弾薬、花火やダイナマイトなどの爆発物が含まれます。鎧のスーツはカテゴリ23にもあります。
24 HERALDRY, COINS, EMBLEMS, SYMBOLS 紋章、旗、冠、十字架、矢、記号
このカテゴリには、単語や図の有無にかかわらず、盾、紋章、印章が含まれます。コイン、メダル、賞品リボンはカテゴリ24にあります。王冠、十字架、矢印はここで分類されています。アメリカの旗を含むバナーや旗がこのカテゴリに含まれています。最後に、ドル記号、セント記号、ポンド記号、円記号、ユーロ記号、パーセント記号、句読点、ユニバーサル禁止記号などの記号はカテゴリー24にあります。
25 ORNAMENTAL MOTIFS, SURFACES OR BACKGROUNDS WITH ORNAMENTS 装飾フレームワーク、サーフェス、または装飾品付きの背景
このカテゴリには、写真、装飾的な枠、チェッカーボードや木目のような背景のフレームが含まれます。繰り返しの数字、単語、文字からなるデザインはカテゴリ25にあります。
26 GEOMETRICAL FIGURES AND SOLIDS 幾何学図形と立体図
このカテゴリには、円、三角形、長方形、長方形、多角形、楕円形、ダイヤモンド、四角形、四辺形、線、角、山形、球、立方体、プリズムなどの幾何学的図形が含まれます。それはすべてのカテゴリの中で最大です。
27 FORMS OF WRITING, NUMERALS 執筆の形式
このカテゴリには、人間、動物、植物または物体を形成するような方法で配置された文字、数字、または句読記号を含むデザインが含まれます。逆に、プラント、人間、幾何学的図形、またはオブジェクトのデザインが、文字、数字または句読記号を形成するように構成されている場合、それらはカテゴリ27にあります。
28 INSCRIPTIONS IN VARIOUS CHARACTERS さまざまな文字の表記
このカテゴリには、非ラテン文字を含むデザインが含まれます。アラビア語、中国語、日本語、ヘブライ語、ギリシャ語の碑文がこのカテゴリに含まれています。
29 COLOURS その他
このカテゴリには、色のみで構成されるマークが含まれます。カラーマークのコードは、単一色または複数の色が要求されているかどうか、および色がオブジェクト全体またはオブジェクトの一部のみに使用されているかどうかによって、分けられます。カテゴリ29には、句読点や文字の一部として機能する目立たないデザイン要素も含まれています。

ウイーン分類の解説

米国特許商標庁(USPTO) vol.5 商標_動画

米国特許商標庁(USPTO)のWebsiteの使い方についての動画(Youtube)を紹介しています。

1.Using the Quick Links Menu of the USPTO Website、7:29

2.Asking for help or sharing feedback on the USPTO website、2:28

3.USPTO Website Beta、1:24

米国特許商標庁(USPTO)のWebsite (https://www.uspto.gov/)

商標登録insideNews USPTO Regulations.gov – Rule Document:

情報源: Regulations.gov – Rule Document

In accordance with the memorandum of January 20, 2017, from the Assistant to the President and Chief of Staff, entitled “Regulatory Freeze Pending Review,” this action delays the effective date of that final rule 60 days from the date of the January 20, 2017 memo. The effective date of the January 19, 2017 final rule, which would have been February 17, 2017, is now March 21, 2017. The 60-day delay in the effective date is necessary to give agency officials the opportunity for further review of the issues of law and policy raised by the rule.

使用宣誓書については、追加の証拠の提出を求めることができるとするルールが2月17日からスタートする予定でしたが、3月21日まで延期されます。

追加の使用証拠の提出のページ

商標登録insideNews: まさかのトランプ大統領人気!? 「トランプケア」など関連商標登録で大賑わい|ギズモード・ジャパン

米国特許商標庁(USPTO)に商標登録として申請されたのは、「Trumpcare(トランプケア)」。その後も関連商標の登録が相次ぎ、いまドナルド・トランプ大統領が大人気です。なんとも皮肉な話ですが…。

情報源: まさかのトランプ大統領人気!? 「トランプケア」など関連商標登録で大賑わい|ギズモード・ジャパン

USPTOのサイトで調査すると、確かにTRUMP関連が続々です。IVANKさんの自社ブランド強化のための出願もあります。いくつかの出願は反トランプのポリシーやスローガンをTーshirt等で売るための商標確保と思われます。以前の投稿にも記載しましたが、TRUMPの先祖は”DRUMPF”でしたので、トランプ一族は苗字自体を時代に合わせた形に進化させているとも言えるでしょう。他人の商標の横取りは反社会的ですが、将来を予測して商標登録などの権利を確保することは重要なビジネス活動の1つです。

関連投稿 商標登録insideNews: 共和党:トランプ氏「米国を再び偉大な国に」商標登録済み – 毎日新聞

商標登録insideNews: 香りと手触りを商標申請=米国でカップ酒-菊正宗:時事ドットコム

時事ドットコム 菊正宗酒造(神戸市)は27日、日本酒の「カップ酒」の香りと瓶の手触りなどを米国で商標として登録申請したと発表した。カップ酒の輸出を始めるに当たり、香りなどを商標として保護する米国の制度を活用する。

情報源: 香りと手触りを商標申請=米国でカップ酒-菊正宗:時事ドットコム

写真を見ると、アルミ缶のようなイメージですが、香りと手触りに識別性があるということらしいので、違う素材なのでしょう。また、酒の香りに識別性ありということをを米国審査官に説明するのは、ひと苦労とは思います。

[TMEP 1202.13] Scent. The scent of a product may be registrable if it is used in a nonfunctional manner. See In re Clarke, 17 USPQ2d 1238, 1239-40 (TTAB 1990); In re Pohl-Boskamp GmbH & Co., 106 USPQ2d 1042, 1052 (TTAB 2013) (finding that peppermint scent mark for “pharmaceutical formulations of nitroglycerin” failed to function as a mark and noting the insufficiency of applicant’s evidence of acquired distinctiveness in light of evidence that the use of peppermint scent by others in the relevant marketplace (i.e., pharmaceuticals) tends to show that such scents are more likely to be perceived as attributes of ingestible products than as indicators of source)).