商標登録insideNews: “북촌(北村)”が顕著な地理的名称等に該当しない 韓国特許法院

[商標] “북촌(北村)”が商標法第6条第1項第4号の顕著な地理的名称等に該当しない

韓国特許法院 (2016ホ(허)2362)作成日 2016.11.14

判示事項:「북촌(北村)」が商標法第6条第1項第4号の「顕著な地理的名称のみからなる商標」、商標法第6条第1項第7号の「誰の業務に関連する商品を表示するのかを識別することができない商標」に該当しないと判示しています。

判決要旨:
「북촌(北村)」は、それ自体で「北の村」という観念を持っていて、昔から「北の村」や「ソウルの北の村」と呼称されて使用されており、全国的に北に位置し、町の名称に「北村」が多数使われているなど、抽象的な防衛的位置を示す「北の村」という認識もまだ共存している。この事件の登録商標の登録決定の2006年10月またはその商標登録後、この事件審決時の2016年3月頃において、地域に所在するソウル付近の有名観光地という様な地理的な感覚を即座に伝える標章、或いは著しく知られている慣用的な地名と見ることができない。

また、指定サービス業である「飲食店業」などの関係で普通名称、慣用標章、産地、性質標章などに該当もないため、公益上、特定の人に独占させることが適当でないサービスマークとも見ることができず、「北村」が含まれている商標または登録商標が多数登録されており、実際の取引からサービスカバーとして使用されている点などの事情を総合すると、需要者が誰の業務に関連するサービス業を表示するのかを識別することができないサービスマークに該当すると見ることもできない。

2016ホ(허)2362事件
韓国特許法院のWebsite

商標登録insideNews: ピエール・カルダン敗訴 最高裁判決 ブランド商標侵害裁判 (2016年09月14日)|じゃかるた新聞

情報源: ピエール・カルダン敗訴 最高裁判決 ブランド商標侵害裁判 | じゃかるた新聞 インドネシアの日刊邦字新聞

インドネシア最高裁
インドネシア最高裁

 

 

 

 

 

“ファッションブランド「ピエール・カルダン」(本部・パリ)がブランド名とロゴの商標権を侵害されたとして、インドネシア人実業家による同ブランド名などの商標登録取り消しを求めた裁判で、最高裁は11日、「知的財産法に基づき、最初に商標登録した者の権利が守られるべき」として、実業家の主張を認めた一審判決を支持する判決を言い渡した。これでピエール・カルダン側の敗訴が確定する。”

なお、ピエール・カルダンのブランド力は高く、中国では知名度ランキング1位となっています。

中国におけるブランド知名度 トップはピエール・カルダン – ビジネススタイル – nikkei BPnet :中国の一般消費者にブランド製品を欲しいかどうか尋ねたところ、全体の8割以上が「欲しい」と回答した。知っているブランド名は、「ピエール・カルダン」「ルイ・ヴィトン」「シャネル」の順だった。

情報源: 中国におけるブランド知名度 トップはピエール・カルダン – ビジネススタイル – nikkei BPnet

商標登録insideNews: マックは欧州商標”マックコーヒー”に希釈化を理由に勝訴 | Bloomberg BNA

欧州連合司法裁判所の一般裁判所は、Future Enterprises Pte. Ltd.によって登録された“MacCoffee”商標は、“Mac”として頭語としては同一でないものの、 メニューの名前の前に“Mc” なる頭語を追加したマクドナルドのマーク群と間で不適切に連携していると判示しています。従前の事件では、希釈化の議論には、頭語は同一であることが必要とされていましたが、今回はマクドナルドの商標の強さで押し切った形となっております。

McDonalds
McDonalds

情報源: McDonald’s Wins Dilution Claim Against ‘MacCoffee’ EU Mark | Bloomberg BNA

商標登録insideNews: EU 「ルービック・キューブ」の形状商標に無効判断

ルービックキューブ・ブランドを管理する英セブン・タウンズ(Seven Towns)は1999年、欧州連合知的財産庁にルービックキューブの形状を立体商標登録しており、これに対して2006年に独玩具メーカーのジンバ(Simba)が商標登録の無効化を申請し、この際、同社は、この形状にはパズルを回転させる技術が含まれており、商標ではなく特許の対象だと提訴しました。欧州連合知的財産庁がこれを却下し、同社は提訴に踏み切ったものの、欧州一般裁判所での第1審は敗訴。その後、欧州司法裁判所に上訴しておりました。今回、ルービックキューブの形状については、その使用による顕著性以前に、商品の性質からくる形状と判断され、登録できないと欧州司法裁判所は判断しています。

ルービックキューブ
ルービックキューブ

欧州連合商標規則の下(Article 7(1)(e)(i))では、商品の性質の結果によってもたらされる形状やその他の特徴のみからなる商標は登録できないとされており、そのような商品に実質的な価値を与える技術的結果や形状、その他の特徴を得るのに必要な商品の性質や形状等からなる標章についての拒絶は、使用により生じた顕著性によっては覆らないものとされています。換言すれば、形状やその特徴については、使用による特別顕著性が得られたか否かにかかわりなく、登録できないと規定されています。今回の判断は、欧州連合(EU)の商標規則では、製品機能に不可欠な特徴を備えた形状は登録できないとしたもので、こうした形状を1社が独占すれば、他社はその製品を作れなくなると指摘しています。

情報源: NNA.EU

欧州商標 審決取消訴訟 コーラボトルの立体商標は特別顕著性なし

EU:T:2016:94, The General Court, 24 Feb. 2016. The Coca-Cola Company vs. OHIM

欧州共同体商標として第6類、第21類、第32類を指定して出願されたコカコーラの瓶の立体的商標は、審査段階では、絶対的拒絶理由(absolute ground)で拒絶査定とされ、審判(The Board of Appeal)段階においても、特別に顕著なものではないとして、その拒絶審決が維持されています。特に欧州商標出願の対象となった立体商標は、「瓶の輪郭に装飾溝がない」商標(下図参照)で、一般に人々に良く認識されている「瓶の輪郭に装飾溝がある」商標ではないものでした。審決では、瓶の輪郭にある装飾溝は注目すべき特徴点であり、それがない瓶の輪郭は、関連する大衆の目を以て判断すると、装飾溝がある瓶の輪郭の自然な進化形とする見方を否定して、本件商標には商品の出所について直ちに直接に認識させるものではないとしています。また、審決では、出願人から提出された調査結果を疑わしいとしており、それは一般に認識された市場調査会社によってなされたではなく、前の社員が独立して起こした会社によるものであり、誘導する質問を含み、全体の合計が100%を超えていたり、加盟国の半分以下の国でなされていたりというレベルでした。

coka-cola bottle
coka-cola bottle

裁判ではこのような瓶の輪郭について、普通の形状のものからの僅かな違いは商標とすることはできない、それは一般人が出所の表示としてみることができないからであるとし、10の加盟国で市場調査されたデータを残りの国まで外延して欧州連合のすべてでとすることはできないとし、使用による特別顕著性はないものとして請求棄却しています。

米国商標主要審決・判例集 vol.1

米国商標法における主要審決、主要判例を列挙しております。

CAFA Court Room, Washington D.C.
CAFA Court Room, Washington D.C.

1.In re E. I. Du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 U.S.P.Q. (BNA) 563 (1973)

The DuPont factorsとよばれる13の要素を以てLikelihood of confusionを判断するとした判例です。
In testing for likelihood of confusion under 15 U.S.C.S §1052(d), the following, when of record, must be considered: (1) The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation and commercial impression; (2) The similarity or dissimilarity and nature of the goods or services as described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use; (3) The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels; (4) The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e. “impulse” vs. careful, sophisticated purchasing; (5) The fame of the prior mark (sales, advertising, length of use); (6) The number and nature of similar marks in use on similar goods; (7) The nature and extent of any actual confusion; (8) The length of time during and conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion;(9) The variety of goods on which a mark is or is not used; (10) The market interface between applicant and the owner of a prior mark: (a) a mere “consent” to register or use; (b) agreement provisions designed to preclude confusion, i.e. limitations on continued use of the marks by each party; (c) assignment of mark, application, registration and good will of the related business; (d) laches and estoppel attributable to owner of prior mark and indicative of lack of confusion; (11) The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods; (12) The extent of potential confusion, i.e., whether de minimis or substantial; (13) Any other established fact probative of the effect of use.

2.Medinol Ltd. v. Neuro Vasx Inc., 67 USPQ2d 1205 (TTAB 2003)

登録の取消審判についてのTTABの審決で、NEUROVASX商標を”medical devices, namely, neurological stents and catheters”について登録を受ける際に、Statement of Useを提出したが、その使用証明書には全ての商品を使用している旨の記載があったが、実際にはstentsについては使用していなかった。結果として使用していなかったstentsだけではなく全部の商品についての登録は無効と判断された。所謂〝Medinol Warning”の根拠となる審決例です。
“The applicant may not file a statement of use until the applicant has made use of the mark in commerce on or in connection with all goods/services specified in the notice of allowance, unless the applicant files a request to divide.”(Trademark Rule 2.88(c); n8 TMEP § 1109.03)

3.In re Eilberg, 49 USPQ2d 1955 (TTAB 1998)

弁護士EilbergはWWW.EILBERG.COMを登録しようとしたが、審査官はサービスマークとして機能するようには使用されていることを証明していないとして拒絶した。TTABの審決で、使用証明には、出願人のレーターヘッドにWWW.EILBERG.COMの小さなタイプがあることを示しているが、これはWEB上の位置についての情報を示しているに過ぎず、出願人の法的サービス自体を示すような使われ方(例えば、EILBERG.COMを事務所名とした様に)を示す必要があるものとした。

4.Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 214 USPQ 1 (1982)

Ivesはシクランデレート(cyclandelate:血管拡張薬)に特許を持っており、CYCLOSPASMOLなる商標登録も有していたが、特許切れで複数のGeneric製薬会社から同じカプセルのカラーの錠剤が発売されていた。District Courtはラベルの貼り違えがあれば商標権侵害とされるが、Generic製薬会社にはそのような貼り違えを画策したり示唆するような事実はないと判決した。控訴審では破棄されたが、clearly erroneous” standard により最高裁では控訴審判決が棄却された。

5.TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 58 USPQ2d 1001 (2001)

Marketing Displays, Inc(MDI)はデュアルスプリング構造の看板について特許を有していたが、特許切れとなった。TrafFix Devices, Incは特許切れを受けて販売を開始したが、MDIは長期の使用により特別顕著性(Secondary Meaning)を獲得したものとして、トレードドレス侵害として提訴した。最高裁は、連邦地裁判決を破棄した第6連邦控訴裁の判決を棄却した。特許を有するという点はその特徴点が機能的であるという強い証拠となり得る。トレードドレスの侵害を証明するには、被侵害者側がその対象物が機能的でないと証明する重い挙証責任がある。
In general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article. A functional feature is one the exclusive use of which would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.

6.Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065 (2000)

Wal-Mart大規模小売業者は、取引のあったデザイナー会社の衣服をそっくり模倣した商品(knockoffs)を売り出した。デザイナー会社は未登録トレードドレス侵害として提訴した。控訴審はデザイナー会社に賠償を認めた。最高裁は、製品の設計は区別できるものであり、保護されるべきものであるが、トレードドレスの保護を受けるためには、使用による特別顕著性(secondary meaning)が得られていることを示す必要があると判示した。
In evaluating the distinctiveness of a mark under 2 of the Lanham Act (15 USCS 1052), which requires registration of any trademark by which the goods of the applicant for registration may be distinguished from the goods of others–and therefore, by analogy, under 43(a) of the Act (15 USCS 1125(a)), which gives a producer a cause of action for the use by any person of any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof which is likely to cause confusion as to the origin, sponsorship, or approval of the producer’s goods–a mark (1) is inherently distinctive if its intrinsic nature serves to identify a particular source, and (2) has acquired distinctiveness, even if the mark is not inherently distinctive, if it has developed secondary meaning, which occurs when, in the minds of the public, the primary significance of the mark is to identify the source of the product rather than the product itself.

7.Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 23 USPQ2d 1081 (1992)

Taco Cabana は似たようなメキシカンスタイルのレストランチェーンを運営する Two Pesos をthe Lanham Act,§ 43(a) [不正競争防止]を訴因として訴えた。陪審員は原告のトレードドレスは本質的に特徴的(inherently distinctive)であることを見出したが、2次的な意味(secondary meaning[使用による特別顕著性]を獲得してはいないと認定した。最高裁は、§ 43(a) [不正競争防止]を訴因とする訴訟では、問題となるトレードドレスが本質的に特徴的であれば、使用による特別顕著性は不要と判示した。
The general rule regarding distinctiveness is clear: An identifying mark is distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning. It is also clear that eligibility for protection under § 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C.S. § 1125(a), depends on nonfunctionality.

8.Park ‘N Fly v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 224 USPQ 327 (1985)

上訴人はservice mark “Park ‘N Fly” を登録し、incontestable status (取消除斥)を得ていた。被上訴人は”Dollar Park and Fly” をポートランドで使用し、商標権侵害で提訴された。連邦地裁では、差止が認められたが、控訴審では単に記述的であると言う理由で商標を取り消しできる旨の判決を得た。最高裁では、控訴審判決は破棄され、単に記述的であると言う理由で商標を取り消すことはできないと判断した。

9.Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995)

原告Qualitexは、クリーニング業者に緑と金のシェイドのパッドを長年製造販売してきたが、ライバル会社(Jacobson Prods)は似たようなパッドの販売を開始した。Qualitexは商標登録を行い、商標権侵害で提訴した。控訴審では、カラーだけの商標は認めらないとして原告敗訴としたが、最高裁では、カラーだけ(color alone)の商標でも通常の商標の登録とは変わらず、特別顕著性(secondary meaning)を獲得すれば登録できると判示した。
The logic of the language extending trademark protection, in the Lanham Trademark Act of 1946 (15 USCS 1051-1127), to descriptive words where they had acquired secondary meaning applies to the use of a color as a trademark as well.

10.Larry Harmon Pictures Corp. v. Williams Restaurant Corp., 929 F.2d 662, 18 USPQ2d 1292 (Fed. Cir. 1991), cert. denied, 502 U.S. 823 (1991)

控訴人Larry Harmonは、ほんのわずかな人数の州を越えた旅行者に食事を出すにすぎない1っ箇所にしかないレストランはthe Lanham Act § 3のuse in commerce requirementを満たさない旨を主張した。控訴裁判所では、1つの場所で運営されるレストランのマークであっても登録に必要なコマース要件を満たす旨判断した。
The definition of commerce in the Lanham Act means exactly what the statute says, i.e., all commerce which may lawfully be regulated by Congress. It is not required that services rendered to customers traveling across state boundaries be rendered in more than one state to satisfy the use in commerce requirement.

11.Quality Inns Int’l v. McDonald’s Corp., 695 F. Supp. 198,8 U.S.P.Q.2D 1633

エコノミータイプのホテルチェーンであるQuality Innsは、”McSleep Inn”と標榜し、バーガーチェーンMcDonaldは使用をやめることを求める手紙を送った。Quality Innsは非侵害を求めるdeclaratory judgment action(確認訴訟)を提訴し、McDonaldは反訴した。Quality Innsは、1) No likelihood of confusion:2) Noncompeting uses: 3) Extensive third-party uses: 4) “Mc” is genericの4点を主張した。裁判所は原告のMcsleepの使用は商標権侵害であり、不正競争であり、被告の商標の希釈(dilution)であると判示し、使用の差止を認めた。

12.San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. U.S. Olympic Committee, 483 U.S. 522, 3 USPQ2d 1145 (1987)

San Francisco Arts & Athletics(SFAA)は”Gay Olympic Games” を使いプロモーションを行っていた。Amateur Sports Actに基づき、 U.S. Olympic Committeeは差し止めを求めたが、許可のない使用は出所混同することをUSOCが証明することを必要としていない以上、First Amendment(言論の自由)により議会が排他的な使用を認めることは間違いであるとSFAAは主張した。最高歳は出所混同についての証明は不要であると判断し、USOCのオリンピックの文字の排他的な使用は言論自由に反するものではなく、USOCの権利行使はEqual Protection(法の下の平等)とされる政府の行為でもないと判決した。
Section 110 of the Amateur Sports Act, 36 U.S.C.S. § 380, extends to promotional uses of the word “Olympic,” even if the promotion is not to induce the sale of goods. Under § 110, the U.S. Olympic Committee (USOC) may prohibit purely promotional uses of the word only when the promotion relates to an athletic or theatrical event. The USOC created the value of the word by using it in connection with an athletic event. Congress reasonably could find that use of the word by other entities to promote an athletic event would directly impinge on the USOC’s legitimate right of exclusive use

13.Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee en 1772, 396 F.3d 1369, 73 USPQ2d 1689 (Fed. Cir. 2005)

異義申立人の商標が有名であれば、DuPontファクターを適用する場合に重要な役割を担う。有名なマークは覚えられやすく、模倣者の標的となりやすい。通常の米国消費者が外国マークを翻訳することはあまりない場合、外国同義語の法理(the doctrine of foreign equivalents)は適用されない。
Fame of an opposer’s trademark, if it exists, plays a dominant role in the process of balancing the DuPont factors for determining likelihood of confusion with a trademark. Famous marks enjoy wide latitude of legal protection since they are more likely to be remembered and associated in the public mind than weaker marks, and are thus more attractive as targets for would-be copyists.
Under the doctrine of foreign equivalents, foreign words from common languages are translated into English to determine genericness, descriptiveness, and similarity of connotation in order to ascertain confusing similarity with English word marks. When it is unlikely that an American buyer will translate the foreign mark and will take it as it is, then the doctrine of foreign equivalents will not be applied.

14.In re Slokevage, 441 F.3d 957, 78 USPQ2d 1395 (Fed. Cir. 2006)

出願人のトレードドレスマークは本質的に特徴的(inherently distinctive)でないとして拒絶された。出願人のトレードドレスは製品設計に過ぎず、本質的に特徴的にものとはならない。さらに審判部のマークは一体(unitary)でないとの見解も支持されるべきであり、即ち、トレードドレスの図面の要素の見せ方の点、FLASH DARE!との先登録がある点、the cut-out areaについての意匠登録がある点は出願人のトレードドレスマークは一体でないことを証拠立てていると判示する。

15.In re Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349, 61 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 2001)

出願人は、Thrifty ‘vehicle rental centerの如き建物に青色をデザインした図を添付し、レンタカー等を役務として出願しており、拒絶理由に対して、青色ははレンタカーセンター、看板、車、制服、販売促進用の物や広告物に使用されると商標の記述欄を補正した。TTABはThiriftyの補正はマークを要旨変更(materially alter)するもので認められないと決定した。
The general test of whether an alteration to a trademark registration application is material is whether the mark would have to be republished after the alteration in order to fairly present the mark for purposes of opposition; if republication is required, this indicates a material alteration. To avoid material alteration, the new form must create the impression of being essentially the same mark.

16.In re Dial-A-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341, 57 USPQ2d 1807 (Fed. Cir. 2001)

“1-888-M-A-T-R-E-S-S,” とするサービスマークは一般名称(generic)ではないと判断され、他の本件出願人の登録商標によって識別力が備わっていることから、電話によるマットレス販売を一義的(unequivocally)に記述するものでもなく、単に記述的でもないと判示された。

米国商標制度 vol.1
米国商標制度 vol.2

商標登録insideNews: Louis Vuitton Malletier SA v. My Other Bag Inc.

高級ブランドのバックメーカー、ルイビトンが商標権侵害、ダイリューション、著作権侵害で訴えた結果、ユーモアのセンスに欠けるとして敗訴したマイアザーバック(My Other Bag)事件、所謂Parody Defenseで抗弁して成功した例です。アメリカの裁判官は、ジョークも文化の一部と理解しています。日本では、吉本興業の”面白い恋人”がParodyの先例になりそうでしたが、和解してしまいました。もし日本でパロディ的な商品を出すと、まだまだ叩かれそうです。日本の裁判官のパロディの理解度の向上は、今後に期待したいところです。

(以下、投稿を抜粋)

….Louis Vuitton sued MOB for trademark infringement, trademark dilution by blurring, and copyright infringement.  The court ruled that MOB’s line of bags were protected as fair use on the basis that use of Louis Vuitton’s trademarks constituted “parody.” Parody is a defense to both trademark dilution and trademark infringement claims.  One of the relevant factors in assessing a dilution claim is whether the defendant’s use of the plaintiff’s mark creates any actual association between the defendant’s use and the plaintiff’s famous mark.  Similarly, the key factor in a trademark infringement claim is whether there is any likelihood that purchasers are likely to be misled or confused as to the source of the goods.  Because a successful parody clearly indicates to the consumer that the defendant is not connected in any way to the trademark owner, there is no association with the plaintiff’s goods and consumers are not likely to be misled or confused.  The court found that that the defendant’s use of the mark is an obvious parody because the whole point of the MOB bags is to play on the well-known “my other car …” joke by playfully suggesting the consumer’s “other bag” is a Louis Vuitton bag.

The court openly criticized Louis Vuitton by stating it is “perhaps unfamiliar with the ‘my other car’ trope.  Or maybe it just cannot take a joke.”  In any event, the court found the MOB bags are clearly a joke and meant to be taken in jest.The court also ruled that MOB’s bags are protected as fair use of Louis Vuitton’s copyrights.  “Parody, even when done for commercial gain, can be fair use.”  Further, the court found that the use of Louis Vuitton’s patterns is reasonable in relation to the purpose of the use.  MOB used enough of Louis Vuitton’s pattern, but not more than necessary to communicate the parody of Louis Vuitton’s bags.”

Louis Vuitton Malletier SA v. My Other Bag Inc., Case No. 1:14-cv-03419 (S.D.N.Y., January 8, 2016).

情報源: Louis Vuitton Loses Infringement Case and Is Criticized for Not Having a Sense of Humor – AIPLA Newsstand – Powered by Lexology

My Other Bag、Wibsiteより

This article discusses the parody defense in copyright and trademark cases and provides insight into what brand owners and legal practitioners should consider when bringing or defending potential claims.

情報源: Parody Products: When Should Brand Owners “Smile or Laugh” and When Should They Sue?