商標登録insideNews: 「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

本日、第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条本文において定める施行期日は令和2年4月1日となります。

情報源: 「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)なお、商標法関連では、損害賠償額算定方法の見直しがあります。

中国商標実務 商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定 (国家市场监督管理总局令 第17号 2019年12月1日施行)

中国では、悪意の商標登録出願を防止するための法改正があり、予定から1か月遅れで2019年12月1日に施行されます。主な内容としては、第3条に次の禁止規定があります。(1)商標法第4条に規定されている使用目的の商標登録のための悪意のある申請。(2)商標法第13条に規定される、他人の著名商標を複製、模倣、または翻訳すること。(3)商標法第15条の規定により、代理人または代表者の商標の登録を申請する権限を与えられていない商標登録の申請行為。これは契約、取引関係、または以前に使用した商標の存在を知っている場合の申請行為が該当します。(4)商標法第32条の規定に該当する、他者の既存の先行権利を損なう、または他者によって使用され、不適切な手段により特定の影響を与えた商標を先制的に登録する行為。(5)詐欺またはその他の不適切な手段による商標登録の申請。(6)誠意の原則に対するその他の違反、公序良俗、およびその他の悪影響を及ぼす行為。また、第4条では、商標代理人は、商標法4条、15条、32条も悪意の出願となることを知る場合には依頼を受けてはならず、登録出願もできないと規定されて、また、登録された場合でも無効理由となります(6,7条)。
第10条では、不使用取消手続の規定があり、登録商標が正当な理由なく3年連続で使用されない場合、企業または個人は商標登録部門に申請して登録商標を取り消すことができます。 商標登録部門は受理した後、登録者に商標を通知し、通知の受領日から2か月以内に、商標の撤回または使用しない理由での取消請求前に使用された証拠資料を提出するものとします; 証拠資料または証拠資料が無効であり、正当な理由がない場合、商標登録部門は登録商標を取り消します。12条と13条に処罰規定があり、出願人には最高3万元、代理人には最低1万元最高10万元の罰金を科すものとされています。

中国 重慶/Chongqing
国家市场监督管理总局令 第17号
国家市场监督管理总局令
第17号
《规范商标申请注册行为若干规定》已于 2019 年 10 月 10 日经国家市场监督管理总局
2019 年第 13 次局务会议审议通过,现予公布,自 2019 年 12 月 1 日起施行。
局长 肖亚庆
2019 年 10 月 11 日
规范商标申请注册行为若干规定
(2019 年 10 月 11 日国家市场监督管理总局令第 17 号公布)
第一条 为了规范商标申请注册行为,规制恶意商标申请,维护商标注册管理秩序,保护社会公共利益,根据《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)和《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称商标法实施条例),制定本规定。
第二条 申请商标注册,应当遵守法律、行政法规和部门规章的规定,具有取得商标专用权的实际需要。
第三条 申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不得有下列行为:
(一)属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的;
(二)属于商标法第十三条规定,复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的;
(三)属于商标法第十五条规定,代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人商标的;基于合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标存在而申请注册该商标的;
(四)属于商标法第三十二条规定,损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的;
(五)以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的;
(六)其他违反诚实信用原则,违背公序良俗,或者有其他不良影响的。
第四条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则。知道或者应当知道委托人申请商标注册属于下列情形之一的,不得接受其委托:
(一)属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的;
(二)属于商标法第十五条规定的;
(三)属于商标法第三十二条规定的。
商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标,不得以不正当手段扰乱商标代理市场秩序。
第五条 对申请注册的商标,商标注册部门发现属于违反商标法第四条规定的不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当依法驳回,不予公告。具体审查规程由商标注册部门根据商标法和商标法实施条例另行制定。
第六条 对初步审定公告的商标,在公告期内,因违反本规定的理由被提出异议的,商标注册部门经审查认为异议理由成立,应当依法作出不予注册决定。对申请驳回复审和不予注册复审的商标,商标注册部门经审理认为属于违反本规定情形的,应当依法作出驳回或者不予注册的决定。
第七条 对已注册的商标,因违反本规定的理由,在法定期限内被提出宣告注册商标无效申请的,商标注册部门经审理认为宣告无效理由成立,应当依法作出宣告注册商标无效的裁定。对已注册的商标,商标注册部门发现属于违反本规定情形的,应当依据商标法第四十四条规定,宣告该注册商标无效。
第八条 商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时,可以综合考虑以下因素:
(一)申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等;
(二)申请人所在行业、经营状况等;
(三)申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况;
(四)申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况;
(五)申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况;
(六)商标注册部门认为应当考虑的其他因素。
第九条 商标转让情况不影响商标注册部门对违反本规定第三条情形的认定。
第十条 注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标注册部门申请撤销该注册商标。商标注册部门受理后应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起两个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标注册部门撤销其注册商标。
第十一条 商标注册部门作出本规定第五条、第六条、第七条所述决定或者裁定后,予以公布。
第十二条 对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人,依据商标法第六十八条第四款的规定,由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给
予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的,可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款;没有违法所得的,可以处一万元以下的罚款。
第十三条 对违反本规定第四条的商标代理机构,依据商标法第六十八条的规定,由行为人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门责令限期改正,给予警告,处一万元以上十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处五千元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。情节严重的,知识产权管理部门可以决定停止受理该商标代理机构办理商标代理业务,予以公告。
第十四条 作出行政处罚决定的政府部门应当依法将处罚信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。
第十五条 对违反本规定第四条的商标代理机构,由知识产权管理部门对其负责人进行整改约谈。
第十六条 知识产权管理部门、市场监督管理部门应当积极引导申请人依法申请商标注册、商标代理机构依法从事商标代理业务,规范生产经营活动中使用注册商标的行为。知识产权管理部门应当进一步畅通商标申请渠道、优化商标注册流程,提升商标公共服务水平,为申请人直接申请注册商标提供便利化服务。
第十七条 知识产权管理部门应当健全内部监督制度,对从事商标注册工作的国家机关工作人员执行法律、行政法规和遵守纪律的情况加强监督检查。从事商标注册工作的国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,违法办理商标注册事项,收受当事人财物,牟取不正当利益的,应当依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十八条 商标代理行业组织应当完善行业自律规范,加强行业自律,对违反行业自律规范的会员实行惩戒,并及时向社会公布。
第十九条 本规定自 2019 年 12 月 1 日起施行。

出所:2016年10月16日付国家市場監督管理総局ウェブサイト

情報源: Effective November 1: Amendment of PRC Trademark Law Aims to Combat Bad Faith Applications | Dorsey & Whitney LLP – JDSupra

商標登録insideNews: Key facts about the Trademark Law | The Myanmar Times

The 2019 Myanmar Trademark Law, which was finally enacted on January 30, 2019, is an important step in the government’s efforts to attract foreign investment. The new law establishes a framework for a comprehensive trademark registration and protection system for both foreign and domestic trademark owners. While the effective date has not yet been announced, businesses are well advised to audit their trademark portfolios in preparation for new filings because existing trademark declarations and notices will no longer be sufficient to demonstrate ownership of marks once the new law is implemented.

情報源: Key facts about the Trademark Law | The Myanmar Times

Trademark Law (2019, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 3)

米国商標実務: 使用証明についての変更点(2019年12月21日施行)

電子出願を必須とし、紙やFAXでの提出は受け付けなくなるとするUSPTOのルール改正が12月21日(10月5日に施行予定であったものが変更)に施行されますが、このルール改正と共に、受理される使用見本の要件(requirements for acceptable specimens)に関するルールも改正されます。

先ず、商品若しくは役務についてのウエブサイト(website)による使用見本(例えば、商標を使用している製品の紹介ページのスクリーンショット)では、URLとアクセス若しくは印刷の日を記載することが必須となります。アーティストの描写、プリンターの証明、コンピューターのイラスト、デジタル画像、または商標の表示の仕方についての類似の模造、または§2.51で必要な標章のコピーは、適切な使用見本とはなりません。使用を証明しようとする商標が表示されたラベルやタグは、商品と共に示されることが必要となり、商品と切り離されたタグやラベルの拡大写真は受理できない使用見本となります。包装に商標が表示されている場合には、写真では包装の外観だけはなく、包装の中身がその商品であることを示すことが求められます。使用見本は、恒常的な実際の取引における使用での態様が必要とされ、権利の維持のために準備されたものは受理できないものとなります。商品についての使用では、売り場での特質によるものを要します。

2.56 Specimens
(a) An application under section 1(a) of the Act, an amendment to allege use under § 2.76, a statement of use under § 2.88, an affidavit or declaration of continued use or excusable nonuse under § 2.160, or an affidavit or declaration of use or excusable nonuse under § 7.36 must include one specimen per class showing the mark as actually used in commerce on or in connection with the goods or services identified. When requested by the Office as reasonably necessary to proper examination, additional specimens must be provided.
(b)(1) A trademark specimen must show use of the mark on the goods, on containers or packaging for the goods, on labels or tags affixed to the goods, or on a display associated with the goods. To constitute a display associated with the goods, a specimen must show use of the mark directly associated with the goods and such use must be of a point-of-sale nature. The Office may accept another document related to the goods or the sale of the goods when it is impracticable to place the mark on the goods, packaging for the goods, or displays associated with the goods.

(2) A service mark specimen must show the mark as used in the sale of the services, including use in the performance or rendering of the services, or in the advertising of the services. The specimen must show a direct association between the mark and the services.

(3) A collective trademark or collective service mark specimen must show how a member uses the mark on the member’s goods or in the sale of the services, including use in the performance or rendering of the services, or advertising of the member’s services.

(4) A collective membership mark specimen must show use by members to indicate membership in the collective organization.

(5) A certification mark specimen must show how a person other than the owner uses the mark to reflect certification of regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of that person’s goods or services; or that members of a union or other organization performed the work or labor on the goods or services.

(c) A clear and legible photocopy, photograph, web page printout, or other similar type of reproduction of an actual specimen that meets the requirements of paragraphs (a) and (b) of this section is acceptable. The reproduction must show the entire specimen or enough of the specimen that the nature of the specimen, the mark, and the good or service with which the mark is used are identifiable. A web page must include the URL and access or print date. An artist’s rendering, a printer’s proof, a computer illustration, digital image, or similar mockup of how the mark may be displayed, or a photocopy of the drawing required by § 2.51, are not proper specimens.

(d) The specimen must be submitted through TEAS in a file format designated as acceptable by the Office, unless:

(1) The mark consists of a scent, flavor, or similar non-traditional mark type, in which case the specimen may be mailed to the Office, pursuant to § 2.190(a), without resort to the procedures set forth in § 2.147; or

(2) Submission on paper is permitted under § 2.23(c) or is accepted on petition pursuant to § 2.147.

商標登録insideNews: 新知识产权(纠纷解决)法案 任何人可要求重新审查专利 | 早报

新法案通过后,任何人若对颁发的专利有异议,可向知识产权局提呈证明文件和资料,要求重新审查该专利,减少上庭诉讼的必要与费用。我国也可为知识产权纠纷案件进行仲裁,提升新加坡作为国际具吸引力仲裁地点的地位。律政部兼卫生部高级政务部长唐振辉在国会为新的知识产权(纠纷解决)法案(Intellectual Property(Dispute Resolution)Bill)提出一读。法案旨在强化我国知识产权的纠纷解决机制,提升专利的素质。

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《知识产权法案》 今日在国会提出一读

商標登録insideNews: Dewan Rakyat passes Trademarks Bill 2019 | Malaysia | Malay Mail

KUALA LUMPUR, July 2 — The Trademarks Bill 2019 which would allow individuals or companies to register trademarks such as smell, sound, shape and colour, was passed with amendments by Dewan Rakyat today.

情報源: Dewan Rakyat passes Trademarks Bill 2019 | Malaysia | Malay Mail

D.R.10/2019 2019 Trademarks Bill 2019 (pdf)

商標登録insideNews: Canada’s trademark changes mean higher fees, more complexities in filing | Canadian Lawyer Mag

As of Monday, June 17, brand owners filing trademark applications will be paying more, as the amended Trade-marks Act and the new Trademarks Regulations come into force.At present, to file a trademark application, “regardless of the number of goods and services, regardless of the number of classes,” the fee is $250, says Janet Fuhrer of Ridout & Maybee LLP in Ottawa. As of Monday, she says, the base fee will be $330 for one class of goods and services and $100 for each additional class of services.

情報源: Canada’s trademark changes mean higher fees, more complexities in filing | Canadian Lawyer Mag

法律第三号(令元・五・一七) 特許法等の一部を改正する法律(商標法の一部改正) 

(商標法の一部改正)

第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

1.条文シフト

第十三条の二第五項中「第百五条の二」を「第百五条の二の十一」に改める。➡[特許法に査証制度が導入されたための条文シフト]

2.公益著名商標の通常使用権の許諾

第三十一条第一項ただし書を削る。➡[公益著名商標の通常使用権の許諾が可能:既に令和1年5月27日に施行しています。]

3.損害賠償額算定方法の見直し

第三十八条第一項中「その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において」を「次の各号に掲げる額の合計額を」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち使用相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(商標権者又は専用使用権者が、当該商標権者の商標権についての専用使用権の設定若しくは通常使用権の許諾又は当該専用使用権者の専用使用権についての通常使用権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額➡[権利者の生産・販売能力を超えた部分の損害を認定 侵害品の販売数量が権利者の生産能力や販売能力(使用相応数量)を超える場合、その超えた個数分はライセンス料相当額での損害賠償を求めることができます。]

”平成31年3月特許庁の特許・意匠・商標制度の見直し”より
第三十八条第五項中「前二項」を「第三項及び前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商標権者又は専用使用権者が、自己の商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用の対価について、当該商標権又は専用使用権の侵害があつたことを前提として当該商標権又は専用使用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該商標権者又は専用使用権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
[この新しい第4項は”ライセンス料相当額の増額”と題されています。いつから適用されるのかという疑問について—過去の改正付則によれば、”一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。”となる見込みです。施行日は令和1年5月17日より1年以内ですが、未だ具体的な施行日は未定です。]

4.条文シフト

第三十九条中「、第百五条」の下に「(書類の提出等)、第百五条の二の十一」を加え、「書類の提出等、」を削る。➡[特許法に査証制度が導入されたための条文シフト]

5.国際登録出願の補正期間の延長

第六十八条の二十八第一項中「により指定された期間内」を「による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合」に改める。
[国際商標登録出願に係る補正手続の期間の延長]

商標登録insideNews: 公益著名商標に係る通常使用権の許諾が可能となります | 経済産業省 特許庁

平成31年3月1日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」が、令和元年5月10日に可決・成立しました。この法律は、令和元年5月17日に公布され、改正商標法第31条第1項の規定については、令和元年5月27日に施行されることとなります。本改正により、国、地方公共団体又は大学といった公益団体等を表示する著名な商標(以下、「公益著名商標」といいます。)に係る商標権について、通常使用権の許諾が可能となります。

情報源: 公益著名商標に係る通常使用権の許諾が可能となります | 経済産業省 特許庁

改正民法(平成29年法律第44号)と商標制度

明治時代の民法典の施行以来の122年ぶりの民法債権編の改正は、平成32年(2020年)4月1日を施行日としています。法改正の主な部分は債権法ですので、それを商標精度の枠組みで読み込む必要がありそうなところは改正法のさらに一部になります。商標制度に影響がありそうな新民法の法令を挙げてみます。

Contract

消滅時効(Statute of Limitations)

民法の消滅時効については、職業別の短期消滅時効等の廃止が行われ、消滅時効は全体的に簡素化した規定内容に変更されています。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、被害者又はその法定代理人が損害を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法第724条第1項)となり、不法行為の時から20年間行使しないときも時効によって消滅します。この内容は、旧法とほぼ変わりない内容となっています。また侵害事件については、不法行為による損害賠償請求権ではなく不当利得返還請求権(民法703条,704条)も請求可能ですが、これは従前のとおり、民法の債権の消滅時効期間の原則に従って10年(民法167条1項)を経て消滅時効が完成し、一般的にライセンス料程度とされる不当利得返還請求権についても新民法で時効の変更はありません。なお、不当利得返還請求権は権利者が侵害行為を知らなくとも時効が進行し、侵害者が不当利得行為をしたときからクロックはスタートします。当事者間に契約がある場合の時効としては、商標権使用権の契約違反などの場合が考えられ、従来は商法522条の商事時効の規定が存在していましたが、商法522条は削除されて、民法の債権等の消滅時効の規定(民法166条)が効力をもちます。今回の改正で2重の起算点のルールが導入され、1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(主観的起算点)。2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(客観的起算点)。1)と2)のどちらかで時効が完成します。一般には、商標権使用権の契約違反は、5年の時効となるものと考えられます。また、時効の完成については、裁判上の請求や仮差押え、仮処分などの各事由があるときは、その事由が終了した時から6か月を経過するまでは時効は完成しないものと規定(民法147条、149条)されています。しかし、「イ号標章に本件登録商標権の効力が及ばないとの判定請求に対する特許庁の判定があるまで時効の進行は開始しない旨の原告の主張は理由がない。」とした判例(長野地裁 昭和 57(ワ)167)があり、特許庁への判定請求や無効審判請求も時効の完成には影響がないものと考えられています。なお、裁判所に対しては、信用回復措置請求(商標法39条で準用する特106条)を求めることができ、この信用回復措置請求権の時効は、損害賠償請求と同じで被害者又はその法定代理人が損害を知った時から3年間となります。差止請求権(商標法36条1項)と廃棄請求権(商標法36条2項)には、時効はありません。

債権者代位権の転用

登記・登録の請求権を保全するための債権者代位権についての規定が設けられています(民法423条の7)。すなわち、”登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。”と規定されており、例えば、商標権を甲から乙に移転する際には、移転の登録が商標原簿に対して必要となりますが、甲がその登録をしないままに、乙が第3者の丙にさらに権利移転をした場合には、丙は乙に変わって甲に対して登録の請求を行使することができることになります。

代理(Agency)

新民法第107条では、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定しており、代理権の濫用について明文化されています。代理権を有しない者がした行為とみなすということは、無権代理とみなすことになり、無権代理の規定(新民法第113条乃至第117条)が適用されます。

商標登録insideNews: New trademark act heralds dramatic change, fee increases – The Lawyer’s Daily

New trademark act heralds dramatic change, fee increases. With June 17, 2019, quickly approaching, the new Canadian Trade-marks Act is about to dramatically change the brand protection landscape.The good news is that the new legislative changes will actually bring Canada in line with many international treaties and make it easier to simultaneously file international trademark applications. The government also made wise and potentially helpful modifications to expand the definition for trademarks and give applicants the ability to divide applications, which will be of strategic assistance during prosecution and in the event of an opposition.

情報源: New trademark act heralds dramatic change, fee increases – The Lawyer’s Daily

商標登録insideNews: Amendment to Czech trademark legislation: additional responsibilities of trademark owners – Lexology

On 1 January 2019 an amendment to Czech trademark legislation entered into effect. The amendment incorporates applicable EU regulations, and also introduces some country specifics. Below, we summarise the most important changes from a practical perspective:

情報源: Amendment to Czech trademark legislation: additional responsibilities of trademark owners – Lexology