商標登録insideNews: 「平成」など旧元号、商標登録の対象外に 来年2月めど:朝日新聞デジタル

菅義偉官房長官は5日午前の記者会見で、来年5月の改元後、「平成」など過去の元号を商標登録できないようにする方向で検討していることを明らかにした。現在は登録できない対象を「現元号」としているが、商標登録の基準を見直し、旧元号も含む「元号」に広げる。改元後に旧元号となる「平成」を利用した商法を防ぐ狙いがある。

情報源: 「平成」など旧元号、商標登録の対象外に 来年2月めど:朝日新聞デジタル

菅義偉官房長官は5日午前の記者会見で、来年5月1日の改元を控え、新元号を含め全ての元号は商標登録できない対象だと明確化するため、審査基準を改定する方向で検討して…

情報源: 新旧元号の商標登録不可 政府、来年2月に基準見直しへ – 産経ニュース

「元号」の商標登録不可へ 政府が審査基準見直し(18/11/05), 0:57

商標登録insideNews: 商標審査便覧の改訂のお知らせ | 経済産業省 特許庁

平成29年度は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)の施行に伴い、地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂を行った他、歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願に関連する改訂、新しいタイプの商標に関する運用についての商標審査便覧の改訂、及び商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂を行いました。

情報源: 商標審査便覧の改訂のお知らせ | 経済産業省 特許庁

使用意思の確認の審査が変更されます。具体的には、類似群のカウント方法を変更します。すなわち、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントすることとします。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントします。1区分内における類似群の上限数は、「22個」とします。小売り等役務に係る取扱いについては変更しません。商標の使用の意思を明記した文書も援用することができることとします。だだし、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行うこととします。(商標審査便覧の改訂のお知らせより抜粋)

従前は商標法第3条1項柱書の拒絶理由に対して類似群コード数が7以下であれば拒絶理由はないものとの扱いでしたが、平成30年4月2日の審査からルール変更となり、新しいカウント方式での22個の類似群コード数以下であれば拒絶理由を構成しないことになり、23以上であれば拒絶理由有との判断になります。

米国商標におけるコンセント(同意)書の取り扱い

同意書の取り扱い

米国での商標登録出願に対して、米国審査官(examining attorney)が既に登録されている商標を挙げて、拒絶理由を通知してくることがあり、これに対しては、1)競合すると認定されている指定商品・指定役務を削除する補正をする。2)競合すると認定された商標登録を取消すための審判を請求する。3)意見書を提出して非類似であることを主張する。同意書は、意見書を提出して非類似であることを主張するための証拠として用いられます。審査官が同意書を提出するようにと示唆することはありません。

言葉だけの同意書(naked agreement)は重視されない

同意書が既登録商標権者が出願者の商標登録に同意するもので、混同が生じないということを単に述べているに過ぎない場合は、約因がない同意として重視されることはないとされています。従いまして、審査官が競合するとの主張を覆すには、一般大衆を混同することがないを当事者間で同意から導かれることを示すことになります。例えば、既登録商標権者と出願者の商標を付した商品が、出願者により販売されているという事実とライセンス契約は、混同を生じないとするには十分でないと判断されています(In re Wacker Neuson SE)。

米国審査官のルール

米国審査官は、当事者の適格な同意書には実質的に配慮すべきとされています。即ち、当事者が信じ得る同意をし、他に混同を生じてるという要因もない場合には、審査官は混同が生じるという判断ができないとされています。

同時使用合意書(concurrent use agreement)は同意書(consent agreement)とは異なる

同時使用合意書(concurrent use agreement)は、同意書とは異なっています。同時使用合意書は、登録の地理的な割り当てを定めた合意書です。

TMEP 1207.01(d)(viii) Consent Agreements
The term “consent agreement” generally refers to an agreement between parties in which one party (e.g., a prior registrant) consents to the registration of a mark by the other party (e.g., an applicant for registration of the same mark or a similar mark), or in which each party consents to the registration of an identical or similar mark by the other party.
An applicant may submit a consent agreement in an attempt to overcome a refusal of registration under §2(d) of the Act, or in anticipation of a refusal to register. However, an examining attorney may not solicit a consent agreement.
A consent agreement may take a number of different forms and arise under a variety of circumstances, but, when present, it is “but one factor to be taken into account with all of the other relevant circumstances bearing on the likelihood of confusion referred to in §2(d).” In re N.A.D. Inc., 754 F.2d 996, 224 USPQ 969, 971 (Fed. Cir. 1985).
“Naked” consent agreements (i.e., agreements that contain little more than a prior registrant’s consent to registration of an applied-for mark and possibly a mere statement that source confusion is believed to be unlikely) are typically considered to be less persuasive than agreements that detail the particular reasons why the relevant parties believe no likelihood of confusion exists and specify the arrangements undertaken by the parties to avoid confusing the public. See In re E.I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1362, 177 USPQ 563, 568 (C.C.P.A 1973) (noting that “[i]n considering agreements, a naked ‘consent’ may carry little weight,” but “[t]he weight to be given more detailed agreements . . . should be substantial”); see also In re Donnay Int’l, S.A., 31 USPQ2d 1953, 1956 (TTAB 1994) (“[T]he more information that is in the consent agreement as to why the parties believe confusion to be unlikely, and the more evidentiary support for such conclusions in the facts of record or in the way of undertakings by the parties, the more we can assume that the consent is based on a reasoned assessment of the marketplace, and consequently the more weight the consent will be accorded.”); In re Permagrain Prods., Inc., 223 USPQ 147 (TTAB 1984) (finding a consent agreement submitted by applicant did not alter the conclusion that confusion was likely, because the agreement was “naked” in that it merely indicated that each party would recognize, and refrain from interfering with, the other’s use of their respective marks and that the applicant would not advertise or promote its mark without its company name, but the agreement did not restrict the markets or potential customers for their goods in such a way as to avoid confusion);cf. In re Wacker Neuson SE, 97 USPQ2d 1408 (TTAB 2010) (finding an otherwise “thin consent” to be viable and reversing a §2(d) refusal, in view of the relationship of the parties, the provisions of a licensing agreement executed by the parties, and the fact that the goods and services offered under both parties’ marks were manufactured and sold by applicant).
If a consent agreement makes representations about both parties’ beliefs regarding the likelihood of confusion and/or indicates that both parties have agreed to undertake certain actions to avoid confusion, then it should be signed by both parties, or by individuals with legal authority to bind the respective parties. In some instances, however, a consent document might be signed only by the registrant, because only the registrant has provided its consent, agreed to take certain actions, or made representations as to the likelihood of confusion. The absence of applicant’s signature on the document in such cases does not necessarily render the document unacceptable, but, like any other consent document, its persuasive value should be determined in light of all other evidence in the record. See, e.g., Donnay Int’l, 31 USPQ2d at 1956-57 (finding that a consent letter signed only by the registrant and consisting merely of registrant’s consent to applicant’s registration and use of the applied-for mark was entitled to limited weight, but nonetheless concluding that it served to “tip the scales” in favor of reversing the §2(d) refusal, especially in view of the minimal evidence supporting the conclusion that confusion was likely); In re Palm Beach Inc., 225 USPQ 785, 787-88 (TTAB 1985) (concluding there was no reasonable likelihood of confusion as to applicant’s and registrant’s marks, based on, inter alia, the different nature of the parties’ goods, two consent letters signed only by owners of the cited registration, and an affidavit of an officer of applicant’s subsidiary indicating that actual confusion had not occurred during the more than 45 years of the marks’ coexistence and that future likelihood of confusion was believed to be unlikely).
In the In re E. I. du Pont de Nemours & Co. decision, the Court of Customs and Patent Appeals stated as follows:
[W]hen those most familiar with use in the marketplace and most interested in precluding confusion enter agreements designed to avoid it, the scales of evidence are clearly tilted. It is at least difficult to maintain a subjective view that confusion will occur when those directly concerned say it won’t. A mere assumption that confusion is likely will rarely prevail against uncontroverted evidence from those on the firing line that it is not.
476 F.2d at 1363, 177 USPQ at 568.
Accordingly, the Court of Appeals for the Federal Circuit has indicated that consent agreements should be given great weight, and that the USPTO should not substitute its judgment concerning likelihood of confusion for the judgment of the real parties in interest without good reason, that is, unless the other relevant factors clearly dictate a finding of likelihood of confusion. See In re Four Seasons Hotels Ltd., 987 F.2d 1565, 26 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1993); In re N.A.D. Inc., 754 F.2d 996, 224 USPQ 969 (Fed. Cir. 1985); see also du Pont, 476 F.2d at 1362-63, 177 USPQ at 568; cf. In re Mastic Inc., 829 F.2d 1114, 4 USPQ2d 1292 (Fed. Cir. 1987) (affirming TTAB’s holding that applicant’s mark was barred by §2(d), because the provided consent to register was essentially a “naked” consent and all other relevant factors weighed in favor of a conclusion that confusion was likely).
Thus, examining attorneys should give substantial weight to a proper consent agreement. When an applicant and registrant have entered into a credible consent agreement and, on balance, the other factors do not dictate a finding of likelihood of confusion, an examining attorney should not interpose his or her own judgment that confusion is likely.
A consent agreement is not the same as a “concurrent use” agreement. The term “concurrent use” is a term of art that refers to a geographical restriction on the registration. See TMEP §1207.04 regarding concurrent use.

商標登録insideNews: Trademark Alert:new TMEP | USPTO

米国特許商標庁(USPTO)は、2017年4月の審査手続の商標マニュアル(TMEP)を発行しています。 この改訂は、USPTOの商標に関する方針と取り扱いを明確にし、2017年3月1日以前に報告された商標審判の審決と裁判所の判決を含み、反映させています。

情報源: TMEP(改訂内容)

商標登録insideNews: 商標審査基準を改訂〔改訂第13版〕 | 経済産業省 特許庁

商標審査基準〔改訂第13版〕
商標審査基準改訂第13版においては、商標の不登録事由(商標法第4条)を中心に、商標法第4条第1項第11号の外観及び観念についての基準及び例示を明記、同号における出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いを規定、また、第4条第1項各号における類否の判断において立法趣旨を考慮した判断ができるよう全体的な見直しを行いました。

情報源: 商標審査基準〔改訂第13版〕について | 経済産業省 特許庁

(以下、特許庁のページから抜粋)
(1) 公益的な機関等(商標法第4条第1項第1号から第5号)、登録品種(商標法第4条第1項第14号)、ぶどう酒等の産地(商標法第4条第1項第17号)について、対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記。
(2) 公序良俗違反について、裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記(商標法第4条第1項第7号)。
(3) 他人の氏名又は名称等について、裁判例を参考に、本号に該当する「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記(商標法第4条第1項第8号)。
(4) 類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)について、基本的な考え方を記載し、外観、称呼、観念の各要素の判断基準を明確にすると共に、例示の追加、見直し。
また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記(商標法第4条第1項第11号)。
(5) 他人の周知商標(商標法第4条第1項第10号)、商品又は役務の出所の混同(商標法第4条第1項第15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(商標法第4条第1項第19号)について、基準の趣旨を明確にするなど構成面からの見直し。
(6) 商標権管理の利便性向上のため、同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願(又は先登録)に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知する取扱いを明記。

社会通念上同一と認められる商標

平成8年改正商標法における不使用取消審判の改善では、登録商標の使用と認める範囲を社会通念上同一と認められる商標まで広げています。どこまでが社会通念上同一という境界を探ることで、どの程度の幅を以て登録商標からの差異が容認されるのかを知ることができ、また不使用取消を請求する際に請求するか否かの判断の基準ともなります。

登録商標と使用商標の関係

社会通念上同一か否かは登録商標に係る指定商品 及び指定役務の属する産業分野における取引の実情を十分に考慮し、個々具体的 な事例に基づいて判断すべきとされています。審査基準には、次のような例が挙げれています。①書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、②平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであっ て同一の称呼及び観念を生ずる商標、③外観において同視される図形からなる 商標は社会通念上同一と認められるという原則が挙げられています。以下の表で、“使用”は社会通念上同一と認められるという判断になります。

登録商標 使用商標 説明 使用/不使用
鳥獣の戯 鳥獣の戯 fontを変更 使用
鳥獣の戯 鳥獣の戯 書体を変更 使用
鳥獣の戯 鳥獣の戯 筆記体の使用 使用
鳥獣の戯 鳥獸の戲 旧字体と新字体 使用
CHYOJYU-NO-GI chyojyu-no-gi 大文字と小文字 使用
 ちょうじゅうのぎ  チョウジュウノギ 平仮名と片仮名 使用
鳥獣の戯  ちょうじゅうのぎ 漢字と仮名 使用
バード or ばーど Bird 仮名と英字 使用
2段書きの1段 使用
  Bird 2段書きの1段 使用
縦書きと横書き 使用
     背景が異なるが外観がほぼ同一 使用
 鳥  Bird  同一概念 不使用
 蛙    文字と図形

(同一概念)

不使用
図形が相違

(同一概念)

不使用
ロード ROAD or LOAD 多義語に対応 不使用

不使用は社会通念上同一とは認められないという判断になります。

商標登録insideNews: 商標 子会社と共有可能に 特許庁、系列で使いやすく:日本経済新聞

 特許庁 は企業が自社商品の商標 を取りやすくする制度を整える。子会社が親会社と同じ商標を取れるようにしたり、同じ商標をあとから別の商品にも使ったりする場合に商標権を管理しやすくする。 商標の審査基準を改

情報源:商標 子会社と共有可能に 特許庁、系列で使いやすく:日本経済新聞

国際登録出願(マドプロ)のlimitationと米国特許商標庁(USPTO)へのamendmentの関係

国際登録出願(マドプロ)のlimitation

マドリッド制度を利用した国際登録の出願人は、国際事務局にMM6を提出することにより、指定商品、指定役務の限定(limitation)を行うことができます。また、指定商品、指定役務の限定では、商品や役務の明確化することも可能です。

限定の例

1)国際登録出願が25類を含み、被服、履物、帽子類 (“clothing; footwear; headgear”)の場合、履物を削除するときは、被服、帽子類 (“clothing; headgear”)というように限定します。
2)履物をより具体的な商品にするときは、例えば、被服、革靴 革製ブーツ 革製サンダル、帽子類(“clothing; leather shoes, leather boots, leather sandals; headgear”)というように限定します。
3)履物をサンダルだけに減縮する場合には、被服、サンダル、帽子類(“clothing; sandals; headgear”)というように限定します。
4)履物からサンダルだけを除く場合、被服、サンダルを除く履物、帽子類(“clothing; footwear, except sandals; headgear”)というように限定します。
なお、指定商品を分ける場合には、セミコロン(;)を使用します。

米国審査で拒絶理由が出された場合の限定

もし国際登録出願で米国が指定国として記載され、既に米国審査官から指定商品および指定役務の記載欄の補正を要する拒絶理由(Office Action)が出されている場合には、拒絶理由に対する応答を応答期間内に米国特許商標庁(USPTO)に提出することが必要となります。単に国際事務局に対しMM6を提出しただけでは、拒絶理由に対する応答とはなりません。国際登録の出願人は、拒絶理由通知から6か月以内に応答する必要があり、争点を解決する、指定商品、指定役務の限定を記録している旨を主張する必要があります。(TMEP 1904.02(e)(iii))

有明国際特許事務所は、連邦規則§11.1に定義されている弁護士資格がありますので米国特許商標庁に直接手続を致します。拒絶理由通知に対する応答も可能です。

商標関連情報 平成14年~平成21年

商標関連情報(アーカイブ) 平成14年~平成21年

平成14年~平成21年の過去の商標法改正などを掲示しています。(旧Website(updatedinfo.htm)からの移設ページです。)

平成21年商標早期審査・審理の運用変更[2010/12/27up]

商標の審査には通常出願から6カ月~1年程度かかります。しかし、早期審査という制度を利用すると、出願からおよそ1カ月半~3カ月半程度で審査結果が来ることになっております。従来、商標の早期審査を受けるためには要件は、「権利化について緊急性を要する出願」と定義されており、この要件に合致するもののみ早期審査を受けることが出来ました。しかし、2009年1月より早期審査の要件が改正され、「出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願」も早期審査の対象となりました。この要件によれば「使っている商標」や「使う予定のある商標」について、実際に使用している(又は使用予定)指定商品/役務に限定をすることにより、早期審査を受けられることになります。(しかも、印紙代はかかりません。)例えば、昔から商標を使用していたがまだ商標権を取得していなくて、この商品(例えば商品「どら焼き」)についての商標だけ急いで権利が欲しい場合等には、この早期審査制度を利用することにより、早期に権利化が可能となります。他にも、商品化まで時間が無くて、兎にも角にも急いで商標権が欲しい場合にも、指定商品(役務)の限定により、早期に権利化が可能となります。

平成20年商標法改正の概要[2009/5/7up]

<平成20年6月1日より変更>

商標関係料金が大幅に引き下げられました。例えば、1区分あたりの登録時印紙代は66,000円から37,600円、1区分あたりの更新時印紙代は151,000円から48,500円となっております。

<平成21年4月1日より変更>

  • 拒絶査定不服審判を請求できる期間が30日以内から3ヶ月以内に拡大しています。
  • 通常使用権及び専用使用権に係る現行の登録事項のうち、「対価」については今後登録事項から除外されます。
  • 登録後の手続(例:通常使用権の設定)において、登録申請受付日が効力発生日(登録日)とみなされます。

商標の使用又は商標の使用の意思に関する運用[2007/4/4up]

  • 商標を出願する際は、商標を使用する商品(役務)を指定する必要がありますが、その商品(役務)は45つの区分に分類されています。また、区分内でも類似群というコードで更に細かく分類されています。
  • 平成19年4月1日以降に出願された案件については、1区分内で類似群が8つ以上の商品(役務)を指定した場合は、審査で商標の使用意思の確認が行われます。使用意思を証明するには、意見書等の提出と共に、雑誌等の印刷物や請求書等の取引書類を提出したり、商標の使用を開始する意思を明記した文書及び事業計画書を提出したりすることが考えられます。
  • また、小売等役務についても、互いに類似しない小売等役務を複数指定した場合は、審査で商標の使用意思の確認が行われます。小売等役務の中でも、衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売業等(総合小売等)を個人が指定した場合や法人が指定しても総合小売等役務を行っていると認められない場合も、審査で商標の使用意思の確認が行われます。

平成18年商標法改正の概要[2006/10/26up]

商標法の一部が改正され、平成19年4月1日から特例小売商標登録出願が可能となる予定です。特例小売商標登録出願は、商品を販売するための付随的なサービスにすぎないとされていた「小売サービス」を指定して商標登録を受けられるようにすることで、小売・卸売業者の業務上の信用を保護することを目的としております。そして、小売店における看板・制服・買い物かご等に使用される商標が、小売サービスに係る登録商標の使用として直接的に保護されるようになります。

審査は以下のように行われる予定です。(1)平成19年4月1日から平成19年6月30日までに行った小売サービスを指定役務とする出願同士は、同日出願として審査が行われます。(2)ただし、スーパーマーケット等の総合小売サービス以外の小売サービスについては、既存の商品区分間でクロスサーチを行い、取扱商品の類似群に他人の類似商標が登録されていないことが前提となります。(3)また、他人の周知・著名商標でないこと等の一般的登録要件を満たすことも必要とされます。(4)その上で、平成19年4月1日の前から使用されている商標の出願が優先されます。例えば互いに類似している商標A・B・Cの出願が並存したとして、商標Aのみが平成19年4月1日の前から使用されている場合は商標Aのみ、商標A・Bが平成19年4月1日の前から使用されている場合は商標A・Bのみ、いずれも使用されていない場合はくじで選ばれた商標のみが登録を受けられることになります。

なお、平成18年9月1日から商工会議所・商工会・NPO法人・中間法人等の社団についても団体商標登録出願(商標法7条)ができるようになっております。ただし、地域団体商標出願(商標法7条の2)については、未改正ですので、従来どおり所定の組合のみが出願できます。

国際出願の個別手数料の変更[2005/4/7up]

平成17年5月2日より、国際出願で米国を指定した場合の個別手数料が456スイスフランから367スイスフランに変更になります。また、国際登録の更新においても米国の個別手数料は544スイスフランから452スイスフランに変更されます。

地域団体商標制度の導入[2005/4/7up]

現在、地域団体商標制度の導入について国会で審議されています。この制度は、従来登録が認められにくかった地域名と商品名からなる商標を、農協等の団体が使用することによって、複数の都道府県にまたがるくらい広く知られるようになった場合には、その団体に地域団体商標として登録を認めるというものです。地域ブランドの保護強化を図る制度として期待されます。なお、この制度による出願は平成18年4月1日からできる予定です。

欧州共同体の国際登録出願での指定について[2004/7/17up]

欧州共同体は第77番目の加盟国としてマドリッドプロトコルに加盟し、2004年10月1日から国際登録出願において欧州共同体の指定が可能になります。欧州共同体を指定した出願について、OHIM(the Office for Harmonization in the Internal Market)によって拒絶されなければ、OHIMで直接出願し若しくは登録されたものと同じように25の欧州共同体(EC)の加盟国で商標が有効に保護されることになります。

アメリカ合衆国の国際登録商標出願での指定について[2003/9/30up]

アメリカ合衆国は2003年8月2日に第59番目の加盟国としてマドリッドプロトコルに加盟しております。その結果、2003年11月2日から国際登録商標出願において米国の指定が可能になります。

国際商標登録出願に関する改正点(平成15年1月1日施行)[2002/12/25up]

今回の改正では、日本を領域指定する国際登録出願についての個別手数料の二段階納付制度の導入と補正の範囲が改められています。
日本を領域指定して国際商標登録出願をする場合の個別手数料については、国内出願と同様、国際登録前に出願料に相当する金額を納付し、登録査定後に登録料に相当する金額を納付できるようになりました。また、日本を領域指定する国際商標登録出願について補正できる対象から「商標登録を受けようとする商標」を削除し、商標自体については補正できないことを明らかにしました。改正前では日本を指定して国際商標登録出願をする場合は国際登録前に個別手数料を一括して納付することが必要で、国際商標登録出願が拒絶された場合に登録料に相当する金額が払い戻されないという不都合がありましたが、この点が解消されます。また、補正の制限はマドリッド協定及び同議定書並びに共通規則の解釈によるものです。

区分補正での不足分の追徴[2002/10/24up]

特許庁からのお知らせで、本年1月以降の出願で区分が適正でないものについては、拒絶理由通知前に削除補正をしないと区分の不足分が追徴される可能性があるとのことです。以下、特許庁のホームページからの抜粋です。”改正前第42類に属していた役務が、改正後は第42類~第45類の4つの類に分けられましたので、同一の役務の範囲を指定した場合であっても、改正前は1区分分の出願料及び登録料(以下、「料金」という。)であったものが、改正後は4区分分の料金が必要となる場合があります。例えば、改正前は「第42類 医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、宿泊施設の提供、医業、施設の警備」を指定すると1区分分の料金でしたが、改正後は、各役務の属する区分が変更されたことにより、「第42類 医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、第43類 宿泊施設の提供、第44類 医業、第45類 施設の警備」となりますので、指定役務の範囲が同一であっても4区分分の料金が必要となります。また、本年1月以降、誤って改正前の区分に従って、「第42類 医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、宿泊施設の提供、医業、施設の警備」を指定し、一区分分の料金を納付した商標登録出願については、各役務が上述のように4つの区分に属することから、商標法第6条第2項に係る拒絶理由の対象となる他、出願料が3区分分不足するとして手続補正指令の対象にもなりますので、この点についてもご注意下さい。この場合、審査着手前であれば、自発補正によって、指定役務を改正後の区分に従って、例えば、「第42類 医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」のみに、又は「第43類 宿泊施設の提供、第44類 医業」のみに減縮すると、出願料は前者が1区分分で、後者が2区分分で済みますし、拒絶理由や手続補正指令からも回避できます(後者の場合は手続補正書提出時に1区分分の料金納付が必要)ので、本事例のような商標登録出願をされてしまった場合は、指定役務をご確認の上、必要な場合は指定役務の補正を行うことをお勧めします。”

平成14年9月1日施行の商標法改正[2002/8/26up]

  • 商標を付した商品をインターネットを通じて提供した場合も“商標の使用”と明文化されました。例えば、コンピュータ・プログラムを実行するとパソコンの画面に商標が表示されるようにしたコンピュータ・プログラムをインターネットで送信する行為が該当します。具体的には、「コンピュータ・プログラム」を指定して商標登録した場合には、第三者がそのような使用をすれば商標権を侵害する可能性があり、また権利者がそのような使用をしていれば不使用であるとして商標登録が取り消されることもないことが明文化されたわけです。尚、「コンピュータ・プログラム」は平成14年1月1日施行の法改正によって商品に含まれることになっています。
  • パソコン等の画面に商標を表示して役務(サービス)を提供した場合も“商標の使用”と明文化されました。例えば、パソコンや携帯情報端末等で気象情報を提供するサービスを行っている場合に、その画面上に商標を表示する行為が該当します。具体的には、「気象情報の提供」を指定して商標登録した場合には、第三者がそのような使用をすれば商標権を侵害する可能性があり、また権利者がそのような使用をしていれば不使用であるとして商標登録が取り消されることもないことが明文化されたわけです。尚、情報提供サービスは「~に関する情報」というように、個別具体的に指定することが必要です。

米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.4

役務(services)の識別記載

役務についての認められる識別記載(identification)は、i)明瞭であり、ii)容易に理解できるように役務についての共通な名前や用語であり、iii)役務を正確に記載し、iv)役務によって副次的に派生する活動に単に言及するのではなく、米国商標法で予定される役務を構成するところが要件とされます。

好ましい例–使用状況に依存します。
“radio broadcasting services” (Class 38)
“banking services in the nature of a checking account”
“television entertainment services in the nature of an ongoing series of comedy programs” (Class 41)

識別記載は方法や仕方を強調するものではないとされていますが、次の記載は認められています。
“Accounting services” (Class 35)
“Dinner theaters” (Class 41)

“promoting the goods or services of others by means of a beauty contest,” in Class 35.(コンテストが販促)
“entertainment services in the nature of beauty contests” in Class 41.(コンテストが芸能)

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コンピュータの役務

インターネットの活用によって広がりを見せた役務は、原則として元の役務と同じ区分に属します。

認められる例
“Providing banking services via the Internet,” in Class 36.
“Arranging travel tours via the Internet,”in Class 39.
“Promoting the goods and services of others by preparing and placing advertisements on websites accessed through the Internet,” in Class 35.
“Electronic payment, namely, electronic processing and transmission of bill payment data,” in Class 36.
“Providing social introduction services by means of an Internet website,” in Class 45.

コンテンツ提供

インターネットでの情報提供は、元の情報が属する区分で分けられます。

認められる例
“Providing business information” in Class 35.
“Providing banking information” in Class 36.
“Providing home repair information” in Class 37.
“Providing information in the field of banking via websites on the Internet,” in Class 36.
“Providing a website featuring information in the field of banking,” in Class 36.
“Providing information in the field of travel destinations,” in Class 39.

通信事業

通信事業者はコンピュータ技術を提供するのではなく、データや情報を伝達することをサービス内容としています。

認められる例
“Provision of telecommunications connections to the Internet,” in Class 38.
“Electronic mail services,” in International Class 38.
“Broadcasting television or radio programs via the Internet,” in Class 38.
“Webcasting audio/visual programming via the Internet,” in Class 38.
“Video and audio teleconferencing via the Internet,” in Class 38.
“Providing an online bulletin board in the field of medicine,” in Class 38.
“Providing online chat rooms for transmission of messages among computer users concerning topics of interest to teens,” in Class 38.
“Providing multiple-user access to the Internet,” in Class 38.”

事務所機能型コンピュータサービス

ファイリングや帳簿などでコンピュータを使用する役務に関します。

認められる例
“Data processing services,” in Class 35.
“Computer data entry services,” in Class 35.

コンピュータの設置と修理

出願人はハードウエアとソフトウエアを区別する必要があります。

認められる例
“Installation, maintenance, and repair of computer hardware systems,” in Class 37.
“Installation, maintenance, and updating of computer software systems,” in Class 42.

もし設置や修理がネットワークやシステムに言及するなら、37類になります。
“Installation, maintenance, and repair of computer systems,” in Class 37.

もし技術サポートサービスならば多区分に亘るので、さらに詳しい説明が必要となります。
“Installation and maintenance services in either Class 37 or 42 (depending on whether the subject matter is hardware or software);”
“Technical support services, namely, repair of computer hardware,” in Class 37.
Technical support, namely, providing computer facilities for the storage of digital data,” in Class 39.
“Technical support services, namely, providing technical advice related to the manufacture of {indicate goods being manufactured},” in Class 40.
“Technical support services, namely, troubleshooting of computer software problems,” in Class 42.
“Technical support services, namely, diagnosis of computer hardware and software problems” in Class 42.

コンピュータの小売り業

小売りは35類です。

認められる例
“Computerized online retail store services in the field of [specify],” in Class 35.
“Providing a website used to place online orders in the field of [specify],” in Class 35.

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コンピュータゲームの役務

一般的にコンピュータゲームのサービスは41類ですが、具体的に記載する必要があります。

認められる例
“Entertainment services, namely, providing a multiple-user online computer game,” in Class 41.
“Providing a computer game that may be accessed network-wide by network users,” in Class 41.
チャットルームを含む場合には、
“Providing online chat rooms for transmission of messages among computer users concerning [indicate field or subject of chat room],” in Class 38.
コンテンツを提供するサービスの場合、
“Providing a website featuring information in the field of computer gaming entertainment,” in Class 41.
ウエブキャスト通信を含む場合、
“Broadcasting (radio programs, television programs, multimedia programming, etc.) via the Internet,” in Class 38.
ウエブキャスト通信がショーを含む場合
“Entertainment, namely a continuing [indicate type, e.g., variety, news, comedy] show broadcasted over the Internet,” in Class 41.

コンピュータ設計開発

一般的に第42類になりますが、他人の役に立つ業務である必要があり、自分のソフトウエア開発は属しないことになります。

認められる例
“Computer software design and development services for others,” in Class 42.
“Computer services, namely, creating and maintaining websites for others,” in Class 42.
“Duplication of computer programs,” in Class 42.

データベースサービス

認められる例としては、
“Providing an online electronic database on the Internet in the field of business evaluations of automobile companies,” in Class 35.
“Providing an online electronic database on the Internet in the field of banking,” in Class 36.
“Providing an online electronic database on the Internet in the field of computer programming,” in Class 42.
“Providing an online electronic database on the Internet in the field of cosmetology,” in Class 44.

その他のコンピュータサービス

認められる例
“electronic storage (or archiving) for others of [indicate subject matter, e.g., messages, data],” in Class 39.

オンライン出版

認められる例
“Computer services, namely providing online [indicate specific nature of publications, e.g., magazines, newsletters, etc.] in the field of [indicate subject matter of publication],” in Class 41.

[TMEP 1402.11より抜粋]

米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.1
米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.2
米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.3

米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.3

出版物の識別記載

指定商品が出版物の場合には、識別記載は詳しい物理的な性質と出版の主題を示す必要があります。
認められる例
“Magazine devoted to medicine,” 及び “Television programming newsletter.”

出版物が特別な性質の場合、その特別な性質を記載します。
認められる例
“Children’s storybooks”

原則として、書籍はその主題とともに記載します。
認められる例
religious books或いはtravel books

書面の提出などにより、次の例も認められることがあります。
“a house mark for books” 或いは “a full line of books”

社内報などの場合は、一般的な記載も可能です。
“Employee newspaper”

業界用語

業界用語については、書面などで説明することで、識別記載に表示することも可能となります。
認められる例
”telecommunications services, namely, personal communications services” 及び “telecommunications services, namely, ISDN services.”
その用語が広く認識されていることに疑義がある場合は、その業界用語についての簡潔な説明が識別記載の一部となります。

White House, Washington D.C.
White House, Washington D.C.

部品や内容物

登録を求めている標章が完成品の部品要素であって別個の完成品を指定するものではない場合、識別記載は完成品の内容物として販売されるという文言とし、その区分は完成品の類とされます。
認められる例
“balsam extracts sold as a component ingredient of shampoos” そして区分は “shampoos,” namely, Class 3.となります。

材質組成

材質で区分が異なるアイテムについては、その材質を記載します。
認められる例
“Statues(像) of non-precious metal” は Class 6;
“statues of precious metal” は Class 14;
“statues of wax, wood, plaster, or plastic” は in Class 20;
そして “statues of glass or porcelain” は Class 21 になります。

標章、出願人、登録者

標章、出願人、登録者の文言を以て識別記載を構成することは不適切とされています。

米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.1
米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.2
米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.4

米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.2

多区分にわたる同一アイテム

商品・役務の識別記載(Identification)は、稀ですが、多区分にわたるような1つの商品を含むことがあります。機能、用途などで1つの商品の表示が多区分にわたるような場合、原則は、類の表記は商品の性質を定めることはないとされています。例えば、米国では”tool”は、電動では7類ですが、手動なら8類とされていますが、識別記載は7類か8類かたの区別をつけるための記載を必要とします。この原則には、例外があり、類の表記とともにその商品について理解できるものである場合には、補正を必要とはしません。 例えば、被服の”mufflers”については、補正を要せずに被服の類で表示すれば、自動車のマフラーとは理解されません。

商品・役務の包括的表現

商品・役務の識別記載は明瞭で具体的である必要があり、包括を意味する”including,” “comprising,” “such as,” “and the like,” “and similar goods,” “products,” “concepts,” “like services” の様な表現はほぼ例外なく拒絶されます。一方、”namely,” “consisting of,” “particularly,” 及び “in particular” は明瞭であるとされています。また、”Parts therefor”は機械分野で受け入れられる表現であり、”dolls and accessories therefor” や “toy vehicles and accessories therefor” はそれぞれ人形と玩具で受け入れられた表現とされています。 これら示すところの商品が主たる商品と密接な関係にあり且つ同じ類であることが条件になります。

ハウスマーク(house mark)

ハウスマークの登録のための出願では、商品・役務の識別記載は”a house mark for….” の表現を含むことができます。ハウスマークは製造会社のすべての製品に使用されるような会社の標章を言います。もし外国優先権または外国登録のベースもしくは国際出願ベースの出願により、ハウスマークを登録しようとする場合には、審査官はハウスマークとして実際にマーク使用される証拠を要求できます。

一揃い

用語”a full line of”(一揃い)は、稀な場合に、USPTOが認める言葉であり、認められるためには、すべての商品が単一の区分に含まれることが必要となります。USPTOは “a full line of clothing”という用語を、全部の被服に亘って使用している証拠とともに認めることがありますが、単に”clothing”だけでは認められないとしています。商品の1つのジャンルの一揃い(例えば、”a full line of sports clothing” or “a full line of anti-viral and cardiovascular pharmaceuticals”)は、より適切とされ、そのような扱いとするためには、全ての商品が1つの区分に含まれ、全ての指定商品が使用されていることを証拠で示す必要があります。

米国特許商標庁
米国特許商標庁

コンピュータプログラム(Computer Program)

コンピュータプログラム分野では、不必要な他人の商標に対する拒絶を防ぐために、特殊性を記載することになっています。例えば、 “computer programs in the field of medicine” や “computer programs in the field of education” は、その分野の特殊な機能もしくは目的を示さない限り、原則認められないとされています。しかし、”computer programs for use in cancer diagnosis” や “computer programs for use in teaching children to read” は認められる例とされます。 意図する使用者、分野、産業(intended users, field, or industry )についての記載は、認められる記載に原則十分とは言えないとされていますが、 “computer programs in the field of geographical information systems”は認められる識別記載とされます。
原則としては、コンピュータソフトウエアの識別記載は、機能・目的、及びその分野の双方を記載することで認められるものとなります。以下は、認められる記載例と認めれらない記載例です。

認められる記載例

  • (1) Computer game software.
  • (2) Computer operating programs and computer operating systems.
  • (3) Computer utility programs. ファイルを管理するプログラムや診断ソフトなど但しComputer utility programs, namely, business softwareはutility programではありません。”
  • (4) Computer software development tools.
  • (5) Database management software [if for general use, otherwise indicate specific field]; General purpose database management software; Computer software for use in database management; Database management software for use by financial advisors; Database management software in the field of baseball cards.
  • (6) Spreadsheet software [if for general use, otherwise indicate specific field]:General purpose spreadsheet software; Computer software for use as a spreadsheet; Spreadsheet software for use by budget analysts.
  • (7) Word processing programs [if for general use, otherwise indicate specific field]; Downloadable computer software for word processing; Computer programs for word processing.
  • (8) Computer aided design (CAD) software [if for general use, otherwise indicate specific field]:Computer aided design (CAD) software for general use; Computer aided design (CAD) software used for designing integrated circuits; Computer aided design (CAD) software for architectural use.
  • (9) Computer aided manufacturing (CAM) software [if for general use, otherwise indicate specific field]; Computer aided manufacturing (CAM) software for general use; Computer aided manufacturing (CAM) software used in the manufacture of airplane components; Computer aided manufacturing (CAM) software for integrated circuits.
  • (10) CAD/CAM software [if for general use, otherwise indicate specific field]:

認められない記載例

  • (1) Computer programs featuring multimedia (unless the applicant specifies the content, e.g., motion pictures in the field of [specify], recorded on computer media).
  • (2) Computer firmware (unless the applicant specifies the function/purpose of the program, and, if the program is content or field specific, the field of use).
  • (3) Computer devices (must specify the common commercial name therefor).
  • (4) Computer accessories (must specify the common commercial name therefor).

TMEP 1402.03(a)~(d)より抜粋

米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.1
米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.3
米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.4