紛争処理方針(UDRP / JP-DRP)と商標権

ドメイン名を巡る紛争

ドメイン名は、原則的に先登録された文字や数字、記号の配列として同一でなければ登録することも可能で、しかも商標登録と比較して簡単な手続で費用も安く登録することができます。このためサイバースクワッター(cybersquatter: ドメイン占拠者)やタイポスクワッター(typosquatter)のような不正目的であったり、高額での転売目的やブランドへの毀損を図る者が現れたりもします。ブランド価値を獲得した商標権者の長年の努力や保護のために必要な費用に比べて、ブランド価値に対する攻撃的なドメイン登録はあまりにも簡単に短時間で費用もかけずに可能です。そして悪意のドメイン占拠者に対する移転の要請手段を仮に裁判によるものだけとした場合には、奪還にそれなりの弁護士費用もかかり、時間もかかることになり、法的な保護が追いつかない状態ともなり得ます。紛争処理方針(UDRP / JP-DRP)は、裁判よる紛争解決の長時間化や費用増大などの諸問題を解決し得るADRとして機能します。

ドメイン名の紛争パターン

サイバースクワッティング(cybersquatting)

サイバースクワッティング(ドメイン占拠)は、他人のブランドや商標を含んだ文字などのドメインを取得して、高額での転売を図る行為が該当します。例えば、周知なブランド”WILLIAM HILL”が存在していた場合に、他人が”williamhill.org, williamhill.net, williamhillscasino.com”を登録してしまうケース(William Hill Organisation Limited v Seven Oaks Motoring Centre, WIPO Case No. D2000 0824)が挙げられます。一般にサイバースクワッティングは、インターネットのドメイン名に対する行為ですが、更にはSNSのtwitterやfacebookに対してもなりすましやサイバースクワッティングということが起こりえます。

タイポスクワッティング(typosquatting)

タイポスクワッティングはWebブラウザにユーザーがURLを入力する際に犯す打ち間違いを利用するサイバースクワッティングの一形態です。例えば、ゲームボーイの打ち間違いを狙った”gameb0y.com”「アルファベットの”o”と数字の”0”の打ち間違いを狙う}(Nintendo of America Inc. v. Max Maximus, WIPO Case No. D2000-0588)などがあります。予算に余裕があれば、起こりがちなミスタイプのパターンをリダイレクトするようにドメイン取得することは、良く行われている予防策でもあります。

リバースドメインネームハイジャッキング(reverse domain name hijacking)

ドメイン名ハイジャッキングは、ドメイン名の登録情報を不正に書き換えてドメインを支配し、攻撃者が準備したフィッシングサイトなどの偽サイトに利用者のアクセスを誘導したりします。これに対し、リバースドメインネームハイジャッキングは紛争処理方針を不正の目的で利用して、登録者からドメイン名を奪いとろうとする行為をいいます。攻撃者は。目標とするドメイン名を移転させるために商標権を取得し、取得した商標権を基にUDRPやJP-DRPなどの紛争処理方針を利用してドメイン名の移転を図ります。

紛争処理方針(UDRP / JP-DRP)

紛争処理方針はドメイン名の登録に際して同意するものとされた手続であり、不正の目的によるドメイン名の登録・使用があった場合に、権利者からの申立に基づいてそのドメイン名の取消または移転を実現するための紛争解決手続として機能します。.comや.net、.org 等の gTLD の登録に対しては、UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy:統一ドメイン名紛争処理方針)が用意され、これに対してJP-DRPは、co.jpなどのJP ドメイン名に関するあるドメイン紛争の解決法となります。UDRPは、裁判では長期化や訴訟費用の増大が避けられない場合でも。悪質性が高いドメイン名登録を排除することに機能を限定して簡易・迅速な手続となるように仕組みが採用されており、それはminimal approach(ミニマル・アプローチ)と呼ばれています。登録されたドメイン名について不服が申し立てられた場合に、当該登録者が登録を認められるべきではない濫用的な者か否かの実質審査が紛争処理パネルによって行われます。UDRPでは、申立人は次のことを申立ます。1)登録者のドメイン名が、申立人が権利を有する商標と同一または混同を引き起こすほどに類似しており、2)ドメイン名登録者が、そのドメイン名についての権利または正当な利益を有しておらず、かつ3)登録者のドメイン名が悪意で、登録かつ使用されていることの3つです。紛争処理パネルは、3)の悪意の登録の認定には、高額での販売、貸与または移転することを主たる目的としていることや、商標権者がドメイン名として使用できないよう妨害するために、そのドメイン名が登録され、そのような妨害行為がパターン化されているとき、競合者の事業を妨害することを主たる目的としてドメイン名が登録されているとき、出所や取引提携関係等について申立人の商標との混同が生じているか、などを考慮して悪意の認定を行います。また、ドメイン名の登録に正当な権利または正当な利益を有するかどうかも考慮されます。JP-DRPでは、日本の制度、習慣に合わせた調整が行われており、たとえば、申立の基礎として商標だけではなく、有名人の名前なども申立の基礎となります。また、申立の条件として、JP-DRPではドメイン名の登録時点または使用時点のいずれかに不正の目的があれば申立できるとされています。紛争処理方針の手続の開始前、さらに 裁定結果に不服の場合において、当事者は不正競争防止法や商標法を根拠に裁判所に提訴することは可能です。JP-DRP及びUDRPにおける救済は、 ドメイン名登録の移転および取消に限定されており、 損害賠償請求は認められていません。UDRPとJP-DRPは次のように見ることができます。

UDRP JP=DRP
ドメイン gTLD (.com, .org, .net, etc.) ccTLD (.co.jp, etc.)
処理機関 WIPO 日本知的財産仲裁センター
言語、申立 英語、直接e-filing、若しくはダウンロードしたWordファイルに記入後電子メールに添付 日本語、ダウンロードしたWordファイルに記入後電子メールに添付
期間 最大60日程度 最大60日程度
費用 1名:1500USドル [Panelist: 1000; WIPO Center: 500]

3名:4000 [Presiding Panelist: 1500; Co-Panelist: 750; WIPO Center: 1000]

1名:180,000円(+税)

3名:360,000円(+税)

web-site https://www.wipo.int/amc/en/domains/ https://www.ip-adr.gr.jp/

紛争についての裁定例

1.Hiroyuki Nishimura v. Contact Privacy Inc. Customer 0111730701 / Jim Watkins, Race Queen, Inc WIPO Case No. D2016-1025the Complaint is denied. ”The Disputed Domain Name has been used by the Respondent in relation to the “2channel” business, which is a bulletin board system in Japan, operated by the Respondent. The Respondent acquired the Disputed Domain Name and began operating it a number of years before the Complainant obtained his registered rights in the 2CH trademark, upon which the Complainant is basing his claim.”

2.ムーミン キャラクターズ オサク ユキチュア リミテッド v. 株式会社ユー・コム, JIPAC JP2019-0001 (MOOMIN.JP) 裁定:棄却  登録者も「夢眠工房」の名称で平成13年よりオーダー寝具を販売しており、関連のチラシ広告、或いはツイッター、Facebookを発信していることが認められるので、本件ドメインの取得の主たる目的が本件ドメインの販売又は移転が目的であるとまでは認定できない。

3.株式会社ラビトン研究所 v. 株式会社システム企画, JP2006-0006 (RABITON.CO.JP) 裁定:棄却 不正使用目的でなく登録をした登録者が申立人に対して譲渡対価(500万円)等を要求した事実は、紛争処理方針第4条b(i)に定める事情に該当せず、よって本件ドメイン名が登録者により不正の目的で登録されていたものと認めることはできない。

UDRP/JP-DRP 関連動画

Uniform Dispute Name Dispute Resolution Policy: Introduction, 5:52

商標登録insideNews: 「巨峰」は正式名称ではなかった!?意外な名前トリビアいろいろ | マイナビニュース

情報源: 「巨峰」は正式名称ではなかった!?意外な名前トリビアいろいろ | マイナビニュース

もともと商標や登録商標であった名称が普通名称化することは商標の希釈化(ダイリュウション又はディリューション:dilution)の1つです。また”普通名称化させる”は英語で”genericize”とも言います。折角、取得した登録商標を希釈させないことも商標の運用上、重要なブランド戦略となります。ちなみに、巨峰事件は大阪地裁 平成13年(ワ)第9153号、うどんすき事件は東京高裁 平成9年(行ケ)第62号、正露丸事件は東京高裁 昭和35年(行ケ)第32号になります。

商標登録insideNews: 世界が仰天した「日本車の変な名前」ワースト7 | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

(Forbes JAPANの)筆者は過去約30年間にわたり、日本の自動車業界を中心に執筆活動を行なってきた。日本車の車名にはオデッセイやランドクルーザー、MX-5など、他のどんな言語に訳してもクールな響きを持つものも多い。しかし、なかには「一体なんでこんな名前をつけてし

情報源: 世界が仰天した「日本車の変な名前」ワースト7 名前が男性器の車も | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

この記事に挙げらているものの他に、35年ほど前にトヨタはセリカXX(ダブルエックス)という車を発売しておりましたが、ダブルエックスは映画での度合の強い成人指定を意味することもあり、当時いかがなものかと物議を醸しだしておりました。また、日本で販売されていない車で”VENZA”というトヨタ車もあり、その車を所有するアメリカ人は日本では”トイレットシート(便座)”の意味だと笑っていた例もあります。折角のネーミングも言語が異なれば不適切な言葉なることもあり、そのような事にならないように事前に調べることをネガティブチェック(negative check)と呼んでいます。

新gTLDs環境での商標保護パターン:  – World Trademark Review

WIPOやINTAなどの関係者は、どの新gTLDsのサービス開始も注意深く管理されるべきとされ、オンラインでの商標の不正使用や消費者の混乱の広く認識されている潜在的な増加について警鐘しています。商標賢者を保護するために、いくつかの新しい権利保護機構が開発されており、新権利保護機構を活用するため、トレードマーククリアリングハウス(trademark clearinghouse)が設立されています。今まで、30000以上の正しい商標が商標権者からトレードマーククリアリングハウスに申請済みです。トレードマーククリアリングハウスの重要なサービスの1つにtrademark claimsサービスがあります。

情報源: Trademark protection patterns in the new gTLDs environment: an infographic – Blog – World Trademark Review

商標登録insideNews: 悪意ある「商標出願」多発、特許庁が注意呼びかけ…「民進党」など出願のケースも

商標出願自体は、登録したいと思う標章と指定商品・役務を記載して提出する書類ですので、本来悪意などの不正な意図とは無縁な存在です。この記事の中で特許庁が”悪意”としているのは、多量の商標出願をしながら大半は却下を前提としているというスキム(仕掛け)に対してと考えています。商標出願時には、その出願料を支払いますが、パソコン出願などの電子出願では、特許印紙を貼ることなく、予納口座からの引き落としということになります。もし予納口座にお金がなければ補正指令が発せられ、30日の応答期間内に対応しなければ却下処分により出願自体がなかったことになります。

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この電子出願制度では、全く費用を発生させずに、却下処分前の期間だけ先願の地位を得ることができるため、大量の出願をしても金銭的な損失が全くなく、例えば却下処分前の1~2ケ月に期間に本当の権利を取りたいとする方が出願され、その出願と競合するような先願の商標登録出願を選択的に残せば、いわゆる商標ブローカーのような金銭等で先登録を譲渡するなどの取引が行われ得ることになります。流行りの言葉などが狙われているとも言えます。新しい組織や概念などを発表する前に、商標出願すべきものは出願しておきましょう。順番が逆だと商標ブローカーの思うツボということになりかねます。先に出願されていても、3条1項柱書きの適用で、商標ブローカーの出願は、拒絶になる可能性があります。もし狙われて商標ブローカーに権利と取られてしまった場合は、自己の後出願について上申書などで審査を止めてもらい、不使用取消(登録から3年)を待つ方法もあるとは思われます。組織名などの場合には、異議申し立て無効審判も可能性があるように考えます。

特許庁は5月17日、悪意ある商標出願の被害者に向けて、商標登録を諦めないよう、呼びかけ

情報源: 悪意ある「商標出願」多発 | 特許庁

商標登録insideNews: 共和党:トランプ氏「米国を再び偉大な国に」商標登録済み – 毎日新聞

アメリカ大統領選挙もいよいよ共和党はトランプ氏指名へというところに来ていますが、米国を再び偉大な国にが登録済みということですので、USPTOのサイトで商標調査をしてみました。トランプ氏は、全部で4件、「米国を再び偉大な国に」(MAKE AMERICA GREAT AGAIN)を出願しており、そのうち1件だけが登録済み(No.4773272)で後の3件はまだ出願中です(2016年5月9日現在)。今年3月16日にドナルドトランプ氏個人とドナルドトランプ氏の商標管理会社から4件ともドナルドトランプ、大統領へ(DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.)と言う名前のバージニア州の会社(たぶん選挙用に設立された会社)に譲渡されています。

米国商標登録 第4773272豪
米国商標登録 第4773272豪

 【ワシントン西田進一郎】米大統領選に向けた民主、共和両党の予備選・党員集会が5日、計5州で行われた。共和党の4州では、保守強硬派のテッド・クルーズ上院議員(45)と同党候補者指名争いをリードする実業家ドナルド・トランプ氏(69)がそれぞれ2州で勝利した。

情報源: 共和党:トランプ氏「米国を再び偉大な国に」商標登録済み – 毎日新聞

USPTO Drumpf 出願を拒絶の記事

Trademark Clearinghouse  商標_動画(リンク)

1.新gTLDの内の.insuranceの紹介 サンライズ期間は6月8日まで。2:16

2. 新gTLDの内の.storeの紹介 サンライズ期間は6月5日まで。

3. 新gTLDの内の.globalの紹介

Trademark Clearinghouseのwebsite

商標登録insideNews: ccTLDの ‘.om’ はタイポスクワッテングの脅威

タイポスクワッテングとは

タイポスクワッティング(Typosquatting)は、タイプミス(Typo)と占有(Squatting)を組み合わせた言葉で、有名なWebサイトのドメイン名によく似たドメイン名を取得し、タイプミスしたユーザーをフィッシング詐欺などの不本意なWebページへ導くように仕組まれているものを示します。Alexaのランキングで人気500ウエブサイトの95%は、タイポスクワッティングのターゲットとされ、例えば、広告を掲載(約半数)、アフィリエイトの不正使用、アダルトサイトや悪意あるプログラムへの導入が存在することが判明しています。このようなタイポスクワッティングは、少ない数のスクワッターによって行われており、或る個人は‘bankofamerica.om’や‘youtube.om’を含む96のドメイン登録を行い、他の者は‘googlec.om’や‘baidu.om’を含む80のドメイン登録を行うことをしています。

特に ‘.om’ ccTLDのドメイン名で、しばしばタイポスクワッティングがなされており、500の有名ブランドに対して ‘[brand].om’ か ‘[brand]c.om’ をURLとして入力したところ、334ドメインは現存するサイトで、そのうち15サイトだけがブランド所有者によって保持されいるに過ぎません(‘pizzahut.om’, ‘icloud.om’ and ‘bbc.om’など). また他のドメイン名では、ブランド所有者はコロンビアの‘.co’ とカメルーンの ‘.cm’ にも気をつけるべきとされています。

殆どの大企業は、すでにタイポスクワッティング対策を行っていて、そのような顧客がたまたま入力してしまうようなドメインを認識し、登録して、管理するようなことを行っています。そのような企業は、‘.om’ の登録をしてしまうことも評判を維持する上では推奨されます。

情報源: New research highlights significant typosquatting threat in ‘.om’ TLD – Blog – World Trademark Review

商標登録insideNews: ドメイン名の拡大はWIPOでの係争数増加へ

WIPOの発表によれば、新gTLDに関する係争数が増大しており、特にファッション、銀行、IT(Information Technology)が最も重要な分野ということになっています。WIPOのプレス発表では、2015年に2,754件が UDRP(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy:統一ドメイン名紛争処理方針)にかかり、それは4.6%の前年増でした。WIPOの資料からは、最も多いのは.com関連で 2,732件(71.71%)、続いて 262件が.net関連、200件が.org、81件が.infoについてでした。1400のうちの938前後の新gTLDが今日までに供用されており、新gTLDで商標権者は全てのセカンドレベルの不正使用等を黙認せずに対処するのかどうか、或いは例えば.bankなる新gTLDがリリースされるが、それを商標権者以外のサイバースクワッターなどの第3者に取られてしまう場合には、オンラインの直接の問題ともなり得るとされています。

The World Intellectual Property Organization has released data on disputes between trademark owners and third parties who are registering new domain names with the original brand name. Disputes are…

情報源: Internet Domain Name Expansion Pushes Dispute Resolution Cases Up At WIPO

gTLDと商標

gTLDとは

インターネットで使用されるトップレベルドメイン[TLD]、即ちインターネットドメイン名を構成する要素のうち、「.」(ピリオド、ドット)で区切られた最も右にある要素のうち、汎用のものはgTLD (generic top level domain)と呼ばれていまして、このgTLDはそれぞれICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)の下部組織であるIANA(Internet Assigned Numbers Authority)で管理されています。

かつては、.com、.net、 .orgなどがgTLDの代表でしたが、2001年には、.biz、 .name、 .infoなどが加わり、2000年と2005年にスポンサー付きトップレベルドメイン (sTLD:sponsored TLD)が稼働となり、国別コードトップレベルドメイン(ccTLD: country code top-level domain)も供用されています。またedu、.gov、.int、.milなども初期からのgTLDに分類されています。

新gTLDの稼働

このようにインターネットの歴史とともTLDも追加されてきていましたが、2012年では、新gTLDと呼ばれるドメイン名の申請が可能となり、大きく自由化されてきています。新gTLDでは、あらかじめ募集要項と要件が詳細に文書化されており、 それに沿った申請であれば登録を認めるというように、募集の方法が変更されています。そのため、TLDと商標が同じということも発生します。

新gLTDの状況(2016年3月28日時点)

企業名のTLDもDelegated Stringsとして順次ドメイン名として登録されてきています。ICANNのサイトでは、期間中に1,930件の応募があり、1300以上の新しいstringsが利用されるとあります。日本の企業名や自治体名では、インターブランドのランク上位20社はほぼありましたが、mufg, uniqlo, nintendo, subaru, mazda, daikin, shimanoなどは申請していないようです。mitsubishiはMITSUBISHI CORPとなっていますので、三菱商事が抜け駆け?もしくは幹事のようです。地方の名称もいくつか存在しており、OKINAWA, YOKOHAMA, KYOTO, NAGOYA, TOKYOなどは取っています。 申請費用は、185,000 USドルでしたので高額です。

商標権との関係

新gLTDは商標がドメインとして所有されてしまう可能性があるため、従来からあった統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP:Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)に加えて、新たに「Trademark Clearinghouse(TMCH)」、「Uniform Rapid Suspension System(URS)」、「Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure(PDDRP)」という仕組みで商標権の保護をすることにしています。

i) UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) UDRPの対象となるのは「ドメイン名の不正の目的による登録・使用」のみであり、正当な権利者間の紛争は従来の裁判等によります。申立人は、i)申立の対象となっているドメイン名が、申立人の有する商標と同一または混同を引き起こすほど類似していること, ii)登録者が、そのドメイン名登録について権利または正当な理由がないこと, iii)登録者のドメイン名が悪意で登録かつ使用されていることの3項目を立証します。UDRPに基づく審理・裁定は、紛争処理機関によって指名されたパネリストで構成されるパネルにより行われます。UDRPにおける救済は、ドメイン名登録の移転および取消に限定されています。損害賠償請求は認められていません。

ii) TMCH (Trademark Clearinghouse)  事前に自らが持つ商標を、新gTLDのレジストリや新gTLDを取り扱うレジストラが共通して参照するデータベースに登録しておくことで、 他者による意図しないドメイン名登録から商標の保護を図ります。順次追加される新gTLDにおいて、 一般登録に先駆けて優先登録期間(Sunrise Registration Period)中に、商標に関連したドメイン名を登録する機会が与えられます。また 商標と一致する文字列が第2レベル以降のドメイン名として登録された場合の通知(Trademark Claims; TM Claims)を受け取ります。

iii) URS (Uniform Rapid Suspension) UDRPと同様、ドメイン名登録後の事後的対処をするための制度です。URSでは、申請受領後の事務的なチェックが済み次第、24時間以内にドメイン名の登録内容がロックされ、ドメイン名の移転やレジストラ変更等ができない状態になります。その後、裁定で申請者の主張が認められれば、当該ドメイン名の利用が差し止められ、そのドメイン名を持つWebサイトなどにアクセスしても、利用差し止め中である旨を表示する紛争処理機関のWebサイトにリダイレクトされるようになります。簡易な差し止めは可能ですが、ドメイン名の「移転」や「取り消し」はできないので、その場合はUDRPを使用します。、

iv) PDDRP (Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure) レジストリが組織的に悪意を持って商標権を侵害する行為を繰り返したような場合に、レジストリをいわば「訴える」ための裁判外紛争解決手続き(ADR)です。商標権者の権利を侵害するドメイン名を組織的に登録して、もしくは組織的なサイバースクワッティングを行い不正の意図を持って利益を得ようとしたり、不適切な目的でgTLDを利用しようとしたりするレジストリ運用者を、商標権者が訴えることができます。ICANNが当該レジストリへのドメイン名登録を一時停止するなどの措置を取ることが想定されています。

不正競争防止法との関係

不正競争防止法の平成13年改正によって、不正目的でのドメイン名の登録は、排除したり、損害賠償請求できるように改正されています。不正競争防止法2条1項12号は
”不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為”を違法な不正競争行為としており、差止請求や損害賠償請求が可能です。なお、弁理士は、不正競争防止法2条1項12号に定めるドメイン名紛争に関し、業として仲裁手続代理ができ、補佐人となることができます。

商標選択時の考察

商標を選ぶときには権利化可能な商標を選ぶことが重要です。商標の中には、はじめから権利化の見込みのないものや、権利化が困難なものがあります。一般に文字商標は次の4つのカテゴリーに分類できます。1)恣意的 (Arbitrary);2)示唆的 (Suggestive); 3)記述的(Descriptive);4)総称的 (Generic)の4分類です。 

four layers
four layers

このうち最も登録が簡単なのは恣意的商標で、たとえば「KODAK」(イーストマンコダック社のカメラの商標)や「EXXON」(オイルメジャー、エクソン社の社名)は恣意的な商標の例です。示唆的な商標も登録がそのままで可能で、「BAND‐AID」(救急絆の商標)などがその例としてあげられます。

一方、総称的商標に分類される商標は登録できません。商標法上、これらは普通名称や慣用商標と呼ばれ、登録の可能性はありません。たとえば、商品パソコンに「パソコン」という登録商標は付与されません。第3のカテゴリーの記述的商標は基本的には自他商品識別力(distinctiveness)が弱く登録できないのが原則ですが、使用による自他商品識別力(secondary meaning)を獲得したときは、登録可能となります。商標法上、これらは第3条の第1項第3号から第5号に該当する商標です。一見当たり前の商標でも、TVコマーシャルや新聞、雑誌などで商標として区別できるようになったときには登録できるようになります。

また、商取引の国際化に鑑み、商標を構成する文字についても考える必要があります。一般に、文字商標を日本語で構成する場合、漢字、カタカナ、ひらがな、英文字の選択がありますが、例えば実務として仮名と英文字の2段書きを選択する方法があります。これは、両方のうちの一方でも他人の使用を排除する効果はあるものと思いますが、それをそのままマドプロの基礎となる商標とした場合やそのまま2段書きで外国に出願した場合は、仮名の部分は外国の審査官にとっては読めない文字もしくは図形として把握され、結果として、実際の市場での使用態様が英文字だけであれば、”図形”付きで登録された登録商標とはずれることとなります。商標を選ぶときに、商標を使用する市場は、日本だけなのか、外国も含むのかはよく考える必要があります。