マドプロからの米国保護拡張の際に出される最初の暫定拒絶理由をなるべく回避

マドリッド制度による国際登録出願では、1つの登録出願で多数の国での商標権を得ることができるというメリットがあります。ところが、国際登録出願の願書の記載内容は、各国様式の最大公約数的なところがありますので、各国の詳細な事情には対応できないというデメリットもあります。米国での商標登録には、連邦登録として公示される際に掲載される事項が幾つか決められており、マドリッド制度による国際登録出願の願書(MM2)には、それらの事項についての記載欄がありますが、その記載方法はルールを理解した上での英語での記載が必要なことから、一般には簡単ではなく国際登録出願に対しては高い確率で拒絶理由が打たれる傾向があります。このような記載事項の欠落や訂正についての比較的軽微な拒絶理由に対しては補正によって対処できますが、その応答には、米国弁護士 による応答が必要になります。

米国特許商標庁/USPTO Alexandria Virgina, USA

1.標章の説明(mark description)

標章についての説明を記載します。標章が文字列からなり、標準文字でない場合には、一般に”The mark consists of the stylized wording ABCDE.” (マークは様式化された文字”ABCDE”からなる。)また、図形からなる場合では、”The mark consists of a stylized drawing of ‘an ITEM'” (マークは様式化されたITEMの図形からなる。)などの記載も可能ですが、図形はより複雑な場合では、構成要素ごとに詳しく説明する記載が求められています。もし、標章が標準文字からなる場合には、原則、標章の説明は不要となります。説明は標章の全ての主要な部分について記載する必要があり、それは文字と図形の両方の部分を含みます。標章の説明は、マドリッド制度MM2のSection.9のMISCELLANEOUS INDICATIONSの欄で(e) Description of the markの(ii) Voluntary description of the markに記載可能です。もし(i)に記載すると国際出願室からの削除要請があると思われます。

色の請求(color claim)

標章が色を含む場合、標章の説明欄には、含まれる色を挙げ、標章のどこにそれらの色が現れるにかを説明します。従って、色を含む標章の場合、マドリッド制度MM2のSection.8のColor Claimedの欄で、(a)でcolor claimを行い、(b)でどこにそれらの色が現れるがを書き込むことになります。ただし、標準文字の場合は、Description of Markは不要となり、色の請求もできません。Color claimの記載は、色の要素が権利の対象なのかをはっきりさせるための記載で、色は権利に関係ない場合は、”Color is not claimed as a feature of the mark. ”色が権利に関係する場合には”The color(s) blue, light blue, aqua blue, dark blue, navy is/are claimed as a feature of the mark.”のような記載をします。TESSのデータベースでは、color claimの記載がmark descriptionの内容の一部となり、それぞれの色がどのような要素に現れるかも標章の説明に記載することになります。もし、黒、白、及び/または灰色が背景、輪郭、影、及び/または透明な領域を現し、それらが標章の一部ではない場合には、そのように説明に記載する必要があります。

2.翻訳(mark translation)

翻訳と音訳は英語以外の外国語での記載がある場合に必要であり、標章を構成する図形の一部に例えば片仮名が含まれる場合でも、翻訳及び音訳が必要となります。米国では知られていますのように、Doctrine of Foreign Equivalents(外国同義語の法理:TMEP 1207.01(b)(vi))とよばれるルールがあり、これは米国消費者の一部に馴染んだ言語における外国語とその英語の同義語は、類似として取り扱うという法理です。Thomas, 79 USPQ2d at 1025-26; see also In re Jos. Schlitz Brewing Co., 223 USPQ 45, 45-46 (TTAB 1983) (considering whether purchasers would be likely to translate the mark “KUHLBRAU” into its merely descriptive English equivalent, “cool brew”).この法理に従って類似と認定される商標もありますので、外国語には翻訳及び音訳が必要となります。特に音訳はできても、その言語での意味が生じない場合には、”has (having) no meaning in a foreign language.”と記載します。マドリッド制度MM2のSection.9のMISCELLANEOUS INDICATIONSの欄で”(b) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties;”の部分に翻訳を記載できます。

音訳(mark transliteration)

漢字や平仮名、カタカナで書かれた文字をどのように読むのかを記載します。たとえば”夏の思い出”の文字商標では、”The transliteration of the non-Latin characters in the mark is”NATU NO OMOIDE””のように記載されます。典型的には、音訳と翻訳が結合した記載が使われます(Ex.”The non-Latin characters in the mark transliterate to “Asahi” and this means “Rising Sun” in English.”)。マドリッド制度MM2のSection.9のMISCELLANEOUS INDICATIONSの欄で”(a) Transliteration of the mark”の部分に音訳を記載できます。

3.権利不要求(disclaimer)

権利不要求は、商標権者は商標の一部について独占的な使用をしないとする主張になります。どのような部分が権利不要求となる登録できないか部分となるのかというと、商品や役務の名称や、出所を表示しないもの、商品や役務の単なる記述や誤った記述、商標や役務の主に地理的な記述であるものなどが該当します。名字は一般的に権利不要求の対象となりないとされています。例えばハンドクリームの指定商品で、商標”○○○ cream”の”cream”の部分です。権利不要求の記載方法は、典型的には”No claim is made to the exclusive right to use ____________ apart from the mark as shown.”と記載します。企業の法人格を示す部分やその短縮名称(e.g., Corporation, Corp., Co., Inc., Ltd., etc.) 或いは家族的な企業構造部分(e.g., “& Sons” or “Bros.”)は権利不要求となります。外国語の文字が翻訳した場合に権利不要求となる場合には、その外国語の文字も権利不要求となります。この場合の記載は、”No claim is made to the exclusive right to use the non-Latin characters that transliterate to “[specify Latin character transliteration]” apart from the mark as shown.”となります。マドリッド制度MM2のSection.9のMISCELLANEOUS INDICATIONSの欄で”(g) The applicant wishes to disclaim protection for the following element(s) of the mark:”のところにdisclaimerを記載することが可能です。

文字結合商標の権利不要求

2つ以上の文字を結合した商標は、原則、権利不要求とはなりません (e.g., BOOKCHOICE, PROSHOT, MAXIMACHINE, and PULSAIR)。また、2つ以上の文字の同じスペルを重ねた言葉(Telescoped Words)からなる商標も原則、権利不要求とはなりません (e.g.,HAMERICAN, ORDERECORDER, SUPERINSE, VITAMINSURANCE, and POLLENERGY)。結合文字商標がハイフンで分離されている商標も原則、権利不要求とはなりません(”TIRE-X”for tireの”tire”)。また、ハイフン以外のアスタリスク (e.g., RIB*TYPE), スラッシュ (e.g., RIB/TYPE) or 上付きのピリオド(e.g., RIB°TYPE) なども同様に原則、権利不要求とはなりません。ただし、ハイフンで分離されていても、全体として識別力がないものとされて全体として権利不要となることがあります(OVER-COATは”OVERCOAT”が権利不要求になります。)。

4.標準文字(standard character letters)

米国での保護拡張に標準文字を用いる場合には元の国際出願も標準文字を採用していることが必要であり、従って本国登録、日本国民の場合には基礎となる日本出願も標準文字で登録している必要があります。米国商標に採用できる標準文字は、ウエブ上にリストがあり、ラテン文字や数字なども含まれていますが、漢字、片仮名、平仮名は含まれていません。米国での保護拡張では、マドリッド制度MM2のSection.7のMarkの欄で、(c) The applicant declares that he wishes the mark to be considered as a mark in standard charactersのチェックボックスにチェックを入れます。

5.指定商品・指定役務(goods and services identification)

日本からの国際登録出願の指定商品・指定役務は、広い言葉の選択での商品役務の指定が行われる傾向があり、多くの場合で、その区分全部の商品役務を指定していたりしますが、このような指定は米国での保護拡張には認められないことになります。従いまして、日本からの国際登録出願が単に元出願の翻訳で商品役務の指定をしている場合には、審査官は補正を求めることになります。米国での保護拡張の際に、指定商品・指定役務の補正を受けずに審査を通過させることは難易度が高い作業ですが、マドリッド制度MM2のSection.10のGoods and Servicesの欄で、(b) The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties, as follows:の欄にチェックを入れて、米国だけ異なる形式での指定が可能です。この場合、指定商品・指定役務の記載を日本の基礎出願の範囲から同じかより狭い範囲に限定する必要あります。米国のID Manualに従った何度か同じ指定商品や指定役務での登録が既にある場合は、それを複写することでも良いように思います。

Auditとの関係

日本からの国際登録出願では、登録時の使用宣誓書の提出が不要で、最初の使用宣誓書の提出が5-6年目の提出時期の際となります。ところが、日本の登録で商標が不使用の指定商品や指定役務があってもそれだけでは問題を生じさせない制度になっていますが、米国では不使用の指定商品や指定役務は登録上は存在しないことになっていますので、5-6年目の使用宣誓書の提出の際に、実際に使用していない商品役務を削除しておかないと検査(Audit)に引っかかるおそれがあり、登録が取り消しになったり、2020.7時点で準備されている法改正の後になりますが補正する際に費用(1区分 250USドル)を求められたりもします。

6.法人の記載(Entity Clarification)

法人格の表記については、疑義が生じないように記載することが求められ、特に日本からの国際登録出願では、例えばCo.Ltd.を入れた記載をする場合に、Examining Attorneyが質問することがあります。マドリッド制度MM2のSection.2のApplicantの欄で,(f) Other indications (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United States of America; のところで(ii)のlegal nature of the legal entity:の欄で”Corporation”と記入し、– State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:”Japan”と記入すれば日本法人であることが分かります。

7.団体商標、証明標章(Collective Certificate or Guarantee mark)

団体商標や証明標章を国際登録によって権利化することも可能で、マドリッド制度MM2のSection.9のMISCELLANEOUS INDICATIONSの欄で(d) Where applicable, check the relevant box or boxes below:Collective mark, certification mark, or guarantee markのチェックボックスにチェックを入れます。米国での保護拡張の際には、宣誓書を提出することになりますが、次の文章をMISCELLANEOUS STATEMENTとして提出することでも、手続完了にすることができます。例えば団体商標の場合には、”As of the application filing date, applicant has had a bona fide intention to exercise legitimate control over its members’ use of the collective mark in commerce that the United States Congress can regulate. Applicant’s bylaws or other written provisions specify the manner of control, or intended manner of control, of the use of Applicant’s mark by its members. ”という主張をする必要があります。また、団体員についても明らかにする必要があり、出願人と団体員との関係や、制約の仕方などについても説明します。証明標章の場合には、”as of the application filing date, the applicant has had a bona fide intention to exercise legitimate control over the use of the certification mark in commerce that the United States Congress can regulate; he/she believes the applicant to be entitled to exercise legitimate control over the use of the mark in commerce that the United States Congress can regulate; applicant will not engage in the production or marketing of the goods or services to which the mark is applied;”という主張をする必要があります。また、出願人は証明の基準についてのコピーを提出する必要があります。

商標登録insideNews: Brazil Joins WIPO’s International Trademark System: Major New Benefits for Brand Owners in Brazil and Around the World | WIPO

WIPO has received Brazil’s accession document to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. The document was signed by President Jair Bolsonaro.  The Madrid System will enter into force for Brazil three months after the deposit of the accession instrument, on October 2, 2019.

情報源: Brazil Joins WIPO’s International Trademark System: Major New Benefits for Brand Owners in Brazil and Around the World

ブラジルがマドプロに参加します。指定開始は10月3日からになります。

商標登録insideNews: Celebrating 30 Years of the Madrid Protocol | WIPO

Thursday, June 27, 2019, is the 30th anniversary of the adoption of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (the “Protocol”).

情報源: Celebrating 30 Years of the Madrid Protocol

商標登録insideNews: Estonia Becomes the Second Baltic Country to Offer Madrid E-Filing to its Applicants | WIPO

Following the launch of Madrid e-filing in the Lithuanian IP Office in February, the IP Office of Estonia becomes the second Baltic State and the third Member this year to offer Madrid e-filing to its trademark community.

情報源: Estonia Becomes the Second Baltic Country to Offer Madrid E-Filing to its Applicants

Estonian Patent Office

商標登録insideNews: Membership on the Rise: Afghanistan Joins the Madrid System | WIPO

On March 26, 2018 the Government of the Islamic Republic of Afghanistan deposited its instrument of accession to the Madrid Protocol, making Afghanistan the 101st member of the Madrid System.  The Protocol will enter into force for Afghanistan on June 26, 2018.

情報源: Membership on the Rise: Afghanistan Joins the Madrid System

アフガニスタン(中央アジア)が101番目のマドリッド制度締約国になります。2018年6月26日から議定書が発効となり、出願での指定が可能となる予定です。

外国商標登録の費用 明朗でないのはなぜ

外国商標登録の費用はそれほど単純ではない

外国での製品展開や海外代理店・支店の拡充などを企画した場合に、商標をどうするかの問題は必ずついて回るものと思われます。できれば商標の使用や営業を開始するまでには、商標登録を準備しておきたいところですが、その登録には、時間もかかり、費用もかかります。また、製品を売るようには取得にかかる費用が決まらない要素があります。”別途、現地代理人費用が必要です”や現地代理人費用を”実費”として料金表に記載しているものの、外国での商標権取得に全部でいくらかかるか疑問に明朗に答えるWebsiteは殆ど存在しません。実は、商標取得のための費用は、次の要素から決まるので、単純ではありません。

question

  • 政府機関費用と代理人費用の組み合わせで、全体の費用がきまる。
  • 政府機関費用は、その国の通貨が用いられ、それは為替で常に変動する。代理人費用も含めてドル建てが取引上多いが、国際事務局(WIPO)の手続にはスイスフランが必要とされる。
  • 政府機関費用は、物価に応じた変動や制度改正などで変わることがある。
  • 外国にそれぞれ出願する場合と国際登録出願(マドプロ)する場合を選ぶことができ、政府機関費用の計算は全く異なる。
  • 国際登録出願(マドプロ)する場合には、本国出願若しくは本国登録も必要となる。
  • 国際登録出願(マドプロ)する場合には、指定国の現地代理人が不要というのがメリットとして挙げられているが、指定国数が少ない場合(2~3か国以下の場合)では、費用的には国際事務局が先取りしているだけの場合がある。
  • 国際登録出願(マドプロ)では、各国代理人が当初不要でも、仮拒絶通報などで拒絶対応が必要な場合が頻繁に生じ、結局、外国代理人とその費用が必要となることが多い。
  • 出願する国やその数で、当然のことながら、商標取得にかかる費用は大きく変動する。
  • 出願の際の指定商品の区分数で通常政府機関費用(代理人費用も)は変化する。
  • 出願の際の記載方法で、政府機関費用の出願料が異なる場合がある。
  • 出願によっては意見書・補正書提出などの中間処理が必要となり、実際は必要となることが多い。
  • 代理人費用は、通常、自国の代理人と出願を予定している外国の代理人の2か所分がそれぞれの国で必要とされる。
  • 外国の代理人の費用は、通常、自国の代理人に費用までもコントロールされていないので、事前のフラットフィー契約を締結する以外は、請求書を見ないとはっきりとは費用がわからないこともある。
  • 現地の代理人費用は、中間処理の際に時間請求(hourly charge)となることが多く、日本の知財の常識からは高いなと思うほどの費用を請求されることが普通に起こる。
  • 代理人費用は、時系列として調査段階、出願段階、中間処理段階、登録段階、使用宣誓書提出段階、更新段階などでかかる。
  • 日本の実務から見て単なるお知らせにすぎない場合(ファイルをチェックした、更新が近づいた等)でも、外国代理人は費用を請求してくることはある。
  • 外国企業は権利意識は日本人比べて高いので、抵触しそうだ或いは混同のおそれありぐらいで異議申立や取消手続に移行する率は高く、そのような係争事件の場合、出願作業の費用に比べて費用は高額となる。
  • 外国への送金にも費用がかかる。
  • 委任状などに領事認証が必要なこともあり、そのような国では公証は大使館・領事の収入源と推測され公証費用が一般に高くなる。

外国商標登録の費用が何故明朗でないのかはご理解いただけたかと思います。外国商標出願の見積は概算になる傾向にあり、中間処理などの不確定要素により大きく変動します。このため、日本の特許事務所の特にウエブサイト上の料金表では、外国代理人の費用を計上していない例が多く、実際はその外国代理人の費用が随分と高額となることが多いと思います。

biz

読み違えない外国商標登録の費用見積の読み方

外国商標登録の費用見積については、同じ国に出願する場合であっても、ルートが違えば政府機関の費用が異なってきますし、代理人も事務所が違えば費用も同じではないことなります。例えば、2つ以上の日本の特許事務所に見積をリクエストする場合に、その費用の比較をすることになりますが、その際に注意する点を挙げておきます。

  • 取得しようとする商標の条件を合わせる必要があります。指定商品・指定役務の区分数(number of classes)によって費用は変わります。平均は2区分前後ですので、未だ決まっていない場合には、仮に2区分としても良いでしょう。出願しようとする商標の件数も多い場合には、バルクディスカウントもあるので聞いてみても良いかと思います。
  • 比較する場合、見積がどこまでの段階のものかを合わせる必要があります。1つの見積が出願手続だけで、もう1つの見積は出願から登録手続まであれば、費用の比較は総額ではできないことになります。
  • 出願のルート(route)を決める必要があります。ここでルートとは、直接外国の知的財産庁に出願するのか、或いは国際登録出願をするのかのルートになります。事務所を変えて比較する場合には、ルートによって費用が変わりますので、同じルートでないと精度の高い比較はできないことになります。
  • 出願のルートや区分数や色の有無が決まれば、政府機関費用(official fee)は決定します。この政府機関費用は本人が出願しても誰が代理しても変わりません。見積の中に庁費用、オフィシャルフィー、印紙代などの名目があれば、それらは政府機関費用です。外国の場合、通貨はばらばらで、ドル建てにしている場合もあり、国際事務局のようにスイスフランのところもありますので、見積もりがドル建てやスイスフランであれば、一旦、見積日のレートで計算しましょう。
  • 全体の見積もり総額から政府機関費用を引き算した額が、代理人の取り分(代理人費用:attorney fee)となります。代理人の取り分は代理人ごとに違うといっても過言ではありません。その代理人の費用にも内訳があり、大きく分けると自国の代理人と現地の代理人のそれぞれの費用です。費用を考慮しながら出願する場合は、その代理人の取り分が選んだ代理人に応じて変動するため、代理人費用の抽出は重要で良く把握する必要があります。
  • 現地の代理人費用は概ね概算ですので、実際には出願した内容によって類似と判断されて意見書・補正書作成で費用がかかることもあり、逆に拒絶理由を通知されることなく円滑に進むこともあります。特許事務所からの見積では、円滑に進むケースを前提に、意見書、補正書費用がかかる場合がありますと可能性を示唆する見積例が多いと思いますし、それ自体は間違いではないのですが、実務上は円滑には進まずに現地代理人の中間費用がかかることが割合多いものだと考えていて間違いでもありません。中間処理の発生の割合はルートが、直接外国の知的財産庁に出願する場合も、国際登録出願をする場合もあまり変わらない筈ですが、実際は政策的に国際登録出願のルートの方が中間処理の発生割合が多いように思います。
  • 現地代理人の費用は概ね概算ですが、現地代理人の出願費用(attorney fee)は通常料金表(fee schedule)通りのチャージになりますので、出願段階の費用には通常余りズレは生じないようになっています。しかしながら、出願は予算の範囲内でも中間処理が高額な場合もあり、ときどき中間処理でかなり高額なチャージを食らうこともありますので、依頼の前には見積もりをとることやこちらの予算を先にいうのがスマートな現地代理人へのコントロールと思います。
  • 特に国際登録出願(いわゆるマドプロ)のルートの場合、現地代理人は不要となることもありますが、費用的にはその分の費用を実は国際事務局(wipo)が先取りしていて政府機関費用はかなり高額です。米国だけの商標権取得(1区分)の場合、直接米国特許商標庁(USPTO)に出願すれば、政府機関費用はたった225 USドル(約25,000円 TEAS Reduced fee)ですが、全く同じ内容の出願をマドプロで行う場合には、Basic Fee:653 chf +individual fee:388 chf の合計1041スイスフランが政府機関費用としてかかります。スイスフランの為替レートは日本円で約115円(2018.1)ですので、政府機関費用だけで約12万円かかり、日本の基礎出願(出願で12000円、登録料28200円(印紙代のみ))と特許庁(jpo)の書類送付費用(9000円)も必要なため、さらに費用がかかります。さらに、これは政府機関費用だけの比較なので、代理人費用が加わった場合には、もっと費用の違いが広がることもあります。米国だけの商標権取得の場合、費用面ではマドプロはかなり贅沢なアプローチで、最初の使用証明の提出時期が5年目―6年目になることを除いて法的な結果や政府機関での取り扱いはほぼ同じながら、多くの場合マドプロの選択は高くつくことになります。商標登録の海外展開を図る場合、マドリッド制度の費用の恩恵に与れるのは出願国は4か国以上の場合だろうと推測され、3カ国で費用にあまり差がなく、1、2か国の場合には費用的なメリットはかなり少ないものと思います。
  • 現実的に拒絶理由通知に直接対応するのは現地代理人と思いますが、日本の特許事務所と付き合いのある現地代理人の法律事務所が商標を主たる業務としている場合には良しとしても、稀に日本の事務所は特許専門で片手間で商標をマドプロで出願して、仮拒絶通報という場合に、お付き合いのある現地法律事務所も同様に特許専門な場合には異端な商標には処理に時間がかかって凄い額のチャージをもらってしまうこともあるようです。危険なのは、日本の特許事務所もそれが相場を大きく越えたチャージであることに気づかない場合です。勿論、クライアントも気づかないことになり、財力という体力があれば問題ないかもしれませんが、本来餅は餅屋であれば抑えることができたコストかもしれません。

 もちろん、商標登録を誰に頼むかやどのルートで進めるなどの決定には、費用以外の面もあります。例えば、数多くの国に一度に出願できる点や、権利取得後のメンテナンスや一括管理や自社管理などもあります。また、日本の商標出願に特化した事務所でも、外国の商標権取得のハンドリングは不得意などもあるかもしれません。インターネットで外国の費用を検索している方や、予算に余裕がある会社でも、費用には間違いなく敏感と思いますので、上記の各項目に注意しながら、少なくとも見積の読み違えのないようにお祈り申し上げます。

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有明国際特許事務所 米国手続の事務料金表
マドプロを選んではいけない場合がある!マドプロと直接出願の比較

商標登録insideNews: 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定に関する議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)について | 経済産業省 特許庁

我が国が平成12年(2000年)3月から加盟している「標章の国際登録に関するマドリッド議定書」に関する「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(PDF:302KB)」(以下「共通規則」という。)が改正され、同共通規則は、2017年11月1日から発効します。

情報源: 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定に関する議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)について | 経済産業省 特許庁

情報源: Amendments to Common Regulations Take Effect November 1

商標登録insideNews: マドリッド協定議定書個別手数料 変更・新規 お知らせ|特許庁

カンボジア, タイがマドプロに新規で加わり、タジキスタン、チュニジアに個別手数料の変更があります。

単位:スイスフラン

国名 出願時 更新時
カンボジア(2017.10.31から) 1類毎に 96 1類毎に 99
タイ(2017.11.7から) 1類毎に 418 1類毎に 522
タジキスタン(2017.10.25から) 1類まで 373  1類を超えた1類毎に 29 1類まで 373 1類を超えた1類毎に 29
チュニジア(2017.10.5から) 1類まで 109  1類を超えた1類毎に 14 1類まで 156 1類を超えた1類毎に 33

 

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/files/madopro_tetuzuki/fees.pdf

商標登録insideNews: タイ王国、マドリッド制度に加盟 | WIPO

On August 7, 2017, the Government of Thailand deposited its instrument of accession to the Madrid Protocol with WIPO’s Director General, making Thailand the 99th member of the Madrid System.  The Protocol will enter into force for Thailand on November 7, 2017.

情報源: Thailand Joins the Madrid System

The International Trademark System has notched its 99th member with Thailand’s accession. The accession spotlights the Madrid System’s emergence as a key component of protecting marks internationally, offering a convenient and cost-effective solution for brand owners worldwide.

情報源: Trademarks Trending

コメント:タイ王国はマドリッド制度に加盟し、11月7日から出願可能の予定です。アセアン諸国でもマドリッド制度の加入が進みそうです。

国際登録出願(マドプロ)の商品役務リストの書式

商品と役務のリストの書式設定

wipoのガイドライン第3章の翻訳です。

  1. 3.1 句読点
  2. 3.2 大文字と特殊文字の使用
  3. 3.3 商品とサービスの重複表示
  4. 3.4 単数形または複数形の商品および役務の名称
  5. 3.5 略語や頭字語の使用
  6. 3.6 括弧の使用

3.1 句読点

出願人が保護を求める商品や役務の一覧に句読点を適切に使用することは、その理解、分類、その後の翻訳を容易にするためにとても重要です。特に、セミコロン[;]は歴史的にほとんどの国内官庁でクラス内の商品と役務の異なるカテゴリを明確に区別するのに使用されてきています。カンマ[:]だけではこの区別を有効にすることはできません。したがって、MM2の様式では、申請者に商品と役務の表示を明確にするためにセミコロンを使用するように指示しています。

リストの商品と役務の表示を明確に指定するには、セミコロン(;)を一貫して使用します。

09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments; screens for photoengraving; computers.
35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

さらに、フルストップ(.)は、指定されたクラスに対して記載が完了したことを示すために、特定のクラスの記載の終わりに唯一使用する必要があります。

句読点の例
上述のように、セミコロンの使用は、国際出願に記載された商品と役務の正確な解釈を容易にします。カンマまたはセミコロンの誤用は、次の例に示すように、審査と翻訳の両段階で国際出願に記載されている商品と役務の誤解を招く可能性があります。

Class 1
– Class 1: Vitamins; proteins for use in the manufacture of food supplements.
– クラス1:ビタミン;食品サプリメントの製造に用いるタンパク質
リストには、上に表示されているように、「ビタミン」は「食品サプリメントの製造に使用する」に関連していないため、ビタミンはクラス5で再分類されるべきとなります。

あるいは、次のように表示することもできます。
– Class 1: Vitamins, proteins for use in the manufacture of food supplements.
– クラス1:ビタミン、食品サプリメントの製造に使用するタンパク質
このリストでは、上記のように、「ビタミン」は「食品サプリメントの製造に使用する」に関連しますので、商品はクラス1で正しく分類されます。

クラス41
– Class 41: Publication of books; magazines.
– クラス41:本の出版;雑誌
「雑誌」は「出版」サービスに関連していません。したがって、雑誌はクラス16で再分類されるべきとされます。

あるいは、次のように表示することもできます。
– Class 41: Publication of books, magazines.
– クラス41:本、雑誌の出版
このリストでは、上記のように、「雑誌」は「出版」サービスに関連しています。したがって、サービスはクラス41で正しく分類されます。

クラス12
– Class 12: Tires for automobiles, motorcycles and bicycles.
– クラス12:自動車、オートバイ、自転車用タイヤ
リストには、上に表示されているように、車両の3種類のタイヤがリストに含まれています。

あるいは、次のように表示することもできます。
– Class 12: Tires for automobiles; motorcycles and bicycles.
– クラス12:自動車用タイヤ;オートバイ、自転車
このリストでは、上記のように、2つの異なる車両(オートバイと自転車)と1種類のタイヤ(自動車用タイヤ)のみが含まれています

クラス20
– Class 20: Tables, chairs, furniture frames; all aforementioned goods of wood.
– クラス20:テーブル、椅子、家具フレーム、木材のすべての上記の商品
リストには、上に表示されているように、制限はリストされたすべての商品を参照します。

あるいは、制限は次のように言い表されていた可能性があります。
– Class 20: Tables; chairs, furniture frames, all aforementioned goods of wood.
– クラス20:テーブル;椅子、家具フレーム、前述のすべての木材製品。
このリストでは、上に表示されているように、椅子と家具とフレームのみが木材製品に関連します。

クラス25
– Class 25: Silk shirts, trousers and dresses.
– クラス25:シルクのシャツ、ズボン、ドレス。
リストには、上に表示されているように、リストされているシャツ、ズボン、ドレスはすべてシルク製です。

あるいは、次のように表示することもできます。
– Class 25: Silk shirts; trousers and dresses.
– クラス25:シルクのシャツ;ズボンとドレス。
このリストでは、上に表示されているように、シャツのみがシルク製に限定されています。残りの2つの衣類、すなわちズボンとドレスは、シルク製に限定されていません。

審査方針
審査官は、本国官庁が認定し送付したものに句読点を追加または変更することにより、職権では、国際出願における商品及び役務の記載を変更することはできません。審査官は、分類のために十分に明確であり、ニース分類の適切なクラス分類がされていれば、すべての商品および役務のリストに関する不規則性を提起することはできません。審査官は、国際出願に記載されている分類が十分に明白ではない場合に、共通規則の規則13の下で不規則性を提起することができます。最後に、審査官は、審査の結果、国際出願に記載されている指定商品及び指定役務の記載が、ニース分類の間違ったクラス番号の下で分類されている場合に、共通規則の規則12に基づき不規則性を提起します。本国官庁は、国際出願の商品及び役務の記載の句読点を修正することにより、不規則性の通知に答えることができる。例えば、上記の例ではクラス1の「ビタミン」およびクラス41の「雑誌」について、本国官庁は、セミコロンをカンマで置き換える必要があることを示すことができます。

3.2 大文字と特殊文字の使用

商品や役務のリストでの大文字の使用は、記載されたそれぞれの新しいクラスの初めの最初の商品及び役務と、頭字語及び略語に使用されます。その結果、国際事務局に提示された商品及び役務の記載では、大文字の表示が検査段階で再フォーマットされ、小文字、大文字は上記のようにのみ使用されます。

3.3 商品とサービスの重複表示

一部の国際出願では、あるクラスでは商品や役務の用語や表現が複数回表示されています。これは出願人の間違い又は本国官庁の見過ごしかもしれず、意図的な決定かもしれません。

審査方針
現在の法的枠組みの下では、国際事務局は、国際出願に記載されている商品および役務の表示を統制することが必要とされいますが、国際事務局は質問をすることができず、また出願人の意図を解釈することもできません。したがって、国際出願に適切なクラスの下で商品または役務の表示が複数回記載されている場合、審査官は職権で不規則を起こさず、本国官庁によって認証され送信された、その申請書に記載されている商品および役務のリストの同一の表示または複数の表示を削除することもしません。

3.4 単数形または複数形の商品および役務の名称

商品は国際出願で最も頻繁に複数形で見つかります。例えば、「computer」の代わりに「computers」が使用されます。逆に、集合的または不可算名詞(uncountable)の商品は、その単数形を使用してリストされており、例えば、「breads」という用語を使用せずに、「bread」と表示しています。役務に関しては、リストされた役務の性質および共通の表現、例えば複数形としては修理サービス、電気通信、カフェテリア、オフィス機能、公報、他方単数形としては会計、広告、輸送などに応じて、複数形と単数形の両方が国際出願には存在します。結局のところ、数えることができる商品や役務については商標の登録申請時に複数形とすることが一般的に推奨されますが、審査官は商品やサービスのリストでの単数形または複数形の矛盾した使用の不規則性について言及することはなく、そのようなリストを変更して、単数形または複数形の一貫した使用を採用することもありません。

3.5 略語や頭字語の使用

略語は「語句の短縮形」です(例:アプリケーション用のAPP)。また、頭字語は、「他の言葉の頭文字から形成された略語」(例えば、SUVはスポーツ用のユーティリティービークル)です。いくつかの略語や頭字語が商品の表示に頻繁に使用されており、例えばCD-ROM、DVD、テレビなどが一般に知られており、特定の業界または専門分野では、例えばDNAチップ、PVCフィルム、AC-DCコンバータなども知られています。時には、略語や略語も名詞として使用されるため、複数形の形式とすること(例:DVDs、CDs)が行われています。

審査方針
商品や役務の一覧に使用されている略語や頭字語は分類の目的に関して商品及び役務についての正確かつ明白な記述である場合には、受け入れられます。略語や頭字語が一般に知られていない場合は、開発形態で、大文字の略語や頭字語と括弧で囲まれた形式で、国際事務局に提示する必要があり、例えば、automatic teller machines [ATM]のようになります。そのようなプレゼンテーションには、それらの正しい分類と翻訳を付加できます。

ニース分類で利用される次の表示には、開発形式(””)の後に頭字語が含まれています。
“Global Positioning System [GPS] apparatus” (NCL – Class 9)
「全地球測位システム(GPS)装置」(NCL-クラス9)
略語と頭字語は、分類の目的のために理解可能で明白で、広く知られている場合は受け入れられます。例示は、GPSナビゲーションシステムのためソフトウェアまたはナビゲーション目的のためのGPS機器のレンタルです。

Commonの規則12および13に基づく商品および役務の記載の審査において、審査官は、使用される略語または頭字語が受け入れられるかどうかを判断する必要がある。審査官は意図された範囲を変更する危険があるので職権で略語や略語を変更することはできない。もし審査官が商品及び役務のリストに使用されている略語又は頭字語を明確に理解できない場合や特定できない場合、審査官は、規則13に基づく不規則性通知でのみこの問題を提起します。

3.6 括弧の使用

丸括弧(ラウンドブラケット)()

丸括弧はニース分類のアルファベット順のリストで使用され、別の適切な場所にリストされた製品またはサービスの表示(相互参照)とされています。例えば、文字 “A”のところに記載された “Adhesive for dentures”は、文字”D”のところに”Dentures(Adhesive for – )”と相互参照されており、 “C”のところに記載されている “Cooking salt”は、”S”のところに”Salt(Cooking – )”と相互参照されています。

また、丸括弧は、あまりにも一般的であると考えられたため、商品や役務を記載できなかった用語で始まる表現を記載するのにも用いられています。このような場合、最も重要な部分は記載中の表現で使用され、残りの部分は丸括弧の間とされていました。

例えば、“Apparatus for measuring the thickness of skins” 「皮の厚さ測定装置」は、文字” A “のところに記載されておらず、代わりに、文字「S」のところに“Skins(Apparatus for measuring the thickness of –)”と記載されています。“Compositions for the manufacture of technical ceramics”とは記載されていますが, 文字 “C” のところでも “Ceramics (Compositions for the manufacture of technical –)”と記載されています。

場合によっては、最も重要な部分は“Cooking (Preparations for stimulating –) for industrial purposes” or
“Patches (Adhesive rubber –) for repairing inner tubes.”「工業用の調理(試作的な準備)」または「インナーチューブを修理するためのパッチ(接着ゴム – )」というような表現になります。

ニース分類が印刷された形式で発行された際に、丸括弧を使用すると、アルファベット順のリストに表示された項目を簡単に見つけることができました。2013年1月現在、ニース分類はオンラインのみで公開されています。サーチ機能はオンライン出版物で利用可能であり、丸いブラケットの使用を不要にし、ニース・ユニオンの専門家委員会は丸括弧をすべてアルファベット順のリストから除いています。

丸括弧も意味するアルファベット順のリストの英語版で、用語のアメリカの表現に対応に、使用されています。
例えば、 “shower cubicles [enclosures (Am.)]” or “pajamas (Am.)”.

角括弧(スクウエアブラケット)[]

角カッコは含めるニース分類のアルファベット順のリストで、は、それらの前に用語をより正確に定義することを意味している表現で使用されています。例えば、“Blinkers [harness]” (Class 18) or “Blinkers [signaling lights]” (Class 9); “cleaning of buildings
[interior]” (Class 37) or “rescue operations [transport]” (Class 39).

審査方針
国際出願では商品やサービスを一覧表示する際に丸括弧と角括弧の使用が可能です。審査官は円括弧または角括弧を変更、追加、削除することで、記載の用語を並べ替えることで、本国官庁が認定し送信したとおりの国際出願の商品や役務の記載を変更してはなりません。

審査の一般原則が適用されます。

商品及び役務の記載が分類の目的のためは十分に明確であり、ニース分類の適切なクラス番号に分類されている場合には、審査官は、丸括弧と角括弧を含む商品及び役務の記載に関する不規則性を上げてはなりません。

審査に続いて、円括弧または角括弧のいずれかを含む表示が分類の目的のために十分に明確でないように見える場合には、審査官は、共通規則の規則13の下で不規則性を問題とします。

最後に、審査に続いて、円括弧または角括弧のいずれかを含む表示がニース分類の間違ったクラス番号の下にグループ化されているように見える場合には、審査官は共通規則の規則12の下で不規則性の問題を提起します。

審査ガイドライン(EXAMINATION GUIDELINES CONCERNING THE CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES IN INTERNATIONAL APPLICATIONS)

商標登録insideNews: マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:アンティグア・バーブーダ(参考訳) | 経済産業省 特許庁

マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:アンティグア・バーブーダ(参考訳)

情報源: マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:アンティグア・バーブーダ(参考訳) | 経済産業省 特許庁

マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)の宣言により、暫定拒絶を出願人に通報するための期間は18か月になり、異議申し立てのために18か月の後でも暫定拒絶が通報されることが可能となります。マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言により、国際登録出願、事後指定および更新に関して個別手数料の受け取りが可能となり、国際登録出願と事後指定が区分数に拘わらず247スイスフラン、更新が区分数にかかわらず114スイスフランです。この宣言については、2017年4月9日施行となります。

アンティグア・バーブーダ(英語: Antigua and Barbuda)はカリブ海東部の小アンティル諸島に位置するアンティグア島、バーブーダ島、レドンダ島からなる国家です。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国です。(from Wikipedia)

商標登録insideNew: 米国特許商標庁(USPTO)へのSec. 8 and Sec.71使用宣誓書についての改正

Chicago Downtown
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米国特許商標庁(USPTO)は、商標登録の正確性を維持するため、Sec.8 and Sec.71の使用宣誓書について、不使用について正当な理由がある場合を除いて、情報、証拠物、宣誓書などを求めることができると改正します。Sec.8の使用宣誓書は、登録商標の使用を証するために必要とされる宣誓書であって、米国登録日から5年目と6年目の間と、9年目と10年目の間に提出すべき書類です。Sec.71の使用宣誓書は、マドリッド制度を利用した国際登録出願に基づいて、必要とされる宣誓書であって、米国の登録から5年目と6年目の間と、9年目と10年目の間に提出すべき書類です。例えば、マドリッド制度を利用して米国への保護の拡張を図った場合、登録時の使用宣誓書が不要であるため、Goods and services Indentificationが適正であればそのまま登録になることもありますが、今回の改正で、日本の実務のように或る類の例えば7類似群コード以内の商品を指定していた場合でも、米国の商標審査官が登録の指定商品群が広範囲すぎると思えば、使用について証拠を追加して提出する必要があり、適切なSec.8(71)の使用宣誓書を提出できなければ商品削除となるものと思われます。今回の規定は2017年2月17日から施行されます。

FR vol. 82, No. 12 6259~