商標登録insideNews: Proposed USPTO Trademark Fee Adjustments Portend Big Changes for Trad | Hogan Lovells Engage

The USPTO has recently released its latest trademark fee proposal for 2020.  The proposal includes substantial increases to many existing fees, and over 20 brand new fees for actions previously available at no cost.  The primary purpose of these changes is to preserve and maintain the integrity of the Register by ensuring applicants adhere to U.S. specification and use requirements and to recoup more of the costs associated with TTAB proceedings.

情報源: Proposed USPTO Trademark Fee Adjustments Portend Big Changes for Trad – Hogan Lovells Engage

米国特許商標庁 商標_動画 (embedded) vol.14

2019.09.23 Trademark Public Advisory Committee (TPAC) Fee Setting Hearing

2:00 p.m. – Welcoming remarks
Trademark Public Advisory Committee Chair William Barber Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office Andrei Iancu

2:30 p.m. – Overview of fee adjustment proposals
Deputy Commissioner for Trademark Administration Greg Dodson Chief Administrative Trademark Judge Gerard F. Rogers

2:45 p.m. – Scheduled testimony
2:45 – 2:55 p.m. Erik M. Pelton & Associates, PPLC Erik Pelton
2:55 – 3:05 p.m. INTA Subcommittee for Trademark Office Practice for the United States Chair Jennifer Fraser
3:05 – 3:15 p.m. Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C. Allison Strickland Ricketts
3:15 – 3:25 p.m. Intellectual Propery Owners Association Jenny L. Greisman
3:25 – 3:35 p.m. President of AIPLA Sheldon H. Klein

Closing remarks
Trademark Public Advisory Committee Chair William Barber

USPTO Fee Setting and Adjusting

商標登録insideNews: Fee Setting and Adjusting | USPTO

米国特許商標庁(uspto)で米国商標登録の出願料や維持費用についての値上げが検討されています。現段階は未だ意見募集の段階ですが、来年(2020)の3月にFederal Registerでの改定案が出され、7月に Federal Registerに最終案が発表され、来年(2020)の8月には実施予定となっています。現行の電子出願TEAS RFの275USDが350USDに、TEASPlusが225USDが250USDになる予定です。petitionの申請は100USDから250USD、Request for Reconsideration $400(new), Section 8 225USd, Section 15 225USD, Section 71 225USDが予定されています。また、新規な料金として、Audit(TTAB’s pleading)の後に商品や役務を削除する場合には、1つの商品、役務あたり100USDの費用を要することが予定されています。TTABは1区分辺り200USDの値上げを検討しています。

As part of the USPTO’s continued commitment to f

情報源: Fee Setting and Adjusting | USPTO

商標登録insideNews: Official fees increase in Venezuela | IP Coster

Following the notification on the official fees increase, which was published by Venezuela’s Autonomous Service of Intellectual Property (SAPI) on February 22, 2018, the new amounts of general fees were finally established on August 21, 2018. These new amounts are considered to be applicable from February 22, 2018, despite the fact that payment of all official fees for foreigners continues to remain suspended, as of the beginning of February 2018. This suspension is a temporary measure until the SAPI stipul

情報源: Official fees increase in Venezuela

商標登録insideNews: The Cost of Registering a Trademark in Southeast Asia – IPWatchdog.com | Patents & Patent Law

Spotlight on the costs of brand protection in Southeast Asia. Typically, there are three categories of costs involved in filing trademark applications in Southeast Asian Nations (ASEAN) and, subsequently, getting them registered; these are official fees, attorney charges, and translation costs.

情報源: The Cost of Registering a Trademark in Southeast Asia – IPWatchdog.com | Patents & Patent Law

[コメント]出願から登録までの2区分出願の総費用としては、マレーシア、シンガポール、タイ、インドネシアの順に高くなる傾向にあり、マレーシアが$1,389 で、インドネシアが$1,848というデータとなっています。15~20万円という相場になります。

外国商標登録の費用 明朗でないのはなぜ

外国商標登録の費用はそれほど単純ではない

外国での製品展開や海外代理店・支店の拡充などを企画した場合に、商標をどうするかの問題は必ずついて回るものと思われます。できれば商標の使用や営業を開始するまでには、商標登録を準備しておきたいところですが、その登録には、時間もかかり、費用もかかります。また、製品を売るようには取得にかかる費用が決まらない要素があります。”別途、現地代理人費用が必要です”や現地代理人費用を”実費”として料金表に記載しているものの、外国での商標権取得に全部でいくらかかるか疑問に明朗に答えるWebsiteは殆ど存在しません。実は、商標取得のための費用は、次の要素から決まるので、単純ではありません。

question

  • 政府機関費用と代理人費用の組み合わせで、全体の費用がきまる。
  • 政府機関費用は、その国の通貨が用いられ、それは為替で常に変動する。代理人費用も含めてドル建てが取引上多いが、国際事務局(WIPO)の手続にはスイスフランが必要とされる。
  • 政府機関費用は、物価に応じた変動や制度改正などで変わることがある。
  • 外国にそれぞれ出願する場合と国際登録出願(マドプロ)する場合を選ぶことができ、政府機関費用の計算は全く異なる。
  • 国際登録出願(マドプロ)する場合には、本国出願若しくは本国登録も必要となる。
  • 国際登録出願(マドプロ)する場合には、指定国の現地代理人が不要というのがメリットとして挙げられているが、指定国数が少ない場合(2~3か国以下の場合)では、費用的には国際事務局が先取りしているだけの場合がある。
  • 国際登録出願(マドプロ)では、各国代理人が当初不要でも、仮拒絶通報などで拒絶対応が必要な場合が頻繁に生じ、結局、外国代理人とその費用が必要となることが多い。
  • 出願する国やその数で、当然のことながら、商標取得にかかる費用は大きく変動する。
  • 出願の際の指定商品の区分数で通常政府機関費用(代理人費用も)は変化する。
  • 出願の際の記載方法で、政府機関費用の出願料が異なる場合がある。
  • 出願によっては意見書・補正書提出などの中間処理が必要となり、実際は必要となることが多い。
  • 代理人費用は、通常、自国の代理人と出願を予定している外国の代理人の2か所分がそれぞれの国で必要とされる。
  • 外国の代理人の費用は、通常、自国の代理人に費用までもコントロールされていないので、事前のフラットフィー契約を締結する以外は、請求書を見ないとはっきりとは費用がわからないこともある。
  • 現地の代理人費用は、中間処理の際に時間請求(hourly charge)となることが多く、日本の知財の常識からは高いなと思うほどの費用を請求されることが普通に起こる。
  • 代理人費用は、時系列として調査段階、出願段階、中間処理段階、登録段階、使用宣誓書提出段階、更新段階などでかかる。
  • 日本の実務から見て単なるお知らせにすぎない場合(ファイルをチェックした、更新が近づいた等)でも、外国代理人は費用を請求してくることはある。
  • 外国企業は権利意識は日本人比べて高いので、抵触しそうだ或いは混同のおそれありぐらいで異議申立や取消手続に移行する率は高く、そのような係争事件の場合、出願作業の費用に比べて費用は高額となる。
  • 外国への送金にも費用がかかる。
  • 委任状などに領事認証が必要なこともあり、そのような国では公証は大使館・領事の収入源と推測され公証費用が一般に高くなる。

外国商標登録の費用が何故明朗でないのかはご理解いただけたかと思います。外国商標出願の見積は概算になる傾向にあり、中間処理などの不確定要素により大きく変動します。このため、日本の特許事務所の特にウエブサイト上の料金表では、外国代理人の費用を計上していない例が多く、実際はその外国代理人の費用が随分と高額となることが多いと思います。

biz

読み違えない外国商標登録の費用見積の読み方

外国商標登録の費用見積については、同じ国に出願する場合であっても、ルートが違えば政府機関の費用が異なってきますし、代理人も事務所が違えば費用も同じではないことなります。例えば、2つ以上の日本の特許事務所に見積をリクエストする場合に、その費用の比較をすることになりますが、その際に注意する点を挙げておきます。

  • 取得しようとする商標の条件を合わせる必要があります。指定商品・指定役務の区分数(number of classes)によって費用は変わります。平均は2区分前後ですので、未だ決まっていない場合には、仮に2区分としても良いでしょう。出願しようとする商標の件数も多い場合には、バルクディスカウントもあるので聞いてみても良いかと思います。
  • 比較する場合、見積がどこまでの段階のものかを合わせる必要があります。1つの見積が出願手続だけで、もう1つの見積は出願から登録手続まであれば、費用の比較は総額ではできないことになります。
  • 出願のルート(route)を決める必要があります。ここでルートとは、直接外国の知的財産庁に出願するのか、或いは国際登録出願をするのかのルートになります。事務所を変えて比較する場合には、ルートによって費用が変わりますので、同じルートでないと精度の高い比較はできないことになります。
  • 出願のルートや区分数や色の有無が決まれば、政府機関費用(official fee)は決定します。この政府機関費用は本人が出願しても誰が代理しても変わりません。見積の中に庁費用、オフィシャルフィー、印紙代などの名目があれば、それらは政府機関費用です。外国の場合、通貨はばらばらで、ドル建てにしている場合もあり、国際事務局のようにスイスフランのところもありますので、見積もりがドル建てやスイスフランであれば、一旦、見積日のレートで計算しましょう。
  • 全体の見積もり総額から政府機関費用を引き算した額が、代理人の取り分(代理人費用:attorney fee)となります。代理人の取り分は代理人ごとに違うといっても過言ではありません。その代理人の費用にも内訳があり、大きく分けると自国の代理人と現地の代理人のそれぞれの費用です。費用を考慮しながら出願する場合は、その代理人の取り分が選んだ代理人に応じて変動するため、代理人費用の抽出は重要で良く把握する必要があります。
  • 現地の代理人費用は概ね概算ですので、実際には出願した内容によって類似と判断されて意見書・補正書作成で費用がかかることもあり、逆に拒絶理由を通知されることなく円滑に進むこともあります。特許事務所からの見積では、円滑に進むケースを前提に、意見書、補正書費用がかかる場合がありますと可能性を示唆する見積例が多いと思いますし、それ自体は間違いではないのですが、実務上は円滑には進まずに現地代理人の中間費用がかかることが割合多いものだと考えていて間違いでもありません。中間処理の発生の割合はルートが、直接外国の知的財産庁に出願する場合も、国際登録出願をする場合もあまり変わらない筈ですが、実際は政策的に国際登録出願のルートの方が中間処理の発生割合が多いように思います。
  • 現地代理人の費用は概ね概算ですが、現地代理人の出願費用(attorney fee)は通常料金表(fee schedule)通りのチャージになりますので、出願段階の費用には通常余りズレは生じないようになっています。しかしながら、出願は予算の範囲内でも中間処理が高額な場合もあり、ときどき中間処理でかなり高額なチャージを食らうこともありますので、依頼の前には見積もりをとることやこちらの予算を先にいうのがスマートな現地代理人へのコントロールと思います。
  • 特に国際登録出願(いわゆるマドプロ)のルートの場合、現地代理人は不要となることもありますが、費用的にはその分の費用を実は国際事務局(wipo)が先取りしていて政府機関費用はかなり高額です。米国だけの商標権取得(1区分)の場合、直接米国特許商標庁(USPTO)に出願すれば、政府機関費用はたった225 USドル(約25,000円 TEAS Reduced fee)ですが、全く同じ内容の出願をマドプロで行う場合には、Basic Fee:653 chf +individual fee:388 chf の合計1041スイスフランが政府機関費用としてかかります。スイスフランの為替レートは日本円で約115円(2018.1)ですので、政府機関費用だけで約12万円かかり、日本の基礎出願(出願で12000円、登録料28200円(印紙代のみ))と特許庁(jpo)の書類送付費用(9000円)も必要なため、さらに費用がかかります。さらに、これは政府機関費用だけの比較なので、代理人費用が加わった場合には、もっと費用の違いが広がることもあります。米国だけの商標権取得の場合、費用面ではマドプロはかなり贅沢なアプローチで、最初の使用証明の提出時期が5年目―6年目になることを除いて法的な結果や政府機関での取り扱いはほぼ同じながら、多くの場合マドプロの選択は高くつくことになります。商標登録の海外展開を図る場合、マドリッド制度の費用の恩恵に与れるのは出願国は4か国以上の場合だろうと推測され、3カ国で費用にあまり差がなく、1、2か国の場合には費用的なメリットはかなり少ないものと思います。
  • 現実的に拒絶理由通知に直接対応するのは現地代理人と思いますが、日本の特許事務所と付き合いのある現地代理人の法律事務所が商標を主たる業務としている場合には良しとしても、稀に日本の事務所は特許専門で片手間で商標をマドプロで出願して、仮拒絶通報という場合に、お付き合いのある現地法律事務所も同様に特許専門な場合には異端な商標には処理に時間がかかって凄い額のチャージをもらってしまうこともあるようです。危険なのは、日本の特許事務所もそれが相場を大きく越えたチャージであることに気づかない場合です。勿論、クライアントも気づかないことになり、財力という体力があれば問題ないかもしれませんが、本来餅は餅屋であれば抑えることができたコストかもしれません。

 もちろん、商標登録を誰に頼むかやどのルートで進めるなどの決定には、費用以外の面もあります。例えば、数多くの国に一度に出願できる点や、権利取得後のメンテナンスや一括管理や自社管理などもあります。また、日本の商標出願に特化した事務所でも、外国の商標権取得のハンドリングは不得意などもあるかもしれません。インターネットで外国の費用を検索している方や、予算に余裕がある会社でも、費用には間違いなく敏感と思いますので、上記の各項目に注意しながら、少なくとも見積の読み違えのないようにお祈り申し上げます。

【広告】有明国際特許事務所では、日本の弁理士資格と、連邦規則§11.1に定義されている米国の州弁護士資格により、特許庁 (JPO)と米国特許商標庁(USPTO)にそれぞれ直接手続でき、現地代理人は不要です。
有明国際特許事務所 米国手続の事務料金表
マドプロを選んではいけない場合がある!マドプロと直接出願の比較

商標出願・登録・審判の費用(印紙代) 特許庁(JPO)商標関連費用💰

商標登録出願時や更新登録時には、特許庁に出願料や更新登録料を納める必要があります。また、特許庁に対して審判等を請求する場合にも請求料がかかります。商標登録出願料や更新登録料については2016年4月に一部料金が改定されています。出願料や更新登録の料金は区分数により増額します。残念ながら商標には特許や実用新案における減額や免除などの規定はありません。以下の表は各手続で特許庁(本国官庁を含む)に納める金額(いわゆる印紙代)になります。

特許印紙 色々な種類があります。
特許印紙 色々な金額の種類があり、商標にも特許印紙を使います。全国の大き目な郵便局で入手できます。

商標登録出願・出願料

商標登録出願 3,400円+(区分数×8,600円)
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 6,800円+(区分数×17,200円)
重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願 12,000円

例えば1区分の商標登録出願は、出願料が12,000円になります。2区分ならば出願料が20,600円になります。

商標登録料・更新登録申請料(平成28年4月改定)

商標登録料 区分数×28,200円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×16,400円
更新登録申請 区分数×38,800円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×22,600円
商標権の分割申請 30,000円
防護標章登録料 区分数×28,200円
防護標章更新登録料 区分数×33,400円

例えば、1区分の商標登録の登録料は、28,200円で、2区分であれば54,400円となります。分納の場合は、一回分の費用は安くなりますが、10年の合計では逆に高く(およそ16%増)なります。

審判関係手数料

審判(再審)請求 15,000円+(区分数×40,000円)
商標(防護標章)登録異議申立 3,000円+(区分数×8,000円)
判定請求 40,000円
審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
審判又は再審への補助参加申請 16,500円
商標(防護標章)登録異議申立の審理への参加申請 3,300円

例えば、2区分の商標登録に対する不使用取消審判は、2区分全部を取消請求の対象とすれば95,000円ですが、取消請求が1区分に過ぎないものであれば、55,000円です。商標登録自体が2区分のものであっても取消請求が1区分であれば1区分の審判請求料となります。

閲覧請求

書類の閲覧請求 1,500円
紙原簿の閲覧請求 300円
ファイル記録事項の閲覧請求(窓口) 900円
ファイル記録事項の閲覧請求(オンライン) 600円
登録事項の閲覧請求(窓口) 800円
登録事項の閲覧請求(オンライン) 600円

書類や原簿などの閲覧請求は、特許等と同じになります。窓口は特許庁の窓口で直接請求書を提出する場合です。オンラインはパソコン出願等を行うための特許庁のソフトウエアを使用して請求する場合になります。

国際登録出願(マドプロ)関連

国際登録出願 [MM2] 一件につき 9,000円
事後指定 [MM4] 一件につき 4,200円
国際登録の存続期間の更新の申請 [MM11] 一件につき 4,200円
国際登録の名義人の変更の記録の申請 [MM5] 一件につき 4,200円

上記国際登録出願の手続のうち、事後指定、更新の申請、名義人の変更の手続は国際事務局に直接行うことも可能で、その場合には上記の金額の納付は不要です。これら国際登録出願の手続は、区分数や指定国数とは関係なく、一件の手続に対する手数料です。特許庁に納付する手数料は、特許印紙のほか、現金納付制度(電子現金納付を含む)を利用することができます。なお、国際登録出願[MM2]の提出時には、特許庁に納付する手数料の他にWIPOに納付する手数料(基本手数料+指定手数料など)があります。

マドプロを選んではいけない場合がある! マドプロと直接出願の比較

実はマドプロを選んではいけない場合がある!

マドプロ出願の方が、本国から一括して迅速に世界各国における商標の保護を図ることができ、費用は安く、商標の管理も容易であると、マドプロのメリットを挙げている専門家が多いのですが、実はこれらのメリットが当てはまる場合もあれば、そうでない場合があります。特に米国や中国を対象とし、その他の出願国も少ない場合には、確実にデメリットの方が多いと思います。ここでは費用、手続きの煩雑さ、管理の各点について検討してみます。

国際登録出願(マドプロ)と外国商標出願(直接)

日本の企業や個人の方がアメリカで商標を取得する方法は、大きく分けて2つの方法があります。1つはアメリカの特許商標庁(USPTO)に直接商標登録出願の書類を提出する方法で、もう1つは、国際登録出願(マドプロ出願)をする方法です。マドプロには本国出願が必要であり、例えば日本の商標登録出願や日本の商標登録を基礎として特許庁に国際登録出願の書類(MM2)を提出する際に米国を指定国に選択することでマドプロが可能です。前者をここで米国直接出願ルートとし、後者を国際登録出願(マドプロルート)とします。

出願の費用

例えば米国だけでの法的保護を求める商標出願の費用は実は米国直接出願ルートの方が格段に安くなります。米国直接出願ルートでは、その計算は簡単でUSPTOのオフィシャルフィーは1区分あたり275USDです。弁護士(代理人)費用は600USDが米国弁護士の平均値とされています。日本の特許事務所等を仲介した場合は、通常その仲介手数料も上乗せとなります。これに対して国際登録出願ルートの場合には、オフィシャルフィーとして先ず本国出願の費用がかかり、それにマドプロ出願の基本手数料(カラーの場合、903CHF、白黒の場合、653CHF)と米国指定の場合の個別手数料(388CHF)と特許庁の取扱手数料9000円が必要となります。さらに代理人の費用がかかりますが、本国出願の分の代理人手数料が上乗せとなり、指定国が1ケ国だけのマドプロ出願との合計ではさらに代理人費用が出願時にかかるものと計算できます。下表が出願時費用の構成となります。

政府機関費用(official fees) 代理人手数料 (attorney fees)
米国直接 275 USD(TEAS RF) 600 UDS (US firm average)**
マドプロ 12,000円(本国出願料)
903 CHF (基本手数料)
388 CHF(US 個別手数料)
9,000 円(特許庁の取扱費用)
本国出願弁理士手数料
マドプロ代理人手数料 
(合計12~17万円程度)

*出願する区分数を1区分、色有り見本として試算しています。USD、CHFを110円とすると、マドプロの政府機関費用の合計は、163,010円になりますので、マドプロでは既に政府機関費用だけで米国直接出願の政府機関費用と代理人手数料の合計96,250円より高額です。従いまして、仮に無料で働くマドプロの代理人を探し出しても7万円近くマドプロの方が高いことになり、通常マドプロ出願と本国出願の代理人手数料(12~17万円程度)がさらに上乗せとなります。結論としては概ね20万円ほどマドプロの方が高くなるということになります。
**弊所では米国直接出願の取り扱いがあり、代理人手数料は1区分7万円、2区分9万円、3区分11万円の手数料で、現地代理人費用の上乗せはありません。米国商標登録出願(直接)†

中間処理の費用

マドプロ出願や外国出願の費用の見積もりには、多くの場合、中間処理費用が入っていない場合が多いものと思います。これは補正や意見書の提出などの中間処理は、拒絶理由通知などが発生しないと必要にならないからとも言えます。しかしながら、米国の場合は、審査官からの補正指示は比較的に頻繁に入ります。直接出願では、商品や役務の記載を実際に使用するものに合わせて記載することができますが、米国特有のの表現が必要とされたり、商標自体についての説明(description of mark)や、外国語の場合の翻訳、権利不請求(disclaimer)などの対応がもとめられたりします。これらはマドプロの標準フォームのMM2にも記載欄が含まれていますが、十分に調べて記載しても補正となることもあり、特に商品や役務を本国出願の記載から翻訳するように記載した場合では、具体的な記載を求める米国実務とかけ離れているためにマドプロ経由からの米国出願では90%ぐらいは拒絶理由(Office Action)が発せられることになります。これらの拒絶理由に加えて、先の登録と類似(2d: likelihood of confusion)や識別性なし(2e1: merely descriptive)などの拒絶理由もあります。米国弁護士による拒絶理由の対応は概ね1,000USD以上とされ、軽微な補正でも600USD程度の費用がかかります。マドプロ出願のメリットの1つが出願時に現地代理人が不要というものですが、その恩恵にあずかれるのはほんの10%程度に過ぎないと思われます。

New York City

手続の煩雑さと審査の迅速さ

マドプロ出願では、1つの出願で、1つの言語で、複数の国への出願を進めることができますが、出願人が自分で出願する方式(pro se filing)でもない限り、その簡素化のメリットとも言える出願手続の手間の問題は単に代理人側の作業の負担の問題ですので、代理人が出願人に対して1つの出願ということにそれほどのメリットが出願人側にはないものとも考えられます。また、マドプロ出願のメリットとして各国の手続が出願日から18か月以内のスケジュールで進められるから迅速であるとも言われていますが、米国や中国の国内出願の処理も最近では早くなっており、中国では審査期間として4か月で処理するという政府方針があり、米国直接出願の場合も区分にもよりますが出願日から3,4か月で公告(publish)されることもあります。マドプロの場合は、WIPO側で欠陥通報などの方式や本国出願の確認作業があるため早くても9か月程度はかかり、マドプロ出願だから迅速というのは東南アジアの特に処理が遅い国を引き合いに比較しているから過ぎなくなっています。米国だけの権利化の場合には、直接出願の方が確実に早く審査結果が得られることになります。さらに米国直接出願の場合、軽微な補正については米国審査官(Examining Attorney)が職権訂正を電子メールで示唆してくることが多く、その場合には正式な拒絶理由(Office Action)を発行するまでもなく解決することになりますが、マドプロの場合は最初の段階ではまだ正式な代理人は決まっていないため、軽微な補正についても拒絶通報となって出願人や本国の代理人に通知され、それは時間と費用がかかる結果となります。

使用宣誓書の提出と更新手続

米国直接出願のITU出願ではでは出願後に、登録査定(Allowance)が出された際に使用宣誓書(Statement Of Use)を提出する必要があり、その際には政府機関費用も1区分あたり100USDかかります。一方、マドプロ出願では、使用宣誓書を登録に際して提出する必要は原則ありませんので、その部分で手続きが簡素化され、米国での使用がなくても主登録簿に登録することができます。ところが、マドプロ出願で主登録簿に登録しただけで権利行使した場合には、反訴として登録の取消手続を請求されることもになり、実際の使用がない場合には注意が必要です。また、マドプロ出願では登録に際して使用宣誓書の提出が不要ですが、5-6年目や9-10年目、19-20年目ではそれぞれ使用宣誓書(§71)の提出が必要で、しかもその使用宣誓書(§71)はUSPTOに直接提出する必要がある一方で更新手続はIB(国際事務局)に対して行います。マドプロ出願では、米国直接出願のように米国特許商標庁(USPTO)に対する手続きだけ管理すれば良いという訳にはいかず、JPO、USPTO、IBなど各手続きを総合的に管理する必要があります。また、特に重要なのはWIPOの国際事務局(IB)に対する更新は国際登録の日が10年の起算日となりますが、Sec71の宣誓書は米国特許商標庁の登録証の発行日を起算日としていますので、国際登録自体の更新の時間軸とはずれていることは実務上重要です。

比較表
比較表

米国特許商標庁からの拒絶通報(マドプロ)

アメリカ合衆国(米国)を指定国としてマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願を行った場合、米国特許商標庁(USPTO)から拒絶通報(notification of provisional refusal of protection)を受けることがあります。この拒絶通報には、6ヶ月以内に応答することが求められ、応答しない場合には放棄したものとみなされます。拒絶通報を受ける理由はケースバイケースと思われますが、典型的には商品役務の表示(identification and/or Classification of Goods/Services)、翻訳(translation)、標章の説明(Description of Mark)、不登録事由(Refusal on Basis of Name or Surname, Basis of likelihood of confusion, Basis of Descriptiveness,etc.)、権利不要求(Disclaimer)などになります。この拒絶通報に対しては、比較的に簡単に補正で済む場合から、意見書を以て反論する場合まで様々な応答が必要となります。これら米国特許商標庁からの拒絶通報に対して代理人が応答する場合、国際商標出願自体の代理人(日本の弁理士)であっても、アメリカ合衆国の各州の弁護士かカナダの弁護士に仕事を依頼する必要があります。また、識別性の欠如という拒絶理由を受け取った場合には、直接出願では補助登録簿に登録して識別性の獲得を待つという手段が使えますが、マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願場合には補助登録への補正ができず、そのまま拒絶と受け入れるしかないというデメリットもあります。

マドプロ経由で登録した場合の被異議や取消請求

中国や米国では、自分の登録やブランドの障害となる権利に対しては、異議申立や取消請求などの手続によって攻撃することがあります。マドプロによって国内的に何も問題なく審査を通過した場合には、出願人は現地代理人を雇用することなく、権利を保持している状態になっていますので、いきなり中国商標局や米国特許商標庁からのこれら当事者系の手続についての通知を受け取ることになり、この一番最初の通知を受けた時点から概ね1か月程度の応答期間がないところで代理人の選任などの作業を強いられてしまうこともなります。マドプロではこの現地代理人不在の状態を憂慮する必要もあります。

セントラルアタック

マドプロは本国での登録を各同盟国でも認めようとする制度ですので、出願から5年以内で本国での商標出願が拒絶されてしまった場合や商標登録が無効や取消された場合には、国際登録も取り消されることになります。この場合、出願人・権利者は各国へ同一の条件での再出願をすることができ、その場合の出願日は元の国際出願の出願日となります。

マドプロでは中国の登録証が不送付

中国の直接出願では、審査の結果、登録すべきものと判断され、登録された場合には中国政府による登録証が送付されてきます。しかし、マドプロ出願の場合には、その中国登録証の送付は省略されており、侵害時に必要な登録証は別途現地代理人に請求する必要があります。

Jefferson Memorial, Washington D.C.
Jefferson Memorial, Washington D.C.

マドプロを選んでも良い場合とは

マドプロを選んでも良い場合とは、マドプロを利用して権利を取得する国が4以上の国数にわたる場合です。出願国の数が1,2であれば個別の直接出願の方が費用も安く、良く言われているマドプロのメリットは殆ど得られないことが多いと思います。特に米国や中国などの主要国を2,3国以下の場合ではマドプロ利用は費用が高くつくだけに終わる可能性が大となります。韓国も審査で暫定的拒絶通報を受ける割合は高いです。予算が潤沢にある企業以外は慎重にルートを選択する必要があります。世界で統一して4か国以上の国でというような場合は、マドプロを選んでも良い場合と言えます。

有明国際特許事務所では、日本の弁理士資格と、アメリカ合衆国連邦規則§11.1に定義されている米国弁護士資格により、特許庁 (JPO)と米国特許商標庁(USPTO)にそれぞれ直接手続でき、現地代理人は不要です。

米国商標制度 vol.1
米国商標制度 vol.2
マドプロ米国指定の使用宣誓書の提出