2019.09.23 Trademark Public Advisory Committee (TPAC) Fee Setting Hearing
2:00 p.m. – Welcoming remarks
Trademark Public Advisory Committee Chair William Barber Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office Andrei Iancu
2:30 p.m. – Overview of fee adjustment proposals
Deputy Commissioner for Trademark Administration Greg Dodson Chief Administrative Trademark Judge Gerard F. Rogers
2:45 p.m. – Scheduled testimony
2:45 – 2:55 p.m. Erik M. Pelton & Associates, PPLC Erik Pelton
2:55 – 3:05 p.m. INTA Subcommittee for Trademark Office Practice for the United States Chair Jennifer Fraser
3:05 – 3:15 p.m. Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C. Allison Strickland Ricketts
3:15 – 3:25 p.m. Intellectual Propery Owners Association Jenny L. Greisman
3:25 – 3:35 p.m. President of AIPLA Sheldon H. Klein
Closing remarks
Trademark Public Advisory Committee Chair William Barber
Following the notification on the official fees increase, which was published by Venezuela’s Autonomous Service of Intellectual Property (SAPI) on February 22, 2018, the new amounts of general fees were finally established on August 21, 2018. These new amounts are considered to be applicable from February 22, 2018, despite the fact that payment of all official fees for foreigners continues to remain suspended, as of the beginning of February 2018. This suspension is a temporary measure until the SAPI stipul
Spotlight on the costs of brand protection in Southeast Asia. Typically, there are three categories of costs involved in filing trademark applications in Southeast Asian Nations (ASEAN) and, subsequently, getting them registered; these are official fees, attorney charges, and translation costs.
取得しようとする商標の条件を合わせる必要があります。指定商品・指定役務の区分数(number of classes)によって費用は変わります。平均は２区分前後ですので、未だ決まっていない場合には、仮に２区分としても良いでしょう。出願しようとする商標の件数も多い場合には、バルクディスカウントもあるので聞いてみても良いかと思います。
マドプロ出願や外国出願の費用の見積もりには、多くの場合、中間処理費用が入っていない場合が多いものと思います。これは補正や意見書の提出などの中間処理は、拒絶理由通知などが発生しないと必要にならないからとも言えます。しかしながら、米国の場合は、審査官からの補正指示は比較的に頻繁に入ります。直接出願では、商品や役務の記載を実際に使用するものに合わせて記載することができますが、米国特有のの表現が必要とされたり、商標自体についての説明(description of mark)や、外国語の場合の翻訳、権利不請求(disclaimer)などの対応がもとめられたりします。これらはマドプロの標準フォームのMM2にも記載欄が含まれていますが、十分に調べて記載しても補正となることもあり、特に商品や役務を本国出願の記載から翻訳するように記載した場合では、具体的な記載を求める米国実務とかけ離れているためにマドプロ経由からの米国出願では90%ぐらいは拒絶理由(Office Action)が発せられることになります。これらの拒絶理由に加えて、先の登録と類似（2d: likelihood of confusion）や識別性なし（2e1: merely descriptive）などの拒絶理由もあります。米国弁護士による拒絶理由の対応は概ね1,000USD以上とされ、軽微な補正でも600USD程度の費用がかかります。マドプロ出願のメリットの１つが出願時に現地代理人が不要というものですが、その恩恵にあずかれるのはほんの10%程度に過ぎないと思われます。
New York City
手続の煩雑さと審査の迅速さ
マドプロ出願では、１つの出願で、１つの言語で、複数の国への出願を進めることができますが、出願人が自分で出願する方式（pro se filing）でもない限り、その簡素化のメリットとも言える出願手続の手間の問題は単に代理人側の作業の負担の問題ですので、代理人が出願人に対して１つの出願ということにそれほどのメリットが出願人側にはないものとも考えられます。また、マドプロ出願のメリットとして各国の手続が出願日から１８か月以内のスケジュールで進められるから迅速であるとも言われていますが、米国や中国の国内出願の処理も最近では早くなっており、中国では審査期間として４か月で処理するという政府方針があり、米国直接出願の場合も区分にもよりますが出願日から３，４か月で公告（publish）されることもあります。マドプロの場合は、WIPO側で欠陥通報などの方式や本国出願の確認作業があるため早くても９か月程度はかかり、マドプロ出願だから迅速というのは東南アジアの特に処理が遅い国を引き合いに比較しているから過ぎなくなっています。米国だけの権利化の場合には、直接出願の方が確実に早く審査結果が得られることになります。さらに米国直接出願の場合、軽微な補正については米国審査官(Examining Attorney)が職権訂正を電子メールで示唆してくることが多く、その場合には正式な拒絶理由(Office Action)を発行するまでもなく解決することになりますが、マドプロの場合は最初の段階ではまだ正式な代理人は決まっていないため、軽微な補正についても拒絶通報となって出願人や本国の代理人に通知され、それは時間と費用がかかる結果となります。
使用宣誓書の提出と更新手続
米国直接出願のITU出願ではでは出願後に、登録査定（Allowance）が出された際に使用宣誓書（Statement Of Use）を提出する必要があり、その際には政府機関費用も１区分あたり100USDかかります。一方、マドプロ出願では、使用宣誓書を登録に際して提出する必要は原則ありませんので、その部分で手続きが簡素化され、米国での使用がなくても主登録簿に登録することができます。ところが、マドプロ出願で主登録簿に登録しただけで権利行使した場合には、反訴として登録の取消手続を請求されることもになり、実際の使用がない場合には注意が必要です。また、マドプロ出願では登録に際して使用宣誓書の提出が不要ですが、５-６年目や９-１０年目、１９－２０年目ではそれぞれ使用宣誓書（§71）の提出が必要で、しかもその使用宣誓書（§71）はUSPTOに直接提出する必要がある一方で更新手続はIB（国際事務局）に対して行います。マドプロ出願では、米国直接出願のように米国特許商標庁（USPTO)に対する手続きだけ管理すれば良いという訳にはいかず、JPO、USPTO、IBなど各手続きを総合的に管理する必要があります。また、特に重要なのはWIPOの国際事務局（IB)に対する更新は国際登録の日が１０年の起算日となりますが、Sec71の宣誓書は米国特許商標庁の登録証の発行日を起算日としていますので、国際登録自体の更新の時間軸とはずれていることは実務上重要です。 比較表
米国特許商標庁からの拒絶通報（マドプロ）
アメリカ合衆国（米国）を指定国としてマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願を行った場合、米国特許商標庁(USPTO)から拒絶通報(notification of provisional refusal of protection)を受けることがあります。この拒絶通報には、６ヶ月以内に応答することが求められ、応答しない場合には放棄したものとみなされます。拒絶通報を受ける理由はケースバイケースと思われますが、典型的には商品役務の表示（identification and/or Classification of Goods/Services)、翻訳（translation)、標章の説明（Description of Mark)、不登録事由(Refusal on Basis of Name or Surname, Basis of likelihood of confusion, Basis of Descriptiveness,etc.)、権利不要求(Disclaimer)などになります。この拒絶通報に対しては、比較的に簡単に補正で済む場合から、意見書を以て反論する場合まで様々な応答が必要となります。これら米国特許商標庁からの拒絶通報に対して代理人が応答する場合、国際商標出願自体の代理人（日本の弁理士）であっても、アメリカ合衆国の各州の弁護士かカナダの弁護士に仕事を依頼する必要があります。また、識別性の欠如という拒絶理由を受け取った場合には、直接出願では補助登録簿に登録して識別性の獲得を待つという手段が使えますが、マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願場合には補助登録への補正ができず、そのまま拒絶と受け入れるしかないというデメリットもあります。
中国の直接出願では、審査の結果、登録すべきものと判断され、登録された場合には中国政府による登録証が送付されてきます。しかし、マドプロ出願の場合には、その中国登録証の送付は省略されており、侵害時に必要な登録証は別途現地代理人に請求する必要があります。 Jefferson Memorial, Washington D.C.
