商標登録insideNews: Madrid-Renewalで手数料に関連する欠陥と決別 | WIPO

7月6日木曜日より、更新のオンライン請求は、国際商標登録の満了3ヶ月前から利用できるようになります。e-Renewalシステムを通じて支払いを完了すると、請求はそれ以降の手数料の変更に影響を受けません。

情報源: Madrid-Renewalで手数料に関連する欠陥と決別

情報源: e-Renewalをアップデートしました | 経済産業省 特許庁

書換登録手続

書換登録手続

書換登録手続は、旧商品・役務区分の商標権についての指定商品・指定役務の特殊な更正手続で、古くからの商標権について継続した権利を維持するために、その登録商標の指定商品や指定役務の分類を新しい商品・役務区分に合わせるように書き換えることを意味しています。なお、現時点(平成28年)では、書換登録の対象となる商標登録はほぼ無くなっています。

書換とは

書換とは、簡単には、古い商品区分で登録された商標を現行の新しい商品区分の登録に合わせて書き換え、指定商品の範囲を明確化したり、不要な指定商品を削除する作業を言います。古い商品区分は実は4つ有り、明治32年法、明治42年法、大正10年法、昭和34年法の各商品区分に亘ります。現行の商品区分はニース協定の国際分類に準拠しており、この新しい商品区分を合わせるのが書換登録となります。書換登録手続には、書換登録申請書の提出が必要です。書換登録申請書の提出の際には、権利範囲であっても必要な商品と不要な商品を区別したり、更新登録との関連について考えることが要求されます。

書換対象となる商標登録

書換の対象となるのは、平成4年3月31日までの出願に係る商標権です。もし平成4年3月31日までの出願に係る商標権について書換申請を行わずに更新登録をしてしまった場合には、次回の更新登録ができなくなります。なお、役務(サービス)の区分については書換申請は関係ありません。

書換申請の時期

存続期間の満了日前6ヶ月から満了後1年の期間です。更新申請期間と書換申請期間はほぼ同じ時期ですので同時に手続きされることをお奨めします。書換申請時期が近づきますと、全ての商標権者(又は代理人)に対し「書換申請時期の通知」(葉書)が送付されます。この通知を待って書換申請期間内に手続を行うことができます。

書換の内容

ここでは幾つかの具体例で説明します。
(1)旧区分と現行区分で商品表示が同じであっても、その商品概念が異なる場合

昭和34年法
第25類:絵画用材料
書換表示
第2類:絵の具
第8類:パレットナイフ
第16類:絵画用材料

(2)旧区分で省令別表掲載の「その他の△△△」となっている表示を書き換える場合

昭和34年法
第4類:その他の化粧品
書換表示
第3類:化粧品(おしろい・化粧水・クリーム・紅・頭髪用化粧品・香水類を除く。)

書換で注意すべき点

i.書換は必要?

この商標は今回の更新で終わりで、残り10年を超えては使用しない場合は、書換は不要です。しかしながら、更新後さらに次の更新もできればする予定の場合には、書換は必要となります。なお、リスクはあるものの現商標権が残っているうちに再出願などの方法もあり、費用との関連で考えることも重要です。

ii.書換申請期間と更新登録申請の連携を考えること

書換が必要な商標権について書換申請を行わずに更新登録をしてしまった場合には、次回の更新登録ができなくなるというデメリットがあります。更新申請期間と書換申請期間はほぼ同じ時期ですので同時に手続きされることをお奨めします。

iii.書換後の指定商品は書換前よりも実質的に増えないこと

例えば、昭和34年法の商品区分で“第32類:のり”と指定していた商標権を書換で“第31類:のり”に書き換えることはできても、“第29類:焼きのり”までも含むようには書換できません。あくまで旧区分で実質的に指定していた商品の範囲に限定されます。

iv.複数の区分に書換で広がってしまう場合では、商品の削除で経費を削減する。

書換前に一区分でも、そのまま実質的な指定商品の範囲を維持したまま書換した場合では、区分数が増加し、それらの更新登録も含めた場合には、費用もそれだけ増大することになります。そこで書換の際には、使いそうも無く全く不必要な商品については削除し、必要な商品だけを権利範囲とすることが重要となります。特に、「その他の△△△」となっている表示を書き換える場合に注意したいものです。

書換の費用

書換についての印紙代は必要ありません。なお、見積りは無料ですので、お気軽にご相談下さい。

更新登録

知的財産権の中でも唯一商標権だけが半永久的に権利を維持することが可能ですが、それには登録から10年毎に更新登録の申請をする必要があります。登録から10年毎の更新登録の期間内に、更新登録をしなければ商標権は失効します。

更新登録申請

商標登録を更新するためには、特許庁に商標権存続期間更新登録申請書を期間内に提出します。更新登録申請書には、登録番号と区分数を記載します。更新登録申請書に商標見本を挿入したり、指定商品、指定役務を記載したりすることはありません。もし商標権に係る商品及び役務の区分数を減じて申請する場合は、【更新登録を求める商品及び役務の区分】を記載することになります。区分の数を減じる更新登録は可能ですが、この場合には一つの区分内の指定商品・指定役務を減じて更新登録の申請をすることはできません。その場合でも指定商品・指定役務の一部放棄は可能で、別途、商標権の一部抹消登録申請書を提出します。

更新登録の申請期間

商標登録の更新は、存続期間の満了日前6か月の間に行う必要があります。商標権存続期間は、登録日から十年毎です。商標登録の登録日は登録証や商標公報で確認することができます。期間の末日が土曜、日曜、祝日にあたる場合には、その次の営業日まで延長となります。例えば、期間の満了日が、土曜日である場合には、翌週の月曜日が申請書提出のための期間満了日となります。更新登録のための期間は査定日や出願日ではありません。更新登録の期限は10年毎に1度しかこないため要注意です。特許庁から更新期限のお知らせが来ることもないので、商標権者側と代理人側でそれぞれ管理するのが最良と思われます。
存続期間の満了日前6か月の間に、商標登録の更新申請ができなかった場合でも、直ちに権利失効となるものではなく、存続期間の満了日後6か月は、倍額の更新登録料を支払うことで救済されます。この倍額の更新登録料により、権利は欠落した期間なく存続します。存続期間の満了日後6か月の期間を過ぎてしまった場合には、期間途過に正当な事由がない限り権利失効となります。正当な事由とは、天変地異などで営業できなかったというような、商標登録の更新申請どころではないとい事情が必要で、それを説明する必要があります。詳しくは、更新登録の申請期間のページへ

更新登録料の一括納付と分割納付

更新登録申請書には、更新登録料を記載して、電子的に提出する場合には、予納口座からの引き落としとなります。例えば、2区分の商標登録を更新する場合には、更新登録料は、38,800円×区分数(2)で、77,600円となります。十年の更新期間分を一括で払うこともできますが、5年毎の分納も可能です。5年毎の分納の場合、10年分の合計では16%程度多く払うことになりますで、結局は10年一括の方がお得と思います。更新登録申請書を紙で提出することもできますが、この場合には、更新登録料分の特許印紙を更新登録申請書に貼って消印を押さずに提出することになります。なお、紙で提出した場合には、特許庁側の作業代として電子化手数料が余計にかかることになります。注意すべき点としては、更新時や最初の登録時に、5年の分割納付を選択した場合は、次の5年の期間が経過する前に後期分を払う場合には5年の後期分納しかできない点です。すなわち後期分を払う段階では、10年の選択はないということで、うっかりしていると他の更新登録申請書と同様な10年のものと紛れてしまいかねません。

更新登録の際の留意点

更新登録は、登録から10年という長い期間を経ていますので、所有者が変わっていたり、商標権者である会社が移転していたりすることがあります。出願時に代理人がいる場合であっても、その委任関係は登録までの代理とされていますので、第3者が不使用取消審判を請求した場合には、本人である商標権者に特許庁が連絡をとり、結果連絡がとれなかった場合には、商標権者に不利益となることがあります。また、商標登録を多区分で取得した場合でも、出願時の思惑とはズレてきて全く関係ない指定商品や指定役務の区分がある場合には、その不要な指定商品や指定役務の区分を削除することで、更新料を抑えることも可能です。従いまして、更新時には、区分毎の要、不要を判断することも有益なことと思われます。

更新申請登録通知書

特許庁に更新登録料を添えて商標権存続期間更新登録申請書を期間内に提出しますと、およそ5~6週間後に更新申請登録通知書という葉書が領収書代わりに提出者に対して特許庁から送られてきます。5年分割の後期分を納付した場合には、申請後、分割後期分領収書が提出者に対して特許庁から送られてきます。なお、葉書には、登録日が小さく書かれていますが、それは更新登録の事務処理の日ですので、商標権の管理の元となる登録日とは別です。商標権存続期間は、登録日から十年毎ですので間違わないように注意しましょう。この商標登録の登録日は登録証や商標公報(J-platpat)で確認することができます。

失効した場合

商標権存続期間更新登録申請書を期間内に提出することができず商標権が消滅した場合でも、新たに同じ内容の商標登録出願をすれば審査の結果、商標登録を取得できる可能性もあります。しかしながら、審査の結果、先に登録される商標などによって拒絶されるリスクもあり、権利の欠落期間も発生するため、新出願とするのは商標権が消滅した場合の非常手段に限られます。

商標出願・登録・審判の費用(印紙代) 特許庁(JPO)商標関連費用💰

商標登録出願時や更新登録時には、特許庁に出願料や更新登録料を納める必要があります。また、特許庁に対して審判等を請求する場合にも請求料がかかります。商標登録出願料や更新登録料については2016年4月に一部料金が改定されています。出願料や更新登録の料金は区分数により増額します。残念ながら商標には特許や実用新案における減額や免除などの規定はありません。以下の表は各手続で特許庁(本国官庁を含む)に納める金額(いわゆる印紙代)になります。

特許印紙 色々な種類があります。
特許印紙 色々な金額の種類があり、商標にも特許印紙を使います。全国の大き目な郵便局で入手できます。

商標登録出願・出願料

商標登録出願 3,400円+(区分数×8,600円)
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 6,800円+(区分数×17,200円)
重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願 12,000円

例えば1区分の商標登録出願は、出願料が12,000円になります。2区分ならば出願料が20,600円になります。

商標登録料・更新登録申請料(平成28年4月改定)

商標登録料 区分数×28,200円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×16,400円
更新登録申請 区分数×38,800円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×22,600円
商標権の分割申請 30,000円
防護標章登録料 区分数×28,200円
防護標章更新登録料 区分数×33,400円

例えば、1区分の商標登録の登録料は、28,200円で、2区分であれば54,400円となります。分納の場合は、一回分の費用は安くなりますが、10年の合計では逆に高く(およそ16%増)なります。

審判関係手数料

審判(再審)請求 15,000円+(区分数×40,000円)
商標(防護標章)登録異議申立 3,000円+(区分数×8,000円)
判定請求 40,000円
審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
審判又は再審への補助参加申請 16,500円
商標(防護標章)登録異議申立の審理への参加申請 3,300円

例えば、2区分の商標登録に対する不使用取消審判は、2区分全部を取消請求の対象とすれば95,000円ですが、取消請求が1区分に過ぎないものであれば、55,000円です。商標登録自体が2区分のものであっても取消請求が1区分であれば1区分の審判請求料となります。

閲覧請求

書類の閲覧請求 1,500円
紙原簿の閲覧請求 300円
ファイル記録事項の閲覧請求(窓口) 900円
ファイル記録事項の閲覧請求(オンライン) 600円
登録事項の閲覧請求(窓口) 800円
登録事項の閲覧請求(オンライン) 600円

書類や原簿などの閲覧請求は、特許等と同じになります。窓口は特許庁の窓口で直接請求書を提出する場合です。オンラインはパソコン出願等を行うための特許庁のソフトウエアを使用して請求する場合になります。

国際登録出願(マドプロ)関連

国際登録出願 [MM2] 一件につき 9,000円
事後指定 [MM4] 一件につき 4,200円
国際登録の存続期間の更新の申請 [MM11] 一件につき 4,200円
国際登録の名義人の変更の記録の申請 [MM5] 一件につき 4,200円

上記国際登録出願の手続のうち、事後指定、更新の申請、名義人の変更の手続は国際事務局に直接行うことも可能で、その場合には上記の金額の納付は不要です。これら国際登録出願の手続は、区分数や指定国数とは関係なく、一件の手続に対する手数料です。特許庁に納付する手数料は、特許印紙のほか、現金納付制度(電子現金納付を含む)を利用することができます。なお、国際登録出願[MM2]の提出時には、特許庁に納付する手数料の他にWIPOに納付する手数料(基本手数料+指定手数料など)があります。

米国商標の使用宣誓と虚偽(fraud)行為

米国では、虚偽の行為で得た権利は行使できないというルールがあり、特許ではinequitable conductとして例えばIDS(Information Disclosure Statement)の開示が不適切な場合には、侵害訴訟で権利が存在していても権利行使できないとなります。商標でも同じ知的財産ですので、不正な行為に対しては権利失効となるのが原則です。仮に使用証明として提出した写真が実際には存在しない合成写真であった場合には、状況証拠として意図的なところも露呈しますので、権利失効となることは確実と思います。継続的使用についての宣誓書で使用すると記載した商品・役務に不使用のものがある場合はどうなるでしょうか?

Chicago downtown

判例としてMedinol standardを破棄したIn re Bose Corporation decision, 580 F.3d 1240, 91 USPQ2d 1938 (Fed. Cir. 2009)事件の内容が現段階(2016年5月時点)のルールとされていると思います。Bose事件では、Hexawaveの商標出願に対しBose社が自社のWaveという商標登録と類似であると異議申し立てを行い、その異議のHexawave社からの反訴訴因として、もう製造していない商品(Audio tape recorders and players)を含むことをそのカウンセルが知るべきであったものであり、Bose社が虚偽行為で更新をしたというものでした。カウンセルは、製造を中止しているが、商品の修理などがあるので市場で使用されていると考えていました。それ以前のMedinol standard(Medinol v. Neuro Vasx, Inc., 67 U.S.P.Q.2d 1205 (T.T.A.B. 2003))では、いわゆるshould-have-known standard(知るべきであった基準)が適用され、不使用の商品を含む更新は権利取り消しという厳しいルールでしたので、TTABはBoseの権利失効を審決しました。しかし、控訴審でのCAFCでは、USPTOに対する虚偽行為の判断基準は、should-have-known standardではなく、clear and convincing(疑いようのない) standardであると認定し、USPTOを騙そうとする意図は十分に証拠立てされておらず、権利失効ではないと審決差し戻し判決をしています。

CAFC, Washington DC
CAFC, Washington DC

使用宣誓書が虚偽であり米国特許商標庁を騙す意図があったとするためには、単なる誤記で不使用の商品・役務が混ざったとするには、十分ではないと考えられます。しかしながら、不使用の商品・役務が混ざることを知っていて、意図的に代理人に指示したというような証拠が発見されれば、権利行使できないことになる可能性は否定できません。実務的に、すべての使用宣誓書の提出時(ITUの登録時、5-6年の使用宣誓、10年毎の更新時)に不使用商品や不使用役務の補正による削除が必要となることは知っておくべきことと考えます。米国商標制度では、登録商標の指定商品、指定役務に不使用の商品・役務が混ざっていても良いのはなく、不使用の商品・役務が混ざっていては権利失効の可能性が残ることになります。

米国特許商標庁は5-6年の使用宣誓を対象に、使用宣誓書の検査制度(Proof of Use Audit Program)を始めています。これは抜き打ちで使用宣誓書の証明書の出ていない残った商品に追加の使用証拠を提出させるものです。詳しくは使用証拠の検査制度を参照ください。

商標登録の登録日の確認方法

商標登録の登録日を確認–j-Platpat-令和1年5月バージョンアップ対応

1.J-platpatのサイトにアクセス

商標登録は、何年も前なので忘れてしまったという方、むしろ詳細に覚えている方が希だと思います。簡単にしらべる方法は、特許庁のサイトのJ-platpatで確認することになります。そのURLは、https://www.j-platpat.inpit.go.jp/になるかと思います。(令和1年5月22日現在)

2.簡易検索で記録を抽出

先ず、次の画面がモニターに出ます。お知らせの下側には簡易検索のボックスがあり、ここでは簡易検索で該当する記録を抽出します。初めにラジオボタンで四法全て、特許・実用新案、意匠、商標を選びますが、ここで商標のラジオボタンを選択します。次に、権利者の名前から検索する場合には、簡易検索のボックスにその文字列を入力します。個人所有の場合その名前を、会社所有の場合会社名を入力しますが、一部でも良く、株式会社などは省略しても部分一致で出力されます。簡易検索のボックスに文字列を入力した場合には、出願人/権利者/名義人の情報か、商標(検索用)および称呼(単純文字列検索)の文字情報の少なくともどちらか一方に検索対象の文字があれば該当する記録として抽出してきます。例えば、東京〇〇で前株か後株かを忘れたときは、”東京〇〇”と入力すれば、東京〇〇の文字列を権利者名で有する記録が部分一致で検索されます。”東京”(スペースを入れて)”〇〇”と入力すれば、1件の記録に東京と〇〇の両方の文字が存在しているもの(”東京〇〇”と連なっていなくとも良い)を抽出します。従前は、”?”をワイルドカードの記号として使用することが必要でしたが、そのような入力は今回(2019.5)のリニューアルで不要となっています。簡易検索では、文字列だけではなく、登録番号や出願番号が分かっている場合には、これらの番号から記録を特定することができます。

簡易検索

入力した後に、検索ボタンをクリックすれば、出願人/権利者/名義人の情報か、商標(検索用)および称呼(単純文字列検索)の文字情報の少なくともどちらかに、入力した文字列を含む商標登録の記録が一覧で表示されます。対象となる商標を選んで登録番号をクリックします。

検索結果の一覧表

3.登録商標の記録の中の登録情報を表示

選択した商標登録の画面となり、左上の”登録番号”からはじまるBOX内の中ほどに”(180)存続期間満了日”(下図の赤い矢印)があります。

選択した商標登録の画面

これは登録商標ごとの登録情報になります。

左側BOXの拡大画面
上の画像は前期で分割納付した場合の表示画面で、分割納付した場合は最初の納付から5年目で後期の納付期限(図中、緑の矢印)が到来します。登録について前期と後期の分納をした場合で未だ後期の支払い時期を経過していない場合でも、登録細項目の存続期間満了日は後期の支払いをした場合と同じ登録日から10年の日付けで存続期間満了日が表示されます。しかし分納満了日の表示がある場合には、その分納満了日までに原則的に後期分の支払いをする必要があります。なお、満了日を過ぎた場合でも半年以内であれば、倍額を納付すれば更新可能です。半年から1年の期間を過ぎた場合には、天変地異などの正当な理由が必要になります。

最初に10年の設定登録料を納付したり、更新時に10年の更新登録料を納付して、分割納付がない場合は、分割納付の表示はされず、赤い矢印の”(180)存続期間満了日”がそのまま更新期限の日となります。

なお、同様な情報は、右上の経過情報をクリックして見ても参照することができます。

更新登録制度について

更新登録の申請期間

更新登録の申請期間

継続的に登録商標を使用する場合に10年に1度は必要になります。 商標権は半永久的に所有することが可能ですが、そのためには更新登録の申請を行う必要があり、その申請期間が決められています。なお、最初の登録時や更新時に前期と後期に分納を選択することで、分納した5年間の期間は商標権が存在することになり、後期の分納分も収めなければ権利は失効することになりますが、登録の更新手続としてはやはり10年毎になります。

商標の更新登録期間
商標の更新登録期間
  • 通常の更新申請は、登録日に対応する10年後の期間満了日の半年前からその満了日までの間になります。また、厳密な意味では“更新手続”ではありませんが、5年の分割納付の場合、後期の納付は登録日に対応する5年後の期間満了日までに納付することになります。
  • うっかり更新期間は、通常の期間を途過した場合の半年間の救済期間であり、倍額納付となります。また、“うっかり更新期間”は正式な用語ではないので、ご注意下さい。業界的には、追納期間や倍額納付期間とも言われます。
  • 正当理由時の更新期間は、更新期間の途過に正当な理由がある場合の半年間の救済期間で、その原因となる理由が無くなったときから14日(在外者は2ヶ月)以内に限り、商標権の回復を図ることができます。
  • 更新期間の途過に正当な理由とは”通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができなかった場合”とされていますが、運用は厳格になっており、未曾有の災害である東日本大震災(平成23年3月11日)の影響により某特許事務所内でのチェック機能が働かずに、追納期間(平成23年10月18日)経過後の平成23年11月21日(1か月と3日超過)に納付書を提出したものは、チェック機能が働かなかったことへの震災の具体的な影響が説明されておらず、管理が十分ではなかったとして正当な理由に当たらないとした判例(平成26年(行コ)第10003号 特許料納付書却下処分取消請求控訴事件)があります。

更新登録申請

当特許事務所では更新登録申請についてのご相談や代理をお引き受け致します。更新登録申請の費用については事務手数料(通常20,000円)と更新登録料がかかります。商標登録出願と更新登録申請は、同じ商標権に対してであっても全く別個の手続であり、代理人が違っていても問題ありません。もし商標の登録番号が分からない場合でも、こちらで調べて更新することも可能です。